COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 FEVRIER 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 046, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23711.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 3^e Section RG n° 09/00413.

APPELANTE : SAS TNT prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 31500 TOULOUSE, représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044. assistée de son avocat plaidant, Maître Anne L, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉE : SA CINQ-HUITIEMES prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75011 PARIS, représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029. assistée de Maître Thibault L plaidant pour le Cabinet KIPLING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 080.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 6 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société CINQ-HUITIÈMES qui commercialise une ligne de vêtements inspirée du monde du rugby sous la marque 'EDEN PARK’ est également titulaire de la marque française FRENCH FLAIR n°94 543 314 déposée le 4 no vembre 1994 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner notamment des vêtements ;

Elle reproche à la société T.N.T qui commercialise des vêtements sous la marque 'QUINZE’de lui faire une concurrence déloyale en reprenant certains éléments qui la caractérisent, tels l’adoption des marques 'FRENCH FLAIR TRADITIONS’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR’ imitations de sa marque 'FRENCH FLAIR', de l’apposition de la mention 'RUGBY LEGEND’ sur les polos commercialisés par la société concurrente, du développement d’une ligne sportswear dénommée 'CLUB HOUSE’ au regard de la ligne 'CLUB’ qu’elle exploite, de la ligne 'SERGE B KIDS’ au regard de celle 'EDEN PARK KIDS’ et de la reproduction des rayures roses et bleues des polos 'EDEN PARK’ ;

A la suite de l’assignation du 22 décembre 2008 de la société T.N.T par la société CINQ-HUITIÈMES, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 novembre 2010 assorti partiellement de l’exécution provisoire a :

- déclaré la société T.N.T irrecevable en sa demande de déchéance de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n° 94 543 314 pour les pro duits de la classe 18,

— débouté la société T.N.T de sa demande en déchéance de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n°94 543 314,

— dit que la société T.N.T en commercialisant des produits vestimentaires porteurs des dénominations 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR’ a commis des actes de contrefaçon par imitations de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n°94 543 314,

— interdit à la société T.N.T toute utilisation de la marque 'FRENCH FLAIR', notamment sous les formes 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR', sous astreinte de 50 euros par infraction, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrevenant, étant constitutif d’une infraction,

— condamné la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du son préjudice au titre des acte de contrefaçon de sa marque 'FRENCH FLAIR',

— dit que la société T.N.T, en apposant la mention 'RUGBY LEGEND’ sur les produits qu’elle commercialise, en commercialisant et en mettant particulièrement en valeur des produits à rayures marines et roses dans sa communication a commis au préjudice de la société CINQ-HUITIÈMES des actes de concurrence parasitaire engageant sa responsabilité,

— interdit à la société T.N.T de poursuivre de tels actes, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrevenant, étant constitutif d’une infraction,

— condamné la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

— dit que toutes les astreintes ordonnées seront limitées à quatre mois et que le tribunal s’en réserve la liquidation,

— autorisé à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement par extraits dans deux revues ou magazines au choix de la société CINQ- HUITIÈMES et aux frais de la société T.N.T, et ce, à concurrence d’une somme de 4.000 euros hors taxes par publication,

— débouté la société T.N.T de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Appel du jugement a été interjeté par la société T.N.T le 8 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011 par lesquelles la société T.N.T demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CINQ- HUITIÈMES sur la prétendue exploitation parasitaire de la publicité de la société CINQ-HUITIÈMES 'permettant de se rattacher à un événement sportif planétaire',

— prononcer la déchéance à compter du 5 mai 2004 des droits de la société CINQ- HUITIÈMES sur la marque française 'FRENCH FLAIR’ n°94 543 314 pour les produits de la classe 25 visés au dépôt (vêtements, chaussures et chapellerie),

— ordonner l’inscription de l’arrêt à venir au Registre national des marques sur réquisition des parties,

— débouter en conséquence la société CINQ-HUITIÈMES de son action en contrefaçon de marque, en la disant irrecevable, et à tout le moins mal fondée,

— rejeter les demandes de la société CINQ-HUITIÈMES,

— faire droit à ses demandes reconventionnelles et par conséquent,

— dire que la société CINQ-HUITIÈMES s’est rendue coupable de faits de concurrence déloyale,

— la condamner à lui payer les sommes de : ' 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’exploitation de la marque '15", ' 20.000 euros pour démarchage de son personnel, ' 20.000 euros pour la déstabilisation de son réseau de distribution,

— condamner la société CINQ-HUITIÈMES à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;

Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2011 par lesquelles la société CINQ-HUITIÈMES demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la société T.N.T, en commercialisant des produits vestimentaires porteurs des dénominations 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR', a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n°94 543 314 générateurs d’un risque de confusion et engageant sa responsabilité,

— confirmer le jugement en ce qu’il a : 'interdit à la société T.N.T toute utilisation de la marque 'FRENCH FLAIR', notamment sous les formes 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR', chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrevenant, étant constitutif d’une infraction, mais prononcer une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,

' condamné la société T.N.T à lui payer des dommages intérêts, mais en les portant à la somme de 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon de sa marque 'FRENCH FLAIR',

' dit que la société T.N.T, en apposant la mention 'RUGBY LEGEND’ sur les produits qu’elle commercialise, en commercialisant et en mettant particulièrement en valeur des produits à rayures marines et roses dans sa communication et dans la vitrine de son magasin parisien, de telle sorte que cette mise en exergue s’est trouvée réitérée dans les boutiques de son réseau de distribution, a commis à son préjudice des actes de concurrence parasitaire engageant sa responsabilité,

' condamné la société T.N.T à lui payer des dommages intérêts mais en les portant la somme de 327.744 euros en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence parasitaire,

' condamné la société T.N.T, à titre de réparation complémentaire, à prendre à sa charge la publication de la décision à venir, in extenso ou par extraits dans cinq revues ou magazines de son choix et, à concurrence d’une somme de 6.000 euros hors taxes par publication,

' condamné la société T.N.T à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, frais de procès-verbaux inclus,

' rejeté l’intégralité des demandes de la société T.N.T ;

- condamner la société T.N.T à lui payer la somme complémentaire de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la marque FRENCH FLAIR :

' Sur la demande en déchéance :

Cette marque française, originellement semi-figurative, a été déposée par la société CINQ-HUITIÈMES à l’Institut national de la propriété industrielle le 4 novembre 1994 sous le n°94 543 314 pour désigner des produits et des services des classes 18 et 25, notamment des vêtements et a été renouvelée le 24 juin 2004 sous la forme dénominative ;

La société T.N. T sollicite la déchéance des droits de la société CINQ-HUITIÈMES sur cette marque pour les produits de la classe 25 ;

La demande en déchéance ayant été formée par conclusions signifiées en première instance le 5 mai 2009, la période à prendre en considération est la période de cinq années précédant cette demande ;

La charge de la preuve de l’exploitation de la marque reposant sur le propriétaire de la marque, il appartient à la société CINQ-HUITIÈMES de démontrer qu’elle a fait au cours de la période ininterrompue de cinq ans s’étendant du 5 mai 2004 au 5 mai 2009 un usage sérieux de la marque pour les produits visés dans l’enregistrement sauf à démontrer les justes motifs qui ont fait qu’elle n’a pas été en mesure de le faire ;

La société T.N.T soutient que les documents communiqués ne permettent pas de faire échec à la demande de déchéance ;

Mais la société CINQ-HUITIÈMES démontre à l’aide des publicités parues dans le magazine Sport&Style daté du mardi 20 septembre 2005 (pièce 84 de son dossier) et du 23 septembre 2008 (pièce 59-3 de son dossier), de la facture datée du 19 novembre 2008 se rapportant à la fourniture de 69 chevalets publicitaires ainsi que des fiches de produits illustrées portant les numéros suivants :

- 55MAISWE0025 hiver 2005
- 56MAIMAE0012 hiver 2006
- 57CHECHE0064 hiver 2007
- 57CHECHE0159 hiver 2007
- 57MAIMAE0033 hiver 2007/08

qu’elle a fait un usage sérieux et ininterrompu au cours de la période 2005 à 2009 de la marque 'FRENCH FLAIR’ apposée sur des vêtements (pièce 82 de son dossier) dont la commercialisation a généré un chiffre d’affaires réel de 198.366 euros selon l’attestation datée du 6 août 2009 laquelle a été certifiée par le commissaire aux comptes le 31 août 2009 ;

La société T.N.T fait grief à la société intimée d’utiliser la marque 'FRENCH FLAIR’ en combinaison ou associée avec d’autres signes, et notamment à la marque EP, initiales d’EDEN PARK, de sorte que les modifications apportées altèrent le caractère distinctif de la marque dont elle demande la déchéance ;

Mais la forme modifiée de la marque FRENCH FLAIR n’est pas de nature à altérer ses caractéristiques essentielles dans la mesure où elle apparaît en l’espèce de façon très lisible sur les vêtements commercialisés et il importe peu qu’elle soit associée à d’autres marques dès lors qu’elle conserve comme en l’espèce son individualité et son caractère distinctif ;

La société T.N.T soutient encore que les documents produits ne démontrent pas le réel usage que fait la société CINQ-HUITIÈMES de ladite marque ;

Mais l’attestation du mandataire social datée du 12 mars 2010, laquelle a été confirmée par celle du commissaire aux comptes datée du 29 mars 2010 qui indique que la cohérence de l’information avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité a été vérifiée (pièce 102 de son dossier) mentionne que le chiffre d’affaires pour la France représente 97,9 % du chiffre d’affaires total pour les produits portant la mention 'FRENCH FLAIR’ ;

Ces documents suffisent donc à démontrer que la marque 'FRENCH FLAIR’ était directement apposée sur des produits tels des vêtements ou des éléments publicitaires à titre de marque et qu’elle était exploitée par la société CINQ- HUITIÈMES pendant la période de cinq années considérée de façon ininterrompue de sorte que la déchéance de celle ci ne saurait être encourue ;

La décision déférée qui a rejeté la demande en déchéance de la marque n°94 543 314 formée par la société T.N.T sera donc confirmée ;

' Sur la contrefaçon de la marque 'FRENCH FLAIR’ :

S’appuyant sur le constat d’huissier dressé le 10 octobre 2008, la société CINQ- HUITIÈMES reproche à la société T.N.T de commercialiser des vêtements sur lesquels étaient apposées à titre de marque la mention 'FRENCH FLAIR TRADITION’ dans le dos d’un polo et la mention 'QUINZE FRENCH FLAIR’ sur l’étiquette du col d’un polo ;

La société T.N.T indique à juste titre qu’un signe n’est constitutif de contrefaçon que s’il porte atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;

Elle soutient qu’il ne peut y avoir en l’espèce actes de contrefaçon car la seule similitude visuelle réside dans la reprise des mots 'FRENCH FLAIR’ lesquels sont précédés soit de 'QUINZE', sa marque phare, soit du mot 'TRADITION’ assorti de la représentation d’un coq, de la mention 1992 et de la présence d’un blason sur lequel apparaît le chiffre '15" ainsi qu’un logo représentant un polo ;

Elle en conclut que les signes en cause sont distincts, tant du point visuel et phonétique que du point de vue conceptuel, le consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernés normalement attentif et avisé percevra les signes argués de contrefaçon comme purement décoratifs et évocateurs de l’univers du rugby et non pas comme des signes destinés à lui permettre d’identifier l’origine des vêtements ;

Elle ajoute que la mention 'FRENCH FLAIR’ est utilisée comme un simple clin d’oeil au rugby français et à sa tradition de jeu brillant et offensif ;

L’article L.713-3-b du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Il n’est pas contesté que les produits commercialisés par l’une et par l’autre des sociétés opposées spécialisées dans le commerce du textile sont identiques dans la classe 25 ;

En ce qui concerne la comparaison des signes 'FRENCH FLAIR’ et 'FRENCH FLAIR TRADITION', ils comportent l’un et l’autre en position d’attaque les termes 'FRENCH FLAIR', lesquels sont distinctifs pour désigner des vêtements puisqu’ils n’ont aucun lien avec ce type de produits ;

Il y a lieu de faire remarquer que l’adjonction du terme 'TRADITION’ ne remet pas en cause l’élément dominant et distinctif formé par les termes 'FRENCH FLAIR’ ;

En effet, et comme l’ont exactement retenu les premiers juges, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, les signes opposés sont quasiment identiques dès lors que le les termes anglais 'FRENCH FLAIR’ sont considérés comme étant les seuls éléments distinctifs de la marque et qu’ils se retrouvent dans les deux signes opposés en position d’attaque, le terme 'TRADITION’ venant uniquement renforcer l’idée d’une déclinaison de la marque ou de la collection 'FRENCH FLAIR’ ;

De même, l’élément dominant et distinctif dans le signe 'QUINZE FRENCH FLAIR’ brodé sur l’étiquette du col de plusieurs modèles de maillot de rugby est également 'FRENCH FLAIR', utilisé de façon arbitraire pour désigner des vêtements de sorte qu’il existe une similitude phonétique, visuel et conceptuelle entre les deux signes qui ne peut être affecté par le terme 'QUINZE', faiblement distinctif et tout au plus évocateur, lequel associé à 'FRENCH FLAIR’ renvoie au domaine du rugby ;

Il existe donc, comme l’ont souligné les premiers juges, une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes opposés qui fait que l’impression d’ensemble qu’ils dégagent, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de chacun, conduit à considérer qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur qui sera amené à croire que les produits portant les signes 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR'' ont une même origine que les produits 'FRENCH FLAIR’ ou sont des produits issus d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées qui les déclineraient ;

Il importe en outre peu que les signes argués de contrefaçon soient apposés dans des formes, calligraphies ou couleurs différentes de ceux de la marque enregistrée ou associés à d’autres signes ou symboles tels un coq ou une date, dès lors que l’élément verbal déterminant 'FRENCH FLAIR’ a été entièrement repris et que cette reprise de l’élément primordial de la marque risque d’entraîner chez le consommateur une confusion au point de lui faire croire que les produits possèdent la même origine commerciale ;

Le jugement déféré qui a dit qu’en commercialisant des produits vestimentaires porteurs des dénominations 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR’ la société T.N.T a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n° 94 543 314 sera confirmé ;

Sur la concurrence parasitaire :

La société CINQ-HUITIÈMES indique fonder son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, et plus spécialement sur la notion de concurrence parasitaire et non sur celle de concurrence déloyale en expliquant qu’elle n’a comme obligation que de démontrer que la société T.N.T a commis une faute en s’ingéniant de placer ses produits dans son sillage ce qui a engendré pour elle un préjudice, peu important qu’il y ait risque de confusion ou non, ce que la société T.N.T conteste en soutenant que lorsque les entreprises sont en situation de concurrence, le comportement parasitaire doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale dont la caractérisation suppose l’existence, dans l’esprit du public d’un risque de confusion ;

Mais il importe peu au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil que la société CINQ-HUITIÈMES soit ou non en situation de concurrence avec la société T.N.T dès lors qu’il appartient au demandeur à l’action de démontrer que le comportement de la personne morale qu’il poursuit est fautif du fait qu’elle n’a pas respecté les règles de loyauté et de probité qui préside à toutes relations commerciales et que ce comportement fautif est a l’origine d’un préjudice direct et certain dont elle demande réparation ;

La société CINQ-HUITIÈMES reproche à la société T.N.T un certain nombre de faits qu’elle qualifie de 'concurrence parasitaire', tels l’usage de la dénomination 'RUGBY LEGEND', l’exploitation des rayures marines et roses sur les vêtements ainsi que l’exploitation d’une publicité permettant de se rattacher à un événement sportif planétaire ;

Elle indique que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel et reproche à la société T.N.T de multiplier les rapprochements avec ses produits et son univers promotionnel ;

' Sur la dénomination 'RUGBY LEGEND’ :

La société CINQ-HUITIÈMES reproche à la société T.N.T d’avoir dans sa collection Automne/Hiver 2008/2009 utilisé l’expression 'RUGBY LEGEND’ sur plusieurs de ses modèles (maillot de rugby gris et rouge et maillot de rugby gris et noir) ainsi que dans le catalogue qu’elle distribue à sa clientèle et qui est accessible sur son site Internet alors qu’elle même utilise depuis quelques années cette dénomination en association avec les termes 'EDEN PARK’ dans divers éléments de sa communication nécessitant d’importants investissements promotionnels comme le démontrent les catalogues de ses produits Printemps/Eté 2007 ou 2008, Automne/Hiver 2008 (pièces 45, 48, 49 et 50 de son dossier) son site Internet ainsi que les chevalets publicitaires (pièce 60 de son dossier) ;

La société T.N.T réplique que cette expression n’est pas 'appropriable’ en soi sur le marché des vêtements hauts de gamme associés au monde du rugby et qu’elle-même l’utilise associée au chiffre '15", sa marque à laquelle ont été adjoints les lettres stylisées 'SB’ pour Serge B pour conclure qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’usage de ces deux appellations ;

Mais quand bien même les deux sociétés opposées sont-elles en position de concurrence directe sur le même marché des vêtements hauts de gamme ayant un rapport avec le rugby, rien n’obligeait la société T.N.T à adopter une expression que la société CINQ-HUITIÈMES avait dès le 30 juin 2006, date du dépôt de la marque 'Eden Park RUGBY LEGEND', utilisée et diffusée sur divers supports, expression peut-être usuelle dans le monde des aficionados du rugby mais pas dans celui des vêtements ayant trait à ce sport ;

Si la liberté d’entreprendre constitue la règle dans le domaine de l’économie et du commerce, celle-ci ne peut s’exercer que dans le respect des activités d’autrui, le fait en l’espèce d’apposer, comme le soutient la société T.N.T, le chiffre '15" pour évoquer une équipe de 15 joueurs ou le poste d’arrière ou les initiales 'SB', n’étant qu’un moyen mis en oeuvre intentionnellement par la société T.N.T pour se démarquer de l’expression 'RUGBY LEGEND’ de la société CINQ-HUITIÈMES ;

Il s’en déduit que la société T.N.T a cherché à se rapprocher avec les produits diffusés par la société CINQ-HUITIÈMES et s’est ainsi sans nécessité placée dans le sillage de cette dernière dans le but de tirer profit des investissements que celle-ci engage pour faire connaître et développer ses activités commerciales ;

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ;

' Sur l’exploitation parasitaire des rayures marines et roses :

La société CINQ-HUITIÈMES soutient que depuis l’année 2006, elle a investi des sommes très importantes, notamment en achat d’espaces publicitaires, pour assurer la publicité de ses vêtements comportant la combinaison emblématique de rayures horizontales de couleurs marine et rose, notamment des maillots de rugby (pièces 51 à 60 de son dossier) et que la société T.N.T détourne à son profit une partie du fruit de ses investissements en se rattachant de façon indiscrète à l’univers de ses produits ;

Elle indique que les procès-verbaux d’achat des 26 mars et 10 octobre 2008 révèlent que la société T.N.T commercialisait de nombreux modèles de vêtements comportant des rayures marines et roses qui sont ses couleurs emblématiques ; qu’elle diffuse également des affiches comportant ces couleurs et les utilise pour les vitrines de ses points de vente ; que la société T.N.T a placé ses produits dans son sillage sans supporter le coût lié au développement de son propre univers vestimentaire ou en économisant des investissements pour ce développement et en dévalorisant ses produits et les efforts qu’elle a entrepris pour les faire connaître ;

La société T.N.T rétorque que par arrêt du 16 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé la nullité de l’enregistrement de la marque n°3 459 808 représentant les rayures marines et roses pour défaut de distinctivité et a réformé le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action en concurrence déloyale aux motifs que la société CINQ-HUITIÈMES ne dispose d’aucun droit privatif sur la combinaison des couleurs rose et marine qui est amplement répandue dans le domaine du vêtement et qui est portée par l’équipe de rugby du stade de France Paris, et ainsi, est associée à l’image du sport et du rugby ;

En premier lieu, il importe peu que la marque n° 3 459 808 ait été annulée dès lors que l’action engagée par la société CINQ-HUITIÈMES à l’encontre de la société T.N.T est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

La société CINQ-HUITIÈMES démontre ensuite à l’aide d’extraits des catalogues des collections diffusion Hiver 91/92, Été 93, Printemps/Été 1995, Été 1996 (pièces 26 à 52 de son dossier) jusqu’aux années 2010 et 2011 qu’elle exploite et commercialise régulièrement et chaque année des polos dans sa collection hommes et enfants portant des rayures marine et rose (modèle Eden Park 2 0099343S en 1995, modèle Bangui 2E100301H en 1996, modèle Chine 2 2AD29001H en 1998/99) ;

Elle prouve également qu’elle a diffusé de façon ininterrompue ce polo rayé marine et rose, vêtement emblématique de sa société, entre 2005 et 2008, en produisant des extraits de magazines (pièces 53-1 à 53-12 de son dossier) et en justifiant des importants investissements qu’elle a engagés pour le promouvoir, emblème de sa société (pièces 55, 57-1 à 57-3, 57-7 Merci de porter nos couleurs ! de son dossier) ;

Mais la société T.N.T réplique à juste titre que la société CINQ-HUITIÈMES qui ne détient plus aucun droit privatif sur un tel vêtement à titre de marque n’est pas fondée à revendiquer un monopole qu’elle ne détient pas sur des rayures marines et roses, le contraire reviendrait à lui octroyer des droits sur un genre ; qu’il existe en outre sur le marché de nombreuses marques connues qui diffusent ce type de polo rayé de couleurs marine et rose, elle-même en commercialisant depuis l’année 1993 comme le démontrent les attestations (pièces 124 à 127 de son dossier) qu’elle verse aux débats ;

En effet, l’utilisation des rayures pour des maillots de sport est en soi banal et l’association de bandes alternées de couleurs marine et rose ne constitue également pas une caractéristique particulière pour un maillot de sport ;

De plus, le fait de créer dans l’esprit du consommateur une association d’idée spontanée entre le polo de couleurs marine et rose et la société qui le diffuse et le commercialise n’est que le résultat des importants investissements publicitaires réalisés à ses risques et périls par la société CINQ-HUITIÈMES qui souhaitait que l’image d’un polo rayé de couleurs marine et rose représente pour la clientèle qu’elle convoite sa signature et le style chic et décontracté qu’elle prône ;

La société CINQ-HUITIÈMES démontre effectivement qu’elle a accompli l’objectif qu’elle s’était fixée puisque le sondage IFOP réalisé à son initiative au mois d’avril 2010 (pièce 99 de son dossier) auprès de 500 hommes et femmes de 25 à 45 ans de la catégorie socio-professionnelles A et B révèlent que 22% des personnes interrogées associent spontanément les rayures marines et roses à la marque Eden Park et que 49 % l’associent après exposition d’un visuel ;

Ce sondage note encore que la marque Eden Park est encore plus associée aux rayures marines et roses lorsque l’on soumet les individus à une liste de marques et aux différents visuels, 75% d’association avec les rayures horizontales marines et roses, 72% d’association avec le maillot, 69% d’association avec les personnes avec maillots ;

Il y est ajouté que pour la marque 15, 17% associent cette marque au visuel 'Rayures', 15% au 'Maillot’ et 21% aux 'Personnes avec maillots’ pour conclure que 'Eden Park est à ce jour la marque la plus associée aux rayures marines et roses, que ce soit en spontané ou en assisté’ ;

Ce sondage n’est manifestement pas contredit par celui produit par la société T.N.T réalisé au mois de mai 2010 (pièce 128 de son dossier) auprès de 998 personnes âgées de 15 à plus de 60 ans auprès de 48% d’hommes et de 52% de femmes lequel parvient à la conclusion qu’Eden Park est la marque la plus associée spontanément aux rayures marines et roses, mais que d’autres marques le sont également, la marque 15 Serge B l’étant spontanément par 2,7% des interviewés ; en assisté, Eden Park est encore plus associée aux rayures marines et roses lorsque l’on soumet aux répondants une liste de marque et des visuels tandis que la marque 15 Serge B est de plus en plus associée aux rayures marines et roses avec la présentation des visuels ;

Mais l’association de l’image d’un polo rayé de couleurs marine et rose à la marque Eden Park et donc à la société CINQ-HUITIÈMES ne résulte, comme il a déjà été dit supra que de la volonté délibérée de cette dernière qui ne saurait à l’aide d’investissements financiers conséquents contourner les dispositions légales sur la propriété intellectuelle et parvenir ainsi à obtenir, sur un autre fondement juridique, une protection qui lui a été auparavant déniée ;

Le principe est celui de la liberté d’entreprendre et le fait de prendre en exemple ou de s’inspirer des méthodes mises en oeuvre par des entrepreneurs audacieux n’est pas en soi répréhensible ;

La société CINQ-HUITIÈMES ne démontre donc pas que la société T.N.T aurait eu un comportement fautif à son encontre lorsqu’elle a commercialisé des polos rayés de couleurs marine et rose ;

Le jugement qui a dit que le développement et la vente de polos présentant les rayures litigieuses relève d’une volonté de se placer sans le sillage de la société CINQ-HUITIÈMES afin de capter indûment et sans effort sa clientèle en la privant d’un signe de reconnaissance, sans déterminer au surplus quelle faute la société T.N.T aurait commise doit par conséquent être infirmé ;

' Sur l’exploitation d’une publicité permettant de se rattacher de façon parasitaire à un événement sportif planétaire :

La société CINQ-HUITIÈMES indique que la notoriété des produits qu’elle commercialise résulte, notamment, des efforts qu’elle entreprend pour associer son nom aux plus grands partenaires du monde du rugby ;

En vertu d’une convention conclue le 5 novembre 2005 avec la Fédération Française de Rugby, elle est devenue Fournisseur Officiel du XV de France pour les tenues de ville que portent les membres de la sélection nationale à l’occasion de leurs sorties officielles ;

Une licence lui concédant à titre exclusif le droit d’apposer le logo 'Rugby Coupe du Monde 2007" ainsi que la représentation du trophée, la 'Webb Ellis C’ lui a été accordée par la société Rugby World C sur une gamme 'Rugby Collection’ de vêtements de sport et notamment de maillots de rugby ainsi que divers accessoires vestimentaires, licence qui a été renouvelée le 24 août 2010 à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2011 ;

Le fait pour une entreprise de se rendre visible du public lors d’un événement sportif ou culturel afin d’y associer son image tout en évitant de rétribuer les organisateurs et de devenir un supporter officiel constitue une situation d’ambush marketing qui constitue une faute au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

La société CINQ-HUITIÈMES fait grief à la société T.N.T d’avoir diffusé, postérieurement à sa campagne d’affichage mettant en scène un père et son fils portant tous deux le maillot à rayure de couleurs marine et rose, une publicité comportant la photographie d’un homme portant un maillot de rugby à rayures de couleurs marine foncé et rose et la mention '2007 ANNÉE RUGBY’ qui faisait référence à cet événement sportif ;

Elle soutient pour conclure à un comportement parasitaire que la société T.N.T a délibérément mis en avant dans sa communication un polo à rayures horizontales de couleurs marine et rose reproduisant les caractéristiques emblématiques de ses produits au moment où débutait la Coupe du Monde de Rugby et que le comportement parasitaire de la société T.N.T résultait du cumul des deux éléments, polo et référence à la Coupe du Monde de Rugby ;

Comme il a été dit supra, les polos comportant des rayures 'emblématiques’marine et rose comme ceux correspondant aux produits Eden Park ne bénéficient d’aucune

protection au titre des droits de la propriété intellectuelle et sont donc libres de tout droit ; la société CINQ-HUITIÈMES ne peut reprocher à la société T.N.T de les avoir commercialisés au moment de la Coupe du Monde de Rugby ;

Ne subsiste dès lors plus que l’utilisation de l’appellation '2007 ANNÉE DU RUGBY’ sur les polos de couleurs marine et rose diffusés par la société T.N.T ;

Mais les droits concédés par la Fédération Française de Rugby par la convention de fourniture de tenues de ville pour le XV de France datée du 5 novembre 2005 ne concernent que l’autorisation donnée à la société CINQ-HUITIÈMES d’utiliser dans sa communication en association avec un visuel et jusqu’au 30 juin 2010 les dénominations 'EDEN PARK fournisseur officiel du XV de France', 'EDEN PARK habille le XV de France à la ville’ et 'EDEN PARK habille le XV de France’ ;

La société CINQ-HUITIÈMES ne peut reprocher à la société T.N.T d’avoir apposé sur des polos la mention '2007 ANNÉE DU RUGBY’ laquelle ne porte pas atteinte aux droits que lui a concédés la Fédération Française de Rugby, ladite mention faisant uniquement référence à un événement mondial libre de droit se rapportant à l’univers du rugby ;

La société CINQ-HUITIÈMES est encore mal fondée à reprocher à la société T.N.T de s’être associée avec le groupe Danone à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby pour lancer une eau QUINZE distribuée sous la marque Volvic sans être contractuellement liée avec la société RUGBY WORLD CUP dans la mesure où elle est étrangère au contrat qui a pu être conclu entre les divers intervenants ;

Le jugement qui a débouté la société CINQ-HUITIÈMES de sa demande de ce chef sera par conséquent confirmé ;

Sur la réparation des préjudices subis par la société CINQ-HUITIÈMES :

La société CINQ-HUITIÈMES critique la décision déférée en ce qu’elle n’a condamné la société T.N.T qu’à la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque 'FRENCH FLAIR’ et demande à la cour d’élever le montant de la réparation à la somme de 50.000 euros ;

La présence de la marque contrefaite sur les étiquettes de col d’une nouvelle ligne de vêtements ainsi que l’importance de l’exploitation de la dénomination 'FRENCH FLAIR’ par le biais des catalogues de la société T.N.T commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 20.000 euros le montant de la réparation due à la société CINQ-HUITIÈMES ;

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef ;

Compte tenu de l’exploitation fautive et parasitaire de la mention 'RUGBY LEGEND’ par la société T.N.T; celle-ci doit être condamnée à payer à la société CINQ- HUITIÈMES la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice ;

Les mesures d’astreinte et de publicité sont celles définies au dispositif du présent arrêt ;

Sur les demandes reconventionnelles :

' sur la marque '15" :

La société T.N.T reproche à la société CINQ-HUITIÈMES d’avoir au cours de l’année diffusé des articles portant le chiffre '15" et d’avoir ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

La marque française '15" a été déposée par Serge B à l’Institut national de propriété intellectuel le 19 août 1994 sous le n° 94 533 966 (pièce 88 de son dossier) ;

La marque communautaire '15" l’a été par Serge B le 5 décembre 2001 sous le n°249448215 dans les classes 3, 9, 18, 20, 25, 26 e t 28 ;

Ces deux marques ont fait l’objet d’un contrat de licence exclusive pour la France à la société SECOPRO laquelle a conclu le 29 juin 2006 un contrat de sous-licence avec la société T.N.T qui s’est vue confier la fabrication et la diffusion de prêt à porter développé sous les marques, logos et dessins déposés par Serge B ;

Mais la société CINQ-HUITIÈMES fait valablement remarquer, d’une part que Serge B est le seul titulaire de la marque communautaire '15" de sorte que la société T.N.T ne dispose pas, à défaut de dispositions contractuelles le prévoyant, de la qualité pour agir au nom du titulaire de la marque et, d’autre part que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2005 a déclaré la marque française n°94 533 966 valable mais a prononcé la déchéance d es droits de Serge B sur celle-ci à effet du 31 mars 2000 en ce qu’elle désigne les vêtements produits relevant de la classe 25 ;

Il se déduit de cet énoncé que la société T.N.T ne peut opposer à la société CINQ- HUITIÈMES ni le contrat de sous-licence des marques daté du 29 juin 2006 en vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil ni la marque communautaire n°249448215 ou la marque française n° 94 533 966 ;

'Sur le démarchage des partenaires de la société T.N.T :

Selon la société T.N.T, la société CINQ-HUITIÈMES se serait rendue coupable de démarchage illicite constitutif d’actes de concurrence déloyale en approchant un styliste free lance qui a développé une ligne de bagagerie-maroquinerie pour sa marque 'QUINZE’ ;

Mais il résulte de l’attestation datée du 12 janvier 2009 versée aux débats émanant du styliste, responsable du développement du département maroquinerie pour la société T.N.T Serge Blanco que la société CINQ-HUITIÈMES n’a pas eu de contact avec lui mais avec la société TWC qui exploite la sous licence la marque Eden Park ;

Il en résulte que le grief de démarchage illicite alléguée par la société T.N.T n’est pas recevable à l’encontre de la société CINQ-HUITIÈMES, observation étant au surplus faite que l’offre de collaboration faite par la société TWC a été déclinée par le styliste qui a estimé ne pouvoir exercer ses fonctions au profit de deux marques concurrentes ;

Aucune faute ne saurait pas conséquent être reprochée à la société CINQ- HUITIÈMES ; Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la déstabilisation du réseau de la société T.N.T :

La société T.N.T reproche à la société CINQ-HUITIÈMES de chercher à déstabiliser son réseau de distributeurs en assignant en justice ses principaux clients ;

Elle fonde sa demande sur la pièce 83 de son dossier qui est une copie de l’assignation délivrée le 6 avril 2009 par la société SCORP à son encontre dans une procédure opposant cette société à la société CINQ-HUITIÈMES et sur l’unique attestation de Thierry V (pièce 127 de son dossier) qui indique avoir un différend avec la société qui exploite la marque Eden Park ;

Mais comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’existence d’une procédure judiciaire isolée et d’un différend commercial au sujet de la fourniture de marchandises ne saurait constituer une déstabilisation d’un réseau ;

Le jugement qui a débouté la société T.N.T de ce chef de demande sera donc confirmé ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CINQ-HUITIÈMES, les frais qu’elle a engagés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme de 20.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris dans la limite de l’appel en ce qu’il a :

- débouté la société T.N.T de sa demande de déchéance de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n° 94543314 pour les produits de la classe 25,

— dit que la société T.N.T en commercialisant des produits vestimentaires porteurs de la dénomination 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR’ a commis des actes de contrefaçon de la marque française 'FRENCH FLAIR’ n°94543314,

— condamné la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice au titre des acte de contrefaçon de sa marque 'FRENCH FLAIR',

— interdit à la société T.N.T toute utilisation de la marque 'FRENCH FLAIR', notamment sous les formes 'FRENCH FLAIR TRADITION’ et 'QUINZE FRENCH FLAIR', sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrevenant étant constitutif d’une infraction,

— dit que la société T.N.T en apposant la mention 'RUGBY LEGEND’ sur les produits qu’elle commercialise a commis des actes de concurrence parasitaire engageant sa responsabilité,

— interdit à la société T.N.T de poursuivre de tels actes, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrevenant étant constitutif d’une infraction,

— débouté la société CINQ-HUITIÈMES de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire pour les faits constatés à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby,

— autorisé à titre de réparation complémentaire, la publication dans deux revues ou magazines au choix de la société CINQ-HUITIÈMES et aux frais de la société T.N.T, et ce, à concurrence de la somme de 4.000 euros hors taxes par publication,

— condamne la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence parasitaire (RUGBY LEGEND),

Déboute la société T.N.T de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit que la publication à titre de réparation complémentaire ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour concernera désormais le dispositif du présent arrêt,

Condamne la société T.N.T à payer à la société CINQ-HUITIÈMES la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société T.N.T aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.