COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 MARS 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15104

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/01739

APPELANTS SAS NITRENTE agissant en la personne de son Président dont le siège social est […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur Nicolas P représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS (B1055) assistés de Maître Sylvia I, avocat au barreau de Paris (K 125) plaidant pour la SCP STAUB ET ASSOCIES, avocats associés

INTIMEE S.A.R.L. EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET DE TELEMATIQUE (ECTEL) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 75008 PARIS représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocats postulant au barreau de PARIS assistée de Maître Serge P, avocat au barreau de Paris (P 198) plaidant pour la SCP PEREZ SITBON, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier

Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2010 par la société NITRENTE (SAS) et Nicolas P, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2010 dans le litige en contrefaçon de droits de marque et en concurrence déloyale l’opposant à la société EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET DE TELEMATIQUE, ci-après ECTEL, (SARL) ;

Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 4 octobre 2011 ;

Vu les ultimes écritures de la société ECTEL, intimée et incidemment appelante, signifiées le 27 décembre 2011 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que la société ECTEL, déployant son activité depuis 1992 dans la transmission de messages et d’informations par voie électronique, est titulaire de deux marques françaises semi-figuratives REZO, respectivement déposées le 24 mars 1986 en classes 16, 38 et 41 et le 3 avril 1996 en classes 35, 39 et 42 et acquises suivant acte du 7 mai 2002 auprès du mandataire à la liquidation judiciaire de la société du TRIANGLE ROSE, ainsi que de la marque française semi-figurative REZOGAY, déposée le 30 juillet 2004 en classes 35, 38 et 41, marques qu’elle exploite pour des services dédiés aux rencontres entre homosexuels sur minitel, audiotel, internet et la téléphonie mobile ;

Qu’ayant découvert le dépôt par Nicolas P, le 30 novembre 2004, de la marque française REZO.G pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 41, 42 et 45, la réservation par la société NITRENTE, dont Nicolas P est le dirigeant, du nom de domaine 'rezog.net’ outre l’exploitation d’un site internet accessible aux adresses 'rezog.com', 'rezog.fr’ et 'rezof.com', la société ECTEL a fait procéder le 10 octobre 2006 à un constat par huissier de justice puis a assigné, suivant acte du 29 décembre 2006, Nicolas PISSARD et la société NITRENTE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la marque précitée, interdire sous astreinte l’usage des signes 'rezog’ et 'rezof’ et condamner les défendeurs au paiement de 1.700.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que Nicolas P et la société NITRENTE ont répliqué en assignant la société ECTEL, suivant acte du 12 avril 2007, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’annulation de la marque REZOGAY comme portant atteinte au nom de domaine antérieurement exploité 'rezog’ ainsi que des marques REZO comme dépourvues de caractère distinctif, de condamnation de la société ECTEl, le cas échéant au fondement de concurrence déloyale, au paiement de 240.000 euros à

titre de dommages-intérêts sans préjudice des mesures accessoires d’interdiction et de publication ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, rejeté la demande en nullité visant les marques REZO n° 1 347 795 et REZ O n°96 619 361, a retenu à la charge de Nicolas P et la société NITRENTE des actes de contrefaçon pour avoir déposé la marque REZO.G n° 3 328 033, réservé les n oms de domaine 'rezog.com', 'rezog.fr’ et 'rezof.com', exploité ces marque et noms de domaine pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques REZO opposées, a annulé la marque REZO.G n° 3 328 033 pour partie des servi ces désignés, a prononcé des mesures d’interdiction et de publication, a condamné in solidum Nicolas P et la société NITRENTE à payer à la société ECTEL la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a débouté du surplus des demandes ;

Que Nicolas P et la société NITRENTE, appelants, maintiennent leurs prétentions sauf à ajouter des demandes en déchéance des droits sur les marques REZO tandis que la société ECTEL conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter à 1.700.000 euros les dommages-intérêts alloués ;

Sur les demandes en nullité des marques REZO,

Considérant que selon les appelants, les marques REZO seraient dépourvues de caractère distinctif pour les services de messagerie et plus généralement pour les services liés aux réseaux informatiques qui fondent l’action en contrefaçon de la société ECTEL;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de l’article 2 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;

Que, selon les dispositions de l’article L.711-2 de ce même Code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés et, sont dépourvus de caractère distinctifs et, par voie de conséquence, inaptes à assurer la fonction essentielle de la marque :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) (…) ;

Considérant que la marque REZO n° 1 347 795, déposé e le 24 mars 1986 et renouvelée en dernier lieu le 12 avril 2006, désigne en classes 16, 38 et 41 les journaux, périodiques, imprimés, notamment petites annonces, imprimés en papiers. Services de communication et de messages notamment messages par voie électronique. Services d’édition ;

Que la marque REZO n° 96 616 361, déposée le 3 avri l 1996 et renouvelée le 12 avril 2006, désigne en classes 35, 39 et 42 les produits et services suivants : Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers. Reproduction de documents. Bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques. Organisation de voyages. Dépôts, gardiennage d’habits. Réservation de places pour le voyage et les transports. Services juridiques ; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs. Travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Prospection. Essai de matériaux. Laboratoires. Imprimerie. Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Services de reporters. Filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux d’exposition ;

Considérant que l’élément verbal REZO, qui n’appartient pas au vocabulaire de la langue française mais procède d’une construction arbitraire, n’est ni nécessaire ni usuel ni générique pour désigner les produits et services couverts par les enregistrements respectifs;

Qu’il sera certes rapproché par le public, à raison de l’identité phonétique, du mot 'réseau', dont il y a lieu d’observer toutefois que s’il peut être évocateur des services de communication et de messagerie visés par les marques contestées, il ne constitue pas la désignation d’une caractéristique de ces services ;

Que force est de relever, de surcroît, que la dénomination REZO est, à raison de son orthographe singulière et de sa brièveté, aisément identifiable et mémorisable par le public, circonstance qui renforce son aptitude à remplir la fonction d’indication d’origine de la marque ;

Considérant enfin, la marque devant être examinée dans son ensemble, que les signes contestés sont semi-figuratifs en ce qu’ils associent des caractères aux formes stylisées et que cet élément ajoute au caractère arbitraire qui leur a été précédemment reconnu ;

Que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes en nullité formées à l’encontre des marques REZO ;

Sur les demandes en déchéance,

Considérant que les appelants soulèvent en cause d’appel la dégénérescence des marques et se fondent à cet égard sur l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ;

Or considérant qu’ils se bornent à produire une liste de noms de domaine comportant le terme REZO en association avec un autre terme, sans préciser la date à compter de laquelle ces noms de domaine ont été exploités, ni surtout, la catégorie de produits ou services concernés ; que ces éléments sont en conséquence dénués de toute pertinence pour établir la prétendue dégénérescence des marques REZO, laquelle doit être appréciée au regard des produits et services que ces marques sont destinées à distinguer ;

Considérant que les appelants soutiennent encore, en cause d’appel, sans plus de précision, que les marques REZO ne faisant pas l’objet d’une exploitation sérieuse, leur titulaire serait déchu de ses droits ;

Or considérant que les pièces versées en nombre à la procédure justifient de l’usage régulier des marques REZO, depuis leur enregistrement, pour l’exploitation d’un service de rencontres et de mises en relation, consultable sur internet, sur minitel ou sur téléphonie mobile, lequel met en oeuvre des services de programmation sur ordinateur, des services d’édition, de publicité, de messagerie, de distribution de prospectus, de petites annonces;

Qu’il s’en infère que la déchéance des droits pour défaut d’exploitation sérieuse n’est pas fondée ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que la marque attaquée REZO.G n° 3 328 033 a été déposée le 30 novembre 2004 par Nicolas P pour désigner en classes 35, 38, 41, 42 et 45 les produits et services suivants : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion de fichiers informatiques, services de saisie et de traitement de données à savoir : compilation de données informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relations publiques. Informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, fourniture d’accès à un réseau d’informatique mondial, service d’affichage électronique (télécommunications), raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, agence de presse ou d’informations, émissions radiophoniques ou télévisées, services de messagerie électronique. Informations en matière de divertissement ou d’éducation, services de loisirs, publication de livres, production de films, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de mise en relation proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques, micro-édition . Conception et développement de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers), études de projets techniques, élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateur, consultation en matière

d’ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques (autres que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Agences matrimoniales, établissement d’horoscopes ;

Considérant que la marque contestée REZO.G n’étant pas identique, faute de les reproduire sans modification ni ajout, aux marques antérieures REZO, le grief de contrefaçon doit être apprécié au regard de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement;

Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes opposés au regard des éléments distinctifs et dominants ;

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des produits ou services, que le tribunal a exactement relevé que les produits et services de la marque attaquée sont soit identiques, soit similaires à ceux couverts par les marques REZO opposées, à l’exception toutefois des émissions radiophoniques ou télévisées. Informations en matière de divertissement ou d’éducation, services de loisirs, production de films, réservation de places de spectacles. Agences matrimoniales, établissement d’horoscopes pour lesquels, dès lors qu’ils sont différents des produits et services des marques revendiquées, l’action en contrefaçon ne saurait prospérer ;

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que l’ensemble REZO.G confère, au plan visuel, une place dominante à l’élément REZO situé en position d’attaque et constitué de quatre lettres à l’inverse de l’élément G, situé en chute de signe et constitué d’une lettre unique ;

Que, au plan auditif, le vocable REZO, formé des deux syllabes RE et ZO, qui produisent des sons très différents, est d’emblée plus perceptible, d’autant qu’il est énoncé en attaque de signe, que la consonne G, qui délivre un son unique en séquence finale ;

Que, au plan conceptuel, l’élément REZO, constitutif de la marque première, représente l’élément dominant de la marque seconde REZO.G dont l’élément de chute, représenté par la consonne G, ne revêt aucun sens et sera perçu par le public comme insignifiant ; qu’il s’en infère que les marques de comparaison présentent une très forte proximité intellectuelle en évoquant l’une et l’autre le mot 'réseau’ ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’identité ou la similarité des produits ou services concernés, alliée à la forte ressemblance entre les signes génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif de la catégorie des produits et

services concernés qui serait fondé à regarder la marque seconde REZO.G comme une déclinaison des marques antérieures REZO ;

Que, par voie de conséquence, la contrefaçon est caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société ECTEL sur les marques REZO, la marque REZO.G déposée pat Nicolas P ;

Considérant que la société ECTEL fait en outre grief aux appelants d’avoir, par contrefaçon de ses droits de marque, réservé et exploité les noms de domaine 'rezog.com’ et 'rezof.com’ ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des fiches WHOIS et du constat d’huissier de justice du 10 octobre 2006, et qu’il n’est pas démenti, que Nicolas P a réservé les 4 mai 2003 et 24 mars 2004 les noms de domaine 'rezog.com’ et 'rezof.com’ et que la société NITRENTE exploite sur les sites internet portant les noms de domaine précités des services de rencontres pour homosexuels ;

Considérant que les motifs au terme desquels il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques REZO et REZO.G valent pour les signes querellés 'rezof’ et 'rezog’ qui offrent un degré élevé de similitude avec le signe REZO, la présence de la consonne finale, f ou g, à laquelle le public n’attachera pas d’importance particulière, n’étant pas de nature à conférer à ces signes une physionomie distincte ;

Que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon à la charge de Nicolas P et de la société NITRENTE pour avoir réservé et exploité les noms de domaine précités ;

Sur la demande en nullité visant la marque REZOGAY n°3 306 232,

Considérant que la société NITRENTE invoque la nullité de la marque REZOGAY, tant pour atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine REZOG, que pour défaut de distinctivité ;

Or considérant que le tribunal a pertinemment relevé que la réservation et l’exploitation par les appelants du nom de domaine 'rezog’ ayant été jugées attentatoires aux droits antérieurs de la société ECTEL sur les marques REZO, ce nom de domaine ne saurait être utilement opposé à la société ECTEL au soutien d’une contestation de la validité de sa marque REZOGAY déposée le 30 juillet 2004 ;

Considérant, par ailleurs, que la marque REZOGAY désigne des services de transmission de messages et d’images assistées par ordinateur. Services de transmission d’informations par voie télématique, téléphonique et par réseau internet. Services de télécommunications par voie informatique, téléphonique et par réseau internet ;

Que force est de relever que si le signe REZOGAY est évocateur des services qu’il est appelé à distinguer, il ne constitue pas pour autant la désignation nécessaire, usuelle et générique de tels services ;

Que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité visant la marque REZOGAY ;

Sur les demandes en concurrence déloyale,

Considérant que la société ECTEL soutient les faits articulés à l’encontre des appelants au fondement de contrefaçon de ses droits de marque caractérisent, subsidiairement, une faute de concurrence déloyale ;

Or considérant que l’action en contrefaçon de la société ECTEl ayant prospéré, la demande fondée sur les mêmes faits et formée subsidiairement au grief de concurrence déloyale devient sans objet ;

Considérant que la société NITRENTE fait valoir que l’exploitation par la société ECTEL du signe REZOGAY pour exploiter des services identiques à ceux qu’elle exploite au travers des sites internet 'rezog.com’ et 'rezof.com’ constitue un acte de concurrence déloyale à son préjudice ;

Or considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la société ECTEL est titulaire de droits privatifs de marque sur le signe REZOGAY, qu’elle est en conséquence fondée à exploiter, tandis que la société NITRENTE ne saurait se prévaloir de l’utilisation contrefaisante des signes 'rezog’ et 'rezof’ ;

Que l’action en concurrence déloyale de la société NITRENTE est en conséquence dénuée de tout fondement ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectivement formées de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que la société ECTEL se borne à procéder par affirmation sans produire le moindre élément de nature à justifier d’un préjudice d’une ampleur de 1.700.000 euros ;

Que la cour, à l’instar du tribunal, trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société ECTEL la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que, par ailleurs, la cour fait siennes les mesures complémentaires de publicité et d’interdiction, pertinentes en leur principe et proportionnées en leurs modalités ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Nicolas P et la société NITRENTE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société ECTEL, au titre des frais irrépétibles, une indemnité complémentaire de 10.000 euros.