COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 FEVRIER 2013

(n° 054, 5 pages) Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14499.

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP11-47 55/JG.

DECLARANTE AU RECOURS : Société de droit allemand HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & CoKg prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] (ALLEMAGNE), élisant domicile chez son avocat, Maître Nadia B, […], représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque :B0515, assistée de Maître Christophe C de l’Association HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : RI88.

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.

APPELEE EN CAUSE : Société USA BOSSERT INTENATIONAL DEVELOPMENT CO LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Fiat RM Bl, 1-F, Tsun Win Fty Bldg 60 TSUN YIP ST – HONG KONG (CHINE), Non comparante ni représentée. (Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lettre recommandée retirée le 16 octobre 2012).

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur N.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 2 mai 2012 par le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 24 octobre 2011 par la société de droit allemand HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG, devenue titulaire suite à une transmission de propriété de la marque internationale désignant la France « BOSS » déposée le 16 août 2001, enregistrée sous le n° 773035 et renouvelée le 12 j uillet 2011 pour désigner notamment en classe 25 les "vêtements pour homme, femmes et enfants, en particuliers costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises, imperméables, articles d’habillement de dessus et de dessous, chaussettes, bas, tricots à mailles pull-overs, chemises en tissu à mailles ; chaussures et couvre-chefs, cravates, gants, ceintures" à la demande d’enregistrement de la marque BOSSERT n° 11 3 852 781 présentée le 12 août 2011 p ar la société régie par les lois de Hong Kong USA BOSSERT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO Ltd pour désigner en classes 25 les "vêtements ; maillots de bain ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; bottes ; semelles intérieures ; chapeaux ; bonneterie ; gants (habillement) ; cravates ; ceintures (habillement) » ; Vu le recours contre cette décision formé le 25 juillet 2012 par la société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG et ses mémoires reçus les 14 août et 29 octobre 2012 ; Vu les observations de l’INPI reçues le 10 décembre 2012 ; Vu le mémoire en réplique de la société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG reçu le 10 décembre 2012 ;

Vu la convocation à l’audience du 10 janvier 2013 par pli recommandé ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, La société USA BOSSERT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO Ltd non représentée ;

SUR CE. Considérant qu’au soutien de son recours, la société requérante se prévaut de la renommée de la marque BOSS HUGO BOSS dont elle indique être également titulaire et fait valoir que si le Directeur de l’INPI ajustement retenu l’identité ou la similitude des divers produits de la classe 25 couverts par les signes opposés, c’est à tort qu’il a exclu les similitudes visuelles et phonétiques existantes entre les signes qui sont tous deux composés de quatre lettres identiques présentées dans le même graphisme et dans le même ordre et qui composent le terme d’attaque fortement arbitraire de la dénomination contestée que l’élément ERT ne suffit pas à différencier ; Qu’elle ajoute que le consommateur d’attention moyenne sera enclin à ne retenir que le terme BOSS présent dans chacun des signes en présence et percevra la demande d’enregistrement comme une déclinaison de la marque antérieure dont l’exploitation se ferait avec son consentement, ce d’autant que la marque BOSS jouit d’une renommée importante ; Sur la comparaison des produits : Considérant que l’appréciation du directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits visés à l’enregistrement en classe 25 des marques en litige n’est pas contestée ; Sur la comparaison des signes : Considérant que la marque antérieure est constituée du signe BOSS ; Que la demande d’enregistrement litigieuse est constituée de la dénomination BOSSERT;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Que visuellement les signes en cause différent par leur longueur, la dénomination contestée possède sept lettres et la marque antérieure

en comprend quatre, et par leur terminaison ER.T du signe contesté de sorte qu’ils possèdent une physionomie distincte ; la marque BOSS certes verbale possède au surplus un aspect légèrement irrégulier aux pointes arrondies et une typologie particulière de la lettre O de forme ovale alors que le signe contesté est écrit en lettres majuscules grasses et noires ; Que phonétiquement les signes se distinguent par leur rythme, deux temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure, et par leur sonorité finale, celle de la marque première étant nettement sèche ; Que, conceptuellement la marque antérieure sera perçue comme un patronyme ou comme la traduction en langue anglaise du mot « patron » ou du mot "chef’alors que le signe contesté est dépourvu de toute signification apparente ; Que dans la dénomination BOSSERT le signe BOSS perd son individualité et son caractère dominant pour créer un nouvel ensemble tout aussi arbitraire eu égard aux produits désignés et qui n’apparaîtra pas comme une déclinaison de la marque première ; Qu’il résulte de cette analyse qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur d’attention moyenne ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, la notoriété de la marque antérieure ne pouvant créer à elle seule un risque de confusion tout comme est inopérante la notoriété alléguée d’une marque étrangère à la présente procédure ; Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision • rendue par le Directeur de PINPI ; Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Rejette le recours formé par la société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG à rencontre de la décision rendue le 2 mai 2012 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG, à la société US A BOSSERT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO Ltd et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.