COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 MARS 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 078, 22 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06289.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 10/01296.

APPELANT : GIE PARI MUTUEL URBAIN 'Le PMU' prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75015 PARIS, représenté par le Cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP en la personne de Maître Marie-Aimée de D, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, assisté de Maître Emmanuel L de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, toque : T03, et de Maître Marie-Aimée DE D du Cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, toque : J033, avocats au barreau de PARIS.

INTIMÉES : - Société BETCLIC LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane 1551 SLM SLIEMA (MALTE),

- Société BC GLOBAL SERVICES LIMITES anciennement BETCLICK LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] NW 18 H – LONDRES 99002 (ROYAUME UNI),

- Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Level 3, Tagliaffero Business Centre, Gaiety Lane 1551 SLM, SLIEMA (MALTE), représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistées de Maître Edouard B du Cabinet WILHELM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Joëlle CLEROY, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 2 mars 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section),

Vu l’appel interjeté le 4 avril 2012 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN,

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 4 janvier 2013,

Vu les dernières conclusions des sociétés BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, BETCLIC LIMITED, BETCLICK LIMITED aujourd’hui dénommée BC Global Services Ltd et incidemment appelantes, en date du 1er février 2013,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

— le SERVICE DES SOCIÉTÉS DE COURSES ORGANISANT LE PARI MUTUEL HORS DES HIPPODROMES GIE (ci-après PMU) qui propose au nom et pour le compte des sociétés de courses qui en sont membres, des paris sur les courses hippiques, notamment sous les noms de SIMPLE, COUPLE, TRIO et QUINTE, se présente comme titulaire des enregistrements de marques suivants, dans les classes 16 et 41, pour désigner des "formulaires, récépissés pré-

imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux, tickets de jeux« en classe 16, et des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41, suivantes :

*SIMPLE

Marque française semi figurative No. 02 3 202 259, déposée au nom du PMU le 31 décembre 2002 et dont l’enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (le BOPI) le 6 juin 2003 ;

Marque française verbale No. 08 3 619 823, déposée au nom du PMU le 24 décembre 2008 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 29 mai 2009 ;

*COUPLÉ

Marque française semi figurative No. 02 3 202 257, déposée au nom du PMU le 31 décembre 2002 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 6 juin 2003 ;

Marque française verbale No. 08 3 549 359, déposée au nom du PMU le 16 janvier 2008 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 20 juin 2008 ;

*TRIO

Marque française semi figurative No. 02 3 202 258, déposée au nom du PMU le 31 décembre 2002 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 6 juin 2003 ;

Marque française No. 08 3 549 362, déposée au nom du PMU le 16 janvier 2008 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 20 juin 2008 ;

* QUINTÉ +

Marque française semi figurative No. 02 3 202 261, déposée au nom du PMU le 31 décembre 2002 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 6 juin 2003 ;

Marque française verbale No. 08 3 549 354, déposée au nom du PMU le 16 janvier 2008 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI le 20 juin 2008 ;

Ayant appris que les sociétés BETCLIC LIMITED, BETCLICK LIMITED et BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, sociétés de droit maltais, proposaient sur les sites Internet www.betclic.com et www.betcclic.fr des paris sur les courses hippiques se déroulant en France sous les noms SIMPLE, COUPLE, TRIO et QUINTE, seuls ou associés à des gammes de couleurs correspondant aux gammes que lui-même utilise en association avec les marques dont il est titulaire, le PMU a fait assigner ces dernières en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause la société BETCLIC LIMITED,

— dit n’y avoir lieu à question préjudicielle,

— prononcé l’annulation des marques verbales françaises SIMPLE N° 3 619 823, COUPLE N° 3 549 359, TRIO N° 3 549 63 2 et QUINTE + N° 549 354 pour tous les produits et servi ces qu’elles désignent en classes 16 et 41,

— constaté la déchéance à compter du 3 juin 2008 des marques semi- figuratives SIMPLE N° 3 202 259, COUPLE N° 3 202 25 7, TRIO N° 3 202 258 et QUINTE + N° 3 202 261,

— dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut de la propriété Industrielle aux fins d’inscription Registre National des Marques,

— condamné le SERVICE DES SOCIÉTÉS DE COURSES ORGANISANT LE PARI MUTUEL HORS DES HIPPODROMES GIE à verser à la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED, la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale,

— condamné le SERVICE DES SOCIÉTÉS DE COURSES ORGANISANT LE PARI MUTUEL HORS DES HIPPODROMES GIE à verser aux sociétés BETCLIC ENTREPRISES LIMITED, BETCLIC LIMITED et BETCLICK LIMITED la somme de 6.000 euros au titre’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté l’intégralité des demandes du SERVICE DES SOCIÉTÉS DE COURSES ORGANISANT LE PARI MUTUEL HORS DES HIPPODROMES GIE,

— rejeté les plus amples demandes reconventionnelles.

En cause d’appel l’appelant demande essentiellement de :

— surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt Unibet de la cour de ce siège du 14 septembre 2012,

— en cas de rejet de la demande de sursis à statuer du PMU,

— prendre acte de la qualité d’éditeur de BetClicdu site Internet www.betclic.com,

— prendre acte de la qualité d’éditeur de BetClic Enterprises du site Internet www.unibet.fr,

— dire et juger que les marques verbales SIMPLE No. 08 3 619 823, COUPLÉ No. 08 3 549 359, TRIO No. 08 3 549 362 et QUINTÉ + No. 08 3 549 354 sont des marques distinctives et valables et qu’elles ont été déposées de façon légitime par le PMU, et, en conséquence, confirmer le Jugement du Tribunal en ce qu’il a considéré la marque verbale QUINTÉ + No. 08 3 549 354 distinctive et l’infirmer en ce qu’il a annulé les marques verbales SIMPLE No. 08 3 619 823, COUPLÉ No. 08 3 549 359 et TRIO No. 08 3 549 362 pour défaut de caractère distinctif et annulé ces mêmes marques et la marque verbale QUINTÉ + No. 08 3 549 354 sur le fondement de la fraude,

— dire et juger que les marques semi-figuratives No. 02 3 202 259, No. 02 3 202 257, No. 023 202 258 et No. 02 3 202 261 sont exploitées et, en conséquence, infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu’il a annulé les marques semi figuratives No. 02 3 202 259, No. 02 3 202 257, No. 02 3 202 258 et No. 02 3 202 261 pour défaut d’usage,

— dire et juger que l’usage, par BetClic et BetClic Enterprises, sur leurs sites Internet www.betclic.com et www.betclic.fr, accessibles depuis la France, des noms SIMPLE, COUPLÉ et TRIO pour désigner leurs paris hippiques constitue des actes de contrefaçon par reproduction des marques verbales SIMPLE No. 08 3 619 823, COUPLÉ No. 08 3 549 359 et TRIO No. 08 3 549 362 du PMU, et, en conséquence, infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu’il a débouté le PMU de ses demandes au titre de la contrefaçon de ces marques,

— dire et juger que l’usage, par BetClic et BetClic Enterprises, sur leurs sites Internet www.betclic.com et www.betclic.fr, accessibles depuis la France, des noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ pour désigner leurs paris hippiques constitue des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives No. 02 3 202 259, N°. 02 3 202 257, No. 02 3 202 25 8 et No. 02 3 202 261 du PMU, et en conséquence, infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu’il a débouté le PMU de ses demandes au titre de la contrefaçon de ces marques,

- dire et juger que le PMU n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de BetClic Enterprises ;

En conséquence :

— dire et juger que les demandes, fins et prétentions du PMU sont recevables et bien fondées,

— interdire à BetClic et BetClic Enterprises l’usage des noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ pour désigner des paris hippiques, et tous autres produits et services identiques ou similaires aux produits et services couverts par les marques semi-figuratives et verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + du PMU, à quelque titre que ce soit, et sur tout support, notamment sur leurs sites Internet accessibles depuis la France,

— ordonner en conséquence à BetClic et BetClic Enterprises de modifier leurs sites Internet, accessibles depuis la France, afin de mettre fin aux usages reprochés,

— dire que les mesures d’interdiction prononcées seront assorties d’une astreinte à hauteur de 3.000 euros par infraction constatée, et par jour écoulé, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu’il a condamné le PMU à payer à BetClic Enterprises la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et à payer à BetClic Enterprises, BetClic et BetClick 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,

— condamner 'conjointement et solidairement’ BetClic et BetClic Enterprises à verser au PMU la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le PMU du fait de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives et verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en entier, sur la page d’accueil du site Internet www.betclic.fr de BetClic Enterprises, pendant une durée de trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix du PMU et aux frais avancés et solidaires de BetClic et BetClic Enterprises, dans la limite de 5.000 euros hors taxes par insertion,

— dire et juger que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,

- condamner conjointement et solidairement BetClic et BetClic Enterprises au paiement de la somme de 234.577,95 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

L’appelant fait valoir à cet effet que :

— dans leurs conclusions les sociétés intimées invoquent l’arrêt de la cour de ce siège du 14 septembre 2012 qui a annulé les marques qui servent de fondement à la présente action, le PMU demande au visa de l’article 110 du code de procédure civile qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure devant la cour de cassation saisie de son pourvoi,

— à titre subsidiaire, il convient de tenir compte la spécificité et de l’historique de la réglementation sur les sociétés de courses et de la prise de paris hippiques, pour comprendre la légitimité du dépôt, par le PMU, des marques SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +,

— en vertu de la loi du 2 juin 1891, les sociétés de courses étaient seules autorisées à proposer des paris sur les courses hippiques qu’elles organisent en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du Ministre de l’Agriculture ; à partir de 1930, elles ont été autorisées à déléguer la gestion des paris hippiques pris hors des hippodromes à une entité commune les représentant ; plusieurs entités se sont ainsi succèdées, la dernière d’entre elles étant, depuis 1985, le PMU,

— afin de lutter contre les prises de paris illicites, les sociétés de courses et les entités successivement en charge de la gestion du pari mutuel hors hippodromes (le PMU aujourd’hui) sont placées sous la tutelle des Ministères de l’Agriculture et du Budget,

— c’est en raison de cette loi pénale et de cette tutelle que les entités successivement en charge de la gestion du pari mutuel hors hippodromes sont depuis plus d’un siècle contraintes de solliciter l’autorisation, par voie d’arrêtés de ces ministères, afin d’offrir des paris hippiques, dont elles ont, seules, créé à la fois les règles et les désignations commerciales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +,

— ces arrêtés ministériels ont pour seul objet de vérifier la conformité du règlement desdits paris hippiques à l’ordre public ; ils n’ont aucune initiative, ni influence, ni a fortiori conséquence sur le choix des marques sous lesquelles ils sont proposés au public ; ce choix est laissé à la libre appréciation du PMU,

— ces arrêtés ministériels sont applicables aux seuls paris proposés par le PMU sur son réseau « en dur » (11.000 points de vente physiques et téléphone, réseau sur lequel le PMU dispose aujourd’hui encore d’un monopole, et qui représente toujours plus de

90% de son chiffre d’affaires) ; ils n’ont pas vocation à s’appliquer aux paris des nouveaux opérateurs en ligne agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (l’ARJEL) ; dès lors, le PMU était bien légitime à déposer des marques désignant des paris que lui, ou les entités précédemment en charge de la gestion du pari mutuel, ont créées et continuellement exploitées,

— en vertu de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, le dépôt des marques n’était pas obligatoire ; c’est la loi du 31 décembre 1964 qui a rendu le dépôt de la marque constitutif de droits ; les entités chargées de la gestion du pari mutuel hors hippodromes étaient, de 1891 à 2010, en situation de monopole ; dès lors, l’enregistrement des noms qu’elles utilisaient à titre de marques ne se justifiait pas,

— le PMU a déposé, quelques années après sa création, en 1988 et 1989, les marques complexes PMU PARI SIMPLE, PMU PARI COUPLÉ,

— le PMU a déposé les marques SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + pour conforter son usage et ses droits préexistants sur celles-ci, et non dans le but de nuire aux intérêts de ses concurrents ayant reçu l’agrément de l’ARJEL,

— il a déposé les marques semi-figuratives en 1988-1989, puis en 2002, avant que l’ouverture à la concurrence de son monopole ne soit même envisagée ; c’est dans la continuation de cette démarche, et dans la perspective de se réserver la possibilité de faire évoluer ses logos sans avoir à déposer de nouvelles marques à chaque modification, que le PMU a déposé, en 2008, les marques verbales,

— il communique des pièces établissant l’usage sérieux des marques semi figuratives SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +, datées démontrant la réalité d’un usage effectif, à titre de marque, et à destination du public,

— dans l’appréciation du caractère distinctif des marques verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +, doit être pris en compte le fait que : les noms de paris SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + étaient distinctifs à la date de leur création en 1887, 1949, 1961 et 1989 en ce qu’ils sont des termes inventés (COUPLÉ et QUINTÉ +) ou des termes du langage courant qui ont été détournés de leur sens usuel (SIMPLE et TRIO),

— le caractère distinctif d’une marque ayant fait l’objet d’un usage comme en l’espèce avant son dépôt s’apprécie également au regard de 'la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique de la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme

provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles",

— étant rappelé que le but de la marque est, notamment, « de garantir la fonction d’origine de la marque »,

— la marque exerce ainsi sa fonction de garantie d’identité d’origine lorsque, le public pertinent l’associe nécessairement à une entreprise, elle distingue les produits ou services qu’elle désigne des produits ou services concurrents,

— en l’espèce, le caractère distinctif des marques verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + du PMU doit être apprécié, au jour de leur dépôt en 2008, pour désigner des "formulaires, récépissés pré- imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux« en classe 16 et des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41,

— le public de référence pour apprécier le caractère distinctif de ces marques est le public au sens large, âgé de plus de 18 ans,

— la distinctivité originelle de ces noms de paris a été renforcée par l’usage continu, massif et exclusif qu’en ont fait les prédécesseurs successifs du PMU, puis le PMU, et par les investissements publicitaires et les actions commerciales dont ils ont fait l’objet depuis leur création,

— compte tenu du monopole du PMU sur la gestion du pari mutuel lors des dépôts, les parieurs identifiaient nécessairement les marques comme étant celles du PMU,

— sur le caractère distinctif de la marque verbale QUINTÉ + le Tribunal a, dans le jugement, expressément admis le caractère distinctif de la marque verbale QUINTÉ +, il demande donc à la Cour de confirmer le jugement sur ce point et, en conséquence, de dire et juger valide la marque verbale QUINTÉ +,

— en tant que de besoin il démontre que sa marque verbale QUINTÉ + est distinctive car : le nom QUINTÉ + était distinctif dès la date de sa création en 1989 pour désigner un pari hippique du PMU (jeux d’argent), et les produits (tickets de jeux) et services y relatifs ; ce nom a en effet été créé par et à l’initiative du PMU ; il est un terme inventé, dérivé du terme QUINTE, qui est défini notamment comme une combinaison de jeux de cartes, auquel a été ajouté un accent

aigu sur la lettre finale E et le signe + ; ce nom n’existait pas en 1989 ; le nom QUINTÉ + a, depuis sa création, toujours été utilisé par le PMU à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier auprès du public l’une des offres de paris hippiques du PMU (le pari Quinté +), et la distinguer de ses autres offres de paris (les paris Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté + et, plus récemment, 2sur4, Multi et Pick 5), ainsi que pour en garantir l’origine au public,

— le caractère distinctif originel du nom QUINTÉ + a été renforcé par l’usage continu, massif et exclusif qu’en a fait le PMU à titre de marque depuis la création du pari Quinté + en 1989 ; le pari Quinté + est un pari événementiel, organisé sur la plus belle course de la journée ; il n’est offert chaque jour que par le PMU dans ses 11.000 points de vente (pour l’essentiel, des établissements de type bar-tabac restaurant ou tabac-presse), répartis sur l’ensemble du territoire français ; il est en outre proposé par le PMU par téléphone, minitel et télévision interactive et, depuis la Loi du 12 mai 2010, sur son site Internet www.pmu.fr,

— il a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables et de nombreuses actions commerciales et promotionnelles auprès du public,

— ce succès du pari Quinté + est confirmé par la très grande notoriété dont il jouit auprès du public (soit 86% à la date de dépôt de la marque verbale QUINTÉ + en 2008,

— dans la mesure où le PMU était seul autorisé à proposer, pour le compte des sociétés de courses, des paris hippiques, il détenait nécessairement, lors du dépôt de la marque verbale QUINTÉ + en 2008, la totalité des parts du marché des paris hippiques,

— la marque verbale QUINTÉ + n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, exclusivement la désignation nécessaire pour désigner des tickets de jeux et des jeux d’argent au sens de l’article L. 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle,

— aucune de des pièces communiquées par les intimées n’est de nature à établir le caractère usuel allégué de la marque verbale QUINTÉ + en 2008 car elles se rapportent à des paris, et ne démontrent ainsi pas l’usage courant de la marque verbale QUINTÉ + pour désigner des "formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux« et des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération

instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)", tels que visés en classes 16 et 41,

— la marque SIMPLE n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, descriptive,

— l’autorisation d’offrir par les autorités de tutelle le pari Simple est indépendante du droit des marques, et ne peut en aucune façon avoir pour conséquence de rendre la marque SIMPLE descriptive,

— la marque verbale SIMPLE ne décrit pas en elle-même une quelconque caractéristique des "formulaires, récépissés pré- imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux« en classe 16, ou des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41,

— la marque verbale SIMPLE est tout au plus évocatrice du nombre de chevaux sur lesquels porte le pari Simple ; or en droit, une marque évocatrice est une marque valable,

— la marque verbale SIMPLE bénéficiait, à la date de son dépôt en 2008, d’une distinctivité renforcée du fait de son usage massif depuis la création du pari Simple en 1887 et était nécessairement associée au PMU ; de plus, cette marque n’était pas, à cette date, la désignation nécessaire ou usuelle des produits et services qu’elle vise à son enregistrement, et elle ne désignait pas davantage une caractéristique de ces produits et services ; la marque verbale SIMPLE est donc une marque valable,

— sur le caractère distinctif de la marque verbale COUPLÉ ; la marque verbale COUPLÉ est également distinctive car :

— le nom COUPLÉ était distinctif dès la date de sa création en 1949 pour désigner un pari hippique, et les services y relatifs ; ce nom a été créé par et à l’initiative du Comité Directeur du Pari Mutuel Urbain, qui a précédé le PMU dans la gestion du pari mutuel ; il est un terme inventé, dérivé du terme COUPLE ou du verbe COUPLER, qui n’existait pas en 1949,

— le nom COUPLÉ a, depuis sa création en 1949, toujours été utilisé par le Comité Directeur du Pari Mutuel Urbain, puis par les entités successivement en charge de la gestion du pari mutuel, la dernière d’entre elles étant le PMU, à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier auprès du public l’une de leur offre de paris hippiques (le pari Couplé), et la distinguer de leurs autres offres de paris (les paris

Simple, Tiercé, Trio, Quarté +, Quinté + et, plus récemment, 2sur4, Multi et Pick 5), ainsi que pour en garantir l’origine au public,

— le fait que le nom COUPLÉ ait été visé dans un arrêté ministériel ne saurait se traduire par une perte automatique de distinctivité, ni même constituer un indice, quoiqu’évocatrice, cette dénomination était parfaitement distinctive.

— le caractère distinctif originel du nom COUPLÉ a été renforcé par l’usage continu, massif et exclusif, qu’en ont fait successivement le Comité Directeur du Pari Mutuel Urbain, puis les entités successivement en charge de la gestion du pari mutuel hors hippodromes, la dernière d’entre elles étant le PMU, à titre de marque depuis la création du pari Couplé en 1949 comme il en justifie,

— la marque verbale COUPLÉ n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, exclusivement la désignation nécessaire pour désigner des tickets de jeux et des jeux d’argent,

— les pièces versées aux débats par BetClic et BetClic Enterprises sont insuffisantes, en nombre, pour démontrer le caractère usuel allégué de la marque verbale COUPLÉ en 2008,

— la marque verbale COUPLÉ n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, usuelle pour les produits et services qu’elle désigne, et elle est une marque valable,

— la marque verbale COUPLÉ ne décrit pas en elle-même une quelconque caractéristique des "formulaires, récépissés pré- imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux« en classe 16, ou des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41; la marque verbale COUPLÉ est tout au plus évocatrice du nombre de chevaux sur lesquels porte le pari Couplé,

— sur le caractère distinctif de la marque verbale TRIO, la marque verbale TRIO est également distinctive car : le nom simple TRIO est un terme du langage courant, signifiant « groupe de trois personnes », dont le sens commun est sans rapport avec les paris hippiques, et qui a pour la première fois été appliqué à un pari, lors de la création du pari Trio en 1961 par le conseil d’administration du service commun du pari mutuel urbain ; il était distinctif donc dès la date de son adoption en 1979 pour désigner un pari hippique, et les services y relatifs,

- le nom TRIO a, depuis sa création en 1961, toujours été utilisé par le conseil d’administration du service commun du pari mutuel urbain, puis par les entités successivement en charge de la gestion du pari mutuel, la dernière d’entre elles étant le PMU, à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier auprès du public l’une de leur offre de paris hippiques (le pari Trio), et la distinguer de leurs autres offres de paris (les paris Simple, Couplé, Tiercé, Quarté +, Quinté + et, plus récemment, 2sur4, Multi et Pick 5), ainsi que pour en garantir l’origine au public,

— le fait que ce nom ait été cité dans un arrêté ministériel obligatoire ne saurait avoir la moindre conséquence sur sa distinctivité au regard du droit des marques,

— le caractère distinctif originel du nom TRIO a été renforcé par l’usage continu, massif et exclusif qu’en ont fait successivement le conseil d’administration du service commun du pari mutuel urbain, puis les entités successivement en charge de la gestion du pari,

— la marque verbale TRIO n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, exclusivement la désignation nécessaire pour désigner des tickets de jeux et des jeux d’argent,

— en déposant la marque verbale TRIO en 2008, le PMU n’a pas cherché à revendiquer des droits exclusifs sur l’emploi des termes ou expressions nécessaires "formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ;tickets de jeux« en classe 16 et »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41,

— la marque verbale TRIO n’était pas, à la date de son dépôt en 2008, nécessaire pour les produits et services qu’elle désigne,

— les pièces versées par les intimées pour contester le caractère distinctif de cette marque ne sont pas pertinentes dès lors qu’elles ne désignent pas les formulaires, récépissés..,

— la marque verbale TRIO ne décrit pas en elle-même une quelconque caractéristique des "formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux« en classe 16, ou des »jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ;

conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41, la a marque verbale TRIO est tout au plus évocatrice du nombre de chevaux sur lesquels porte le pari Trio,

— sur l’absence de dépôt frauduleux des marques verbales du PMU,dès lors que le dépôt n’est pas exclusivement et indûment motivé par une intention de nuire, et que le titulaire peut faire valoir un motif légitime comme l’intention d’exploiter réellement la marque (étant rappelé que la marque est un droit d’occupation), ou un usage antérieur réel (le but étant alors de conforter cet usage par des droits), le dépôt n’est pas frauduleux,

— les entités en charge, avant le PMU, de la gestion du pari mutuel la Société d’Encouragement pour l’Amélioration des Races de Chevaux en France, aujourd’hui France Galop, qui est aujourd’hui une société de courses membre du PMU, le Comité Directeur du Pari Mutuel Urbain et, enfin, le conseil de gestion du Pari Mutuel Urbain sont quant à elles à l’origine de la création des paris Simple, Couplé et Trio ; le PMU a, dans le cadre de la reprise de la gestion du pari mutuel urbain, soumis à l’autorisation des Ministères de l’Agriculture et du Budget le règlement du pari mutuel compilant les autorisations jusqu’alors accordées relativement aux paris Simple, Couplé et Trio166, qu’il a continué de proposer aux turfistes,

— le PMU était donc parfaitement légitime à protéger le nom de ses paris Simple, Couplé, Trio et Quinté + à titre de marques,

— les marques verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + ont été déposées par le PMU en 2008, antérieurement au projet de loi prévoyant l’ouverture réglementée à la concurrence du marché des jeux d’argent et de hasard qui a été présenté par le gouvernement en place à l’Assemblée nationale le 25 mars 2009 et adopté définitivement le 12 mai 2010,

— le dépôt des marques verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + par le PMU fait suite à son dépôt des marques semi- figuratives :

— PMU PARI QUINTÉ en 1988,

— PMU PARI SIMPLE, PMU PARI COUPLÉ, PMU PARI TRIO URBAIN et PMU PARI QUINTÉ + en 1989,

— et, enfin, en 2002, les marques SIMPLE, COUPLE, TRIO, Quinté+,

— ces dépôts dénominatifs visaient tout simplement, et sans aucune intention malicieuse, à éviter à terme la multiplication inutile des

dépôts de marques semi-figuratives rapidement obsolètes commercialement,

— ces dépôts nombreux venaient conforter un usage ancien, constant et notoire des signes verbaux à titre de marque ; à ces dates, l’ouverture à la concurrence du monopole du PMU sur la prise de paris hippiques hors hippodromes n’était pas alors envisagée,

— la volonté du PMU de protéger ses noms de paris à titre de marques est donc bien antérieure aux débats sur l’ouverture à la concurrence du monopole du PMU, qui ont commencé suite à la lettre de mise-en-demeure de la Commission européenne du 12 octobre 2006 et à son avis motivé du 27 juin 2007,

— le dépôt des marques verbales SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + s’inscrit dans la continuation de cette démarche du PMU, entamée en 1988 ; il a en effet été effectué afin de permettre l’évolution de la forme sous laquelle le PMU exploite ses noms de paris, sans qu’il ait à déposer, à chaque changement d’identité visuelle, de nouvelles marques,

— ce dépôt est donc parfaitement légitime, d’autant plus que le PMU a conservé son monopole sur son réseau physique de points de vente et par téléphone,

— la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance, pour chacune des marques semi-figuratives, en l’espèce, soit entre le 15 juillet 2005 et le 15 juillet 2010,

— il importe peu que la forme modifiée soit enregistrée ou non, son usage pourra valoir usage de la marque dès lors que la forme nouvelle n’altère pas le caractère distinctif de la marque initiale,

— chaque marque semi-figurative en cause est utilisée pour désigner auprès du public (parieur ou néophyte) un produit (le pari), et des services (notamment l’organisation, l’enregistrement et la génération des paris ainsi que l’aide et le conseil en lien avec ces paris) visés à l’enregistrement des dites marques, les rattachant immédiatement au PMU, c’est-à-dire les distinguant des produits et services proposés sous d’autres marques,

— le PMU verse aux débats les pièces suivantes pour justifier d’un usage sérieux de ses marques : des magazines qu’il édite lui-même : « PMU Mag » diffusés entre le 15 juillet 2005 et le 15 juillet 2010, aussi dénommé « Magazine des parieurs », qui est diffusé gratuitement dans les bars PMU aux clients des différents paris proposés par le PMU. on y retrouve aussi les principaux événements auxquels le PMU participe, notamment à des fins publicitaires et promotionnelles, le calendrier des courses ainsi que des explications sur les règles des

différents paris proposés par le PMU, « Cheval Rouge » diffusés entre le 15 juillet 2005 et le 15 juillet 2010 ; le magazine « Cheval Rouge », aussi dénommé « Magazine du réseau de distribution », est édité par le PMU et diffusé gratuitement aux 11.000 points de vente PMU en France ; on y retrouve de nombreuses opérations de promotion et de publicité entreprises par PMU ainsi que des photographies de certains points de vente sur lesquelles on peut notamment retrouver les marques litigieuses reproduites ; les cromalins et films de gravure datés et les différents tickets (en original) offerts à la vente par le PMU entre le 15 juillet 2005 et le 15 juillet 2010 et reproduisant les marques en cause,

— les imprimeurs sollicités pendant la période de référence (plus de 6 milliards) et des bons de commande,

— plus d’un milliard de tickets de paris sont imprimés chaque année ; ils reproduisent les marques semi-figuratives litigieuses soit dans la forme telle qu’enregistrée en 2002, soit dans une forme légèrement modifiée ; en effet, à compter de 2008, le PMU a fait évoluer ses marques semi-figuratives, en opérant quelques modifications minimes pour les adapter aux exigences de commercialisation et de promotion nouvelles ; les marques conservent ainsi leur distinctivité reposant sur le terme verbal dans un cadre d’une couleur spécifique ; le design de l’encadré est simplement modernisé avec des bords plus arrondis et la crinière de cheval apparaissant en filigrane disparaît,

— ces milliards de tickets sont proposés au regard du public dans les présentoirs installés dans tous les points de vente, notamment les bars PMU dans lesquels se pressent chaque année des millions de consommateurs qui, parieurs ou non, sont en contact avec les marques en cause,

— le PMU a également engagé des dépenses publicitaires considérables pour assurer la promotion auprès du public de ses services désignés par les marques en cause,

— sont ainsi versés aux débats : des articles de PLV, reproduisant les marques en cause : affiches, dépliants, prospectus, photographies de stand, contremarques, bulletins de participation à des jeux concours et supports publicitaires de différente nature, des encarts publicitaires dans la presse locale et nationale indépendante reproduisant les marques en cause, des extraits des Books d’actions commerciales du PMU listant les opérations commerciales réalisées entre 2005 à 2007, le PMU répertorie dans un document interne appelé « book d’actions commerciales » (« Book(s) PMU »), et pour chaque année, l’ensemble de ces actions commerciales, des vidéos et spots TV198 ; et des extraits de rapports d’activités du PMU,

— les liens entre les différentes pièces versées aux débats permettent de conférer à chaque preuve d’usage des marques semi figuratives une date certaine ; en effet, si certains articles de PLV originaux ne sont pas datés, leur combinaison avec les Books PMU datés, ou avec l’un des magazines édités par le PMU, ou avec la presse également datée permettra de démontrer avec certitude l’année et parfois même le mois au cours desquels chaque article a été diffusé auprès du public,

— en se situant entre le 15 juillet 2005 et le 15 juillet 2010, le Tribunal a méconnu les règles communautaires qui imposent de les examiner dans leur interdépendance les unes par rapport aux autres,

— BetClic et BetClic Enterprises utilisent les noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ à titre de marque pour identifier quatre des paris hippiques qu’elles proposent, à titre onéreux, sur leurs sites de jeux d’argent en ligne ; l’usage de ces noms est constitutif de contrefaçon par reproduction et/ou par imitation des droits du PMU sur ses marques SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +,

— les intimées exercent une activité commerciale car elles proposent, sur leurs sites Internet, une offre variée de jeux d’argent, y compris de paris hippiques, à titre onéreux ; leur usage des noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ pour désigner des paris hippiques, s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale et vise à un avantage économique : il est donc fait dans la vie des affaires au sens de la jurisprudence,

— BetClic et BetClic Enterprises utilisent les noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ pour identifier, distinguer et individualiser quatre des six paris hippiques qu’elles proposent à leurs clients sur leurs sites Internet, et qui se distinguent des paris hippiques proposés par le PMU sous les marques SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +, elles utilisent donc bien ces noms à titre de marque,

— les services de prises de paris hippiques proposés par BetClic et BetClic Enterprises sur leurs sites Internet sous les noms SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ sont identiques ou similaires aux produits et services visés par les marques SIMPLE, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ + du PMU, et notamment à la catégorie des « jeux d’argent » et ils sont similaires, en raison de leur complémentarité, aux autres produits et services visées par les marques du PMU en classes 16 et 41, à savoir : les « formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux tickets de jeux » en classe 16 et les "services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent)" en classe 41.

— le PMU n’a pas commis de faute au titre de la concurrence déloyale ; les actes reprochés au PMU ont en effet pour seul objet la défense de ses marques simple, COUPLÉ, TRIO et QUINTÉ +, dont BetClic Enterprises profite, sans bourse déliée, de la notoriété ; les marques sont, comme le PMU l’a démontré, et en l’absence de décision judiciaire irrévocable, valables et opposables aux tiers ; le jugement du 23 novembre 2011 ayant annulé ces marques du PMU, auquel le Tribunal fait référence dans le Jugement, faisait alors l’objet d’un appel et ne pouvait donc être pris en compte par le Tribunal.

Les sociétés BETCLIC intimées s’opposent aux prétentions de l’appelant et demandent de :

— débouter le PMU de sa demande de sursis à statuer,

— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel de ce siège du 14 septembre 2012 s’impose à tous et en conséquence, constater la nullité de l’ensemble des marques opposées,

— en conséquence, dire et juger que l’appel du PMU est privé d’objet et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

— à titre subsidiaire,

— constater la nullité des marques verbales n° 3.61 9.823, n 3.549.359, n°3.549.632 et n°3.549.354 ainsi que d es marques semi-figuratives n°3.202.359, n° 3.202.257, n° 3.20 2.258, n° 3.202.261,

— constater l’absence d’usage sérieux au titre de marques des marques semi-figuratives n°3.202.359, n°3.202.257, n° 3.202.258, n° 3.202.261 et en confirmer la déchéance au 5ème a nniversaire de la publication au BOPI de leur enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle,

— confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance du 2 mars 2012 ayant rejeté l’intégralité des demandes du PMU,

— à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que les sociétés Betclic Limited Malta, Betclick Limited et Betclic Enterprises Limited n’utilisent pas les termes SIMPLE, COUPLE, TRIO et QUINTE + titre de marque mais uniquement dans leur sens courant,

— constater l’absence de reproduction et d’imitation des marques semi-figuratives SIMPLE n° 3 202 259, COUPLE n° 3 2 02 257, TRIO n° 3 202 258 et QUINTE n° 3 202 261 ainsi que l’abs ence de

reproduction et d’imitation de la marque verbale QUINTE n° 08 3 549 354,

— dire et juger que le PMU ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum d’un quelconque préjudice,

— en conséquence,

— confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance du 2 mars 2012 ayant rejeté l’intégralité des demandes du PMU,

— confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance du 2 mars 2012 en ce qu’il a retenu la responsabilité du PMU au titre des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Betclic Enterprises Limited,

— infirmer le jugement du Tribunal de grande instance du 2 mars 2012 en ce qu’il a fixé l’indemnité due par le PMU à la somme de 10.000 euros et condamner le PMU au paiement la somme de 250.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu’il a commis à l’encontre de la société Betclic Enterprises Limited.

Les sociétés intimées exposent à cette fin que :

— la Cour ne pourra que constater que l’appel du PMU est sans objet, les marques sur le fondement desquelles la procédure est diligentée ayant été annulées par une décision de justice de la Cour de siège du 14 septembre 2012 ayant force de la chose jugée, l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet qu’une décision d’annulation d’une marque a un effet absolu,

— la demande de sursis à statuer introduite ultimement par le PMU sera également rejetée, un tel sursis ne s’imposant pas et remettant en cause non seulement le caractère absolu des décisions de justice annulant des marques ainsi que le caractère non suspensif des pourvois en cassation,

— d’ailleurs, le pourvoi formé par le PMU à l’encontre de l’arrêt du 14 septembre 2012 n’empêchera pas l’INPI de radier les marques litigieuses du Registre National des Marques, cette radiation est automatique et les concluantes pourront naturellement s’en prévaloir au-delà même de l’arrêt de la cour,

— faire droit à cette demande de sursis reviendrait, pour la Cour de céans, à admettre qu’il existe un doute sérieux quant la légalité de son propre arrêt du 14 septembre 2012, arrêt qui a été rendu par la même chambre,

— au-delà de cet effet erga omes de sa décision d’annulation, on ne comprendrait pas pourquoi la Cour viendrait censurer la décision qu’elle a prise il y a quelques semaines,

— c’est en détournant le droit des marques de sa finalité que les marques verbales + simple ; couple ; trio ; et quinte+ ; ont été déposées, le PMU a cru pouvoir priver tout concurrent potentiel de la possibilité d’offrir à ses consommateurs, des paris simple, couple, trio et quinte en utilisant le terme générique qui permet de les désigner,

— la volonté du PMU était même d’empêcher tout concurrent potentiel d’offrir des paris simple ; couple ; trio et quinte +,

— l’Autorité de la Concurrence n’a d’ailleurs pas manqué de le relever dans un avis n° 11-A-02 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, en date du 20 janvier 2011, dans le cadre dune analyse générale de la concurrence entre les opérateurs en ligne depuis la loi du 12 mai 2010, l’Autorité estime que la détention par le PMU de marques sur les dénominations usuelles des paris hippiques en France, telles que les marques simple, couple, trio, ou encore + quinte+, est susceptible de constituer une barrière significative envers des nouveaux opérateurs sur le marché des paris hippiques en ligne, l’Autorité relève que dans ce contexte, l’effet d’éviction pourrait être d’autant plus important que le PMU occupe une position prééminente dans le secteur des paris hippiques en ligne,

— il ressort de cette analyse que le PMU occupe une position prééminente, du fait de son ancien monopole, qui continue d’exister sur les paris en dur ; en dehors des hippodromes et, le dépôt des marques simple, couple, trio et quinte+ ; constitue une barrière entre pour les nouveaux opérateurs,

— cela montre bien qu’un usage exclusif de ces marques par le PMU ne permet pas l’émancipation saine et loyale d’une concurrence efficace, par les mérites,

— l’usage exclusif de ces marques et, partant, leur dépôt à l’aube de l’ouverture du marché des paris hippiques en ligne, caractérisent donc bien un obstacle à la concurrence,

— le dépôt des marques objet du prisent litige a donc bien pour seule finalité d’empêcher des concurrents d’utiliser ces termes descriptifs, voire même génériques, et usuels pour désigner des gammes de paris,

— ce dépôt est donc frauduleux et les marques verbales opposées par le PMU ne pourront que de plus fort être annulées,

— la fraude est d’autant plus caractérisée qu’ il est manifeste que les marques verbales ont été disposées aux seules fins d’empêcher une concurrence efficace à l’ouverture du marché,

— la fraude qui entache ces dépôts ne peut qu’entraîner la nullité des marques verbales, car en ayant déposé les marques verbales couple, trio, tierce, quarte, quinte +, + 2sur4, Multi et simple ; ainsi que les marques semi-figuratives correspondantes qui ne sont que la reprise de ces dénominations dans des cartouches de différentes couleurs avec un dessins stylisé de tête de cheval, le PMU avait pour objectif de gêner tout éventuel concurrent par un objectif juridique illégitime et a ainsi détourner le droit des marques de sa finalité,

— les marques verbales opposées par le PMU sont toutes composées de termes descriptifs qui servent précisément à désigner les types de paris en question,

— l’affirmation du PMU selon laquelle les entités ayant historiquement précédé le PMU, sans que l’on connaisse le sens ou la portée juridique de cette expression, sont à l’origine de la création des paris SIMPLE, COUPLE et TRIO ; que le PMU est à l’origine de la création du pari QUINTE+ ; que les paris SIMPLE, COUPLE, TRIO et QUINTE+ et les noms et logos y associés n’ont été exploités que par les prédécesseurs du PMU, puis par le PMU, compte tenu de leurs droits exclusifs sur la gestion, la collecte et le traitement des paris hippiques hors des hippodromes et sur les hippodromes des sociétés membres de courses, n’est pas de nature à modifier ce constat,

— les marques verbales sont descriptives et en disposant les marques Simple, Couple, Trio, et Quinte+, le PMU n’a fait l’objet d’aucune créativité ou investissement particulier puisqu’il s’est contenté de disposer des noms de catégories de paris que le législateur l’a autorisé à organiser et qui existaient depuis de nombreuses années (plus de 100 ans s’agissant du terme + simple ),

— ces marques sont, au jour de leur dépôt, parfaitement descriptives,

— le terme simple est défini très précisément dans le règlement du PMU : le pari simple consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve,

— cette définition était plus que centenaire,

— elle est de plus usuelle, le terme état utilisé à titre de nom commun, en effet, ce terme est largement utilisé, que ce soit dans le contexte de courses hippiques ou autres pour désigner un type de paris consistant à trouver le vainqueur ou l’un des trois premiers d’une course,

— ce terme est ainsi couramment employé, par des concurrents du PMU, autres que les concluantes,

— ce terme est encore utilisé pour désigner un même type de pari par les différentes sociétés de courses organisant des paris dans les différents hippodromes, ces paris n’étant pas organisés par le PMU qui na pour seul objet que d’organiser le pari mutuel à l’extérieur des hippodromes,

— le fait que ces sociétés de courses soient actionnaires du PMU n’ôte rien au caractère usuel de ce terme, aucune licence d’utilisation n’ayant été concédée par le PMU à ses actionnaires,

— ce terme simple est encore utilisé pour désigner un même type de pari dans d’autres sports comme les courses de lévriers,

— ce terme est couramment utilisé par de nombreux concurrents du PMU et dans d’autres sports, on notera que ce terme a été utilisé, lors de l’adoption de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne,

— ce terme est usuel et ne peut donc faire l’objet dune appropriation par le droit des marques. La marque verbale Simple devra donc être annulé pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne,

— il importe à cet égard peu que le terme simple ait pu être distinctif en 1887, car dune part, le PMU n’existait pas en 1887 de sorte qu’il ne peut prétendre revendiquer des droits à compter de cette date, d’autre part, le caractère distinctif s’apprécie au moment du dépôt de la marque et non antérieurement à son dépôt,

— il importe donc peut que le terme simple ait pu être distinctif avant cette date,

— il résulte des éléments versés aux débats par le PMU que le couplé a été créé en 1949, soit 60 ans avant l’enregistrement par le PMU de la marque verbale correspondante, et ce terme est parfaitement descriptif en ce qu’il désigne, aux termes mêmes du règlement du PMU un pari qui consiste à désigner deux chevaux dune même course et à spécifier le type de pari Couple Gagnant ; ou Couple Place,

— le terme fait encore l’objet d’une définition en tant que nom commun dans de nombreux dictionnaires de référence de la langue française, ainsi, dans l’édition 1993 du Petit Robert, ce terme est défini comme 'n.m 1949 Turf Mode de pari mode pari où l’on parie sur deux chevaux’ ; ce terme constitue bien un nom commun, du genre masculin,

— l’édition 1997 du Petit Larousse Illustré définit encore ce terme comme suit : n.m Mode de pari mutuel pour désigner, dans l’ordre d’arrivée (couplé gagnant) ou non (couplé placé), les deux premiers chevaux dune course,

— ce terme est encore définit comme un nom propre au jour du dépôt, le fait que les éditeurs des dictionnaires Larousse et Petit Robert précise que par ailleurs, ce terme a fait l’objet d’un dépôt, n’ôte en rien à son caractère descriptif pour un mode de pari ou l’ont parie sur deux chevaux ; ou encore un mode de pari mutuel pour désigner, dans l’ordre d’arrivée ou non les deux premiers chevaux dune course,

— ce terme est encore totalement usuel, car certains concurrents du PMU l’utilisent pour désigner un type de pari,

— le terme trio est tout aussi descriptif et usuel que les termes simple et couplé pour désigner un type de pari ; ce nom désigne, aux termes du règlement du PMU, un type de pari qui consiste à désigner trois chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée ; ce terme est donc parfaitement descriptif d’un type de pari et plus largement des produits et services visés au dépôt,

— ce terme, fait l’objet de définition en tant que nom commun dans les principaux dictionnaires de référence de la langue française,

— ainsi, l’édition 1993 du petit Robert définit, en tant que nom commun, le terme Trio urbain ; comme une forme de pari mutuel sur les trois chevaux gagnants dune course, indépendamment de l’ordre d’arrivée,

— cette marque est donc descriptive de la prise de paris ou encore de l’ensemble des produits et services relatifs à cette prise de paris (et notamment les formulaires, récépissés pré-imprimés nécessaires à ces paris, les tickets de jeux, jeux d’argent, l’organisation, l’enregistrement de paris et l’ensemble des produits et services visés au dépôt du PMU,

— ce terme est encore totalement usuel, il est utilisé par d’autres opérateurs de paris en ligne,

— ce terme est encore utilisé par les sociétés organisatrices de courses hippiques pour désigner un même type de pari dans les hippodromes ainsi également que dans d’autres disciplines sportives telles que les courses de lévriers,

— il est encore utilisé dans le langage courant,pour désigner une gamme de paris,

— le terme Quinté ; est tout aussi descriptif que les autres termes invoqués par le PMU, celui-ci évoque clairement dans l’article 7, de l’arrêté du 31 mai 1989 modifiant l’article 95-1 de l’arrêté du 13 septembre 1985, que un pari quinté plus ; consiste à désigner cinq chevaux dune même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée,

— ce terme fait encore l’objet de définition en tant que nom commun dans les principaux dictionnaires de référence de la langue française, ainsi, l’édition 2000 du petit Robert définit, en tant que nom commun, le terme Quinté ; comme pari mutuel sur l’ordre d’arrivée des cinq premiers chevaux de course ; il n’est d’ailleurs nullement précisé que ce terme serait exploité à titre exclusif ni même au titre de marque par le PMU,

— ce terme est encore définit, en tant que nom commun, au jour du dépôt, on peut donc en conclure que le terme QUINTE est bien descriptif si ce n’est générique du pari hippique offert par le PMU et par BEL ; ce terme ne peut donc valablement être déposé à titre de marque,

— en matière de jeu, le terme quinte extrêmement proche du terme quinté ; est utilisé depuis de très nombreuses années (1622) afin de désigner une suite de cinq cartes de la même couleur ; ceci renforce d’autant le caractère descriptif de ce terme pour désigner les cinq premiers chevaux dune même course,

— ce terme est encore totalement usuel, il est ainsi utilisé par d’autres opérateurs de paris en ligne tels qu’UNIBET et ZETURF, ce terme est encore utilisé par les sociétés organisatrices de courses hippiques pour désigner un même type de pari dans les hippodromes,

— l’adjonction du signe + n’étant pas de nature à lui conférer un caractère distinctif,

— les arrêtés ont rendu le nom des paris génériques (règlement du pari mutuel concernant les paris de combinaison),

— ne pas annuler ces marques reviendrait à reconstituer, sous l’artifice du droit des marques, le monopole du PMU, pourtant incompatible avec le droit communautaire,

— les marques semi-figuratives objets de la déchéance ne font plus l’objet d’une protection depuis le 31 décembre 2012 car déposées le 31 décembre 2002, elles n’ont pas été renouvelées,

— en l’espèce, les marques semi-figuratives opposées par le PMU sont composées :

* s’agissant de la marque semi-figurative simple : du terme simple, encadré dans un rectangle de couleur bleu foncé reproduit avec la représentation d’un cheval ou de plusieurs têtes de chevaux en bleu clair,

* s’agissant de la marque semi-figurative couplé : du terme couplé encadré dans un rectangle de couleur orange foncé reproduit avec la représentation d’un cheval ou de plusieurs têtes de chevaux en orange clair,

* s’agissant de la marque semi-figurative trio : du terme trio, encadré dans un rectangle de couleur orange foncé reproduit avec la représentation d’un cheval ou de plusieurs têtes de chevaux en orange clair,

* s’agissant de la marque semi-figurative quinté, du terme + quinté + encadré dans un rectangle de couleur rouge foncé reproduit avec la représentation d’un cheval ou de plusieurs têtes de chevaux en rouge clair,

— les termes sont usuels et descriptifs pour désigner les services et produits visés aux dépôts de sorte que seul un usage de l’ensemble des éléments distinctifs de ces marques serait susceptible de constituer un usage à titre de marque susceptible d’éviter la déchéance desdits signes,

— or, en l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le PMU à l’appui de ses conclusions d’appel que celui-ci ne fait aucun usage sérieux des marques semi-figuratives qu’il invoque au soutien de ses demandes, le nombre très important des pièces versées confirme en lui seul l’absence d’usage sérieux des marques opposées,

— leur analyse confirme cette conclusion : certaines ne correspondent pas aux marques opposées, d’autres ne sont pas datées ou sont antérieures aux dépôts litigieux,

— les nouvelles pièces communiquées en janvier 2013 qui ne l’ont pas été concomitamment aux conclusions d’appel du 2 juillet 2012, intervenues dans les trois mois de l’appel, doivent être écartées des débats,

— le PMU lui-même fait état de ce qu’il aurait changé son identité visuelle au 31 janvier 2008,

— l’appelant est un groupement d’intérêt économique immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris le 13 septembre 1985 or, les certificats d’identité des marques semi-figuratives mentionnent, en tant que titulaire, un groupement d’intérêt économique régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 et dont le siège social est […] (Paris 8), différent du siège social de l’appelant,

- concernant l’absence de contrefaçon, l’internaute, qui a déjà fait la démarche de se rendre sur les sites www.betclic.com et www.betclic.fr, navigue sur un site sur lequel est très expressément et très distinctement marqué BetClic, il peut dès lors, sans peine, déterminer que les services proposés sur ces sites sont des services émanant de la société BETCLIC mais non des services qui émanent du PMU,

— les termes litigieux ne sont ainsi utilisés que pour désigner la nature même des services proposés, des paris en cause, uniquement dans leur sens courant et usuel,

— le droit des marques ne peut ainsi faire obstacle à l’utilisation généralisée d’un terme s’il s’agit d’un terme nécessaire ou descriptif,

— s’agissant des marques semi-figuratives, celles-ci ne sont pas imitées sur les sites www.betclic.com et www.betclic.fr contrairement à ce qu’affirme le PMU,

— en l’espèce, les marques semi-figuratives du PMU sont toutes composées d’un élément verbal (simple, couplé, trio ou quinté), d’une cartouche d’une forme et d’une couleur particulière et la présence d’un élément graphique (un cheval ou des têtes de chevaux) dans des couleurs tout aussi particulières et précisées au dépôt desdites marques,

— c’est bien une combinaison des éléments de ces marques qui caractérise et distingue ces marques semi-figuratives et non leur seul élément verbal, et seule une reprise de l’ensemble de ces éléments pourrait caractériser une contrefaçon par imitation de ces marques, la reprise des seuls éléments verbaux étant insuffisante,

— l’usage par les sociétés BETCLIC des signes litigieux comporte des couleurs de cartouche totalement différente, une reproduction du terme en italique alors que l’élément figuratif n’est pas reproduit, de sorte que l’impression d’ensemble est totalement différente,

— elles n’utilisent pas le signe + avec quinté,

— aucune imitation n’est caractérisée,

— les démarches agressives du PMU à l’encontre d’un de ses consultants et les échanges entre le PMU et son prestataire GOOGLE tendant à désorganiser son activité, caractérisent les actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

— son comportement déloyal lui a permi une captation du marché et de renforcer sa position dominante au détriment de BETCLIC.

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Par arrêt du 14 septembre 2012 la Cour de ce siège a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 2010 qui a déclaré nuls les enregistrements au profit du groupement d’Intérêt Economique Paris Mutuel urbain notamment des marques françaises et semi figuratives françaises Simple, Couplé, Trio et Quinté +, objets de la présente procédure.

Cette décision a donc une influence directe sur le présent litige dès lors qu’aux termes de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d’annulation de l’enregistrement d’une marque a un effet absolu.

Toutefois, cette décision d’annulation n’a toujours pas fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industriel de l’inscription au Registre national des marques de celle-ci actuellement soumise à l’examen de la Cour de cassation.

N’ayant pas encore d’effets à l’égard de toutes les parties cette décision aurait des effets directs sur la présente procédure ;

Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les appels jusqu’à l’arrivée de l’un de ces deux termes, la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS,

Sursoit à statuer sur les appels jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques Simple, Couple, Trio et Quinte + de la Cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision,

Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire qui sera réenrôlée par la partie la plus diligente à l’arrivée de l’un des deux termes de sursis,

Réserve les dépens en fin de cause.