COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 mars 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n°072/2017, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13305 Décision déférée à la Cour : Décision du 16 mars 2016 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP15-4269

DÉCLARANTE AU RECOURS Société MERCK KgaA, Société de droit allemand dont le siège social est Frankfurter strasse 250 – 64293 DARMSTADT 1, représentée par son président Monsieur Karl Ludwig KLEY domicilié en cette qualité audit siège Élisant domicile IPSIDE AVOCAT M^e Gwendal BARBAUT – […] 75008 PARIS Représentée par M^e Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489 Assistée de M^e Armelle G de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, toque : T1258

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE LABORATOIRES DES GRANIONS, SA monégasque Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Le Mercator […] 98000 MONACO Représentée par M^e Claire WEYL de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRET: •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par M^me Karine ABELKALON, greffier.

Vu la décision rendue le 16 mars 2016 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée par la société MERCK KGaA, titulaire de la marque

déposée le 18 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 3975671, pour désigner, notamment, les produits suivants :

' 3 Produits cosmétiques,

' 5 Préparations pharmaceutiques ; préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements, les désinfectants,

à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 15 4 191 525 du 23 juin 2015, de la société LABORATOIRE des GRANIONS portant sur le signe

pour désigner les produits suivants :

' 5 Compléments alimentaires pour adultes et adolescents ; compléments alimentaires de protéine pour adultes et adolescents ; préparations de vitamines pour adultes et adolescents ; suppléments alimentaires minéraux pour adultes et adolescents ; infusions, thés et herbes médicinaux ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine.

Vu le recours formé le 17 juin 2016 contre cette décision par la société MERCK KGaA et le mémoire reçu au greffe le 13 juillet 2016.

Vu la convocation à l’audience du 24 janvier 2017 adressée au directeur général de l’INPI, à la société MERCK KGaA et à la société

LABORATOIRE des GRANIONS par lettres recommandées réceptionnées le 24 janvier 2017. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 8 décembre 2016.

Vu le mémoire déposé au greffe le 16 décembre 2016 par la société LABORATOIRE des GRANIONS.

Vu le mémoire n°2 déposé au greffe le 23 janvier 2017 par la société MERCK KGaA

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

Considérant qu’au soutien de son recours, la société MERCK KGaA demande à la cour : • de la déclarer recevable en son recours, • d’annuler la décision du Directeur Général de l’INPI du 16 mars 2016 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque APAISIA n°15 4 191 525 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classe 5 ; • de condamner la société LABORATOIRE des GRANIONS à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner la société LABORATOIRE des GRANIONS aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet IPSIDE AVOCAT ;

Qu’à l’appui de son mémoire, la société LABORATOIRE des GRANIONS demande à la cour : •à titre principal, de déclarer le recours irrecevable aux motifs ♦ qu’il ne précise pas le pays du siège social de la société MERCK, ♦ qu’il n’est pas signé par M^e Armelle G, avocat représentant la société MERCK,

•à titre subsidiaire, ♦ de rejeter les pièces 8, 9 et 10 au motif qu’elles n’avaient pas été produites dans le cadre de l’opposition, ♦ de rejeter la pièce 5 au motif qu’elle est en langue anglaise non accompagnée d’une traduction, ♦ de rejeter le recours formé par la société MERCK à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’INPI du 16 mars 2016,

•en tout état de cause, ♦ de condamner la société MERCK KGaA à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ♦ de condamner la société LABORATOIRE des GRANIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de M^e Claire Weyl, avocat.

SUR CE : Sur la recevabilité

Considérant que la société LABORATOIRE des GRANIONS demande à la cour de déclarer le recours irrecevable aux motifs, de première part, qu’il ne précise pas le pays du siège social de la société MERCK, de seconde part, qu’il n’est pas signé par M^e Armelle G, avocat représentant la société MERCK ;

Mais considérant, sur le premier moyen, que l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes… si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement… ;

Qu’en l’espèce, le recours est établi à la demande de la société MERCK KgaA, société de droit allemand dont la forme est KgaA et dont le siège social est […] 1, représentée par son président Monsieur Karl Ludwig KLEY… ;

Que s’il est exact qu’il n’est pas précisé que le siège social se trouve en Allemagne, cette omission est nécessairement comblée par la circonstance que cette société de droit allemand a, de ce seul fait, nécessairement son siège en Allemagne, outre qu’il n’est pas contesté que la ville de Darmstadt se trouve bien en Allemagne;

Que ce premier moyen sera rejeté ;

Considérant, sur le second moyen, que le recours du 17 juin 2016, qui mentionne que la société MERCK KgaA constitue pour avocat M^e Gwendal BARBAUT, est signé par cet avocat ; que la circonstance que dans le mémoire du 13 juillet 2016, il est indiqué que cette société a aussi pour avocat M^e Armelle G n’entache à l’évidence pas d’une quelconque irrégularité la signature du recours ;

Que ce second moyen sera écarté et le recours déclaré recevable ;

Sur la demande de rejet de pièces Considérant que la société LABORATOIRE des GRANIONS demande à la cour, de première part, de rejeter les pièces 8, 9 et 10 au motif qu’elles n’avaient pas été produites dans le cadre de l’opposition, de seconde part, de rejeter la pièce 5 au motif qu’elle est en langue anglaise non accompagnée d’une traduction ;

Mais considérant, de première part, que les pièces 8, 9 et 10, qui sont des décisions de l’INPI rendues dans des affaires distinctes, ne sont fournies qu’à titre de jurisprudence et n’ont pas lieu d’être écartées ;

De seconde part, alors que l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 ne vise que les actes de procédure, et qu’en tout état de cause la société MERCK KGaA a depuis fourni une traduction de la pièce n°5, qu’il n’y a pas lieu de la rejeter ;

Sur la similitude des produits :

Considérant que le directeur général de l’INPI a estimé que les produits désignés par le signe contesté

Compléments alimentaires pour adultes et adolescents ; compléments alimentaires de protéine pour adultes et adolescents ; préparations de vitamines pour adultes et adolescents ; suppléments alimentaires minéraux pour adultes et adolescents ; infusions, thés et herbes médicinaux ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine,

tout comme ceux de la marque antérieure

substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical,

qui s’entendaient de substances alimentaires destinées à apporter à apporter à l’organisme des éléments nutritionnels en complément ou en remplacement de son alimentation normale, contribuant ainsi à l’équilibre nutritionnel des individus, présentant ainsi les mêmes nature et fonction, étaient dès lors similaires ;

Considérant que cette décision n’est pas contestée ; Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe

et que la demande d’enregistrement

contestée porte sur le signe Considérant que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Considérant que pour écarter ce risque de confusion, le directeur général de l’INPI a retenu que la seule présence en commun du radical apais n’était pas suffisante ; que visuellement, les deux signes ont une

terminaison différente, YL pour l’une, IA pour l’autre, la lettre Y étant peu fréquente en français ; que phonétiquement, les signes se singularisent aussi par leurs sonorités finales, brève et liquide [il] pour la marque antérieure, [ia] marqué par la succession sonore des voyelles i et a pour le signe contesté ; que la marque antérieure comporte une présentation particulière et un élément figuratif absent de la demande contestée ;

Que la société LABORATOIRE des GRANIONS vient au soutien de cette décision pour les motifs qu’elle contient ;

Mais considérant, nonobstant les différences ainsi recensées ci- dessus, que la cour observe, comme le requérant, que visuellement, les éléments verbaux des deux marques comportent sept caractères, dont les cinq premiers APAIS sont identiques et en position d’attaque, la sixième, I ou Y étant proche sinon similaire, la différence ne se situant dès lors que sur la lettre finale L/A ; que sur le plan phonétique, les deux signes se composent de trois syllabes dont les deux premières sont identiques, et la dernière comportant en commun la sonorité du I et du Y ; qu’intellectuellement, la racine APAIS évoque une idée d’apaisement, évocatrice des produits désignés pour chacune des deux marques ; qu’en outre, si la séquence APAIS présente de ce fait un faible caractère distinctif, la société requérante établit par les pièces qu’elle produit la notoriété de la marque APAISYL, qualifiée par un article du MONITEUR des PHARMACIES du 2 novembre 2013 de marque à forte notoriété dans le domaine de l’allergie, et connue, selon un sondage IPSOS de janvier 2014 par plus de 2/3 de la population française pour gérer les problèmes de santé du quotidien ;

Considérant dès lors que, nonobstant certaines différences, en l’état des importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, la cour estime que le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté est la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure ;

Que le risque de confusion entre les signes en cause étant ainsi suffisamment avéré, la cour annulera la décision du directeur général de l’INPI ;

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la société MERCK KGaA recevable en son recours et l’y dit bien fondée,

Rejette les moyens d’irrecevabilité et de rejet de pièces présentés par la société LABORATOIRE des GRANIONS,

Annule la décision du Directeur Général de l’INPI du 16 mars 2016 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque APAISIA n°15 4 191 525 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classe 5 ;

Condamne la société LABORATOIRE des GRANIONS à verser à la société MERCK KGaA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société MERCK KGaA, à la société LABORATOIRE des GRANIONS ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.