Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2019

(n°102, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/21171 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4PIB

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°16/02423

APPELANTE

Société VERWEIJ FASHION B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité au siège social situé

Keienbergweg 103 NL-1101 GG

AMSTERDAM

PAYS-BAS

Représentée par M^e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de M^e Benjamin MAY plaidant pour ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0186

INTIMEE

Société [S] ([Localité 3]) GERMANY GmbH, anciennement dénommée BLUESTAR EXCHANGE GERMANY GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par M^e Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de M^e Nathalie HADJADJ-CAZIER plaidant pour FIELDFISHER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque P 0419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Anne-Marie GABER, Présidente, en présence de M^me Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes [D] [X] et [I] [F] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me Anne-Marie GABER, Présidente

M^me Laurence LEHMANN, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller, désigné en remplacement de M^me Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : M^me Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M^me Anne-Marie GABER, Présidente, et par M^me Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 3 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre section 2),

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Verweij Fashion BV (Verweij) le 17 novembre 2017,

Vu les dernières conclusions numérotées 4 remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 28 mars 2019, de la société appelante,

Vu les dernières conclusions numérotées 4 remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 2 avril 2019 de la société [S] ([Localité 3]) Germany Gmbh ([S]), intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il sera précisé à titre liminaire qu’une note en délibéré a été adressée à la cour le 13 mai 2019 par la société Verweij contenant un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre section 4) qui ne sera pas prise en compte par la cour dès lors qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée et que la société [S] s’y est opposée par courrier du 22 mai.

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Verweij, de droit néerlandais, a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements, chaussures, et d’articles de maroquinerie pour homme et commercialise ses produits sous les marques BAILEYS et [S] dans plusieurs pays de l’Union européenne.

La société Verweij est titulaire d’une marque internationale verbale [S], n° 566522, déposée le 18 janvier 1991 pour désigner en classe 18 les «cuirs et imitation du cuir, produits en ces matières non compris en d’autres classes,peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasol et cannes, fouets et sellerie» et en classe 25 les «vêtements, chaussures et chapellerie».

Elle a procédé au retrait de la partie française de sa marque le 21 février 2017 et par jugement non contradictoire du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par une société tierce, la société malaisienne Giorgiano, a prononcé la déchéance de la partie française faute de preuve d’un usage sérieux.

La société Verweij est également titulaire d’une marque internationale verbale [S], n° 1258814, déposée le 8 juin 2015 en classe 25 pour les «chemises pour costumes, chemises, blazers, polos, culottes, jeans, pantalons, sweaters, gilets, foulards, pardessus, vestes, teeshirts, gilets molletonnés sans manches, tricots, costumes, caleçons, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; articles de chapellerie».

La partie française de cette marque a été rejetée par le directeur de l’INPI selon une décision du 10 février 2016, un appel avait été interjeté mais un désistement a été constaté par un arrêt du 27 janvier 2017.

Une demande d’enregistrement de marque française verbale [S] a encore été déposée le 24 mai 2016 sous le n°4274696 pour désigner, en classe 25, les «chemises,

t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; chapellerie».

La société [S], de droit allemand, fait partie du groupe international [S], créé en 1981 à [Localité 3], spécialisé dans la distribution et la commercialisation de vêtements et de divers accessoires de mode pour homme, femme et enfant sous la marque [S].

Cette société est notamment titulaire des marques internationales suivantes, désignant la France :

— la marque semi-figurative [S] enregistrée le 10 octobre 1974, sous le n°411414A, pour des «peignoirs et pèlerines» en classe 25, se présentant comme suit :

— la marque semi-figurative [S] enregistrée le 8 février 1992, sous le n°582434, pour des «valises et sacs de voyage, valises et sacs (fourre-tout) de sport» dans la classe 18, et des «vêtements de ville, y compris vêtements de sport ; bottes, chaussures et chaussons d’appartement» dans la classe 25, et des « articles de sport et appareils de gymnastique » dans la classe 28, se présentant comme suit :

Par une assignation en date du 3 décembre 2015, la société Verweij a attrait la société allemande [S] en déchéance, s’agissant de la partie française, des deux marques internationales précitées n°411414A et n°582434 précisant qu’elle disposait d’un réseau de distribution de ses produits dans toute l’Europe, notamment des vêtements de ville, des chaussures ainsi que des valises et sacs de voyage, et souhaite développer la commercialisation de ses produits en France.

Le jugement du 3 novembre 2017, dont la cour est saisie a :

— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société Verweij en déchéance des marques [S] n°411414A et 582434,

— dit que le dépôt de la marque française [S] n°4 274 696 par la société Verweij est frauduleux,

— prononcé en conséquence la nullité de la marque française [S] n°4 274 696 déposée par la société Verweij le 24 mai 2016 pour les produits suivants de la classe 25 : «chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes; chapellerie»,

— dit que cette décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques,

— débouté la société Verweij du surplus de ses demandes,

— condamné la société Verweij à payer à la société [S] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la demande présentée par la société Verwej de voir rejeter certaines pièces des débats

La société Verwej demande à la cour de rejeter, comme postérieures à la période de référence, les pièces adverses n° 31, 32 , 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44 à 45, 48, 50, 52, 65, 68 à 70, 74, 79, 80 à 84 et les 94 factures de la pièce n°46.

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces pièces, sauf à les considérer comme non ou peu pertinentes à l’appréciation de l’usage sérieux des marques dont la déchéance est sollicitée, dès lors qu’elles concernent effectivement une période différente de celle de référence devant être retenue et non contestée à savoir du 2 décembre 2010 au 2 décembre 2015.

Sur l’intérêt à agir de la société Verweij en déchéance des marques

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que «la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée.».

La société [S] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Verweij en déchéance des marques [S] n°411414A et 582434 au constat qu’elle ne justifie pas envisager d’exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques litigieuses ne sont prétendument pas utilisées, de sorte qu’il n’est pas prouvé que l’existence des marques attaquées constitue une entrave à l’activité économique en France de la société Verweij.

La société Verwej fait valoir qu’elle commercialise des vêtements et accessoires de maroquinerie en Europe sous le signe [S] et que les marques contestées constituent une entrave à la commercialisation de ses produits sur le territoire français et conteste qu’elle soit tenue de justifier d’un usage en France, ni même de l’existence d’actes préparatoires en vue de cet usage en France pour justifier d’un intérêt à agir en déchéance. Elle produit au surplus des éléments visant à démontrer son intérêt au marché français.

Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés parties au présent litige exercent une activité commerciale similaire, dans un domaine identique, qu’elles sont directement en concurrence sur différents marchés européens et mondiaux, étant cependant observé que la société appelante est surtout présente en Europe alors que la société intimée l’est plus dans le reste du monde et principalement en Asie, qu’elles utilisent au surplus le même signe [S] présent dans leurs marques pour désigner leurs produits.

La société Verweij fait état de sa volonté de commercialiser ses produits dans divers pays européens sur lesquels elle n’est pas encore implantée, dont la France, et justifie avoir obtenu dans plusieurs de ces pays des décisions de déchéance de marques appartenant au groupe [S] et comprenant le signe [S].

Il n’est pas contestable que l’existence des marques internationales, désignant la France, n°411414A et n°582434 de la société intimée, pour des produits identiques ou similaires à ceux commercialisés en Europe par la société Verwej sous le signe [S], constitue pour cette dernière un frein à l’introduction de ses produits sur le marché français et une entrave à l’exploitation de son activité économique en France.

Ces éléments caractérisent suffisamment l’intérêt à agir en déchéance des marques susvisées de la société Verwej et il importe peu que cette société n’ait pas encore, au jour de l’assignation, introduit le marché français.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en déchéance de la société Verwej.

Sur la déchéance des marques

Le premier alinéa de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui,sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.».

Les deux derniers alinéas de cet article «la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.» et «la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.».

La société Verwej soutient qu’il n’a pas été fait d’usage sérieux des marques n°411414A et n°582434 de la société intimée en France entre le 2 décembre 2010 et le 2 décembre 2015, soit dans les cinq années ayant précédé l’assignation.

Il appartient à la société [S] de justifier de l’usage sérieux de ses marques en France pour chacun des produits et services faisant l’objet du dépôt sur cette période de référence.

Or aucune des pièces produites par la société [S] relatives à son site en ligne [S] ou à la plateforme de vente en ligne de la boutique en ligne [S] sur le site AliExpress ne permettent de s’assurer de l’usage des marques en France sur la période concernée, les captures d’écran produites étant soit postérieures à cette période, soit non datées de manière suffisante. S’agissant du site AliExpress, s’il est précisé que celui-ci dispose en 2016 d’une version française, rien ne justifie que cette version existait avant le 2 décembre 2015.

De plus, outre qu’il n’est pas argué de l’utilisation des deux marques semi-figuratives objets de la procédure, il n’est pas non plus justifié de l’utilisation du signe verbal [S] à titre de marque pour désigner les produits en cause, et non pas seulement pour désigner le groupe du nom de [S].

De même les pièces relatives à l’usage supposé de la marque sur les réseaux sociaux ne démontrent aucunement l’utilisation des marques en France sur la période concernée, ces pages Facebook et Youtube étant en anglais et n’ayant pas de datation avérée sur la période de référence. Pas plus, la présence des dirigeants du groupe [S] au festival de [Localité 2] en 2013, ne justifie de l’utilisation des marques litigieuses pour les produits désignés à cette époque en France.

Enfin le montant revendiqué de ventes en France par la société [S] de produits est seulement de :

pour 2011 : 1415,88 euros

pour 2012 : 1406,01 euros

pour 2013 : 1125,98 euros

pour 2014 : 539,83 euros

pour 2015 : 2834,45 euros

Ces montants de chiffre d’affaires, à supposer même qu’ils concernent des produits marqués [S], ce qui n’est au demeurant pas justifié, doivent être considérés comme négligeables au regard de l’importance du groupe [S] et ne démontrent pas l’usage sérieux exigé par l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle.

La déchéance pour tous les produits visés de la partie française des deux marques internationales n°411414A et n°582434 de la société intimée sera prononcée à compter du 3 décembre 2015.

Sur le dépôt de la marque française [S] n°4 274 696 par la société Verweij

La société Verweij sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé pour dépôt frauduleux sa marque française n° 4274696 déposée à l’INPI le 24 mai 2016.

Pour les mêmes motifs retenus par la cour pour dire, au vu des éléments produits aux débats, que la société Verweij avait un intérêt légitime à agir en déchéance des marques n°411414A et n°582434 de la société intimée, visant le territoire français, il sera constaté qu’elle avait un intérêt à vouloir protéger par le dépôt d’une marque valide sur la France le signe [S] qu’elle utilise dans les autres pays européens pour commercialiser ses produits de la classe 25.

Le seul fait que la société Verweij ait laissé déchoir la partie française d’une marque internationale qu’elle avait déposée en 1991 ne lui interdit pas, 25 ans plus tard, de protéger en France pour pénétrer ce territoire, le signe qu’elle utilise dans les autres pays européens, par le dépôt d’une marque française.

De même qu’elle était en droit de privilégier pour protéger son signe en France un dépôt d’une marque nationale et d’abandonner, une fois la marque nationale obtenue, la partie française de sa marque internationale N°1258814.

La seule constatation que l’INPI a rendu le 10 février 2016 une décision défavorable quant à la validité de la partie française de cette marque internationale et qu’une procédure d’appel était en cours sur ce point au moment du dépôt de la marque française, ne suffit pas à lui seul à justifier d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire de la société Verweij.

Au demeurant, il résulte de l’analyse des faits de l’espèce que les deux parties ont tenté chacune à leur tour de tirer avantage du droit des marques pour asseoir leur droit sur le signe [S] alors que ni l’une, ni l’autre n’avait d’exploitation effective du signe sur le territoire français. Il appartenait à la société [S] de former opposition à l’enregistrement demandé, ce qu’elle n’a pas fait.

Ainsi, la cour constate que la société [S] n’apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du dépôt de la marque n°4274696, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il annulé la marque.

Sur les autres demandes

La société [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser au titre des frais irrépétibles engagés une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces,

Déclare la société Verweij Fashion BV recevable à agir en déchéance de la partie française des marques internationales n°411414A et 582434,

Dit la société [S] ([Localité 3]) Germany Gmbh déchue de ses droits, à compter du 3 décembre 2015, sur la partie française de la marque internationale n°411414A et sur la partie française de la marque internationale n°582434,

Déboute la société [S] ([Localité 3]) Germany Gmbh de sa demande en annulation de la marque française n°4274 696 de la société Verweij Fashion BV,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Dit que le présent arrêt sera transmis, après être devenu définitif, aux fins d’inscription à

l’initiative du greffier ou de l’une des parties, à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et à l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI),

Condamne la société [S] ([Localité 3]) Germany Gmbh aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Verweij Fashion BV une somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles.

La Greffière La Présidente