COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 30 juin 2021

Pôle 1 – Chambre 5 (n° /2021) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07410 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQHC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mars 2021 Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/10347

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS S.A. YETIGEL INTERNATIONAL ZI Courtine 220 rue des Quatre Gendarmes d’Ouvea 84000 AVIGNON

Monsieur Didier C […]

Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de M^e Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0035

à

DEFENDEUR S.A.R.L. YETI COOLERS LLC, société américaine et du Delaware 7601 Southwest Parkway 178735 AUSTIN TEXAS – Etats-Unis

Représentée par M^e Arnaud GUYONNET de la SCPAFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0044 Assistée de M^e Alain HAZAN substituant M^e Anne MESSAS de la SELARL TAoMA Partners SPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0539

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

publique du 17 juin 2021 :

Par acte d’huissier du 13 août 2019, la société de droit américain Yeti Coolers LLC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SA Yetigel International en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « Yéti » n°008920167 déposée le 2 mars 2010. Le 25 juin 2020, elle a intenté devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) une action en déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 déposée le 12 juillet 1999 par M. Didier C, président de la société Yetigel International.

La société Yetigel International a sollicité, à titre reconventionnel, la nullité de la marque n°008920167, notamment pour atteinte à la marque française antérieure n°99803121.

La société Yeti Coolers a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’INPI sur sa demande de déchéance.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :

— a dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision en dernier ressort soit rendue dans l’action en déchéance n°DC20-0054 initiée le 25 juin 2020 par Yeti Coolers LLC devant l’INPI contre la marque française n°99803121 de M. Didier C,

— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de M. Didier C en son intervention volontaire,

— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour faire un point sur la procédure administrative en déchéance et fixer la suite du calendrier,

— a réservé les frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l’INPI était seul compétent pour statuer sur la validité de la marque n°99803121 attaquée pour non usage et que la saisine de l’INPI aux fins de déchéance était antérieure à la demande reconventionnelle de nullité, de sorte qu’il apparaissait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI.

Par assignation délivrée le 22 avril 2021 à l’encontre de la société Yeti Coolers LLC, selon les formalités prescrites par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SA Yetigel International et M. Didier C demandent au premier président de la cour d’appel de Paris de :

— les autoriser à interjeter appel de cette ordonnance du juge de la mise en état, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- fixer le jour de l’audience où l’affaire sera examinée par la cour d’appel de Paris, en rappelant que la cour sera saisie comme en matière de procédure à jour fixe,

— condamner la société Yeti Coolers LLC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 17 juin 2021, la SA Yetigel International et M. Didier C, se référant à leur assignation, font valoir que le juge de la mise en état a dénié la compétence du tribunal judiciaire puisque la compétence de l’INPI lui est accordée, par l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve de connexité et que le tribunal judiciaire est seul compétent en cas de connexité à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Ils estiment qu’en l’espèce, les demandes réciproques des parties présentent incontestablement un lien de connexité, et que la question de la compétence du tribunal judiciaire doit être tranchée immédiatement, étant rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de compétence font l’objet d’un appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile. Ils ajoutent que cette décision de sursis à statuer porte gravement atteinte aux droits de propriété de M. C sur la marque « Y Yeti » ainsi qu’aux droits de la société Yetigel.

Par conclusions déposées et exposées oralement à l’audience, la société Yeti Coolers LLC demande au premier président de :

— débouter la SA Yetigel International et M. Didier C de toutes leurs demandes et ne pas les autoriser à faire appel de l’ordonnance,

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.

Elle fait valoir qu’il n’existe pas de motif grave et légitime à la demande d’autorisation d’interjeter appel, puisque la survie économique de la société Yetigel International n’est pas en danger par la décision de sursis à statuer et qu’il n’y a aucune nécessité d’obtenir un jugement sur le fond rapidement. Elle souligne que la société Yetigel International a tout fait pour retarder l’issue de la procédure en contrefaçon puis a exhumé une marque antérieure jamais exploitée pour demander la nullité de sa marque. Elle ajoute que la décision du juge de la mise en état est conforme au droit en ce que l’INPI est bien seul compétent pour statuer sur l’action en déchéance de la marque de M. C et en ce que la décision de l’INPI a un impact sur l’action judiciaire, et ce d’autant plus que le tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune demande de déchéance. Elle précise qu’en tout état de cause, le premier président n’a pas à apprécier si les conditions du sursis à statuer sont réunies et doit seulement se prononcer sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’existence d’un motif grave et légitime, de sorte que les arguments des demandeurs relatifs à la compétence du tribunal judiciaire et à la connexité sont inopérants.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 380 du code de procédure civile dispose :

« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas."

L’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et applicable au litige, dispose :

« I. Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

III.- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article."

En l’espèce, la société Yeti Coolers a, au cours de l’instance en contrefaçon engagée contre la société Yetigel International devant le tribunal judiciaire, saisi d’INPI d’une demande de déchéance de la marque n°99803121 déposée en 1999 par M. Didier C et faisant l’objet d’un contrat de licence avec la société Yetigel International. Cette dernière a, dans l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire, invoqué la nullité de la marque européenne « Yéti » n°008920167 déposée en 2010 par la société Yeti Coolers, pour atteinte à sa marque française antérieure n°99803121.

Dès lors, pour résoudre le litige, il est nécessaire de trancher d’abord la question de la déchéance de la marque n°99803121, puis celle de la validité de la marque n°008920167, pour ensuite statuer sur le bien- fondé de l’action en contrefaçon.

La société Yeti Coolers a ainsi saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI sur la déchéance.

La question de la connexité et de la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de déchéance ne pouvait être présentée que devant l’INPI, seule saisie de la demande de déchéance. En effet, il appartient à l’INPI de se dessaisir, le cas échéant, de la demande de déchéance au profit du tribunal judiciaire et non au tribunal judiciaire de statuer sur sa compétence au regard de la connexité invoquée pour connaître d’une demande de déchéance dont il n’a pas été saisi. En outre, il ressort des pièces produites par les parties que l’INPI a suspendu la procédure dans l’attente de la décision du juge de la mise en état. Un appel sur l’ordonnance du juge de la mise en état retarderait encore la procédure, sans permettre qu’il soit pour autant statuer sur la déchéance.

Enfin, la société Yetigel et M. C ne justifient pas de l’atteinte grave portée à leurs droits du fait de la décision de sursis à statuer contestée.

Dès lors, les demanderesses ne justifient pas d’un motif grave et légitime justifiant la nécessité d’interjeter appel contre la décision de sursis à statuer. Il convient donc de les débouter de l’ensemble de leurs demandes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient de condamner les demanderesses aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit en revanche à la demande de distraction des dépens qui n’est possible, en application de l’article 699 du code de procédure civile, que dans les affaires où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Yeti Coolers et de condamner in solidum la société Yetigel International et M. C au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de la SA Yetigel International et de M. Didier C tendant à être autorisés à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Déboutons la SA Yetigel International et M. Didier C de leurs autres demandes,

Condamnons la SA Yetigel International et M. Didier C à payer à la société Yeti Coolers LLC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la SA Yetigel International et M. Didier C aux entiers dépens de la présente instance,

Rejetons la demande de distraction des dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de M^me Cécilie M, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI