Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1 er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Produits Roche, devenue la société Roche, commercialise en France, depuis 1981, un médicament anxiolytique sous le nom de « Lexomil », dont le principe actif est le bromazépan ; qu’elle a, pour ce faire, déposé en 1985 une marque enregistrée sous le n° 1.334.564, constituée par la forme de produit, décrite comme un bâtonnet de couleur blanche aux extrémités arrondies, aux faces supérieures et inférieures également arrondies, comportant de part et d’autre trois encoches profondes séparant le bâtonnet, et dont les côtés présentent un chanfrein, la baguette, longue de 16 millimètres et large de 5 millimètres, se terminant par deux demi- cercles et comportant trois encoches profondes ; qu’elle a poursuivi la société Irex en contrefaçon de cette marque pour avoir commercialisé, après expiration du brevet couvrant le bromazépan, un médicament « Anxyrex », générique du « Lexomil », en comprimés de même forme ; que la société Irex a reconventionnellement poursuivi l’annulation de la marque, en soutenant que cette forme est dictée par une fonction technique ; Attendu que, pour rejeter cette demande reconventionnelle, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que des anxiolytiques fabriqués et commercialisés par d’autres laboratoires ont des formes, des tailles et des couleurs différentes de celles du « Lexomil » tout en étant sécables en quatre parties, que la forme du bâtonnet n’a donc pas un caractère nécessaire, qu’un autre générique se présente sous la forme d’un comprimé rond, qu’un professeur en pharmacie galénique déclare que la forme oblongue en baguette n’est pas la seule forme géométrique permettant d’obtenir un comprimé sécable avec un dosage précis et qu’à la suite de l’interdiction prononcée en référé, la société Irex a commercialisé un comprimé modifié et a déposé une marque le concernant, ce qui démontre que la forme oblongue n’est pas nécessaire ; que l’arrêt retient encore, par motifs propres, que les pièces versées permettant de mettre en évidence l’extrême diversité des présentations du bromazépan mises sur le marché en France ou à l’étranger, que la société Irex elle-même le commercialise sous forme de comprimé bisécable au Portugal, où il n’est pas allégué que la forme du médicament Princeps serait protégée par une marque Roche, qu’elle le vend en France depuis la mesure d’interdiction prononcée en 1998 sous la forme d’un comprimé quadrisécable rectangulaire allongé et que la société Irex ne démontre pas que ladite marque serait dépourvue d’aspects arbitraires ou esthétiques et exclusivement fonctionnelle ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, si la forme caractéristique du produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent être considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la forme constituant la marque contestée n’était attribuable qu’au résultat technique recherché, peu important l’existence d’autres formes propres à permettre l’obtention de ce même résultat, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Laboratoires Irex en annulation de la marque n° 1.334.564, l’arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne la société Roche aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.