LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2020
Dans l’affaire R 2816/2019-4
The Famous Marquee Club Ltd 20 Hanson Street
London W1W 6UF
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Smithfield Partners Limited, Temple Chambers 3-7 Temple Avenue, London EC4Y 0HP (Royaume-Uni)
contre
Sur-ouvrante LLC, Entertainment LLC 1350 Avenue des Amériques, Suite 710,
New York, New York 10019
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, Londres EC4A 3TW (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 993 643 (demande de marque de l’Union européenne no 17 072 356)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/06/2020, R 2816/2019-4, Marquee/The marquee club et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2017, Roof Entertainment LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MARQUEE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 41 — Clubs de nuit; clubs de plage; services de divertissement, y compris de parties, de manifestations spéciales, de danse et d’évènements musicaux; activités sportives et culturelles;
Classe 43 — Restauration; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bar; services de bar à cocktails; hôtels; hébergement temporaire; cafés; services d’approvisionnement; services de pubs; bars à vins; services de vente à emporter, services de réservation et de réservation de restaurants.
2 Le 16 novembre 2017, The Famous Marquee Club Ltd (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande au moyen d’une déclaration écrite (ci-après «l’opposition»).
3 L’opposante a déclaré: «L’importance de l’opposition est tous les produits et services et nous invoquons l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le nom et le logo du café étaient utilisés par Harold Pendleton, «Marquee Club», comme nom d’entreprise et signe commercial». Elle a considéré que l’utilisation du nom «Marquee» et le logo par la requérante créerait probablement une confusion dans l’esprit du public avec l’usage du nom et du logo par l’opposante, et que la demanderesse risquait d’être usée par le nom et le logo du club. Elle a fait valoir que le club de Marquee fondé par Harold Pendleton avait une histoire considérable reconnue en Europe comme un club de musique londonienne emblématique à jouer pour certains des plus grands talents musicaux des 50 dernières années. L’affirmation d’origine est accompagnée d’ un article non daté quant à l’origine inconnue du club Marquee représentant certaines images de l’utilisation du nom et du logo en cause, tels que «Chapitee», «club marquee», «Chapitee au club», «the marquee CLUB & VENUE BAR» ou «Chapelle barre & club».
4 De plus, l’opposante a fait valoir qu’il s’agissait de l’entreprise de licence de marques pour le club Marquee. Ses actionnaires comprenaient la succession de la fin de Harold Pendleton qui avait conservé des droits de propriété intellectuelle à son nom, ainsi que le logo représentant le nom du café. La police de caractère du logo a été créée par lui. Il a été fait référence à la marque nationale britannique no
2 576 270 et à la marque de l’Union européenne no 15 703 192 dans lesquelles cette police de caractères a été utilisée, tant au nom d’entreprises liées au Pendleton Family, dans le cas de la marque de l’Union européenne, que dans la société Marquee AV Limited.

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5 Le 25 janvier 2018, l’Office a informé la demanderesse et Marquee AV Limited de la procédure d’opposition et de la recevabilité de l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 703 192.
6 L’Office a publié, le 4 décembre 2018, une communication concernant une rectification d’erreurs et une nouvelle décision sur la recevabilité des parties. Le droit antérieur sur la base duquel l’opposition a été jugée recevable a été indiqué comme étant la marque non enregistrée «The Marquee Club». L’opposante s’est vu accorder un nouveau délai pour présenter de nouveaux faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition.
7 le 12 juillet 2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté de nouvelles observations au soutien de l’opposition, affirmant que Harold Pendleton, à savoir le fondateur du club de Marquee, a vendu les droits pour utiliser le nom et le logo du club marquité en rapport avec un site «en mortier et mortier» permanent en
1987 afin de Billy Gaff, tout en conservant tous les autres droits non enregistrés sur le logo Marquee. Un contrat de licence exclusive de marque du 24 janvier
2013 a été conclu entre Harold Pendleton et Robana Picture Library, qui a ensuite cédé à l’opposante, après l’incorporation de la société de l’opposante, des droits de marque exclusive sur le nom et le logo du café. L’étendue de la licence excluait spécifiquement toute licence de marque pour un club de musique physique permanent. L’opposante a fait valoir qu’en vertu de la licence, la société de l’opposante est l’agent de Harold Pendleton et son épouse et rebaptis, aujourd’hui, Estate pour promouvoir, préserver et protéger les droits légaux ou équitables concernant le goodwill, l’association et la réputation du club Marquee de Pendleton, de sa formation de 1958, jusqu’à ce que le club physique ait été vendu à Billy Gaff en 1987. La société de l' opposante a utilisé et a souhaité continuer à utiliser le nom et le logo à d’autres fins, comme la marque de marchandises, l’enregistrement et le développement de musique en direct de nouveaux talents, la télévision, les publications et la musique en direct, mais pas pour un site musical en tant que tel. Lorsque Harold Pendleton est décédé en septembre 2017, il a reçu un hommage important et une reconnaissance pour son œuvre. Si la demande était accueillie, il existerait un risque de confusion sur le marché, où il était probable que le public pertinent croira que le club de la demanderesse a la même provenance que le club initial;
8 L’opposante a joint à ses observations du 12 juillet 2019 la première page du contrat de licence de marque conclu le 24 janvier 2013 entre Harold Pendleton et Robana Picture Library. Le 16 juillet 2019, soit après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition, la deuxième page du contrat de licence a, en outre, été soumise en même temps que les preuves suivantes:
Annexe 2: Une déclaration intitulée «Contexte» de Harold Pendleton du 24 janvier 2013, indiquant que l’utilisation du logo Marquee était exclusivement utilisée avec le club et qu’il a continué à diriger la société de l’administration Marquee Organisation Ltd, Marquee présentations Ltd et Marquee Audio
Ltd;

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Harold Pendleton Obituary du Guardian Newspaper, 31 octobre 2017;
La référence à une interview intitulée «The History of the Marquee Club», 14 juillet 2001, BBC Radio 2;
Un article intitulé «The Marquee Club», rédigé par le représentant de l’opposante en 2013.
9 Le 22 juillet 2019, l’Office a informé les parties que les documents reçus le 16 juillet 2019 ne seraient pas pris en compte, étant donné qu’ils n’avaient pas été reçus dans le délai imparti pour la réception, et que, étant donné que l’opposante n’avait pas apporté la preuve du droit antérieur revendiqué comme base de l’opposition, elle statuerait sur la base des preuves dont il dispose.
10 Par décision du 9 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
11 elle a estimé que l’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «The Marquee Club», ainsi que sur le logo , utilisé en tant que dénomination sociale et signe commercial [ sic] et sur le fait que l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
12 cependant, même en tenant compte des preuves produites après l’expiration du délai, il était évident que les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour prouver l’argument de l’opposante tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante n’a, à tout le moins, pas démontré ni précisé le droit national pertinent en vertu duquel l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition était fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; Étant donné que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition a été rejetée comme non fondée.
moyens et arguments des parties
13 Le 6 décembre 2019, l’opposante a formé un recours, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours.
14 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Le document transmis par télécopie le 12 juillet 2019 pour apporter la preuve de l’opposition ne pouvait que partiellement être faxé par télécopie en présence d’une interruption de la transmission. Elle a été refusée à la même date, à la fois de l’Office et du demandeur indiquant une transmission réussie. Malheureusement, les pièces jointes ont été intégrées à la télécopie sur la base d’ une erreur, de sorte que les fiches reçues par l’Office ne viendraient pas vierge. Le fax envoyé à la demanderesse était correct. À la

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notification de l’Office, le document a été à nouveau envoyé le 16 juillet 2019.
– Les éléments de preuve produits démontrent que Harold Pendleton, le club Marquee, est revenu en 1959 et jouissait d’une renommée, qui restait aujourd’hui la limite depuis, même si le club a pris fin en 1988. Les versions ultérieures du club étaient détenues et gérées par différentes parties, mais
Harold Pendleton, fondateur du «Marquee Club» et le créateur de la police du logo du «Marquee Club», ont conservé tous les droits d’utiliser le logo et le nom, à l’exception de «bricks and mortier club». L’opposante dirige un site web qui fait la promotion de la marque commerciale «Marquee» et vend des articles de vente. Il existe une renommée et un «goodwill» pour le logo et la dénomination du café, qui continuent de continuer à rendre hommage et obituaries à l’occasion de la mort de Harold Pendleton en 2017 et le goodwill est menacé d’être dilué par la marque contestée. Le logo de «Marquee» est protégé par un droit d’auteur en vertu du «section 1 (1) (a)» dans le cadre d’une oeuvre artistique. Le logo est légendaire et emblématique.
– En ce qui concerne la législation nationale applicable, elle fait référence à «Butterworths Intellectual Property Law Handbook 14 th edition» relative à la notion de droit commun de marques non enregistrées et explique que des marques non enregistrées existent une fois que la marque a établi une renommée en ce qui concerne certains produits ou services. Le droit relatif à l’usurpation d’appellation peut être utilisé pour opposer un droit de marque non enregistré, tel que cela est reflété par la section 2 (2) de la loi britannique sur les marques de 1994, «Marques enregistrées», et en s’appuyant sur les
«marques non enregistrées» provenant du site internet du Royaume-Uni. L’application de la législation relative à l’usurpation d’appellation s’est étendue à l’usurpation de réputation et S’agissant des facteurs relatifs à l’usurpation d’appellation, elle a cité certains points de l’arrêt britannique.
15 Le 7 février 2020, l’opposante a également produit une déclaration de Nick Pendleton, fils de Harold Pendleton du 30 janvier 2020.
16 Le 21 avril 2020, la demanderesse a présenté ses observations en réponse et demande à la chambre de recours de rejeter le recours, d’autoriser l’enregistrement de la demande et de condamner l’opposante à supporter les frais des procédures.
17 Elle avance que l’opposante n’a pas identifié la marque qu’elle prétend détenir non enregistrée dans (le mot «MARQUEE», le mot «MARQUEE CLUB» ou le logo). Elle n’a pas non plus défini les produits ou services couverts par ce droit non enregistré.
18 La demanderesse approuve la décision attaquée selon laquelle l’opposante n’a produit aucune preuve des dispositions pertinentes de la législation nationale pertinente au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et n’a fait aucune référence à des preuves en ligne. Les preuves produites pour la première fois au stade du recours sont de nature nouvelles et sont dès lors irrecevables. En outre,

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l’opposante n’a pas fourni la preuve suffisante du fait que le goodwill des services concernés existait de nombreuses années il y a de nombreuses années que l’existence de ce goodwill demeure précieuse et peut être invoquée pour fonder aujourd’hui une demande fondée sur l’usurpation (passing off) au Royaume-Uni.
Au contraire, les éléments de preuve démontrent clairement que le club Marquee a été vendu en 1988 et n’a plus été utilisé par n’importe qui. En outre, l’opposante n’a pas prouvé sa qualité de titulaire d’une quelconque renommée car elle ne pouvait être la propriété que du Pendleton famille, mais non de l’opposante. En tout état de cause, selon les propres dires de la demanderesse, même le club de
Pendleton ne détient aucun goodwill dans le club de Marquee, étant donné que le club «briques et mortier» a été vendu.
Motifs
19 Le recours n’est pas fondé.
Recevabilité de l’opposition
20 Comme l’opposante n’a pas envoyé de formulaire d’acte d’opposition forme, il convient de déduire des informations pertinentes de la déclaration d’opposition qu’elle a présentée le 16 novembre 2017. En l’espèce, force est de constater que l’opposition est dirigée contre tous les services visés par la demande contestée et fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE. Toute autre indication concernant le (s) quel (s) droit (s) antérieur (s) de l’usure sont exactement invoqués demeure incertaine.
21 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir une indication de son type ou de son genre, une représentation de la marque antérieure ou du signe antérieur, et une indication sur la question de savoir si le droit à la marque antérieure ou le signe existe dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres. Une opposition n’est recevable que si la marque antérieure est clairement indiquée dans l’acte d’opposition ou dans le mémoire exposant les motifs du recours, afin de permettre à l’Office et à l’autre partie à la procédure de l’identifier avant l’expiration du délai d’opposition (15/06/2005, T-186/04, Spaform, EU:T:2005:224, § 44, 47; 15/05/2007, T-239/05, T-240/05, T-245/05 à
T-247/05, T-255/05, T-274/05 à T-280/05, Power tools, EU:T:2007:138, § 86-
88).
22 La division d’opposition a fondé sa décision sur l’hypothèse erronée selon laquelle l’opposition était recevable sur le fondement d’une marque non enregistrée «The Marquee Club» (voir la communication de l’Office du 4 décembre 2018, paragraphe 6, ci-dessus) et du logo , utilisé en tant que dénomination sociale et signe commercial (voir la décision attaquée). Dont l’une

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a été identifiée par l’opposante dans le délai d’opposition. Dans son mémoire d’opposition, l’opposante a mentionné l’existence d’un possible droit antérieur énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), selon lequel «a été utilisé par Harold Pendleton la société Marquee Club, L’opposante n’a pas du tout mentionné une marque non enregistrée antérieure. Ce n’est qu’après avoir reçu la lettre de l’Office du 4 décembre 2018 concernant la recevabilité de l’opposition fondée sur une marque non enregistrée («The Marquee Club»), l’opposante ayant fait référence à des droits non enregistrés, mais sans être clairement définie.
23 Ces déclarations ne permettent pas à la chambre de recours de déterminer avec certitude et clairement ce que le type de droit et le signe invoqués sont précisément invoqués par l’opposante comme base de l’opposition, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE.
24 Premièrement, il n’apparaît pas clairement si l’opposante souhaitait invoquer une raison sociale, un signe commercial ou, ultérieurement, une marque
(commerciale) non enregistrée.
25 Deuxièmement, la simple déclaration concernant le «nom et le logo du café» fait que l’opposante ne perçoit pas clairement la protection du signe: sur le mot «Marquee» ou dans la mesure où l’Office a trouvé le «club Marquee» et/ou le logo qu’il invoque. L’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE exige la présentation d’une représentation de la marque ou du signe antérieur. La simple référence à des images figurant dans un article n’est en aucun cas suffisante à cet égard, d’autant plus que l’article consacré à l’histoire du «club de Marquee» représente plusieurs représentations différentes, telles que «marquee», «club marquee», «Chapitee au club», «the marquee CLUB & VENUE BAR» ou
«Chapelle barre & club».
26 Troisièmement, des références sont faites à Londres et à l’Europe, mais l’opposante n’a pas précisé le territoire exact, qu’il s’agisse de l’UE ou d’un ou plusieurs États membres concernés par lesquels les droits allégués existaient.
27 En outre, la déclaration d’opposition ne contenait pas une indication des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE. La seule indication est une référence à un club de musique sous le nom «Marquee», qui a été fondé à la fin des années 1950, mais il a cessé d’exister à la fin des années 1980. Il reste toutefois totalement précisé si ces marques doivent être considérées comme les services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. Il en va de même pour les services, tels que la commercialisation de marchandises, l’enregistrement et le développement de nouveaux talents, la télévision, les publications et la musique en direct à auxquels l’opposante renvoie dans ses observations déposées le 12 juillet 2019. La chambre de recours fait également

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remarquer que, dans aucune des observations de l’opposante, aucune comparaison concrète n’est établie entre les produits et services possibles en conflit.
28 Pour conclure, comme une identification claire de la marque antérieure ou du signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de l’État membre où elle existe et une indication des produits ou des services pour lesquels elle est utilisée n’étaient pas fournis pendant le délai d’opposition, ou à tout autre moment durant la procédure d’opposition, l’opposition est irrecevable.
29 Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’ opposition était recevable, l’opposition doit être rejetée comme non fondée comme non fondée.
Justification du (des) droit (s) antérieur (s)
30 L’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE dispose que, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit revendiqué, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence. L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que si, à l’intérieur dudit délai, l’opposition n’est pas fondée, elle est rejetée comme non fondée.
31 Les documents officiels des fonctionnaires pour produire les preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou de tout droit antérieur ne constituent pas une question de recevabilité de l’opposition, mais une question de justification de l’opposition, à savoir la preuve que le droit antérieur invoqué existe réellement et est en vigueur (13/06/2002, T-
232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 65). L’Office n’est pas obligé de signaler à l’opposante les irrégularités entachant ses preuves (30/06/2004, T-107/02, Biomate,
EU:T:2004:196, § 70).
32 Indépendamment de quel droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’ opposante avait voulu fournir aucune explication, ni ultérieurement dans le cadre de la procédure d’opposition, n’a fourni d’explication, et a fortiori n’a fourni de preuve, des dispositions pertinentes du droit national, selon lesquelles l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est (une notion), y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, et n’a pas davantage mentionné les preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’ Office.
33 En outre, aucune preuve n’a été produite montrant un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, là encore indépendamment de laquelle la requérante entendait précisément invoquer et quels que soient les produits et services revendiqués au moment du dépôt de la marque contestée. À

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cet égard, la chambre de recours observe que la renommée d’un club qui a cessé d’exister en 1988 ne suffit pas à prouver l’usage dans la vie des affaires ou une portée qui n’est pas seulement locale, comme l’exige l’un des droits antérieurs possibles sur les motifs de l’article 8, paragraphe 4, invoqués par l’opposante pour fonder son opposition.
34 Par ailleurs, aucune preuve n’a été produite par l’opposante pour prouver son habilitation à former opposition sur la base de droits antérieurs au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Seul le «propriétaire» d’un droit visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et les personnes autorisées par la législation nationale pertinente à exercer ces droits sont habilités à former opposition (article 46, paragraphe 1, point c) du RMUE). Les seuls éléments de preuve produits à cet égard dans le cadre de cette étude étaient un accord conclu entre Harold Pendleton et une société Robana Picture Library, datée du 24 janvier 2013, concernant une société voulue véhiculée par la dénomination proposée, Marquee Licensing
Limited (MLL) en vue de l’octroi de licences et de l’exploitation commerciale de la marque Marquee, qui n’indique toutefois rien sur le droit de la société de l’opposante. L’opposante affirme qu’après l’incorporation de la société de l’opposante, la licence a été cédée à l’opposante, lui accordant des droits exclusifs de marque sur le nom et le logo du café; Toutefois, cette affirmation n’est pas prouvée.
35 Pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, l’opposante n’a pas démontré, non seulement dans le délai imparti pour étayer l’opposition, mais à tout moment durant la procédure d’opposition devant la division d’opposition, l’existence, la validité et l’étendue de la protection de tout droit antérieur éventuel qu’elle entendait invoquer, ainsi que son habilitation à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Cela rend l’opposition non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE;
Faits et éléments de preuve tardifs
36 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a invoqué, pour la toute première fois, une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au
Royaume-Uni au titre de la législation relative à l’usurpation.
37 Toutefois, il fait simplement référence au «prénom et le logo du Marqua», lesquels, comme expliqué ci-dessus, ne permettent pas d’identifier le signe antérieur et les produits ou services concernés. Cet état de fait qui tient compte des explications de l’opposante concernant le droit national, produites pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours afin de prouver son droit antérieur, sont toutes superflues et, en tout état de cause, doivent être rejetées conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné qu’elles ne sont étayées par aucun élément de preuve déposé avant cette date;
Conclusion
38 Le recours doit être rejeté.

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Coûts
39 L’opposante (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse
(défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours et à 300 EUR celui des procédures d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.




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D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
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H.Dijkema