DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 32 643 C (INVALIDITY)
ESI S.r.l., Corso Ferrari 74/6, 17011 Albisola Superiore (SV), Italie (demanderesse), représentée par Lunati & Mazzoni S.r.l., Via Carlo Pisacane, 36, 20129 Milan, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Laboratorios Normon, S.A., Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Iñigo A. González- Mogena González, Bravo Murillo no 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 13/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 35 et 44 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 385 399 «NORMON».La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 479 035 «NORMOLIP» (marque verbale).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.


RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans le cadre du dépôt de la demande en nullité le 06/02/2019, la demanderesse affirme qu’ il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour tous les produits et services.La demanderesse soumet également un extrait en italien provenant de l’UIBM (brevets italiens et Office des marques de l’Union européenne).
Le 19/02/2019, la demanderesse a soumis des observations additionnelles, dans lesquelles elle réitère l’existence d’un risque de confusion.Le demandeur produit également cinq pièces jointes, à savoir:
Pièce 1:Extrait de la base de données UIBM concernant l’enregistrement de la marque italienne no 634 844, renouvelé le 09/02/2012 sous le numéro 1 479 035.Ce document ne contient aucune liste ni spécification de produits et services, hormis une référence aux classes 5 et 29.
Pièce 2:Traduction en anglais du document joint en pièce 1.

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur24 32 643 C
Pièce 3:Un extrait en anglais tiré de la base de données «TMview» concernant l’enregistrement de la marque italienne no 634 844.Ce document ne contient aucune liste ni spécification de produits et services, hormis une référence aux classes 5 et 29.
Pièce 4:Un extrait en anglais tiré de l’expression «TMview» concernant l’enregistrement de la marque italienne no 1 000 534, qui est le renouvellement de la marque mentionnée en pièce 3.Ce document ne contient aucune liste ni spécification de produits et services, hormis une référence aux classes 5 et 29.
Pièce 5:Un extrait en anglais tiré de l’expression «TMview» concernant l’enregistrement de la marque italienne no 1 479 035, qui est le renouvellement de la marque mentionnée en pièce 4.Ce document contient une liste de produits, en italien, compris dans les classes 5 et 29.
Dans ses observations du 24/06/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demande en nullité devrait d’abord être rejetée parce que la demanderesse a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pendant plus de cinq ans, de sorte qu’elle devrait être considérée comme le statut juridique de la limitation aux conséquences de la forclusion par tolérance.La titulaire de la MUE fait également valoir que de nombreuses décisions favorables ont été rendues dans des affaires dans lesquelles des marques «NORMON» étaient impliquées et où elle était titulaire de plusieurs enregistrements «NORMON».En outre, elle affirme que la marque «NORMON» a atteint une notoriété en Espagne et, pour prouver ce fait, elle allègue des preuves qui seront énumérées dans l’hypothèse où elles seraient nécessaires dans le cadre de la présente décision.La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient également que le demandeur est de mauvaise foi étant donné que le seul motif pour revendiquer la nullité de la MUE est de prévenir le refus dans l’opposition d’une demande de marque dont elle est responsable.
Le 06/09/2019, la demanderesse rejette tous les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne en faisant valoir, pour la première fois, le fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’usage de «NORMON» et que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas étayé son allégation à cet égard.Elle affirme également qu’aucune utilisation de la marque «NORMON» n’a été démontrée en Italie, et par conséquent aucune notoriété de la marque de l’Union européenne contestée, ni que l’existence d’autres marques «NORMON» n’est pertinente;La demanderesse réfute également les allégations de mauvaise foi en précisant que les motifs de dépôt de la demande en nullité sont dénués de pertinence puisque les motifs invoqués requièrent uniquement l’existence d’une marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion.
Dans ses observations finales du 22/01/2020, la titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse aurait dû connaître la marque de l’Union européenne contestée du fait de son utilisation et de la publication de la demande en 2005 en ce qui concerne la publication de la demande en nullité.La titulaire de la marque de l’Union européenne répète le même argument ou des arguments similaires concernant la priorité et la notoriété de sa marque ainsi que la mauvaise foi de la requérante.
JUSTIFICATION

Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur34 32 643 C
motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de droits revendiqués pour lesquels le demandeur ne produit pas de preuve appropriée;
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
Si la demande est fondée sur une marque enregistrée autre qu’une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.
Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en indiquant ladite source — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.Cependant, le demandeur doit vérifier soigneusement que la base de données officielle en ligne concernée est à jour et contient toutes les informations nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée.
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, les preuves, y compris les preuves accessibles en ligne, concernant les informations à fournir doivent être dans la langue de la procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue qui doit être produite d’office par le demandeur dans un délai d’un mois à compter du dépôt du document original.
En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 479 035.
Dans sa demande en nullité, la demanderesse a énoncé les produits des classes 5 et 29, sur lesquels la demande est fondée, uniquement en italien, qui n’est pas la langue de la procédure, en l’occurrence l’anglais.
En outre, le demandeur a fait référence à des preuves accessibles en ligne et, par ailleurs, a produit des copies d’extraits de la base de données italienne des brevets et des marques et de la base de données TMView sur la marque antérieure invoquée. cependant, il n’existe pas de liste de produits, comme dans le cas des extraits d’offices italiens, ni la liste des produits est uniquement rédigée en italien, comme dans l’annexe 5 qui correspond aux impressions de TMView.
Le demandeur n’a pas présenté de traduction des produits sur lesquels la demande est fondée dans la langue de procédure (l’anglais).

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur44 32 643 C
Compte tenu de la référence faite par la demanderesse aux preuves accessibles en ligne, la division d’annulation a accédé à la base de données officielle en ligne (accessible via TMView) et a conclu qu’aucune version en anglais n’était disponible, à l’exception de la traduction réalisée à l’exception de TMView.Néanmoins, ceci ne saurait être considéré comme une traduction fiable et n’est pas de nature à substituer, dans un délai d’un mois à compter du dépôt du document original, une traduction du demandeur.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE, si le demandeur n’a pas présenté les faits, preuves et observations nécessaires pour étayer la demande, la demande sera rejetée comme non fondée.
En l’absence des éléments d’information essentiels susmentionnés, à savoir une liste des produits sur lesquels la demande est fondée dans la langue de la procédure, le recours doit être rejeté comme non fondé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Boyana ANDREA ANA María NAYDENOVA VALISA MUÑIZ RODRIGUEZ


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.