LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 octobre 2020
Dans l’affaire R 482/2019-5
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Max-Born Str. 4
22761 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Stevens Hewlett & Perkins, 1 St Augustine’s Place, Bristol BS1 4UD (Royaume-Uni)
contre
Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Hoyng Rokh Monegier Spain LLP, Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 164 807 (demande de marque de l’Union européenne no 11 400 942)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/10/2020, R 482/2019-5, Iceball/Ice et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 décembre 2012, Philip Morris Brands Sàrl (ci- après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ICEBALL
pour la liste de produits suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; produits du tabac, y compris les cigares, les cigarettes, les cigarillos, le tabac à rouler, à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser, tabac à priser; tabac à priser; succédanés du tabac à usage non médical; articles pour fumeurs, y compris cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, tabac en fer, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour cigarettes, briquets; allumettes.

2 La demande a été publiée le 8 janvier 2013.
3 Le 8 avril 2013, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 4 326 691, «ICE» déposée le 8 mars 2005 et enregistrée le 31 janvier 2006. La partie des produits a été déclarée déchue en vertu de la décision de la division d’annulation, le 22 juillet 2014. La marque antérieure reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes.

b) La marque de l’Union européenne no 8 686 271, déposée le 13 novembre 2009, enregistrée le 21 mai 2010 et arrivée à échéance le 13 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; cigarettes; cigares; produits du tabac; succédanés du tabac à usage non médical ou à usage curatif; articles d’allumettes et articles pour fumeurs.

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c) La marque polonaise no 246 172, déposée le 4 novembre 2010 et enregistrée le 14 mars 2012.
d) La marque polonaise no 227 587, déposée le 13 mars 2009 et enregistrée le 5 octobre 2010
6 Par décision du 21 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Le 16 avril 2013, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, afin de justifier ses droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, et d’autres faits et preuves supplémentaires, ainsi que des traductions respectives si les preuves n’étaient pas produites dans la langue de procédure.
– Le 13 août 2013, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des documents concernant les enregistrements polonais antérieurs no 246 172 et no 227
587. cependant, les documents concernant l’enregistrement antérieur no 246 172 de la marque polonaise n’étaient pas rédigés dans la langue de procédure et aucune traduction des documents liés à cette marque antérieure n’a été produite. Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
– Pour ce qui est de l’enregistrement de la marque polonaise no 227 587 , l’ opposante n’a pas indiqué dans son acte d’opposition que cette marque était en couleur et qu’elle n’a pas non plus joint la représentation de la marque en couleur. Le 13 août 2013, l’opposante a déposé un certificat d’enregistrement de cet enregistrement. Le certificat indique que la marque antérieure est effectivement une marque de couleur, étant donné qu’elle renvoie aux couleurs suivantes: blanc, rouge, noir, gris, bleu clair et bleu clair. Ceci diffère de ce qui a été invoqué dans l’acte d’opposition. L’opposante n’a pas apporté la preuve que la marque qu’elle avait initialement revendiqué comme base de l’opposition était elle aussi. L’opposition doit dès lors être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les enregistrements polonais antérieurs.

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– La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne no 4 326 691 «ICE». La demande contestée a été publiée le 8 janvier 2013. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque fondant l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 8 janvier 2008 au 7 janvier 2013 inclus. Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les «cigarettes» dans la classe 34.
– Le 22 novembre 2013, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
• Annexe 1: une copie d’un communiqué de presse daté d’mai 2002 annonçant l’acquisition de l’opposante par l’Imperial Tobacco Group Plc. Or, la marque antérieure n’est pas mentionnée.
• Annexe 2: des informations de l’opposante et du Tobacco Imperial Tobacco concernant le lancement de «JPS ICE» en Allemagne en 2010;
Une image d’un paquet de cigarettes apparaît comme indiqué:

• Annexe 3: des informations de Imperial Tobacco concernant le lancement de cigarettes «West Ice» en Hongrie en avril 2011, illustrées
dans un paquet comme suit: . L’annexe comprend également des copies de factures de Hongrie.
• Annexe 4: des photos non datées de cigarettes, libellées comme suit:
. Les progiciels portent la marque «West» dans une position dominante et, dans une position secondaire, le mot «Ice», ainsi que des messages d’avertissement en polonais concernant les effets néfastes sur la santé des fumeurs de longue durée.
• Annexe 5: Des images, émanant de Imperial Tobacco, portant sur le lancement de «West Ice» en Slovénie en 2000, ainsi qu’une image d’un paquet de cigarettes démontrant soi-disant l’utilisation actuelle du «West
Ice» en Slovénie; les données sur un indicateur de performance «West
Ice» en 2010/11; un graphique indiquant que la marque a été vendue en
Slovénie au cours de la période comprise entre septembre 2009 et novembre 2011. et copies de factures quelques datées de 2007 (avant la période pertinente), deux datées de 2008, quatre de 2009, six de 2010 et quatre datées de 2011, toutes pour des produits de la marque «West Ice».

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• Annexe 6: Une impression provenant de Wikipedia montrant un article intitulé «West (cigarette)». L’entrée porte la date de modification du 11 mai 2013 et l’ICE «West ICE» est énumérée sous le sous-titre «Brands and Variétés» associé à d’autres noms tels que «West Silver», «West Silver», «West Rich Blue», «West Rich Blue», dans lesquels «West ICE» est décrit comme une «cigarette au menthol aromatisée au goût de la menthe».
• Annexe 7: Des diapositives imprimées, provenant de Imperial Tobacco, montrant des paquets de cigarettes étiquetés «West Ice» tels que vendus en Allemagne et leur évolution au cours des années 1997 à 2013, ainsi qu’des images de matériel promotionnel et de distributeurs automatiques provenant de la même source.
• Annexe 8: Les impressions montrant les dessins ou modèles de cigarettes portant la marque «West Ice» avec du texte en polonais, des images d’objets promotionnels et une liste de prix de 2011 pour la Pologne; L’annexe comporte aussi la copie d’une facture pour des produits «West Ice» datée de octobre 2012.
• Annexe 9: Des diapositives imprimées, provenant de Imperial Tobacco, montrant des paquets de cigarettes étiquetés «West Ice» tels que vendus en Slovénie et leur évolution au cours des années 2000 à 2010, ainsi que des images de supports promotionnels, ainsi que des copies de 11 factures datées dans la période pertinente pour, notamment, des produits
«West Ice».
• Annexe 10: des copies de quatre factures datées dans la période pertinente, démontrant la vente de produits «West Ice» en Autriche;
– Les factures produites sont toutes pour des cigarettes «West Ice» et non pour des cigarettes «Ice». En outre, ils montrent l’usage de la marque «West Ice», ainsi que des marques «West Blue», «West Silver», «West Red» et «West
One». Le signe utilisé, «West ® Ice», ne constitue pas un usage de la marque de l’Union européenne antérieure «ICE» parce que le mot supplémentaire «West» est distinctif et dominant et que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure est en conséquence altéré.
– De plus, la marque utilisée ne constitue pas un usage de plusieurs signes, dont l’élément «Ice» est utilisé, en tant que majorité des éléments de preuve, comme une indication de saveur plutôt que comme une sous-marque. Comme le montrent les éléments de preuve, le mot «West» est visuellement remarquable sur tous les cigarettes arborant les cigarettes et est toujours suivi du symbole «®», tandis que le terme «Ice» apparaît dans une position secondaire, en lettres beaucoup plus petites.
– Dans les documents joints en annexe 2, le mot «ICE» figure de manière proéminente; toutefois, il est accompagné du paquet de cigarettes par un élément figuratif codominant composé des lettres imbriquées «JPS», signifiant «John Player Special». Ces documents proviennent de la société

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qui est propriétaire de la société de l’opposante et portent sur le lancement du produit «JPS ICE» avec un «goût frais» au moyen d’un arôme de menthe».
Aucun des autres éléments de preuve produits ne prouve, voire suggère, que l’opposante utilisait au sein du marché les marques «JPS» et «ICE» ou offre des indications sur leur degré de similitude. L’élément «JPS» apparaît seulement sur certaines des factures à l’annexe 10, dans les indications «JPS Black», «JPS White», «JPS Silver» et «JPS Silver».
– La valeur probante que peuvent revêtir les informations en provenance directement de l’opposante ou provenant d’entreprises liées à l’opposante sont déterminées par les règles générales appliquées par l’Office à l’appréciation de ces éléments de preuve. Les éléments de preuve produits par l’opposante au sujet de l’usage de la marque doivent être complétés par des éléments de preuve provenant d’une source indépendante et non liée à l’opposante. Or, cela n’a pas été fait dans le cas présent.
– L’article paru dans Wikipédia n’ajoute aucun poids ni aucune fiabilité aux informations présentées, dans la mesure où Wikipedia est une source d’accès internet ouverte pour laquelle toute personne peut soumettre des articles. De plus, ce document ne donne aucune indication sur les chiffres de vente ou le volume commercial réalisés sous le signe.
– les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent pas pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente; L’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 326 691, «ICE».
– La comparaison se poursuit avec la marque de l’Union européenne antérieure
no 8 686 271 et la marque contestée.
– Tous les produits contestés ont été jugés identiques à ceux désignés par la marque antérieure et sont destinés au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le cas du «tabac brut»).
– Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument; par conséquent, il est supposé qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention lorsqu’il s’agit de produits du tabac. En conséquence, le degré d’attention sera relativement élevé à l’égard de certains des produits (tels que le tabac et les produits du tabac) et moyen pour d’autres (par exemple, les matchs);
– Le territoire pertinent est l’Union européenne;

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– Ainsi que le fait valoir la demanderesse et comme le démontrent les éléments de preuve produits par l’opposante, l’élément «ICE» est couramment utilisé, du moins dans la partie anglophone de l’UE, pour indiquer que les produits du tabac et ceux du tabac ont une amusement fraîche, en particulier un arôme de menthe. Dès lors, cet élément est faible pour cette partie du public des produits pertinents.
– Pour une autre partie du public pour laquelle il n’est pas établi que l’élément «ICE» est couramment utilisé, tel que la partie hispanophone du public, le mot «ICE» n’a aucune signification et possède un caractère distinctif.
– L’élément «ICEBALL» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
– Le mot «West» est représenté en gras, en grandes lettres. La taille et la position centrale de l’élément «West» indiquent qu’il s’agit de l’élément verbal dominant de la marque antérieure. Ce mot et le groupe de la chambre de recours sont les éléments codominants du signe antérieur puisqu’ils sont les plus accrocheurs sur le plan visuel; En raison de sa taille, de sa position, de sa stylisation graphique et de sa couleur, le mot «Ice» joue un rôle secondaire et est peu lisible. L’élément «COOL BLEND», par taille et position, est secondaire.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «ICE», qui constituent les trois premières lettres du signe contesté, mais sont à peine lisibles dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par les lettres «BALL» du signe contesté et par les éléments dominants «West» et par le dessin d’une porte décharge de la marque antérieure. Ils diffèrent également par l’élément secondaire «COOL BLEND» et par les autres éléments figuratifs et couleurs de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
– Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ICE», si celles-ci sont prononcées par les consommateurs pertinents lorsqu’elles font référence à la marque antérieure, et diffèrent par les sonorités de l’élément verbal dominant «West» et l’élément secondaire «COOL BLEND» de la marque antérieure et de l’élément «BALL» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le concept de la porte du réfrigérateur dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
– L’opposante soutient que le caractère courant de l’élément «Ice» est déterminant et suffisant pour induire le consommateur à confondre les signes. Toutefois, bien que les signes coïncident par l’élément verbal «Ice», il n’existe pas de risque de confusion, puisque cet élément est à peine

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perceptible dans la marque antérieure et qu’il existe d’autres éléments distinctifs dans ladite marque, notamment l’élément verbal dominant et distinctif «West», qui joue un rôle déterminant.
– Les éléments supplémentaires et différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes, malgré l’identité entre les produits et même si l’élément commun présente un degré de caractère distinctif moyen pour le public pertinent.
– L’élément commun «Ice» correspond tout au plus à l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur.
– Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion, ou un risque d’association, dans l’esprit du public. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «Ice» est faible. En effet, en raison du faible caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition a été rejetée.
7 Le 21 février 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 avril 2019. Le 24 avril 2019, l’opposante a présenté une copie en couleur de l’enregistrement polonais antérieur no 227 587, accompagnée d’une traduction.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 juillet 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve comme démontrant l’usage d’une marque complexe «WEST ICE» (ou «WEST ® ICE»), plutôt que de deux marques distinctes et indépendantes. L’opposante ne conteste pas que la majorité des éléments de preuve produits font référence à la marque «WEST»; cependant, les deux marques seront perçues par le consommateur moyen comme des marques individuelles et seront perçues comme une «sous-marque» de ces deux marques.
– L’élément «WEST» est bien plus grand que l’élément «ICE» parce que le mot «ICE» est la sous-marque et le terme «WEST» est le groupe de produits principal. Dès lors, la marque, telle qu’elle est utilisée par l’opposante, et qui sera perçue par le consommateur moyen de cigarettes bien utilisées, sur les principales marques et sous marques sur le même emballage, n’est pas

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«WEST ICE», mais plutôt «ICE», un produit placé sous la marque ombrelle
«WEST».
– Si l’élément «ICE» était représenté par les mêmes dimensions, une même police de caractères et sur la même ligne que «WEST» ou dans le même cadre, il serait effectivement possible que le consommateur moyen considère la marque, telle qu’elle est utilisée comme une marque complexe et singulière, «WEST ICE». Toutefois, les différences très manifestes entre la taille, la couleur, la police de caractères et la position sur des lignes séparées indiquent clairement un nom distinct et une sous-marque. En outre, loin d’indiquer une marque complexe, l’utilisation du mot «®» par l’élément «WEST» ne sert qu’à appuyer cette interprétation; l’information claire du consommateur sur le caractère distinct de ces marques, «WEST» et «ICE». La division d’opposition suggère que l’usage par l’opposante du terme «ICE», tel qu’il est démontré, est une «indication de saveur plutôt que par une sous-marque»; Aucune explication, justification ou preuve à l’appui de cette analyse n’est fournie. Le terme «ICE» ne possède pas de sens direct ou indirect pouvant désigner l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques par rapport aux produits revendiqués. Une marque simplement allusive au regard de certaines caractéristiques des produits ne rend pas la marque dépourvue de caractère distinctif.
– Dans la décision attaquée, la division d’annulation a commis une erreur en s’attardant sur les factures selon lesquelles la marque antérieure, telle qu’elle est utilisée, est une marque complexe «WEST ICE». Les références concernant les factures ne reflètent pas la représentation graphique complète des produits/étiquettes pour des raisons évidentes de coût et sont choisies pour leur être administrativement et leur convenance uniquement.
– La division d’opposition a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve de l’usage sans aucune valeur ou importance. Il est constant que lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité; Les informations de lancement, en combinaison avec les factures, fournissent des preuves claires relatives au territoire pertinent. L’opposante n’est pas dans le cadre d’une obligation de révéler le volume total des ventes sous la marque. Compte tenu de ces éléments, des éléments de preuve suffisants, essentiellement des factures, apportent des preuves datées de la période pertinente.
– Les éléments «ICE» et «BALL» ne seront pas perçus comme un seul mot par les consommateurs du simple fait qu’il n’y a pas d’espace entre ces deux éléments. Les deux éléments sont facilement et automatiquement lu et compris comme étant les deux mots «ICE» et «BALL» assemblés. Cette combinaison ne crée pas un nouveau mot. La marque «ICEBALL» demeure identique sur les plans visuel, phonétique et conceptuel puisqu’elle contient deux mots.
– L’ ajout du mot «BALL» dans la marque contestée ne distingue pas les marques respectives sur le plan conceptuel du simple fait que «ICEBALL» n’a pas de signification dans le dictionnaire. Le concept d’ «ICEBALL»

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désigne le fait d’une «balle de glace». L’ajout de l’élément «BALL» à l’enregistrement «ICE» de l’opposante, qui, en raison de l’absence d’autres éléments, constitue l’élément dominant, doit entraîner une similitude, tant sur les plans phonétique que visuel ainsi que sur le plan conceptuel.
– L’ augmentation reconnue de la fidélité à la marque pour les consommateurs de produits du tabac entraînera un risque de confusion accru compte tenu de l’inclusion dans la marque de la demanderesse de la marque toute entière de l’opposante «ICE», qui pourrait être perçue par le consommateur pertinent comme une variation de la gamme «ICE» de l’opposante, même si elle relève de la marque maison/groupe «WEST». Par conséquent, l’opposante maintient que l’utilisation de l’élément «ICEBALL» est susceptible de créer une confusion, y compris une association, dans l’esprit du consommateur pertinent, et à la conviction que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– La division d’opposition a reconnu à juste titre le caractère distinctif intrinsèque au sein du mot «ICE» concernant les produits. Elle reconnaît d’ailleurs à juste titre que les éléments verbaux d’une marque figurative ont un impact plus fort sur le consommateur. Cependant, ses diverses références à l’élément «COOL BLEND» sur l’étiquette, qui jouent un «rôle secondaire» du fait de sa taille et de sa position, sont trompeuses et inexactes. Le consommateur moyen reconnaîtra la référence «COOL» comme un exemple clairement certain de «marketing», et ce malgré la taille et le positionnement de cette référence par rapport à «ICE», ne le considèrera pas comme un élément «de marque». Il est clair, par exemple, que «COOL BLEND» ne ferait pas partie de la demande verbale d’un client en ce qui concerne le produit, alors que «ICE» en ferait certainement pas partie. Cette promotion de «COOL BLEND» en tant qu’ «élément secondaire» de l’étiquette est clairement conçue pour dénoter l’élément «ICE» comme référence à un rôle moins important dans le contexte de l’étiquette dans son ensemble. En raison de ses éléments distinctifs contrairement à «WEST», le consommateur moyen percevra l’élément «ICE» comme une sous-marque significative et distincte. L’élément «ICE» de cette étiquette «WEST ICE» est reconnu comme étant distinctif, et est représenté en tant qu’élément indépendant indépendant au sein de la marque et est utilisé pour distinguer les produits
ICE des produits des autres opérateurs du secteur. Le fait que la marque contestée contient l’élément «ICE» est susceptible de conduire les consommateurs à croire qu’il s’agit simplement d’une autre ligne de produits commercialisés par l’opposante dans la gamme de produits «WEST ICE»; comme telle, cette étiquette «WEST ICE» doit également être considérée comme similaire à la marque contestée au point de susciter une confusion.
– L’opposante reconnaît qu’elle n’a pas indiqué dans son acte d’opposition que l’enregistrement polonais antérieur no 227 587 était en couleur. En examinant les faits, preuves et observations présentés à l’appui de ce droit, une traduction du certificat d’enregistrement montre clairement que la marque antérieure est effectivement une marque de couleur et contient une liste des différentes couleurs. À la réception des documents communiqués pour étayer son enregistrement, l’Office aurait dû informer l’opposante et a

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demandé une représentation en couleur de la marque, conformément aux directives relatives à l’ examen devant l’Office, partie C, paragraphe 2.4.2.2. De ce fait, c’est à tort que ce droit antérieur a été rejeté dans la prise en considération de la décision attaquée.
– L’opposante a démontré que l’étiquette «ICEBALL» et l’étiquette «WEST ICE» sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent.
– Sur la base du mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a présenté, le 24 avril 2019, une copie en couleur de l’enregistrement polonais antérieur no 227 587 accompagnée d’une traduction.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne sauraient prouver l’usage sérieux de la marque antérieure parce qu’ils démontrent que le signe «ICE» est utilisé comme une indication descriptive, plutôt que comme une marque; en particulier, il sert de variante d’arôme des cigarettes «WEST» pour faire référence à leur fraîcheur.
– Les éléments de preuve n’ont pas non plus prouvé l’usage de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée; Les paquets fournis présentent une version fortement modifiée de la marque antérieure, qui est toujours utilisée en étroite combinaison avec la marque «WEST» de l’opposante, et parfois avec d’autres éléments distinctifs et non distinctifs, tels que: «goût de menthe fraîche», «menthe fraîche», «mélange d’alcool frais», «frais verts d’été verts», «glace à rafraîchir», «style congelé», «souris, test», «hier im
Kühlregal» (dans le rayon frais de Kühlregal), « Caison nehmen, und cool blanchben» (pour les nehmen frais, le «cool blanchi»), « A chtung: Glace à rafraîchir» (attention: glace) et «ont une glace». L’usage de ces éléments, en particulier la marque «WEST», distinctif totalement distinctif pour les cigarettes et placé dans une position beaucoup plus importante, mène indubitablement à la conclusion que le signe «ICE» n’a jamais été utilisé tel qu’il a été enregistré. Tous ces éléments contiennent une modification importante, et non négligeable, des éléments visuels, phonétiques et également conceptuels du signe «ICE». Les éléments supplémentaires sont frappants visuellement et phonétiquement et ont un impact conceptuel. En ajoutant ces éléments, le caractère distinctif de la marque telle qu’elle est enregistrée est clairement modifié.
– Les factures présentées par l’opposante indiquent une certaine continuité des ventes mais ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles l’usage au cours de la période pertinente a été si limité, et ne suggère pas que cet usage était plus important que ne l’est les quelques factures. En outre, les ventes sont très faibles compte tenu de la nature des produits en cause et de la portée géographique de l’usage, ainsi que de leur prix relativement bas. De plus, les factures ne sont étayées par aucun autre document dont il pourrait être déduit que la titulaire s’est sérieusement efforcée de créer ou de

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conserver un débouché pour le mot «ICE» sur le marché. Les documents internes présentés ne proviennent pas d’une source officielle. Ces documents ont été préparés par l’opposante elle-même et n’ont ni source ni destinataire. Leur valeur probante et leur contenu doivent être corroborés par d’autres formes de preuve qui démontrent ou attestent le volume de ventes cité dans ladite pièce. En somme, il est impossible de vérifier l’exactitude ou la fiabilité des données qu’elles contiennent. Par conséquent, l’importance de l’usage n’a pas été prouvée de manière satisfaisante soit pour conclure que l’usage a fait l’objet d’un usage sérieux. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure «ICE» a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
– L’enregistrement polonais antérieur no 227 587, «WEST ICE» (marque figurative) n’a pas été dûment étayé, comme l’a fait valoir l’opposante, étant donné que l’acte d’opposition indiquait que la marque était représentée en noir et blanc, tandis que le certificat transmis se rapportait à des couleurs: blanc, rouge, noir, gris, bleu clair et bleu clair. Ceci diffère de ce qui a été invoqué dans l’acte d’opposition. Les éléments de preuve susmentionnés étaient dès lors insuffisants pour étayer la marque de l’opposante parce qu’ils ne contiennent pas tous les éléments nécessaires, en particulier la représentation du droit antérieur comme sur le fondement de l’opposition.
– Le signe «ICEBALL» sera sans doute compris comme un mot identique et ne sera pas décomposé par les consommateurs, étant donné que le signe «I-C-E-
B-A-L-L» est un terme inhabituel pour le consommateur anglophone des produits pertinents et, en conséquence, il attirera, outre le mot «ICE» faiblement distinctif, pris isolément.
– Visuellement, «ICE» se compose simplement de la séquence de trois lettres «I-C-E» à trois lettres courtes. Si la demande contestée commence par la même séquence de trois lettres courtes, elle est immédiatement suivie par la séquence de quatre lettres «B-A-L-L». La différence visuelle la plus manifeste, dès lors, est que la marque contestée est plus qu’un double de la marque antérieure. En ce qui concerne l’improbabilité que les consommateurs décomposeraient la marque contestée, les consommateurs pertinents percevront «ICEBALL» comme un mot et non une combinaison de deux. L’impression visuelle d’ensemble produite par les signes «ICE» et «ICEBALL» est clairement différente. Phonétiquement, «ICE» est un mot unique qui, prononcé, génère un son court et compact. «ICEBALL» partage la même première syllabe, mais comporte également une deuxième syllabe
«BALL», qui a une sonorité plus allongée. Cette seconde syllabe est au moins aussi importante que la première, voire davantage. Cette différence essentielle, notamment dans le contexte d’un signe court en tant que signe de l’opposante, signifie que les signes sont dissemblables sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, dans le contexte des cigarettes, le mot «ice» sera perçu comme un terme descriptif des produits qui sont aromatisés ou

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parfumés au mentholé, en se fondant sur le fait que l’odeur et le goût du menthol produisent une «sensation caractéristique de refroidissement». C’est ce qui ressort des preuves de l’usage produites par l’opposante, dans lesquelles le mot «ICE» est utilisé pour décrire une cigarette au menthol. En outre, d’autres concurrents utilisent «ICE» comme descripteur de cigarettes de menthol-aromatisées (voir annexe B) et d’autres entreprises de différents secteurs utilisent la «glace» pour décrire une grande variété de produits avec un menthol/une odeur menthe ou un arôme (voir annexe C).
– Il est clair que le consommateur moyen comprendra le mot «ice» dans le contexte des produits compris dans la classe 34 pour se référer à un goût de menthol/menthe. En revanche, selon le dictionnaire Oxford English Dictionary, le terme «ICEBALL» n’a pas de signification officielle en anglais. Toutefois, les mots «ice» et «balle» seront considérés comme se référant au concept de boule de glaces (c’est-à-dire de la même manière que le mot «fireball» renvoie à une balle de feu). «ICEBALL» renvoie donc à un objet spécifique qui est mis en place de glace. Sur le plan conceptuel, cela diffère de la description d’une saveur.
– Le mot «ICE» ne possède, au mieux, que un caractère distinctif faible par rapport aux produits concernés, dans la mesure où il serait perçu comme un descripteur de la saveur des produits. Ainsi, il ne suffit pas que les marques figuratives antérieures donnent à leur titulaire un monopole sur le mot «ICE», et encore moins un moyen d’empêcher l’enregistrement de marques qui ne contiennent que l’I-C-E comme un élément qui n’est pas indépendant.
– Sur le plan visuel, l’élément frappant des trois marques «West Ice» est la marque «WEST» de l’opposante en lettres noires très nombreuses au milieu des marques. Cet élément sera perçu comme la marque sous laquelle les produits sont vendus par les consommateurs. En outre, les marques se ressemblent toutes à l’avant d’un réfrigérateur, par une ligne horizontale séparant le tronc de congélation généralement plus grand de la section de congélation en haut et, concernant la marque de l’Union européenne no 8 686 271 et l’enregistrement polonais no 227 587, l’élément manche du côté gauche pour ouvrir le réfrigérateur/le congélateur. Les signes comprennent la «glace» et un autre élément verbal (c’est-à-dire, «mélange d’glace») comme des éléments clairement secondaires compte tenu de leur position et de leur taille. La seule similitude visuelle entre les signes figuratifs antérieurs et la marque contestée est qu’ils comportent la séquence de lettres «I-C-E», qui est un élément secondaire dans les signes antérieurs et possède un degré très limité de caractère distinctif (le cas échéant). Cette coïncidence est clairement neutralisée et rendue quasiment insignifiante par le caractère complexe et accrocheur de chacune des marques antérieures lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble. Dès lors, l’impression visuelle d’ensemble des signes est extrêmement différente.
– Sur le plan phonétique, les marques figuratives antérieures seraient prononcées «COOL BLEND WEST ICE» (quatre mots d’une seule syllabe chacun, avec le mot «ICE» avec le mot final) alors que la demande contestée sera prononcée «ICEBALL» (un mot avec deux syllabes dont la première est

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«ICE»). Phonétiquement, par conséquent, ces signes sont différents car ils ne coïncident que par une syllabe placée dans une position différente.
– Sur le plan conceptuel, les marques pour «COOL BLEND WEST ICE» n’ont pas de signification conceptuelle claire autrement que pour, dans le contexte des produits de la classe 34, une variante de goût de menthe/menthe de la marque du tabac «WEST». Sur le plan conceptuel, «ICEBALL» ne partage pas le sens de «COOL BLEND WEST ICE». Les marques sont donc différentes sur le plan conceptuel.
– En résumé, dans le cadre de la comparaison objective des signes et dans leur ensemble, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées neutralisent, à l’évidence, les similitudes découlant de la présence des trois lettres I-C-E. les marques en cause sont différentes.
– La question de savoir si les produits couverts par la marque contestée diffèrent ou sont similaires aux produits désignés par le signe de l’opposante n’est pas pertinente, les marques ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.
– Compte tenu de l’appréciation globale des marques antérieures et du signe contesté, de la coïncidence au niveau d’un élément dont le caractère distinctif n’est pas plus que faible, lequel n’est pas placé de manière indépendante dans le signe contesté, ne suffit pas à entraîner un risque de confusion, y compris un risque d’association. Les différences entre les signes permettent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, de distinguer avec certitude les marques comparées.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
– Annexes:
• Annexe A: Une analyse économique du marché européen du tabac, de la nicotine et des produits connexes de 2013, disponible dans la base de données de la Commission européenne ( https://ec.europa.eu).
• Annexe B: Impressions de différents sites web montrant l’utilisation du mot «ICE» comme descripteur des cigarettes de menthol.
• Annexe C: Des impressions de divers sites web montrant l’utilisation du mot «ICE» pour décrire des produits dont l’odeur/au goût des menes/menthe ou leur saveur, dans différents secteurs de produits de consommation.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au

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règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 En tant que mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82.
13 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le RDMUE doit être appliqué en l’espèce à la procédure de recours. Toutefois, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point d), et i) du RDMUE, le REMC demeure applicable aux procédures d’opposition, et en particulier, à la justification des marques antérieures et des preuves de l’usage.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves à l’appui des marques polonaises antérieures
15 La règle 19 (2) du REMC dispose qu’au cours du délai imparti par l’Office et si l’opposition est fondée sur une marque autre qu’une marque de l’Union européenne, l’opposant produit la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure. Les preuves sont présentées dans la langue de la procédure ou sont accompagnées d’une traduction, règle 19 (3) du REMC.
16 En particulier, en vertu de la règle 19 (2) (a) (i) du REMC, si la marque n’est pas encore enregistrée, l’opposant devra apporter la preuve de son dépôt en produisant une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de l’ administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. Si cependant, la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée sont requis.
17 En outre, la règle 19 (4) du REMC dispose que l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
18 Conformément à la règle 20 (1) du REMC lue en combinaison avec la règle 19 du REMC, en l’absence de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, ainsi que de l’habilitation de l’opposante à former opposition, l’opposition est rejetée.

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Marque polonaise antérieure no 246 172
19 Le 13 août 2013, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des documents
concernant l’enregistrement polonais antérieur no 246 172. Cependant, ces documents n’étaient pas rédigés dans la langue de procédure et aucune traduction des documents relatifs à cette marque antérieure n’a été produite. Par conséquent, l’opposition était rejetée dans la mesure où elle était fondée sur cette marque antérieure conformément à la règle 20 (1) du REMC. La chambre de recours souscrit à cette conclusion et observe qu’aucune des parties n’en a contesté.
Marque polonaise antérieure no 227 587
20 L’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement polonais antérieur no 227 587. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’il s’agit d’une marque figurative. Dans la case «Représentation de la marque ( en couleur le cas
échéant)», l’opposante a inséré la représentation suivante et indiqué que la représentation de la marque était jointe. Or, l’opposante n’a joint aucune autre représentation de la marque à l’acte d’opposition. D’ailleurs, l’opposante n’a pas indiqué dans l’acte d’opposition lui-même ni l’explication de ses motifs selon laquelle cette marque est en couleur. Dès lors, en application de la règle 15 (2), point e), du REMC, l’opposante avait fondé son opposition sur une marque antérieure qui n’est pas une marque de couleur.
21 La règle 15 (2), point e), du REMC dispose clairement que, si la marque antérieure est en couleur, la représentation de la marque dans l’acte d’opposition doit être en couleur. Par ailleurs, le formulaire fourni par l’Office de former l’opposition contient des indications sur le fait que la représentation de la marque doit être en couleur, le cas échéant. En déposant la représentation de la marque antérieure en noir et blanc et en ne revendiquant aucune couleur, l’opposante a fondé son opposition sur une marque qui n’est pas une marque de couleur.
22 lors de l’examen de la recevabilité d’une opposition, la division d’opposition est liée par la règle 17 du REMC. Conformément à la règle 17 (4) du REMC, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15 du REMC (règle 15 (2), point e) du REMC en l’espèce), l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées.
23 D’après les informations et les éléments de preuve fournis par l’opposante concernant l’enregistrement antérieur de la marque polonaise no 227 587, les conditions de recevabilité étaient satisfaites pour qu’une marque ne soit pas une marque de couleur, dans la mesure où aucune couleur n’était revendiquée dans

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l’acte d’opposition, ni dans l’exposé des motifs, conformément à la règle 15 (2), point e), du REMC.
24 La chambre note que conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, en l’espèce, la division d’opposition a été limitée aux moyens invoqués par l’opposante.
25 Il est clair qu’au stade de la recevabilité, la division d’opposition a examiné les preuves produites par l’opposante, qui démontraient que la marque, sur laquelle l’opposition était fondée, n’était pas de couleur. La division d’opposition étant liée par les éléments de preuve fournis par l’opposante et n’était pas censée examiner d’office les faits, il n’était pas possible de savoir, au stade de la recevabilité de la demande, que la marque antérieure était susceptible d’être en couleur. Étant donné que la marque antérieure était recevable sans revendication de couleur, la division d’opposition n’était pas tenue d’envoyer une notification d’irrégularité et la procédure d’opposition continuait au délai de «cooling-off» et à la justification des droits antérieurs.
26 Par communication du 16 avril 2013, la division d’opposition a informé les parties que l’opposante s’était vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses marques antérieures. Cette lettre et la fiche d’information qui y était jointes ont clairement informé l’opposante qu’elle devait étayer ses droits antérieurs et souligner explicitement l’exigence exacte selon laquelle les documents officiels doivent inclure une représentation de la marque antérieure. L’opposante a également été expressément informée que l’opposition serait rejetée conformément à la règle 20 (1) du REMC lorsque les éléments de preuve étayant le (s) droit (s) antérieur (s) étaient jugés insuffisants. En outre, la lettre comprenait l’avertissement suivant: «Veuillez noter que l’Office ne vous adressera pas de notification en cas de défaut de présentation de preuves ou de traductions de preuves. Il vous incombe de vérifier si ces pièces ont été présentées ou doivent encore l’être.»
27 Le 13 août 2013, l’opposante a déposé un certificat d’enregistrement de son enregistrement de marque polonaise no 227 587, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais. Le certificat indique que la marque antérieure est une marque de couleur, puisqu’elle renvoie aux couleurs suivantes: blanc, rouge, noir, gris, bleu clair et bleu clair. Cela diffère clairement de ce qui a été invoqué dans l’acte d’opposition, à savoir que l’opposante n’a revendiqué aucune couleur pour sa marque polonaise antérieure no 227 587 et qu’elle n’a pas non plus fourni sa représentation en couleur.
28 La chambre constate que, même si l’acte d’opposition a été envoyé par télécopie, qui est l’un des moyens valables pour envoyer des communications à l’Office, cela n’empêchait pas l’opposante de transmettre la représentation en couleur de sa marque polonaise antérieure no 227 587, dès lors qu’elle aurait pu utiliser d’autres moyens possibles qui auraient permis d’envoyer les informations en couleur, comme l’exige la règle 15 (2), point e), du REMC.

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29 Conformément à la règle 15 (2), point e), du REMC, si la marque antérieure est en couleur, la représentation de la marque dans l’acte d’opposition doit être en couleur. En déposant la représentation de la marque antérieure en noir et blanc et en ne revendiquant aucune couleur, l’opposante a fondé son opposition sur une marque qui n’est pas une marque de couleur. Par conséquent, par la production ultérieure d’un certificat d’enregistrement, qui montre que la marque antérieure est de couleur, l’opposante a tenté de prouver un droit antérieur sur lequel l’opposition n’était pas fondée. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que l’opposition était non fondée dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement antérieur de la marque polonaise no 227 587 au titre de la règle 20 (1) du REMC, lu conjointement avec la règle 19 du REMC.
30 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante soutient que la division d’opposition aurait dû informer l’opposante de l’irrégularité concernant la représentation de sa marque immédiatement après réception des documents de preuve, qui auraient permis à l’opposante de remédier à cette irrégularité.
31 La chambre de recours fait remarquer que l’opposante avait été dûment informée de ses obligations à l’appui de ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition était fondée, et des conséquences qui pourraient en découler si elle ne s’y conformait pas, comme expliqué précédemment au paragraphe 26.
32 Du stade de la justification, l’Office n’était pas tenu d’informer l’opposante, dès lors que, conformément à la règle 20 (6) du REMC, «[t] l en aucun cas, l’Office n’est tenu d’informer les parties des faits ou preuves qui pourraient être ou n’ont pas été produits». En tout état de cause, l’Office n’est pas tenu d’informer l’opposante des conséquences d’un défaut de conformité aux exigences de justification énoncées à la règle 20 (1) du REMC lue en combinaison avec les règles 19 et 98 du REMC (17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV,
EU:T:2008:203, § 66-67).
33 Les preuves de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur, ainsi que leur traduction, ne constituent pas une question de recevabilité de l’opposition mais de justification de l’opposition, faute de quoi l’opposition sera rejetée comme mal fondée sans avis préalable (13/06/2002, T-232/00, Chef,
EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV,
EU:T:2008:203, § 65; 30/06/2004, T-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 72-
74).
34 Dans ces circonstances, la division d’opposition a considéré à juste titre que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour étayer le droit antérieur de l’opposante parce qu’il ne fournissait pas la représentation correcte de la marque selon laquelle la marque était initialement invoquée à l’appui de l’opposition. Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur la marque polonaise antérieure no 227 587;

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Sur les éléments de preuve présentés tardivement au stade du recours
35 Le 24 avril 2019, dans le délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a présenté une copie en couleur du certificat d’enregistrement de la marque polonaise antérieure no 227 587, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.
36 L’article 95, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
37 Comme l’a établi la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
38 En précisant que la chambre de recours «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-
621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
39 Un dépôt tardif d’éléments de preuve est susceptible de se justifier lorsque la chambre de recours considère, premièrement, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, deuxièmement, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44; 15/09/2011, T-434/09,
Centrotherm, EU:T:2011:481, § 113).
40 En l’espèce, la chambre de recours relève que compte tenu de la copie en couleur du certificat d’enregistrement soumis devant les chambres de recours ne modifiera pas l’issue de l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement polonais antérieur no 227 587. Comme indiqué ci-avant aux paragraphes 20 à 34, l’opposante n’a pas apporté la preuve de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée, à savoir une marque antérieure, qui n’est pas une marque de couleur. Déposer, à un stade ultérieur, une copie en couleur du certificat d’enregistrement ne modifie en rien le fait que la marque antérieure revendiquée dans l’acte d’opposition n’était pas une marque de couleur. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, il convient de ne pas tenir compte de ces éléments de preuve, étant donné que cela ne changerait rien au résultat.
41 Après avoir examiné la question à titre liminaire de la justification de deux des droits antérieurs invoqués par l’opposante et des preuves présentées tardivement

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devant les chambres de recours, la chambre de recours estime qu’il convient de procéder à l’examen de la question de savoir si l’opposante a prouvé l’usage de sa marque antérieure de l’Union européenne no 4 326 691, «ICE».
Preuve de l’usage
42 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union «en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée», ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
43 En vertu de la règle 22 du REMC, la partie adverse doit fournir la preuve de l’usage dans le délai fixé par l’EUIPO. Les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives; dès lors, si l’une d’entre elles n’est pas suffisamment étayée, l’usage sérieux de la marque antérieure sera considéré comme n’ayant pas été prouvée.
44 Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une exploitation commerciale réelle de la marque, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné comme motif de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 27/01/2004, C-
259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
45 Les produits en cause doivent être présents sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle puisse être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, pour que la marque de l’opposante puisse faire l’objet d’un usage sérieux (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,

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EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, §
37).
46 En l’espèce, la demande de la demanderesse visant à ce que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 4 326 691 «ICE» est recevable dans la mesure où cette marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.
47 la marque contestée a été publiée le 8 janvier 2013. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période du 8 janvier 2008 au 7 janvier 2013 inclus, en ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes.

48 Les documents fournis par l’opposante à la Division d’opposition comme preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure sont ceux énumérés au paragraphe 6 de la présente décision (annexes 1 à 10) auxquels il est fait référence pour éviter toute répétition inutile.
49 La division d’opposition a considéré que, en considérant la preuve dans son entier, elle ne formait pas l’exigence minimale requise pour que l’usage sérieux de la marque antérieure ait été effectué dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente par rapport aux produits en cause. La division d’opposition a fondé ses arguments sur le fait que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque verbale «ICE» avait été sensiblement modifié.
50 Il appartient donc à la Chambre de déterminer la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne attesté par la documentation fournie. La vérification de la modification du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, en se basant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments et la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque.
51 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est également considéré comme usage au sens du premier alinéa
(10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30; 12/03/2014, T-
381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26).
52 L’article 18 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, évite d’imposer une obligation au titulaire de la marque, dans le cadre de l’exploitation commerciale du signe, une exigence stricte qu’elle utilise la marque et la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, et à permettre au titulaire de la marque d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux

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exigences de commercialisation et promotionnelles des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée est la forme sous laquelle cette marque est exploitée commercialement. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans la vie des affaires diffère de la forme sous laquelle le signe est enregistré uniquement en termes de détails insignifiants, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement similaires, la disposition précitée énonce que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui constitue la forme de la marque utilisée dans la vie des affaires (10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport,
EU:T:2010:229, § 30; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 16;
12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26).
53 La marque antérieure, telle qu’enregistrée, est «ICE», c’est-à-dire uniquement une marque verbale. Cependant, dans les documents fournis, notamment la majorité des factures, il apparaît que «WEST ICE», «WEST ICE LIP» ou «WEST
ICE KS». Les photographies produites présentent les signes figuratifs suivants:
(1) (2) (3) (4) (5)
54 Dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires présents dans les signes, cités plus haut altérant le caractère distinctif de la marque «ICE», il ne serait pas possible de considérer que l’utilisation de tels signes représente une variante acceptable de l’usage de la marque au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) du RMUE.
55 Premièrement, la chambre de recours fait observer que, uniquement dans une photographie (1), le mot «ICE» apparaît dans une position relativement proéminente, écrit en majuscules et en haut du signe. Toutefois, étant donné que l’élément «JPS», signifiant «John Player Special», placé juste sous le mot «ICE», fait la même indication, et que, dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que ces éléments sont co-dominants. Cela signifie qu’un élément distinctif a été ajouté au signe. La chambre de recours fait également remarquer que l’opposante a produit des éléments de preuve pour démontrer que les éléments «ICE» et «JPS» sont utilisés ensemble, à savoir des documents concernant le lancement de cigarettes «JPS ICE» en Allemagne en 2010 (voir annexe 2). Étant donné que ces documents montrent à la fois les éléments co-dominants et distinctifs «ICE» et «JPS» utilisés ensemble, ils ne peuvent servir de preuve de l’usage de la marque «ICE» telle qu’enregistrée.
56 Dans les autres photographies (2) à (5), l’élément «WEST» occupe manifestement une position visuellement dominante dans la partie supérieure ou

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le centre des signes, compte tenu de sa taille et de ses lettres foncées. La position proéminente de l’élément «WEST» dans les photographies (2) à (4) est à nouveau accru par les coups de pinceau bleu et rouge des lettres «EST». En particulier, en raison de sa barre brosse due à la couleur vive, le consommateur pertinent concentre son attention sur l’élément «WEST», et non «ICE». En outre, dans les photographies (4) et (5) l’élément «WEST» est suivi du signe ®, ce qui indique clairement qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
57 L’élément «ICE» est écrit dans une police de caractères légèrement fantaisiste; il est représenté dans une couleur claire et est de taille beaucoup plus petite que l’élément «WEST». Il occupe de toute évidence une position secondaire dans les signes comme vu dans les photographies (2) à (5). L’opposante a fait valoir que les consommateurs percevront l’élément «WEST» comme une marque maison, tandis que l’élément «ICE» sera perçu comme une sous-marque.
58 La demanderesse a fait valoir, à cet égard, que le mot «ICE» est descriptif de cigarettes de mentholettes aromatisées au menthol, comme le montre son annexe
B, tandis que les entreprises des autres secteurs utilisent le mot «ICE» pour une grande variété de produits avec un arôme ou une saveur menthe, comme des shampooings, des dentifrices, des bonbons et des gommes à mâcher, comme le démontre l’annexe C de la demanderesse. La chambre de recours estime qu’il ressort de la documentation fournie par la demanderesse que le mot «ICE» est fréquemment utilisé non seulement pour des produits du tabac mais aussi pour une large gamme de produits de consommation pour indiquer le goût frais, frais, menthe ou menthol, ou l’arôme des produits en cause. Les consommateurs sont dès lors parfaitement conscients du caractère très allusif du mot «ICE». En effet, les mots renvoient à l’arôme ou au parfum des produits et, dès lors, ils sont faiblement dotés d’un caractère distinctif.
59 Les autres éléments verbaux «spearmint» dans photographies (4) et «COOL BLEND» (2) et «COOL BLEND» (5) et «COOL BLEND» sont d’une taille beaucoup plus petite et sont à peine visibles. Ces éléments verbaux et l’élément figuratif ressemblant à une porte réfrigératrice sur des photographies (2) à (5) seront perçus par le public pertinent comme faisant référence à la fraîcheur, à la sensation de saveur froide et/ou menthol. Par conséquent, ces éléments renforceront encore le concept selon lequel l’élément «ICE» est utilisé en tant qu’indication d’un arôme frais.
60 L’ article extrait de Wikipedia présenté par l’opposante à l’annexe 6 au titre du vocable «Brands and Variations» mentionne «WEST ICE» comme une «cigarette au menthol aromatisée au goût de la menthe». Cela ne fait que renforcer ce qui a été indiqué au paragraphe précédent, à savoir que l’élément «ICE» peut être perçu comme une allusion clairement à la saveur des produits.
61 La chambre de recours observe donc que l’utilisation de tous les éléments verbaux et figuratifs dans les documents produits permet de conclure que le signe «ICE» n’a pas été utilisé tel qu’enregistré. Outre le faible caractère distinctif du terme «ICE», la combinaison de tous ces éléments, à savoir l’élément «WEST», qui est distinctif pour les cigarettes comprises dans la classe 34, représente un changement considérable, et non négligeable, du signe «ICE». En outre, les

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éléments additionnels, notamment l’élément «WEST» et la porte frigorifique, sont visuellement dominants, et l’élément «WEST» sera perçu comme frappant sur le plan auditif. En outre, ces éléments contribuent à une perception conceptuelle différente.
62 Il résulte de ce qui précède que la division d’opposition a correctement conclu que le caractère distinctif de la marque enregistrée «ICE» a été altéré, aux fins de l’article 18, paragraphe 1, point a), RMUE, par la forme sous laquelle la marque est utilisée dans les documents fournis dans le cadre de la procédure.
63 Il ressort de ce qui précède que les documents soumis par l’opposante ne obtiennent pas le minimum requis pour que l’usage sérieux ait été fait de la marque antérieure dans le territoire en question au cours de la période pertinente pour les produits en cause.
Marque de l’Union européenne antérieure no 8 686 271
64 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il aurait été approprié d’examiner si le risque de confusion existe en ce qui concerne l’autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 686 271. Cependant, cette marque antérieure a été annulée du registre avec effet au 13 novembre 2019, et elle ne peut dès lors plus servir de fondement à l’opposition.
Conclusion
65 Si tel est le cas, il convient de rejeter le recours.
Coûts
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
67 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema