DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 074 017
Badenova AG indirects Co. KG, Tullastr.61, 79108 Freiburg, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str.284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
S.C. Dante International S.A., 148 Virtutii Road, District 6, Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Eugen Ardeleanu, Aleea Fetesti Nr. 11, Bl. F1 Ap.26, Secteur 3, 032562 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé).
Le 07/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 074 017 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 17 962 254, à savoir contre tous les services compris dans les classes 36 et 38. L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 302 008 007 197 de la marque verbale «E-MAKS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque allemande no 302 008 007 197 «E-MAKS» sur laquelle l’opposition est fondée.

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Décision sur l’opposition no B 3 074 017Page du 27
La date de dépôt de la demande contestée est le 28/09/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 28/09/2013 au 27/09/2018 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 36: Services financiers; services de collecte dans le domaine de l’approvisionnement des consommateurs en énergie électrique et thermique, gaz et eau et évacuation des eaux usées, tous les services précités de cette classe, non en rapport avec des systèmes de mesure, de contrôle et de régulation de l’énergie à usage énergétique dans les installations d’incinération, dans les installations de broyage de cliniques et de roches et dans les usines de production de ciment.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données, notamment avec des données clients, des prix et tarifs dans le domaine de l’approvisionnement des consommateurs en énergie électrique et thermique, en gaz et en eau et d’évacuation des eaux usées, tous les services précités de cette classe, non en rapport avec des systèmes de mesure, de contrôle et de régulation pour l’utilisation de l’énergie dans les installations d’incinération, dans les usines de broyage de cliniques et de pierres et dans les usines de production de ciment.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 23/08/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/10/2019 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 28/12/2019 à la demande de l’opposante. Le 20/12/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Toutefois, à la suite d’une demande de la demanderesse, l’Office a informé l’opposante, le 27/03/2020, qu’une partie des preuves produites n’était pas rédigée dans la langue de procédure et lui a demandé de fournir une traduction au plus tard le 01/06/2020. Le 20/05/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des traductions partielles des éléments de preuve.
L’opposante a indiqué que ses observations concernant la preuve de l’usage étaient confidentielles, manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été précisé. Toutefois, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve produits par l’opposante sont les suivants:
Pièce 1: Une déclaration sous serment du PDG de la société E-MAKS GmbH télétravail Co. KG, datée du 17/12/2019, déposée dans la langue de procédure, indiquant que cette société utilise la marque maison «E-MAKS» depuis 2008, avec le consentement de sa société mère, l’opposante, et que les services qu’ils fournissent comprennent le recouvrement de créances et la gestion de la dette ainsi que la

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Décision sur l’opposition no B 3 074 017Page du 37
fourniture d’accès à une base de données dans le cadre de la gestion des données énergétiques (EDM) et de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) dans le domaine de la fourniture d’énergie. La déclaration sous serment cite également le chiffre d’affaires total de la société en Allemagne pour chacun des services cités (gestion de la dette, gestion des données énergétiques et gestion des relations avec la clientèle) de 2014 à 2018. En outre, elle indique des chiffres annuels distincts, pour les années 2014 à 2016, pour l’accès à une base de données par certains de ses clients.
Pièce 2: Certificat de service traduit en partie «V 1.6.6.» entre E-MAKS GmbH indirects Co. KG (contractant) et badenova AG indirects Co. KG (client), signé le 02/12/2015. Le certificat de service a pour objet la détermination de la qualité de crédit et des informations économiques externes. Il présente le signe «e-maks»
entouré d’autres éléments, à savoir en haut à droite de chaque page.
Pièce 3:La première page est un document intitulé «SRV00167 SAP IS-U Contracts» en relation avec des solutions pour les entreprises de services de consommation. Le document contient une liste de services, notamment l’administration des usagers, les développements, les QS et le système de production avec la DB productrice réfléchie. Le terme indiqué dans le document est de 01/01/2016 au 31/12/2020. Le document n’est pas signé. La pièce contient également trois certificats de service en partie traduits entre E-MAKS GmbH télétravail Co. KG (contractant) et badenova AG indirects Co. KG (client): «V.1.5.1.» signé le 27/01/2016 par le client/opposante et le 20/01/2016 par le contractant. Le certificat de service a pour objet l’importation de données de séries de résultats comptables dans une base de données pour la gestion électronique des données; «V 1.7.6» signé le 20/03/2019 par le client/opposante et le 02/03/2019 par le contractant; «V.1.7.2» signé le 27/06/2013 par le client/opposante et le 14/05/2013 par le contractant. Les deux premiers certificats de service comportent le signe «e-maks» entouré d’autres éléments,
à savoir en haut à droite de chaque page. Le troisième comprend le
signe comme suit :
Pièce 4: Graphiques/feuilles de calcul imprimés contenant des comptes annuels relatifs à deux clients «E-MAKS» pour des services de recouvrement/gestion de la dette et des services d’exploitation de bases de données, dont 2014 comptes (conservés dans un format standard de feuille d’écran, fichier XLSX) concernant un fournisseur d’énergie pour une ville allemande et 2014, 2015 et 2016 pour un fournisseur d’énergie dans toute l’Allemagne (partiellement traduit).
Pièce 5: Graphiques imprimés/feuilles de calcul incluant E-MAKS GmbH indirects Co. KG pour les certificats de performance de plusieurs clients pour des valeurs comprises entre 2015 et 2016 et une facture d’approbation de service, avec la description «Coordination SAP IS-U» et indiquant un montant très faible, jointes au tableau correspondant à l’un des clients (documents partiellement traduits).Deux courriels datés du 17/10/2014 et du 20/06/2018 indiquant qu’ils joignent le dossier de performance d’E-MAKS pour les services de base résultant de certificats de signification pour les mois de septembre 2014 et de mai 2018 (respectivement) pour l’examen et l’approbation du destinataire (traduits).

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Décision sur l’opposition no B 3 074 017Page du 47
Pièce 6: Documents cités en tant que matériel publicitaire pour les services de recouvrement decréances et de gestion de créances «E -MAKS», dont: Extraits partiellement traduits du site web www.e-maks.de, imprimés le 19/12/2019 avec des références à «E-MAKS» et montrant également le signe entouré d’autres éléments,
à savoir dans le coin supérieur gauche de chaque page, fournissant des informations sur les services de l’opposante; impression non traduite d’une origine non connue intitulée «Programm»; impressions non traduites datées du 14/11/2019; des images non datées de ce qui semble être un dépliant et un produit USB portant le signe «e-maks».
Pièce 7: Documents cités en tant que matériel publicitaire pour la gestion des données énergétiques «E-MAKS» au moyen de bases de données, notamment: Extraits partiellement traduits du site web www.e-maks.de, imprimés le 28/11/2019 et le 19/12/2019, avec des références à «E-MAKS» et montrant également le signe
entouré d’autres éléments, à savoiren haut à gauche de chaque page,fournissant des informations sur les services de l’opposante; une brochure d’information partiellement traduite sur les solutions de gestion de données énergétiques et de gestion des créances d’énergie «E-MAKS» avec une indication des termes «Sits 7/2015» et «E-MAKS GmbH ± Co. KG.» sur sa dernière page.

Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).Par conséquent, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
La division d’opposition estime qu’il convient de commencer l’appréciation des éléments de preuve concernant les critères de l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes et fiables concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’opposante a produit en tant que pièce 1 une déclaration sous serment signée par le PDG de la filiale E-MAKS GmbH licenciés Co. KG.Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres. En outre, le fait que l’opposante ait produit la déclaration sous serment et les pièces afin de prouver l’usage de sa marque par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225).Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par l’autre société a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
En ce quiconcerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, étant donné que la déclaration sous serment émane d’une société liée à la partie intéressée, sa valeur probante est inférieure à celle des déclarations sous serment émanant d’un tiers. Enoutre, les autres éléments de preuve produits par l’opposante n’étayent ni ne corroborent leur contenu.
Eneffet, les certificats de services (contrats-cadres) déposés par l’opposante en tant que pièces 2 et 3 sont signés entre E-MAKS GmbH indirects Co. KG — la société qui affirme utiliser la marque antérieure avec le consentement de l’opposante, en tant que contractant, et l’opposante — badenova AG indirects Co. KG –, en tant que client et document supplémentaire figurantdans la pièce 3 (SRV00167 SAP IS-U), ne sont pas signés.Outre le fait que deux des certificats de services cités ne relèvent pas de la période pertinente, il importe de noter que ce type d’usage relève de la sphère privée ou d’un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises et ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU: C: 2008: 696, § 22; 11/03/2003, C-40/01,

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Décision sur l’opposition no B 3 074 017Page du 67
Minimax, EU: C: 2003: 145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU: T: 2015: 604, § 33).La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68,
§ 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU: T: 2008: 135, §38).
Les feuilles de calcul imprimées incluses dans la pièce 4 proviennent de la filiale E-MAKS GmbH licenciés Co. KG de l’opposante et ne constituent donc pas des éléments de preuve indépendants. Les feuilles de calcul imprimées contenant des fiches de performance et l’échantillon de copies de courriers électroniques indiquant qu’ils joignent de tels documents pour les services principaux aux fins de l’examen et de l’approbation du destinataire proviennent d’E-MAKS GmbH télétravail Co. KG, déposée dans la pièce 5, sont dans la même situation. Ils devraient donc être corroborés par d’autres éléments de preuve pour avoir une pertinence dans l’appréciation globale des éléments de preuve. En outre, la manière dont les informations mentionnées ont été assemblées et les sources des données ne sont pas claires. Il s’agit de documents de nature interne et non d’états vérifiés.La seule facture d’approbation de service jointe à la pièce 5 fait référence à un montant très faible.
Enfin, les pièces 6 et 7 comprennent un certain nombre de documents dont une partie n’est pas datée ou qui est postérieure à la période pertinente. En particulier, les extraits du site web www.e-maks.de sontdatés après la période pertinente et ne fournissent aucune information relative à la période pertinente. Les images non datées de produits de merchandising possibles (dépliant, USB) sont également dénuées de pertinence. Enfin, la seule existence du dépliant d’ information de 2015 ne permet pas d’établir qu’il a été distribué à une clientèle potentielle, ni l’importance de sa distribution, ni le nombre de ventes de services protégés par la marque antérieure. En effet, l’opposante n’a pas fourni d’autres informations et preuves qui permettraient d’apprécier de manière réaliste la présence sur le marché de la marque antérieure, telles que la quantité de matériel publicitaire distribué et leur diffusion territoriale, ce qui aurait pu accorder un poids plus concluant à ces éléments de preuve.
Parconséquent, étant donné que les ventes annuelles déclarées dans la déclaration sous serment ont peu de valeur probante, en l’absence d’autres pièces justificatives pertinentes permettant de déduire que les services pertinents ont été fournis et dans quelle mesure, la division d’opposition ne peut présumer que la marque antérieure a été effectivement utilisée sur le territoire pertinent. D’autres types de preuves auraient aidé à prendre en considération, comme les déclarations de tiers, les campagnes promotionnelles, lesdocuments comptables, les rapports annuels, etc.
Même si l’appréciation des preuves implique une certaine interdépendance, il incombe à l’opposante de produire des documents qui donnent une image claire de la manière dont sa marque est utilisée sur le marché. Sur la base des éléments de preuve énumérés ci-dessus, qui sont en grande partie composés de documents internes, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, les indications concernant la durée, le lieu et la nature de l’usage ne seront pas vérifiées.
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).

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Décision sur l’opposition no B 3 074 017Page du 77
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Helena Granado Carpenter Martin EBERL Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.