DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 800
Grand River Enterprises Six Nations, Ltd, 2176 Chiefswood Road, N0A 1M0 Ohsweken, Canada (opposante), représentée par Grund Intellectual Property Group Patentanwalt und Solicitor Partg mbB, Nikolaistr.15, 80802 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Aphria Inc., 265 Talbot Street West, N8H 4H3 Leamington, Canada ( demandeur), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e étage, Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel)
Le 16/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 800 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 21: broyeurs à utiliser avec du cannabis et pour la marijuana.

Classe 34: galjuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, à savoir, résines et huiles; le cannabis et la marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, à savoir pipes, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs pour fumeurs.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 947 732 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 947 732 pour la marque verbale «MOHAWK».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 666 311 pour la marque verbale «MOHAWK».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires

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où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La date de priorité de la demande contestée est 01/08/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/08/2013 au 31/07/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 34: cigarettes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 05/12/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 10/02/2020 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 10/02/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
factures:L’opposante a produit un nombre impressionnant de factures (une centaine).Toutefois, une partie seulement de ces produits relèvent de la période pertinente et seront pris en considération. Sur certaines factures, les noms du client sont masqués. Cependant, à la lecture d’un autre, les noms des clients et leurs adresses sont lisibles. Il s’agit de sociétés en Italie, aux Pays- Bas et en Allemagne.Les factures, à l’exception de celles adressées à des clients italiens, ne décrivent pas les produits et ne semblent pas indiquer les codes des produits. Le signe «Mohawk» est toutefois mentionné et suivi d’autres éléments: (I) ,

versions imprimées:À partir de 10/07/2019 (dans le délai imparti pour étayer l’opposition), l’opposante a produit des impressions de la boutique en ligne «Tabak de boerse24».Bien que ces captures d’écran ne relèvent pas de la

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période pertinente pour la preuve de l’usage (leur date est 10/07/2019), elles montrent la manière dont le signe est apposé sur les produits et contiennent aussi d’autres descriptions que le signe figurant sur les
factures ,
comme ,
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas fourni de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, par conséquent, ces éléments de preuve ne devraient pas être pris en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office l’exige expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE).Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme étant pertinents aux fins de la présente procédure, à savoir les factures et les captures d’écran de la boutique en ligne «Tabak boerse24», et leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction;
Appréciation des éléments de preuve
Durée et lieu de l’usage
Les factures et les captures d’écran présentées par l’opposante montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne.Cela peut être déduit de la langue des documents, à savoir l’allemand et l’anglais, de la devise indiquée (l’euro), de l’adresse de certains clients en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne et du nom de domaine de la boutique en ligne.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel certaines des factures ne sont pas adressées et destinataires et que, par conséquent, il est impossible de savoir si les produits ont été vendus au sein de l’Union européenne, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, cela constitue également un usage au sens du paragraphe 1: L’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.Lesdites factures portent le nom et l’adresse de l’opposante et prouvent donc que les produits ont été fabriqués en Allemagne. Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point b), du RMUE, les factures présentées par l’opposante contiennent suffisamment d’indications sur le lieu de l’usage, même en supposant que les produits pourraient avoir été exportés.

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Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

En l’espèce, une trentaine des factures produites sont datées dans la période pertinente ou, du moins, liées à des périodes suffisamment proches, à savoir 24/09/2018, 27/09/2018, 08/10/2018. En effet, il n’est tenu compte de preuves relatives à l’usage établi en dehors de la période pertinente qu’à moins qu’il ne contienne des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).En l’espèce, les factures mentionnées mentionnant une utilisation en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente. En effet, l’utilisation dont il fait référence est suffisamment étroite dans le temps et la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité;Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve (par exemple, une description des produits figurant sur les factures), la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux pour les produits en question;
Lorsqu’ils sont perçus conjointement les uns par rapport aux autres, les documents produits apportent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;En particulier, certaines des factures font état de ventes de cinq à sept mille euros. Les dates des factures sont également réparties sur l’ensemble de la période pertinente et montrent une fréquence d’usage constante.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;

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En l’espèce, en voyant dans le total les documents fournis par l’opposante, la division d’opposition considère que le signe «MOHAWK» a été utilisé pour des cigarettes.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les preuves produites par l’opposante, bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, satisfont le critère minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: produit en rapport avec le cannabis, à savoir, huiles; huiles dérivées du cannabis; cannabis et marijuana; cannabis de produits, à savoir huiles, salves, pâtes concentrées, teintures, comprimettes et capsules, contenant chacun du cannabis; huiles, salves, pâtes concentrées, teintures, comprimettes et capsules contenant des résines de cannabis; nutraceutiques à usage médicinal; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, à savoir des résines et des huiles; crèmes, savons pour le bain, savons pour le bain, herbes de bain, huiles pour le bain, crèmes de bain, huiles corporelles, lotions pour le corps et corporels, lotions pour le corps et du corps, lotions pour le visage et le corps, lotions pour le

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visage et pour le soin de la peau contenant chacun des dérivés du cannabis; chacun des produits précités servant à soulager la douleur, à assouplir, réduire le stress et à réduire la fatigue, pour l’amélioration de la humidification, pour le maintien de la santé en général et le bien- être, pour soulager l’anxi, ainsi que pour éviter toute dépression; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis; sprays verbaux contenant du cannabis.
Classe 21: broyeurs à utiliser avec du cannabis et pour la marijuana.

Classe 29: huiles et résines dérivées du cannabis, à usage non médicinal; cannabis de produits, à savoir, huiles; huiles dérivées du cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir le beurre.

Classe 31: plantes vivantes de cannabis; les plantes fourragères pour marijuana vivantes; graines de cannabis.

Classe 34: galjuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, à savoir, résines et huiles; le cannabis et la marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, à savoir pipes, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs pour fumeurs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Contrairement à ce que l’opposante estime, la division d’opposition estime que tous les produits contestés compris dans cette classe sont différents des « cigarettes de l’opposante» comprises dans la classe 34.Les produits contestés comprennent des préparations médicales et pharmaceutiques, des lubrifiants cosmétiques et sexuels à usage personnel. Le but médical de ces produits détermine leurs propriétés curatives et leur impact positif sur la santé et l’organe d’un corps. En revanche, les cigarettes de l’opposante ne présentent pas de telles caractéristiques. Bien que dans une certaine mesure, ils puissent également servir à relaxer et à réduire le stress, ils diffèrent par leur nature et leur utilisation avec les produits contestés et ils sont clairement non recommandés par des professionnels de la médecine. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Les produits contestés sont principalement produits par des entreprises pharmaceutiques qui ne produisent manifestement pas

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de cigarettes et inversement. En outre, les produits ne coïncident pas ni dans les canaux de distribution ni dans le public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les moulins contestés destinés au cannabis et à la marijuana sont similaires à un faible degré aux cigarettes de l’opposante. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution et le public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits contestés compris dans cette classe sont dissemblables aux cigarettes de l’opposante comprises dans la classe 34. Qu’il s’agit de produits alimentaires à base de cannabis ou contenant du cannabis. Dès lors, ils ont une finalité et une méthode d’utilisation différentes à partir des produits de l’opposante, qui sont pour fumer. En outre, ces produits ne coïncident pas au niveau des canaux de distribution et des producteurs. Même si les produits en conflit peuvent être vendus dans les supermarchés, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas affichés côte à côte, mais dans des rayons différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’opposante ne prouve pas à elle seule l’argument de l’opposante selon lequel elles contiennent du cannabis en elle-même pour démontrer que les produits sont similaires puisque le cannabis n’est qu’un ingrédient. Même s’il est considéré comme ingrédient principal des produits contestés, une similitude ne pourrait exister que si les produits en conflit partagent certains autres critères pertinents, notamment l’origine habituelle, la nature, la destination ou la méthode d’usage.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits contestés compris dans cette classe sont également différents des produits de l’opposante. Il s’agit de plantes vivantes et de semences, qui ne peuvent pas être considérées comme prêtes pour le fumage des produits. Le simple fait que les produits contestés soient utilisés pour fabriquer du cannabis et pour marijuana, qui peut en fin de compte être utilisé à des fins de fumage, ne suffit pas en soi pour conclure que ces produits sont similaires à des cigarettes, étant donné que leur nature, leur destination, leur utilisation et le public pertinent sont bien distincts. Les plantes et semences vivantes contestées ne sont pas destinées à l’achat direct par le consommateur final et, dans cette mesure, elles ont des canaux de distribution différents des produits de l’opposante. Ils ne sont ni en compétition, ni complémentaires aux cigarettes de l’opposante comprises dans la classe 34.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les produits contestés «marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, à savoir, résines et huiles; Le cannabis et la marijuana à usage récréatif sont similaires aux cigarettes de l’opposante dans la même classe. Ces produits ont une destination et une méthode d’utilisation similaires, à savoir le tabagisme, et, en ce sens, ils peuvent être concurrents. En outre, ils coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
Les articles pour fumeurs contestés, à savoir les briquets pour fumeurs, sont similaires aux cigarettes de l’opposante. Il s' agit de produits complémentaires qui coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.

Les articles pour fumeurs, à savoir les tubes de fumage, pochettes pour marijuana et cannabis, vaporisateurs oraux pour fumeurs sont faiblement similaires aux cigarettes

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de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent.
B) Les signes
MOHAWK MOHAWK
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible ou accru (comme l’affirme l’opposante) et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent.
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 666 311 de l’opposante.

Compte tenu de l’identité des signes, il convient de rejeter la marque contestée pour les produits jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure, y compris en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.

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Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.

La division d’opposition
Valeria ANCHINI Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.