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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° 000045186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 186 (ASSIGNMENT)
Zhejiang Zhongte Machinery Technology Co., Nantang Street, Songjiadai, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Sugrañes Patentes y Marcas, Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Antonia Legaki,Λεattribuant ορος Αλεminima ανδραmigrants 28, 10683 Αconsultée ηνα, Grèce (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 16/08/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de cession est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 18 129 187 est cédée à la demanderesse dans
2. son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
3.
MOTIFS
Le 05/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque
de l’Union européenne no 18 129 187 (marque figurative), (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»), déposée le 25/09/2019 et enregistrée le 22/01/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: machines pour l'impression et la reliure; Machines, machines- outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler; Gaudronneuses [machines]; Agitateurs d’encre; Machines d’imprimerie industrielles; Machines d’impression à jet d’encre à usage industriel; Imprimantes de codes-barres [machines]; Imprimantes offset; Machines d’imprimerie pour impression sur emballages; Machines d’imprimerie pour impression sur des étiquettes; Machines d’imprimerie rotatives à bobines; Machines d’imprimerie rotatives à feuilles; Machines d’imprimerie pour tôles; Labellisseurs [machines]; Rouleaux pour machines à imprimer rotatives; Cylindres pour machines d’imprimerie; Cylindres d’imprimerie; Masques d’imprimerie [parties de machines]; Massicots d’imprimerie [pièces de machines]; Appareils encreurs pour machines d’imprimerie compris dans la classe 7.
La demande est fondée sur:
(1) L’enregistrement de la marque chinoise no 11 990 012 (marque figurative), d’une durée de validité allant du 07/08/2015 au 06/08/2025 et couvrant des presses d’imprimerie rotatives; Machines d’imprimerie; Imprimante offset; Presses d’impression; Machines à satiner; Presse gommante; Presses typographiques; Machines d’emballage
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comprises dans la classe 7 (ci-après la «marque antérieure no 1») et (2) enregistrement de la marque chinoise no 5 668 871 (marque figurative), d’une durée de validité allant du 07/12/2009 au 06/12/2019 et couvrant des machines à encrerer; Machines d’emballage comprises dans la classe 7 (ci-après la «marque antérieure no 2»), pour lesquelles la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, en demandant la cession de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES, ASPECTS PROCÉDURAUX ET ÉLÉMENTS DE PREUVE
Dans sa requêtedu 05/08/2020, la demanderesse n’a avancé aucun argument spécifique en ce qui concerne les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, visant à obtenir la cession de la marque de l’Union européenne contestée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE. En ce qui concerne les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne est le conseiller juridique et le représentant de la société ALL graphismes KF LTD (ci-après «All Graphics») et que, dans diverses communications échangées entre les parties, elle admettait avoir demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée agissant au nom de ladite société. Il est également expliqué que, au moins depuis février 2007, tout le raphicule est un distributeur de la demanderesse dans les Caraïbes et dans certains pays européens et que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été déposée sans le consentement de la demanderesse. En outre, la titulaire de la MUE a déposé la demande en son propre nom «pour rendre plus difficile pour la titulaire légitime de la marque de revendiquer la propriété légitime», ce qui, selon la demanderesse, apporterait d’autres éléments de preuve de la mauvaise foi de la titulaire. La demanderesse conclut que la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), est «une demande subsidiaire pour le cas hypothétique dans lequel la demanderesse ne parvient pas à convaincre l’EUIPO que la demande a été introduite par son agent».
La demande en nullité était accompagnée de copies des certificats d’enregistrement des marques antérieures 1 et 2 (documents en chinois, accompagnés de leur traduction en anglais).
Le 19/10/2020, la demanderesse a présenté de nouvelles observations à l’appui de sa demande. En substance, elle affirme que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée par un agent de la demanderesse et que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi pour le compte de tous les graphiques. La demanderesse détaille ensuite la relation entre les parties et les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Il est démontré à titre principal que la demanderesse est une société chinoise qui fabrique divers produits sous le signe et qui a confié les tâches de distribution et d’agence sur le continent européen à différents agents, entre autres, All Graphics et la société espagnole Zonten Europe, S.L.U. (ci-après «Zonten Europe»). Chacune des sociétés susmentionnées opère dans ses propres pays. La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque de l’Union européenne contestée au nom de tous les graphiques et a ensuite contacté Zonten Europe pour leur demander de cesser d’utiliser la marque. C’est à cette occasion que la requérante a appris que l’un de ses agents de l’Union avait enregistré la marque en son propre nom sans son consentement et avec l’intention
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d’empêcher des tiers de l’utiliser. La demanderesse fait valoir que les marques antérieures 1 et 2 sont clairement identiques à la marque de l’Union européenne contestée et souligne qu’en réalité, la demanderesse utilise le signe avec la combinaison rouge et noire et avec les caractères chinois. Elle inclut dans ses observations une capture d’écran de son site internet
(situé à l’adressewww.ztyj.cn) qui montre le signe . La demanderesse ajoute que les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée sont identiques ou essentiellement similaires à ceux de sa société et qu’il ressort clairement du contrat signé le 04/02/2017 que tout Graphics est l’agent de la demanderesse. Le fait que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée par Mme Legaki et non par All Graphics est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que la première est le conseiller juridique et le représentant de tous les graphiques et que, par conséquent, aux fins de la présente action en nullité, il convient d’interpréter qu’il s’agit de la même entité. La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais autorisé All Graphics ou son représentant légal à enregistrer la marque et qu’il n’y avait pas non plus de raison légitime à cet enregistrement. En outre, il montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a même menacé le titulaire légitime de la marque en bloquant ses importations dans l’UE. La demanderesse détaille le contenu des éléments de preuve produits à l’appui de ses allégations et conclut que la permanence du signe enregistré de la titulaire de la marque de l’Union européenne «pourrait constituer un obstacle sérieux à l’entrée sur le marché de l’Union européenne ou à l’exploitation continue de la position commerciale de la demanderesse en nullité sur ce marché» et, par conséquent, la cession de la marque à la demanderesse devrait être accordée. D’autres arguments sont avancés en ce qui concerne les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (qui seront détaillés et appréciés par la division d’annulation dans la décision uniquement dans la mesure nécessaire à l’issue de l’affaire).
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Document no 1: Contrat privé de 04/02/2017 entre la demanderesse et All Graphics par lequel ce dernier est désigné comme «agent unique et exclusif» de la demanderesse pour l’importation et la promotion/la vente des produits de la demanderesse1 pour les pays suivants: Chypre, la Grèce, Israël, la Bulgarie, la Roumanie, la Macédoine, l’Albanie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l’Égypte.
Document no 2: Message électronique du 25/02/2020 envoyé par la titulaire de la MUE à Zonten Europe. En substance, la titulaire de la marque de l’Union européenne écrit qu’elle est le conseil juridique de la société mère de tous les graphiques et qu’elle a enregistré la marque de l’Union européenne contestée, en son nom, pour le compte de All Graphics. Il est également indiqué que tout Graphics possède le droit exclusif d’utiliser la marque «ZONTEN EUROPE» dans l’Union européenne et qu’il est «disposé à accorder» l’autorisation d’utiliser la marque sous certaines conditions. Le message fixe également un délai de trois jours au destinataire pour «mettre en œuvre l’accord comme indiqué ci-dessus», faute de quoi le titulaire perdra le droit d’utiliser la marque «ZONTEN EUROPE».
Document no 3: Lettre datée du 02/07/2020 du représentant de la demanderesse à la titulaire de la marque de l’Union européenne, par laquelle ce dernier est, en substance, invité à céder la marque de l’Union européenne contestée à la demanderesse et à signer à cet effet un document de cession, qui y était joint en tant qu’annexe 1.
Document no 4: Message électronique du 10/07/2020 de la titulaire de la marque de l’Union européenne au représentant de la demanderesse. La titulaire affirme que la demanderesse n’a aucun droit juridique sur la marque qu’elle a enregistrée en son nom, pour le compte de All Graphics, et que l’enregistrement chinois de la demanderesse «ne signifie rien pour
1Selon le contrat, machines d’impression d’étiquettes et machines de conversion du papier.
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l’Europe et le reste du monde». Elle indique qu’elle attribuera la marque à tous les graphiques, à la demande de cette dernière. La titulaire déclare en outre que «dans l’intervalle», elle exerce les droits découlant de l’article 9, paragraphe 3, du RMUE et interdit à la demanderesse: «A) proposer des machines, les mettre sur le marché européen ou les mettre en stock à ces fins sous la marque «Zonten Europe», ou y offrir ou lui fournir des services sous la même marque; B) d’importer des machines dans l’Union européenne sous ma marque; D) utiliser la marque en tant que dénomination commerciale ou dénomination sociale ou partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale; (E) utiliser la marque dans les papiers d’affaires et la publicité; F) utiliser la marque dans une publicité comparative d’une manière contraire à la directive». En outre, la titulaire déclare qu’elle informera tous les offices européens des douanes et des douanes des violations de la marque, de sorte qu’aucune machine ou pièce de rechange ne sera importée dans l’Union européenne sous sa marque sans son autorisation.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations en réponse le 23/10/2020. Elle a indiqué que les observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme confidentielles. En tout état de cause, la division d’annulation décrira les éléments de preuve qui y sont joints en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles.
La titulaire explique que depuis 2006, tout Graphics est l’agent commercial exclusif de la demanderesse à Chypre et dans la zone des Balkans. Des informations supplémentaires sont fournies sur la relation entre les parties et les circonstances qui ont conduit au dépôt et à l’enregistrement ultérieur de la MUE contestée, qui peuvent être résumées comme suit:
— Tous les graphiques étaient les premiers et, depuis 11 ans, la seule entreprise qui importait les produits de la demanderesse en Europe. Elle a réalisé d’importants investissements promotionnels pour promouvoir des machines «ZONTEN» et a construit la renommée de «ZONTEN» en Europe «à partir de zéro».
— La demanderesse n’a aucun intérêt pour la dénomination «ZONTEN» puisque, à partir de 2006, elle a changé de nom à plusieurs reprises2. En outre, la demanderesse n’a pas d’intérêt réel à la marque dans le monde entier puisque le nom «ZONTEN» est utilisé dans plusieurs pays asiatiques par plusieurs autres sociétés depuis des années sans aucune anteinte de la part de la demanderesse. Trois exemples de l’usage allégué sont donnés dans les observations.
— Bien qu’il n’y ait pas de problème avec la coopération des parties, en septembre 2019, tous les graphiques ont appris l’existence de la société espagnole Zonten Europe. Cette société a conclu un contrat de représentation commerciale avec la demanderesse en vertu duquel elle s’est vu accorder le droit de vendre des produits dans toute l’Europe, bien que tous les graphismes aient un contrat de représentation exclusive pour les Balkans et Chypre.
— La requérante a donc violé le contrat avec All Graphics sans aucune raison ni notification. En outre, le nom de la nouvelle société (Zonten Europe) crée une confusion à l’égard de tous les clients proposés par Graphics et chypriotes, qui pensent que les sociétés respectives sont des entreprises liées.
— Bien que la requérante ait reconnu la gravité du problème, elle n’a pris aucune mesure pour corriger l’erreur. La demanderesse agit clairement de manière abusive, en essayant de«déporer les fruits» de tous les graphiques «travail pérennal». Par
2 Premièrement de «RUIAN ZHONG TIAN MACHINERY WORKS CO LTD» à «RUIAN ZHONGTE INDUSTRIAL CO LTD», puis, en 2015, à Zhejiang ZHONGTE MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD.
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conséquent, et afin de protéger tous les intérêts légitimes de tous les Graphics découlant de leur représentation exclusive dans les Caraïbes et Chypre, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée auprès de l’EUIPO.
— Le 20/02/2020, une fois la procédure d’enregistrement terminée, la demanderesse a été informée de la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire admet explicitement qu’elle a enregistré la marque en son nom mais pour le compte de All Graphics et soutient que le véritable titulaire de la marque est tout Graphics. Elle montre également que la requérante n’a jamais enregistré la marque en dehors de la Chine et qu’il n’existe pas de traité international entre la Chine et l’Union européenne qui protégerait une marque enregistrée uniquement en Chine. Elle montre que la demanderesse avait connaissance de l’enregistrement de la marque depuis février 2020 et que «dans son message d’avocat, elle n’a jamais affirmé ne pas avoir eu connaissance de l’enregistrement, en revendiquant uniquement le droit à la marque en raison de son enregistrement en Chine, sans autre raison». La titulaire conclut que la demande doit être rejetée dans son intégralité.
La titulaire a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations:
Pièce jointe no 1: Trois contrats privés, datés du 07/05/2006, 04/02/2015 et3 04/02/2017 conclus entre M. K.F. et M. G.K. ou All Graphics en tant qu’agent exclusif4 avec les sociétés chinoises RUIAN CITY ZHONGTIAN MACHINERY WORKS CO., LTD, RUIAN ZHONGTE INDUSTRIAL CO., LTD. et la demanderesse respectivement. Le titulaire informe que les preuves visent à montrer les changements de nom ultérieurs du demandeur.
Pièces jointes no 2 et no 3: Échange de courriers électroniques entre la titulaire de la MUE, All Graphics et la demanderesse, daté de mars 2020 et concernant essentiellement le représentant espagnol de la demanderesse. La réponse de la demanderesse fait référence, entre autres, aux produits vendus par All Graphics au cours de la période5 2015-2019 ainsi qu’aux produits commandés par cette dernière en 20206. Dans ses observations, la titulaire de la MUE explique qu’elle n’a jamais caché le fait qu’elle a enregistré la marque en son nom, pour le compte de All Graphics, et que, le 20/02/2020, elle a personnellement informé la demanderesse par courrier électronique. Elle insinue dans ses observations le contenu du message électronique correspondant (qui est, en substance, identique au message électronique qu’elle a envoyé le 25/02/2020 à Zonten Europe et qui a été produit par la demanderesse en tant que document no 2). La titulaire ajoute que le courriel envoyé à la demanderesse le 20/02/2020 figure dans l’annexe no 2, mais l’annexe en question ne contient pas ledit document.
Pièces jointes no 4 et no 5: Messageélectronique du représentant de la demanderesse auprès de la titulaire de la marque de l’Union européenne daté du 02/07/2020, présentant deux annexes intitulée Requériento Zonten et Assignment Zonten et la réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne7 du 10/07/2020.
Pièce jointe no 6: Sélection de documents et plus particulièrement: I) trois connaissements (deux datés en 2015 et un en 2014) et montrant comme expéditeur les entreprises chinoises
3Le contrat de 04/02/2017 est identique à celui déjà présenté par la demanderesse le 19/10/2020 (voir document no 1 ci-dessus).
4 Les références de produits dans les contrats du 07/05/2006 et du 04/02/2015 sont identiques à celles mentionnées dans le contrat du 04/02/2017, à savoir machines d’impression d’étiquettes et machines de conversion du papier.
5 «Année 2015 1 unité MQ-320 die cutter, 2unités FQ-450R, machines à slitrer; Année 2016, 1unit LRY-330 flexo, 1unit FQ-320 machines à refendre; Année 2017, 2unités LRY-330 Flexo, 1unit MQ-320 die cutter, 1unit FQ-330R slitting; Année 2018, 2 unités FQ-450 Slitting, 1unit MQ-320 Die cutter; Année 2019, 2unités MQ-320 cutter Die, 1unit ZTJ-330 machine libre».
6 1unité de la machine ZTJ-330 Offset».
7 Document déjà présenté par la demanderesse le 19/10/2020, voir document no 4 ci-dessus.
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RUIAN ZHONGTE INDUSTRIAL CO., LTD., RUIAN ZHONGTIAN MACHINERY WORKS CO., LTD et la demanderesse respectivement et comme sociétés de destinataire de Bulgarie et de Grèce. Les éléments de preuve mentionnent la marque «ZONTEN» et les produits suivants: un jeu de machines à découper die, pièces détachées pour machines d’impression, un ensemble de machines à slitrer avec coupe-vent rotatifs; (II) 4 factures commerciales datées de 2012, 2014 et 2015 et une liste de colisage pour des produits décrits comme freins, machine slittante «ZONTEN» avec cutter rotatif, roller anilox, engrenage pour rolller anilox, frein pour le rewinder matrique, mécanisme de découpe die, engrenage en matières plastiques, rouleaux de nip, ligneurs à usage rotatif, UV, engrenages pour rouleaux d’impression, etc.Les documents sont adressés à tous les GrapTE et tous les GrapTE.
Le 08/01/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a de nouveau écrit et présenté des observations supplémentaires. Le 21/01/2021, l’Office les a transmis à la demanderesse à titre d’information uniquement et a communiqué aux deux parties que les documents ne pouvaient être pris en considération dans la mesure où ils n’avaient pas été reçus dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.
La demanderesse a présenté son mémoire en réponse le 11/01/2021. Elle affirme, à titre principal, que les arguments de la titulaire confirment effectivement que la marque a été enregistrée de mauvaise foi. En outre, la titulaire a explicitement reconnu qu’elle avait enregistré la marque au nom de tous les graphismes, sachant que la marque appartenait initialement à la demanderesse en nullité, un fabricant avec lequel elle avait un contrat de commercialisation pour certains pays de l’Union. La demanderesse réfute une par une les revendications de la titulaire et conclut que la marque doit être intégralement cédée au demandeur.
Le 25/03/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations en réponse (en substance les mêmes que celles du 08/01/2021). Elle cite les dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE définissantles «marques antérieures» et souligne qu’elle est la titulaire légitime de la marque en vertu de la législation de l’Union européenne et qu’il n’existe aucun arrangement international avec la Chine qui affecte ses droits sur la marque «ZONTEN EUROPE». Elle renvoie aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et soutient que la demanderesse a admis n’avoir jamais donné d’ordre à tous les graphiques pour enregistrer la marque en son nom. Cela prouverait, selon la titulaire, que ni elle-même ni All Graphics n’agissait en qualité d’agents ou de représentants de la demanderesse et que, par conséquent, la demanderesse n’est pas titulaire de la marque. La titulaire conclut que la seule raison de l’affaire est une tentative de la demanderesse de violer les termes de son contrat de distribution exclusive afin de disposer d’un plus grand nombre de représentants vendant dans le même domaine.
Remarque liminaire
La demande est fondée sur plus d’un moyen. Compte tenu du fait que la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, pour demander la cession de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE, la division d’annulation examinera d’abord la demande de cession. En effet, la solution subsidiaire prévue à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE perdrait son effet utile si l’Office avait le pouvoir discrétionnaire de déclarer la nullité de la MUE, contrairement à l’intention expresse de la demanderesse. En outre, si la situation juridique de la demanderesse gagnante serait substantiellement différente si, au lieu de la cession, la MUE était déclarée nulle, la situation juridique de la titulaire perdante serait la même quelle que soit l’issue.
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Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant de la titulaire de la marque — article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE visant à obtenir la cession de la MUE contestée — article 21 du RMUE
Conformément à l’article 21 du RMUE, lorsqu’une marque de l’Union européenne est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier est habilité à exiger la cession de la marque de l’Union européenne en sa faveur, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. Le titulaire peut présenter une demande de cession en vertu du paragraphe 1 du présent article, entre autres, à l’Office, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d’une demande en nullité.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une nullité aboutisse sur ce fondement, il faut, premièrement, que la demanderesse en nullité soit titulaire de la marque antérieure; Deuxièmement, que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque; Troisièmement, que les signes soient identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif et que les produits et/ou services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial; Quatrièmement, que la marque de l’Union européenne contestée ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et sans qu’il existe de raisons légitimes justifiant l’action de l’agent ou du représentant.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, la demande fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, visant à obtenir la cession de la MUE conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE, ne peut être accueillie.
A) Le droit de la demanderesse: Existence d’une marque antérieure
L’article 8, paragraphe 3, du RMUE trouve son origine dans l’article 6 de la Convention de Paris, qui a été introduit dans la convention par la Conférence de révision de Lisbonne en 1958. La protection qu’il confère au titulaire d’une marque antérieure consiste dans le droit de s’opposer à l’enregistrement, de réclamer la radiation ou le transfert à son profit d’enregistrements non autorisés de ses marques par son agent ou son représentant et de s’opposer à l’utilisation de sa marque, à moins que l’agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
L’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique aux «marques» antérieures qui ont fait l’objet d’une demande de MUE sans le consentement de leur titulaire. En l’absence de toute limitation à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et compte tenu de la nécessité d’assurer une protection effective des intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et doit être compris comme incluant, entre autres, les demandes en cours, étant donné que rien dans cette disposition ne limite sa portée exclusivement aux marques enregistrées. Pour les mêmes raisons, les marques non enregistrées relèvent
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également du terme «marques» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, tant les marques enregistrées que non enregistrées sont couvertes par cette disposition dans la mesure, évidemment, où la législation du pays d’origine reconnaît des droits de ce dernier type.
En outre, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que la marque sur laquelle la demande en nullité est fondée doit être antérieure à la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, la date pertinente à prendre en considération est la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée. Les règles à appliquer pour déterminer la priorité dépendent du type de marque invoquée. En particulier, si la marque antérieure a été acquise par l’enregistrement, c’est sa date de dépôt ou de priorité qui doit être prise en considération pour apprécier si elle précède la MUE contestée.
En l’espèce, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur la base, entre autres, de la marque antérieure no 1.
Étant donné que l’article 8, paragraphe 2, du RMUE ne s’applique pas aux actions en nullité fondées sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il ne saurait servir à définir l’étendue territoriale de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne contient aucune autre référence à un «territoire concerné», il est indifférent que les droits afférents à la marque antérieure s’appliquent ou non dans l’Union européenne. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, une marque enregistrée en Chine peut également constituer la base d’une action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, duRMUE.
À l’appui de sa titularité de la marque antérieure no 1, la demanderesse a produit un certificat d’enregistrement qui montre que la durée de validité de la marque est comprise entre le 07/08/2015 et le 06/08/2025. La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 25/09/2019. Il est donc clair que la marque antérieure no 1 est antérieure à la marque contestée. Par conséquent, la demande est suffisamment étayée en ce qui concerne la marque antérieure no 1, et la première condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est donc remplie.
b) Existence d’une relation agistante
Compte tenu de la finalité des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le détournement de leurs marques par leurs associations commerciales, les termes «agent» et «représentant» devraient être interprétés de manière large pour couvrir tous les types de relations fondées sur tout accord commercial (régi par un contrat écrit ou oral) dans le cadre duquel une partie représente les intérêts d’une autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et le demandeur de la MUE (confirmé 13/04/2011, T-262/09, First Deferter, EU:T:2011:171, § 64).
Par conséquent, il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au titulaire de la MUE, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts du titulaire de la marque. Il s’ensuit que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE peut aussi s’appliquer, par exemple, aux licenciés du titulaire, ou aux distributeurs agréés des produits pour lesquels la marque en cause est utilisée.
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La demanderesse et la titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaissent toutes deux le fait que tout Graphics (une société à laquelle la titulaire de la MUE partage certaines connexions, voir plus bas à la section E.1.) «La marque a été déposée au nom de l’agent ou du représentant») distribue les produits de la demanderesse à Chypre et dans les Caraïbes pendant plusieurs années avant le dépôt de la MUE contestée (c’est-à-dire 25/09/2019). Par contrat privé de 04/02/2017, la requérante a désigné tous les graphiques comme son agent exclusif pour Chypre, la Grèce, Israël, la Bulgarie, la Roumanie, la Macédoine, l’Albanie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l’Égypte. Il ressort en outre du contrat privé de 07/05/2006 que la coopération avec la requérante remonte à 2006, alors que MM. K.F. et G. K.8 ont été «affectés», en tant qu’agents exclusifs, «à l’importation et à la promotion» des produits de la requérante. La relation commerciale entre All Graphics et la demanderesse est également confirmée par les factures, les lettres de transport et les listes de colisage qui montrent que des produits portant le signe «ZONTEN» ont été distribués dans l’Union européenne au moins à partir de 2012.
En conclusion, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits établissent que tous les graphiques doivent être considérés comme un «agent» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, les détails relatifs à cette condition d’applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ont été remplis.
Parsouci d’exhaustivité, il convient de noter que la déclaration de la titulaire selon laquelle ni elle-même ni son client n’ont «agi en qualité d’agents ou de représentants de la demanderesse en nullité» n'9 est pas de nature à remettre en cause la conclusion ci-dessus. Une telle affirmation a été avancée dans le cadre de la mise en exergue du fait qu’il s’agissait de l’initiative de tout Graphics d’enregistrer la marque sans aucune autorisation de la part de la requérante. D’autre part, l’existence d’une relation d’agent/représentant au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’est pas une exigence pour l’enregistrement de la marque contestée, mais pour la relation commerciale des parties avant le dépôt de la demande de marque. Par conséquent, le fait que la demanderesse n’ait pas autorisé la titulaire de la marque de l’Union européenne ou tous les graphiques est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’existence d’une relation agent entre eux.
c) Les signes et les produits sont identiques ou largement équivalents
Si l’article 8, paragraphe 3, du RMUE couvre les cas dans lesquels tant les signes que les produits ou services comparés sont identiques, son champ d’application peut, selon la jurisprudence, également s’étendre aux cas où ils ne sont pas identiques [08/11/2004, R 493/2002-2, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)/DEFENSE indirects FIRST DEFENSE (fig.); 04/05/2004, R 493/2002-4, FIRST DEFENSE (II); 13/04/2011, 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171; 03/05/2012, R 1642/2011-2, maritime Acopafi (fig.)/maritime Montering as (fig.) et al.; 03/08/2010, R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (fig.); 05/10/2016, R 2087/2015-1, MINERAL MAGIC/MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al.; 11/11/2020, 809/18-P, MINÉRAUX MAGIC,
8 Des personnes physiques partageant des liens économiques avec tout Graphics, comme le suggère le sceau «ALL graphismes KF LIMITED», s’appliquaient sur le contrat et ont également déduit des messages électroniques de la titulaire de la marque de l’Union européenne à Zonten Europe ou au PDG de la demanderesse.
9 Dans ses dernières observations du 25/03/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne cite les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et déclare ce qui suit: La demanderesse en nullité admet que «Zhejiang ZHONGTE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD» ne m’a jamais donné un ordre d’enregistrement de la marque «ZONTEN EUROPE» en son nom ou de mon client (ALL graphique KF LTD). Elle admet également que c’est à l’initiative de ma cliente de me donner l’ordre d’enregistrer la marque en son nom. Parconséquent, ni mon client ni moi-même n’ont agi en qualité d’agents ou de représentants de la demanderesse en nullité (soulignement ajouté); Au contraire, «ALL graphistics KF LTD» agissait pour elle-même et j’ai agi en tant que représentant de «ALL graphistics KF LTD». La demanderesse n’est donc pas titulaire de la marque et n’a aucun droit sur celle-ci».
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EU:C:2020:902, § 99; Voir également les conclusions de l’avocat général dans l’affaire 30/04/2020, C-809/18 P, EUIPO/John Mills, EU:C:2020:329, § 44).
En effet, l’application exclusive de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE aux signes identiques pour des produits ou services identiques réduirait excessivement son efficacité, étant donné qu’elle permettrait à l’agent frauduleux d’échapper à ses conséquences en se bornant à apporter de légères modifications soit à la marque antérieure, soit à la spécification des produits et/ou des services. Dans un tel cas, il serait gravement porté atteinte aux intérêts du titulaire de la marque antérieure, en particulier si la marque antérieure était déjà utilisée et si les variations apportées par l’agent n’étaient pas suffisamment significatives pour exclure la confusion. Qui plus est, si la demande d’enregistrement d’une telle marque était admise à l’enregistrement malgré sa similitude avec la marque antérieure (ou, si elle était enregistrée, la marque ne serait pas déclarée nulle ou cédée à son titulaire légitime, selon le cas), l’agent serait en mesure d’empêcher tout enregistrement ultérieur et/ou tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial au sein de l’UE, en invoquant l’article 8, paragraphe 1 ou 9 (2) du RMUE, ou les dispositions équivalentes du droit national.
C.1.) Les signes
Marque antérieure no 1 Signe contesté
La marque de l’Union européenne contestée reproduit comme premier élément verbal, l’unique élément «ZONTEN» de la marque antérieure no 1. En outre, sa stylisation présente une ressemblance frappante avec celle de la marque antérieure, notamment en ce qui concerne la manière spécifique de représenter la barre diagonale des lettres «N». Bien que la marque contestée comporte l’élément verbal supplémentaire «EUROPE» et deux caractères chinois, cela ne remet pas en cause la similitude élevée des signes en cause. L’élément «Europe» occupe une position secondaire dans le signe contesté et est clairement descriptif, étant donné qu’il indique simplement le siège de l’entreprise concernée ou le lieu de distribution ou de production des produits. En ce qui concerne les caractères chinois, les informations qu’ils véhiculent pourraient plutôt être perçues comme une suggestion selon laquelle les produits sont fabriqués en Asie (Chine), qui est en soi au moins faible en ce qui concerne les caractéristiques des produits. La couleur rouge est une simple décoration et, en tant que telle, de nature purement décorative, tandis que les légères différences concernant l’écriture de l’élément «ZONTEN» (plus épaisse dans la marque antérieure et plus fines dans le signe contesté) sont à peine mémorisables.
Par souci d’exhaustivité, bien que cela ne soit pas déterminant, il convient également de noter que la demanderesse a mis à disposition une page d’écran de son site internet représentant la marque sous une forme quasi identique à la marque de l’Union européenne contestée, à
savoir en tant que .
Compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne contestée reproduit essentiellement la marque antérieure no 1 et que les légères modifications et ajouts n’altèrent pas substantiellement son caractère distinctif, il y a lieu de conclure que les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne les signes sont remplies.
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C.2.) Les produits
La marque antérieure no 1 est enregistrée pour les produits suivants: Classe 7: Presses rotatives; Machines d’imprimerie; Imprimante offset; Presses d’impression; Machines à satiner; Presse gommante; Presses typographiques; Machines à envelopper.
Le contrat privé de 04/02/201710 régit la gamme des produits comme suit: La société de réserve11 fabrique — produit, à son siège, et vend, des machines d’impression d’étiquettes, ainsi que des machines de conversion du papier. La société de réserve […] associe les agents exclusifs12 à l’importation et aux promotions — vente de ses produits, sur les marchés des pays susmentionnés 13 […]». Il est également observé que les mêmes produits étaient couverts par les contrats de 07/05/2006 et 04/02/201514 précédemment conclus entre la demanderesse et M. K.F. et M. G.K. ou All Graphics.
S’il est vrai que le contrat privé du 04/02/2017 définit la gamme des produits en des termes très généraux, il peut être déduit du faisceau d’éléments de preuve produits devant la division d’annulation (en particulier les factures, la liste de colisage et les connaissements,15 ainsi que le message électronique du PDG de la demanderesse16) que les produits faisant l’objet de la coopération active des parties comprenaient en fait des produits tels que des machines à découper, des pièces détachées pour machines d’imprimerie, des machines à décoller rotatives, des machines à refaisonnement, des machines offset, etc.
À ce stade, il convient de noter que la relation agent est une condition spécifique de la protection et que la relation commerciale ne peut être indûment exploitée que dans la mesure où les produits contestés relèvent du champ d’application de l’accord des parties. En tant que telle, l’étendue de la protection de la marque antérieure, aux fins de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, est nécessairement délimitée par la portée des produits couverts par l’accord des parties. En effet, rien ne semble justifier pourquoi le titulaire chinois devrait obtenir une protection pour des produits qui ne faisaient pas partie de l’accord et, par conséquent, le public pertinent de l’UE pourrait ne pas avoir eu connaissance de la marque dans ce contexte spécifique.
La marque de l’Union européenne contestée couvre les produits suivants:
Classe 7: Machines pour l'impression et la reliure; Machines, machines-outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler; Gaudronneuses [machines]; Agitateurs d’encre; Machines d’imprimerie industrielles; Machines d’impression à jet d’encre à usage industriel; Imprimantes de codes-barres [machines]; Imprimantes offset; Machines d’imprimerie pour impression sur emballages; Machines d’imprimerie pour impression sur des étiquettes; Machines d’imprimerie rotatives à bobines; Machines d’imprimerie rotatives à feuilles; Machines d’imprimerie pour tôles; Labellisseurs [machines]; Rouleaux pour machines à imprimer rotatives; Cylindres pour machines d’imprimerie; Cylindres d’imprimerie; Masques d’imprimerie [parties de machines]; Massicots d’imprimerie [pièces de machines]; Appareils encreurs pour machines d’imprimerie.
10 Divulgué par la demanderesse le 19/10/2020 en tant que document no 1.
11 C’est-à-dire la demanderesse en nullité.
12 C’est-à-dire tous les graphiques.
13 À savoir Chypre, la Grèce, Israël, la Bulgarie, la Roumanie, la Macédoine, l’Albanie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l’Égypte.
14 Fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 23/10/2020 en tant qu’annexe no 1.
15 Fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 23/10/2020 en tant qu’annexe no 6.
16 Fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 23/10/2020 en tant qu’annexe no 3.
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En ce qui concerne plus particulièrement les produits en conflit, il convient de vérifier s’ils présentent un lien étroit sur le plan commercial, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux à l’entrée du titulaire initial sur le marché de l’Union ou à la poursuite de l’exploitation de sa marque sur ce marché. Ce qui compte, c’est que les produits contestés puissent être perçus par le public comme étant fournis en vertu de l’accord entre les parties et qu’il aurait été raisonnable que le titulaire initial fournisse ces produits compte tenu de l’étendue de la protection de la marque antérieure/eu égard aux produits couverts par l’accord des parties.
En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 7 sont, en substance, plusieurs types de machines à imprimer et leurs pièces/accessoires ainsi que des machines à relier, des machines à gaufriser, des outils et des appareils pour fixer et assembler. Ces produits sont soit identiques, soit étroitement liés, soit étroitement liés, soit équivalents sur le plan commercial aux produits de la demanderesse. Par exemple, les machines offset (qui désignent un type de machines d’imprimerie) de la demanderesse sont couvertes par la catégorie plus large des machines d’impression de la titulaire, tandis que les machines de gaufrage contestéesse chevauchent avec les machines de coupe de la demanderesse, qui sont utilisées pour graver, gaufrage, et même pour couper, entre autres, du papier. Les pièces détachées pour machines d’imprimerie de la requérante englobent, entre autres, les cylindres d’imprimerie contestés; Masques d’imprimerie [parties de machines] ou tondeuses d’imprimerie [pièces de machines] et sont au moins similaires aux agrafeuses à encre contestées, étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale, être distribués par les mêmes canaux commerciaux et s’adresser aux mêmes consommateurs. Il existe également une relation suffisamment étroite entre les machines à reliure contestées; Machines, machines-outils, outils et appareils électriques, pour fixer et assembler et au moins les machines offset de la demanderesse, dans la mesure où les imprimantes peuvent intégrer, outre la reproduction de textes et d’images, d’autres fonctions permettant de les utiliser également pour sécuriser ou relier des pages volantes.
En résumé, il ressort deséléments de preuve versés au dossier que la demanderesse est active dans le domaine de la fabrication de machines d’imprimerie, de pièces détachées ou d’accessoires et de machines pour la transformation du papier, telles que, par exemple, des machines à découper ou des machines à découper17 et la société «All Graphics» les distribue. Tous les produits contestés compris dans la classe 7 pourraient être perçus par le public comme des produits «autorisés», dont la qualité est encore d’une manière ou d’une autre «garantie» par la demanderesse, et qu’il aurait été raisonnable que la demanderesse commercialise compte tenu des produits couverts par l’accord des parties. Les produits présentent un lien étroit sur le plan commercial, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux à l’entrée du titulaire initial sur le marché de l’Union ou à la poursuite de l’exploitation de sa marque sur ce marché. Par conséquent, les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne les produits sont également remplies.
E) le dépôt d’une marque au nom de l’agent/du représentant, sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et l’absence de justification de la part de la titulaire de la MUE
E.1.) La marque a été déposée au nom de l’agent ou du représentant.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque est déclarée nulle si l’agent ou le représentant en sollicite l’enregistrement en son propre nom. Il est généralement aisé de vérifier si cette
17 Les machines à refendre sont utilisées pour convertir des papiers, films et matières plastiques (litière), de sorte que de grandes rouleaux de ces matériaux puissent être découpés en rouleaux plus étroits.
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condition est remplie, en comparant le nom du demandeur avec celui de la personne mentionnée en tant qu’agent ou représentant du titulaire dans les éléments de preuve. Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, que l’agent ou le représentant tente de contourner cette disposition en confiant le soin de déposer la demande à un tiers sur lequel il exerce un contrôle, ou avec lequel il a conclu une entente à cet effet. Dans ce cas, l’adoption d’une approche plus souple est justifiée.
Étant donné que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est une expression du principe selon lequel les transactions commerciales doivent être réalisées de bonne foi et que la stigmatisation visée par cet article réside dans la mauvaise foi de la personne qui a introduit et contrôle une telle demande, l’exigence selon laquelle la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée au nom de l’agent ne doit pas être interprétée comme signifiant le «demandeur» en tant que terme de droit procédural, mais plus largement comme désignant toute personne qui poursuit principalement et dirige la demande. Il peut s’agir de toute personne qui instruction à un mandataire d’agir en son propre nom (le candidat), mais qui, selon un accord entre les parties, sert simplement les intérêts du premier.
Par conséquent, s’il est clair qu’en raison de la nature de la relation qui existe entre l’agent et la personne déposant la demande, la situation est effectivement la même que si la demande avait été déposée par l’agent en personne, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE peut encore s’appliquer malgré la différence évidente entre le nom du demandeur et celui de l’agent du titulaire.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été demandée au nom de Mme Legaki, une personne physique qui partage les mêmes intérêts économiques que tout Graphics dans la mesure où elle est le conseil juridique de ladite société ainsi que de la société mère de tous les graphismes. À cet égard, la division d’annulation souscrit aux allégations de la demanderesse selon lesquelles l’agent pourrait toujours bénéficier d’un tel dépôt et que la situation est effectivement la même que si la marque avait été déposée par la personne morale, c’est-à-dire par tous les graphiques. En fait, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne conteste pas ce fait et a reconnu à plusieurs reprises tant dans ses observations présentées au cours de la présente procédure que dans sa correspondance avec la demanderesse ou Zonten Europe18 qu’elle a demandé la marque de l’Union européenne contestée en son propre nom, mais au nom et suivant les instructions de tous les graphiques.
Dans ce contexte, il est conclu que la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE concernant le dépôt de la marque au nom de l’agent/du représentant est remplie.
E.2.) La demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses actes.
Même si l’absence de consentement de la titulaire est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse en nullité n’est pas tenue de produire des éléments de preuve démontrant que l’agent n’était pas autorisé à déposer la demande de MUE. Une simple déclaration indiquant que le dépôt a été effectué sans son consentement est généralement suffisante. En effet, on ne peut attendre de la demanderesse en nullité qu’elle prouve un fait «négatif», tel que l’absence de consentement. Dans ces cas, la charge de la preuve est renversée et il appartient à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver que le dépôt a été autorisé, ou de fournir une autre justification de ses actes.
18 Produits par la requérante le 19/10/2020 en tant que documents no 2 et no 4.
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En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé qu’elle (ou la société All Graphics) disposait d’une autorisation claire, spécifique et inconditionnelle pour déposer la marque dans l’Union européenne.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation fait remarquer que le courriel du 25/02/2020 envoyé par la titulaire de la marque de l’Union européenne à Zonten Europe, dans lequel celle-ci informait l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée et énumérait plusieurs conditions dans lesquelles tous les graphiques seraient «disposés» à accorder à Zonten Europe l’autorisation d’utiliser la marque19, contenait également les déclarations suivantes: Nous devons noter que ce qui précède a été approuvé à l’unanimité par toutes les parties (K. Fotakis indirects G. Koutoulakis pour «ALL graphistics KF», Jordi Quera des représentants espagnols et Shirley Zhou de Zhejiang ZHONGTE MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD China) lors de la réunion qui s’est tenue à Bruxelles en septembre 2019. Malheureusement, bien que les représentants de Zhejiang ZHONGTE MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD nous aient transmis l’accord susmentionné par écrit, vous n’avez pas mis en œuvre notre accord mutuel.» Il est également fait référence à cette réunion dans le courriel envoyé par la titulaire de la marque de l’Union européenne au PDG de la demanderesse le 11/03/2020 concernant Zonten Europe, dans lequel la titulaire déclare: Vous savez également qu’à Bruxelles, en septembre 2019, nous avons tous (tous les graphiques, l’usine et l’espagnol) ont conclu l’accord que nous avons envoyé à l’espagnol, ce que vous avez ensuite fait par écrit. Maintenant, vous retirez… Vous savoir bien sûr que nous pouvons saisir le tribunal de l’affaire écrite et demander une ordonnance de justice et une indemnisation.» Il n’apparaît pas clairement si ladite réunion a eu lieu avant ou après le dépôt de la MUE contestée le 25/09/2019 et, plus important encore, ce qui a été discuté et/ou convenu par les parties. Quoi qu’il en soit, en l’absence de preuves convaincantes et sans équivoque, les déclarations susmentionnées ne sauraient être considérées comme un consentement clair, précis et inconditionnel à l’enregistrement de la marque.
Comme indiqué ci-dessus, étant donné qu’il n’est pas possible pour la demanderesse en nullité de prouver l’absence de consentement, la charge de la preuve est renversée et il appartient à la titulaire de la MUE de démontrer que le dépôt de la demande a été autorisé par le titulaire de la marque antérieure. Bien que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE traite l’absence de consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’absence d’une justification valable de la part de la titulaire de la MUE comme deux conditions distinctes, ces exigences se recoupent largement dans la mesure où si la titulaire de la MUE établit que le dépôt de la demande était fondé sur un accord ou une compréhension à cet effet, elle aura également fourni une justification valable de ses actes.
En outre, la titulaire de la MUE peut invoquer tout autre type de circonstance montrant qu’elle disposait d’une justification pour déposer la demande de MUE en son propre nom. Toutefois, à défaut de preuve du consentement direct, seules des raisons exceptionnelles sont admises
à titre de justification, étant donné la nécessité de protéger les intérêts légitimes du titulaire
19 «1. Le nom «ALL graphismes KF» doit faire l’objet d’une promotion égale dans n’importe quel site, publicité, etc. et/ou lorsque la marque «ZONTEN EUROPE» est utilisée, ainsi que dans tous les pays de sa représentation exclusive, comme suit. 2. Tous les pays d’exclusivité aérienne «All Graphics KF» pour la représentation de Zonten Machinery doivent être mentionnés sur le site, l’av. etc., et/ou chaque fois que notre marque est utilisée, comme indiqué dans le contrat entre «ALL graphism KF LTD» et ZHONGTIAN MACHINERY WORKS CO LTD (prédécesseur de Zhejiang ZHONGTE MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD), qui a été mis en œuvre depuis 2006. 3. Aucune autre personne n’a le droit de vendre dans la zone de représentation exclusive de «All Graphics KF», en aucun cas. Une adresse électronique de vente commune doit être créée pour toutes les ventes européennes, par l’intermédiaire de laquelle toutes les parties vendent des machines Zonten comme convenu. Tous les noms de clients de notre espace de représentation exclusive doivent nous être communiqués. 4. En cas de violation de ce terme, toutes les parties conviennent que «All Graphics KF» peut désigner sa compensation, jusqu’à 1/5 de son chiffre d’affaires des années précédentes, pour chaque violation.»
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en l’absence d’indications suffisantes pour établir qu’il avait l’intention d’autoriser l’agent à déposer la demande en son propre nom.
Pour justifier l’application et l’enregistrement de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne allègue en substance que tout Graphics a réalisé des investissements considérables tout au long des années afin de promouvoir «Zonten Machinery» et de construire sa renommée commerciale en Europe «à partir de zéro point». La requérante a violé son accord de représentation exclusive lorsqu’elle a désigné Zonten Europe comme distributeur. Par conséquent, l’enregistrement de la marque était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de tous les graphismes.
Toutefois, à cet égard, il convient de tenir compte du fait que les justifications exclusivement liées aux intérêts économiques d’une partie, telles que la nécessité de protéger ses investissements dans la mise en place d’un réseau local de distribution et la promotion de la marque sur le territoire pertinent, ne sauraient être considérées comme valables aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Même si tout Graphics, comme le prétend la titulaire, «a dépensé beaucoup d’argent organisant plusieurs actions de promotion tout au long des années (campagnes publicitaires, participation à des salons locaux et internationaux, etc.) pour promouvoir ZONTEN MACHINERY» sur le territoire qui lui est attribué, cela relève des fonctions habituelles d’un distributeur et ne saurait constituer, en soi et en l’absence d’autres circonstances, une justification valable de l’appropriation de la marque de la demanderesse en nullité.
Une partie ne peut pas non plus faire valoir avec succès, dans son mémoire en défense, qu’elle a droit à une certaine rémunération financière pour ses efforts et/ou ses dépenses pour renforcer le goodwill de la marque. Même si cette rémunération était bien digne ou est expressément stipulée dans un accord, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut pas utiliser l’enregistrement de la marque en son propre nom en tant que moyen d’extraction de l’argent de la demanderesse ou en lieu et place d’une compensation financière, mais devrait tenter de régler le litige, soit par voie d’accord, soit en sollicitant des dommages- intérêts.
La titulaire soutient en outre que la demanderesse n’est pas intéressée par la marque étant donné qu’elle a subi plusieurs changements de nom et qu’il existe en outre de «nombreuses entreprises» utilisant le même nom «ZONTEN» depuis des années sans anéantissité de la part de la demanderesse. Elle affirme également que la requérante n’a jamais enregistré la marque en dehors de la Chine et qu’il n’existe pas de traité international entre la Chine et l’Union européenne qui protégerait une marque nationale chinoise et porterait atteinte à ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée. En outre, elle n’a jamais caché le fait qu’elle a enregistré la marque et en a informé la requérante une fois la marque enregistrée. Ces allégations ne sauraient prospérer pour les raisons exposées ci-après.
Aucune conclusion pertinente ne peut être tirée des modifications apportées à la dénomination sociale de la demanderesse (pour lesquelles il peut y avoir plusieurs raisons commerciales) et, en tout état de cause, de telles modifications ne sauraient être interprétées comme le manque d’intérêt de cette dernière pour la marque. Les trois exemples donnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations du 23/10/2020 comme preuve des «nombreuses entreprises» utilisant prétendument le signe «ZONTEN» ne sont pas non plus concluants. En l’absence d’autres éléments de preuve pertinents à l’appui, une marque prétendument enregistrée en Turquie et la simple existence d’un site Internet zonten.com.my et d’un site web zonten-europe.com (que la titulaire admet elle-même qu’elle appartient effectivement au distributeur espagnol de la demanderesse) ne sont guère pertinentes aux fins de la présente appréciation. Le fait que la demanderesse en nullité n’ait pas enregistré la marque «en dehors» de la Chine ne confère pas à l’agent le droit d’agir de sa propre initiative,
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étant donné que la titulaire pourrait toujours avoir un intérêt à utiliser sa marque sur le territoire, bien qu’elle ne soit pas enregistrée. Cette décision de gestion ne saurait être interprétée en soi comme un signe que le titulaire a renoncé à ses droits sur sa marque. En ce qui concerne l’absence de traité international avec la Chine, il a déjà été expliqué ci-dessus à la section a) «Droit de la demanderesse: Existence d’une marque antérieure» que l’ enregistrement chinois de la demanderesse constitue une base valable pour une action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Enfin, le fait qu’une fois la procédure d’enregistrement terminée, la titulaire de la MUE aurait prétendument notifié la demanderesse au demandeur le 20/02/2020 est également indifférent et ne saurait servir de justification à un acte qui porte atteinte aux intérêts du titulaire de la marque, comme le dépôt d’une demande de marque au nom de l’agent ou d’un représentant sans le consentement de la titulaire.
Par conséquent, les conditions de l’absence de consentement et de l’absence de justification sont également réunies en l’espèce.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime que les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies et que la demande de cession est fondée. Par conséquent, la marque contestée est cédée dans son intégralité à la demanderesse en nullité conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est cédée à la demanderesse, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée comme base de la demande. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué par la demanderesse en nullité, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur la demande d’annulation no C 45 186 Page sur 17 17
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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