LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 11 janvier 2021
Dans l’affaire R 473/2015-1
Dunnes STORES, société illimitée 67 Stephen Street Upper
Dublin 8
Irlande Opposante/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, Dublin 6 (Irlande)
contre
The Procter èse Gamble Company One Procter indirects Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 587 313 (demande de marque de l’Union européenne no 200 006)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2021, R 473/2015-1, BABY-DRY/BABYDRY et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 avril 1996, The Procter èse Gamble Company (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BABY-DRY
pour les produits suivants:
Classe 16 — Couleurs jetables en papier ou en cellulose;
Classe 25 — Couleurs en matières textiles.
2 La demande a été publiée le 25 novembre 2002.
3 Le 25 février 2003, Dunnes STORES Société illimitée (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande sur la base des marques non enregistrées suivantes:
BABYDRY
BABYDRY
L’opposante a invoqué les dispositions suivantes:
L’article 8, paragraphe 4, du RMC, revendiquant l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni et en Irlande sur la base d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale dans ces États membres des marques non enregistrées susmentionnées pour des couches jetables;
L’article 8, paragraphe 1, point a), point b), et l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, affirmant que les signes susmentionnés étaient des marques notoirement connues pour des langes jetables au Royaume-Uni et enIrlande au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
4 Le 13 janvier 2004 et le 13 février 2004, l’opposante a présenté des observations accompagnées des éléments de preuve suivants:
Une déclaration de la société secrétaire et du contrôle financier de l’opposante concernant l’histoire de l’opposante en tant que détaillant (Dunnes) dans le secteur de l’alimentation, des textiles et des homewares en Irlande depuis 1944 et au Royaume-Uni depuis 1971; Il a expliqué que l’opposante était l’un des plus grands distributeurs irlandais et que les magasins de Dunnes

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vendaient la propre marque «St Bernard» de produits alimentaires, de boissons, de produits de toilette et de produits ménagers, ainsi que de marques d’autres fabricants. Il souligne qu’à la fin des années 1970, Dunnes Stores Ltd a étendu la gamme de produits «St Bernard» à des couches jetables, qui, en 1992/1993, ont été remarqués de la marque «BABYDRY».
La déclaration précise en outre qu’au cours de la période 1993-1996, plus de 8 millions d’EUR de couches jetables ont été vendus. La déclaration faisait référence à une liste d’endroits des magasins de Dunnes en Irlande et au Royaume-Uni (pièce TS1), ainsi qu’à des copies d’emballages et d’étiquettes portant le signe «BABYDRY» (pièce TS2 et TS3);
Deux déclarations du responsable de son département non alimentaire. L’une fait référence à la marque de couches jetables sous la marque «BABYDRY» d’environ 1992/93, et l’autre à des registres de vente internes sur les ventes des couches jetables (MK1 et MK2). Le déclarant confirme que l’opposante a également proposé, puis et toujours fait, des couches jetables «Pampers» et
«Comell» à côté de ses couches jetables de marque propre;
Deux déclarations du directeur de la société fabriquant des couches jetables pour son compte. Il explique que l’impression des emballages et des étiquettes a été effectuée par deux sociétés tierces. La déclaration était accompagnée de fiches de commande et de prix émises à diverses dates en 1992 et en 1993 pour l’impression d’étiquettes «St Bernard» par les imprimeurs tiers (pièce TD1), des copies de factures pour des emballages et des sacs portant le nom «BABYDRY» (pièce TD2), des copies d’emballages (pièce TD3) d’emballages (pièce TD2002), des codes de produits pour la gamme de couches jetables, des extraits du journal de commande pour des étiquettes et des modèles d’emballage (pièce T4), des données sur le nombre approximatif de couches jetables de 1993 à jetables: «Marque: ST Bernard
BABYDRY Night Time»;
Une déclaration du directeur général de la société distribuant les propres étiquettes de l’opposante aux magasins de Dunnes d’Irlande du Nord.
L’opposante a fait valoir ce qui suit:
Un goodwill a été acquis en raison de la vente au détail de 1993 de couches jetables portant le signe «BABYDRY», qui était présenté sur un emballage en tant que marque;
La marque maison «St Bernard» apparaît sur l’emballage dans une taille nettement plus petite que le mot «BABYDRY» et séparée du mot
«BABYDRY»;
Il y aurait présentation trompeuse dans l’esprit des consommateurs moyens dont le niveau d’attention n’était pas élevé pour les couches achetées régulièrement étant donné que les différences entre les marques étaient insignifiantes;
Il en résulterait donc un préjudice financier pour Dunnes.

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5 Le 16 août 2004, la demanderesse a présenté les documents suivants à l’appui de sa réplique:
Un avis juridique sur le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume- Uni, accompagné d’un examen détaillé des éléments de preuve et des faits présentés par l’opposante, et de l’évaluation selon laquelle la revendication n’obtiendrait probablement pas gain de cause au Royaume-Uni;
Un avis juridique d’un solicitor irlandais sur le droit relatif à l’usurpation d’appellation en droit irlandais et sur la prise en considération des revendications de l’opposante, l’évaluation selon laquelle la demande ne serait probablement pas accueillie en Irlande;
Un avis d’expert du directeur de la Faculté de l’école d’entreprise, Dublin Institute of Technology, sur la question de savoir si le public irlandais percevra «BABYDRY» comme une marque;
Une déclaration sous serment du secrétaire adjoint de la demanderesse sur l’usage de la marque demandée au Royaume-Uni et en Irlande depuis mars 1993;
Un rapport d’un enquêteur privé sur les demandes d’informations relatives à l’utilisation des signes antérieurs.
La requérante a répondu qu’il n’existait aucune preuve que la marque antérieure était notoirement connue au Royaume-Uni et en Irlande et qu’elle avait fait l’objet d’une promotion et d’une publicité sur ces territoires. Selon elle, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’usage des marques antérieures pour des couches n’avait eu lieu qu’en Irlande du Nord et le nombre de magasins que l’opposante exploitait en Irlande du Nord de 1993 à 1996 et combien de couches vendaient effectivement des couches n’étaient pas clairs. Elle a considéré que si, comme allégué, les ventes en Irlande du Nord représentaient 6 % de toutes les ventes, les chiffres concernant l’Irlande du Nord et donc le Royaume-Uni étaient insignifiants. Elle a relevé que, le 9 avril 1996, c’était plutôt la requérante qui jouissait d’un «goodwill» et d’une renommée de la marque BABY-DRY dans ces États membres et que l’opposante avait en fait stocké, et ce depuis mars 1993, le produit «BABY-DRY» de la requérante sans qu’il y ait eu de confusion ou de présentation trompeuse.
6 Le 17 janvier 2005, l’opposante a maintenu que le signe BABYDRY avait été utilisé avant le 1 avril 1996 sur des couches vendues par l’intermédiaire de leur chaîne de points de vente dans des villes de la République d’Irlande et d’Irlande du Nord à une échelle dont la portée n’était pas seulement locale. Elle a également contesté la disponibilité des couches de la requérante portant la marque demandée dans ses magasins en 1993, en faisant valoir que sur l’étiquette de l’emballage que la requérante utilisait en 2000, c’était plutôt «Pampers» qui était l’élément dominant et non la marque demandée, qui était à peine lisible.
7 La procédure d’opposition a été suspendue dans l’attente des négociations.

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8 Le 14 décembre 2012, la demanderesse a demandé que la procédure soit autorisée
à poursuivre et a déposé des observations et des documents. La demanderesse a également informé l’Office de la cessation de l’existence des marques antérieures non enregistrées d’ici à 2012, ce qui était un facteur qui devait être pris en compte étant donné qu’en vertu du droit britannique et irlandais, une action en usurpation d’appellation ne pouvait aboutir lorsque le goodwill s’est éteint après la cessation de l’usage d’une marque non enregistrée.
9 Un autre échange d’observations a eu lieu sur la question de savoir si le goodwill résiduel qui pouvait exister au 9 avril 1996 avait diminué en 2010.
10 Par décision du 22 décembre 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais fixés à 300 EUR. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
Utilisation dans la vie des affaires
Les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent que les signes antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande et au Royaume-Uni pour des «couches jetables».
Goodwill
La date pertinente pour apprécier si l’opposante avait acquis un goodwill est la date de priorité du 9 mars 1995 [sic].
Il est supposé que les éléments de preuve qui se rapportent à la période allant jusqu’à la date de priorité [sic] suffisent à prouver le goodwill des marques antérieures pour des «langes jetables» en Irlande et au Royaume-Uni (à savoir l’Irlande du Nord) et que l’opposante était titulaire du goodwill de ses marques antérieures à cette date.
Présentation trompeuse
– Les produits en cause appartiennent à un «domaine d’activité commun». Les produits contestés compris dans la classe 16 sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante et sont donc identiques. Les produits contestés compris dans la classe 25 sont très similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils partagent la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ils sont couramment fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux.
– Les signes et les comparaisons présentent des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles, de sorte qu’ils sont similaires.
– Les éléments de preuve produits par les deux parties montrent qu’il existait

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une situation d’ «usage concurrent», ce qui signifie que la présentation trompeuse était peu probable. En effet, les «couches jetables»
commercialisées sous «BABYDRY» et «BABYDRY», ainsi que les langes compris dans les classes 16 et 25, étaient vendus côte à côte en Irlande et en Irlande du Nord depuis au moins deux ans à la date delarevendication de priorité de la marque demandée du 9 mars 1995.
– L’élément «BABYDRY» des marques antérieures ou «BABY-DRY» de la marque demandée est allusif pour les produits en cause et est considéré comme faible. En tant que telle, elle réduit la probabilité de présentation trompeuse quant à l’origine des produits.
Interruption ou cessation de l’usage des marques non enregistrées
– Les éléments de preuve produits en l’espèce ne sont pas suffisants pour prouver que l’opposante disposait de marques non enregistrées valides et non enregistrées au Royaume-Uni et en Irlande, qui soutiendraient l’action en usurpation d’appellation à la date de la décision attaquée.
– L’opposante n’a pas prouvé qu’elle continuait de jouir du goodwill des marques non enregistrées. Il s’agit notamment d’un usage de cinq ans au moins par l’opposante, au cours duquel la demanderesse utilisait les marques en cause dans les territoires pertinents.
Conclusion
– Étant donné qu’aucune présentation trompeuse n’était possible, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE [lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE]
– Les éléments de preuve ne démontrent pas que les marques antérieures non enregistrées étaient notoirement connues au Royaume-Uni ou en Irlande à la date de priorité ou à la date de la décision attaquée. En outre, comme déjà indiqué, il existe suffisamment d’éléments indiquant que les marques en conflit ont fait l’objet d’un usage simultané par les deux parties depuis 1993. Les conditions d’une coexistence paisible ont été remplies et il est peu probable qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public des territoires pertinents à la date de priorité de la marque demandée.
11 Le 23 février 2015, l’opposante a formé un recours et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 avril 2015.
12 La demanderesse a déposé le 1 juin 2015 des observations en réponse.
Moyens et arguments des parties

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13 L’opposante avance ce qui suit:
Date pertinente
Il y a une erreur dans la décision attaquée en ce qui concerne la date de dépôt de la marque demandée. L’ancienneté et non la priorité de la marque française no 9 556 1974 a été revendiquée. La date correcte pour apprécier si la demanderesse avait acquis des droits est la date de dépôt effective, à savoir le 9 avril 1996.
Marque notoirement connue — article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE [lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE]
Le niveau de renommée des marques antérieures à la date de dépôt de la marque demandée était suffisant pour étayer les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE.
Le goodwill est la force d’attraction de la clientèle. Le goodwill est étroitement lié à la renommée. La division d’opposition a conclu à l’existence d’un goodwill et aurait donc dû en déduire une renommée.
Étant donné que les marques et les produits sont identiques, il existe un risque de confusion.
Usurpation d’appellation
La division d’opposition a mal apprécié les preuves de la reprise de la marque antérieure après 2013; le goodwill résiduel est resté de 2008 à 2013. L’usage intensif de la marque antérieure par l’opposante entre 1993 et 2008, ainsi que le goodwill résiduel de la marque antérieure ont été ignorés. La division d’opposition aurait dû examiner la combinaison globale du goodwill établie entre 1993 et 2013.
Le goodwill de l’entreprise n’est pas nécessairement éteint si le titulaire cesse d’exercer ses activités, pour autant que le demandeur ait l’intention et continue d’avoir l’intention de reprendre l’activité de son ancienne entreprise. Les droits sur la marque antérieure ont été rétablis et existaient à la date de la décision attaquée.
La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait qu’il y a eu des ventes continues des produits sous la marque antérieure entre le 16 septembre 2013 et la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, 25 % de toutes les couches vendues au sein du vaste réseau des magasins de Dunnes arboraient la marque «BABYDRY».
La division d’opposition a commis une erreur en concluant que la présentation trompeuse était peu probable. La coexistence doit porter sur la marque telle que demandée et non sur la combinaison «Pampers BABY-DRY». La division d’opposition n’a pas examiné la manière dont les marques en conflit étaient utilisées. La marque demandée n’a pas été utilisée telle que demandée, mais dans la combinaison «Pampers BABY-DRY» dans laquelle

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l’élément dominant était le mot «Pampers». En revanche, l’élément dominant et distinctif sur l’emballage de ses propres produits est le terme BABYDRY; le terme «St Bernard» est écrit en petits caractères et est totalement séparé du mot «BABYDRY» par la représentation du bébé avec le parapluie. Dès lors, lorsque la demande de MUE a été déposée, les marques n’ont pas coexisté.
Préjudice
Étant donné que le goodwill a été établi et qu’une présentation trompeuse est probable compte tenu de l’identité entre les marques et de l’identité entre les produits, il existe un risque de préjudice, étant donné que les produits de la demanderesse peuvent être confondus avec les produits de l’opposante.

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14 La demanderesse avance les arguments suivants:
Date pertinente
Aucune priorité n’a été revendiquée et il est exact que la date pertinente est le 9 avril 1996.
Il n’est pas contesté que les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée doivent continuer à exister à la date de la décision.

Goodwill
Compte tenu de la faiblesse des éléments de preuve, la division d’opposition a commis une erreur en considérant qu’il existait le goodwill requis.
Absence de présentation trompeuse
La coexistence est un facteur très pertinent que la division d’opposition était en droit de prendre en considération pour conclure à l’absence de présentation trompeuse. C’est à juste titre que la division d’opposition a admis que l’utilisation de «BABY-DRY» aux côtés de «Pampers» constituait un usage de la marque demandée. Les produits de la demanderesse ont été vendus dans les mêmes magasins de Dunnes que les marques antérieures
«BABYDRY» portant la marque maison «St Bernard».
La coexistence n’est pas le seul facteur. La division d’opposition a également cité comme pertinent le caractère allusif du signe BABYDRY, ce qui rendait peu probable la confusion des consommateurs quant à l’origine des produits.
Absence de goodwill ou de renommée à la date de la décision attaquée
Les éléments de preuve produits lors des premiers tours de 2004 n’ont pas abordé les questions depuis 2008 et étaient destinés aux périodes de 1993 à
1996.
Le 12 décembre 2012, après une période de cinq ans en raison de la suspension de la procédure, la demanderesse a présenté des observations faisant valoir que l’opposition devait être rejetée en raison de la cessation des droits antérieurs. En réponse, le 16 septembre 2013, l’opposante a présenté des observations accompagnées d’une déclaration sous serment de sa secrétaire d’entreprise. Aucune pièce justificative n’a été fournie pour expliquer la nature et l’importance du prétendu goodwill généré à partir de 2008 ou pour les prétendues ventes importantes qui auraient dû être générées
à la suite de la reprise des couches «BABYDRY» de l’opposante en mai
2013.
Au cours de la période au cours de laquelle l’opposante a cessé de vendre les produits «BABYDRY», la demanderesse a continué à générer un goodwill sur ses propres produits «BABY-DRY».

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La question du goodwill résiduel est une question de fait: l’importance du goodwill en premier lieu et l’écoulement du temps. Toutes les ventes réalisées après mai 2013 ont été générées en raison des efforts de l’opposante et de la similitude frappante avec le produit de la demanderesse.
Marquenotoirement connue — article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE [lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a)et b), du RMUE]
La notoriété ne peut être déduite du goodwill. L’obstacle est plus important que pour prouver la renommée. La division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposante n’avait pas fourni d’indication claire quant au degré de connaissance de la marque parmi le public.
L’avis juridique que la demanderesse a produit avec les éléments de preuve le 16 août 2004 a soulevé un certain nombre de divergences, que la division d’opposition n’a pas résolues; en particulier, le chiffre d’affaires que l’opposante avait indiqué le 13 janvier 2004 ne correspondait pas à la production estimée.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 L’opposition a été formée le 25 février 2003, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 du Conseil le 1 octobre 2017, date à laquelle les dispositions du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire étaient en vigueur, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil du 19 février 2004, et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) était applicable.
17 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 a été remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), qui est resté en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017, date à laquelle il a été remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du
Conseil (JO 2017, L 154, p. 1) (RMUE). Nonobstant les différentes révisions du règlement du Conseil, celles-ci n’ont pas modifié le contenu de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), de l’article 8, paragraphe 2, point c), et de l’article 8, paragraphe 4, qui sont en cause.
18 Le recours a été formé le 23 février 2015, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 du Conseil le 1 octobre 2017. Le règlement (CE) no
207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre
1995 (REMUE) sont donc applicables à la procédure de recours.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

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Article 8, paragraphe 4, du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe4, du RMUE, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si ce signe remplit cumulativement quatre conditions:
- le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
- il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
- le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne;
- ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
21 Il s’agit là de conditions cumulatives; ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer (voir 12/10/2017, T- 317/16, SDC-888TII RU/SDC-888TII RU, EU:T:2017:718, § 38 et jurisprudence citée).
22 Dans la mesure où l’opposante invoque à l’appui de son opposition l’action en usurpation d’appellation prévue par les législations respectives de la République d’Irlande et du Royaume-Uni, les législations nationales applicables sont les suivantes:
En République d’Irlande, la loi sur les marques de 1996, article 10 (4), et au Royaume-Uni, Trade Marks Act 1994, article 5 (4) (a).
23 La disposition est identique dans les deux cas, à savoir:
«Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au
Royaume-Uni/État est susceptible d’être empêché en raison de toute règle de droit (notamment en vertu du droit relatif à l’ usurpation d’appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […]».
24 Il est également constant que les éléments essentiels du droit de la responsabilité civile sont également quasi identiques dans le droit du Royaume-Uni et dans le droit de la République d’Irlande, et que les juridictions de la République d’Irlande appliquent et citent les mêmes principes et jurisprudentiels en matière d’usurpation d’appellation que les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles.
25 Toutefois, force est de constater que le Royaume-Uni a cessé d’être un État membre de l’Union à compter du 31 janvier 2020 et que, à l’expiration de la période de transition s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union n’a plus d’effet sur ce territoire. Il s’ensuit donc que les droits antérieurs non enregistrés au Royaume-Uni ne peuvent plus empêcher l’enregistrement d’une

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MUE lorsqu’ils invoquent l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Néanmoins, tant à la date du dépôt de l’acte d’opposition que de l’introduction du recours, les droits antérieurs, tant enregistrés que non enregistrés, jouissant au
Royaume-Uni de la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une MUE telle que tout autre droit national d’un État membre, sous réserve du respect des exigences législatives applicables. Il s’ensuit que la chambre de recours, par souci d’exhaustivité et parce qu’elle est, dans une large mesure, liée au droit de la République d’Irlande, examinera l’application du droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, même s’il serait abhorte des lois naturelles en matière d’équité et de justice, ainsi que de bon sens, d’ignorer l’idée selon laquelle de tels droits antérieurs pourraient — à la date de la présente décision — soutenir avec succès l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, partant, l’enregistrement d’une MUE.
26 Il découle des dispositions nationales susmentionnées, telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’opposante doit établir, conformément aux règles juridiques régissant les actions en usurpation d’appellation, telles que prévues par le droit des deux territoires, les trois conditions suivantes (23/05/2019, T-312/18,
AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 102):
- premièrement, le «goodwill» acquis, c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle par la marque non enregistrée ou le signe en cause;
- deuxièmement, la présentation trompeuse de la part du titulaire de la marque plus récente; et,
- troisièmement, le préjudice causé à ce goodwill.
27 En effet, le délit d’usurpation d’appellation est établi dès lors que le demandeur dispose d’un nom applicable à ses produits ou à son activité, connu du public dans le domaine dans lequel le défendeur souhaite exercer son nom commercial, et que le nom, la marque ou la marque proposée pour être utilisée ou utilisée par le défendeur est susceptible de tromper ou de tromper de telle sorte qu’un préjudice ou le risque de préjudice en résultera pour le demandeur.
Marques antérieures «BABYDRY», «BABYDRY» et
28 Bien que l’opposante invoque trois formulaires, elle ne les distingue pas dans les éléments de preuve et arguments et les désigne collectivement comme la marque non enregistrée «BABYDRY». Les trois formulaires posent les mêmes questions concernant le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni et en République d’Irlande et sont examinés conjointement dans la présente décision.
Date pertinente
29 Dans la mesure où l’article 8, paragraphe 4, du RMUE indique expressément que le droit à ce signe doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, l’action est fondée sur la date de dépôt de la

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demande de marque de l’Union européenne. Cela signifie que les conditions du délit d’usurpation d’appellation doivent être remplies à la date de dépôt de la MUE.
30 À cet égard, il est constant entre les parties que la date pertinente en l’espèce est le 9 avril 1996 puisqu’il s’agit de la date de dépôt de la demande de marque et que c’est à tort que la décision attaquée indique que la date pertinente pour apprécier si l’opposante avait acquis un «goodwill» était la date de priorité du 9 mars 1995. En effet, aucune priorité n’a été revendiquée mais plutôt l’ancienneté des enregistrements nationaux.
31 Néanmoins, il y a eu un important échange d’observations sur la question de savoir si les marques antérieures invoquées en l’espèce ont cessé d’exister au cours de la période de cinq ans au cours de laquelle la procédure devant la division d’opposition a été suspendue après le premier échange d’observations en 2004. Si une telle cessation peut constituer un facteur que les juridictions nationales auraient pu prendre en considération, en premier lieu, la chambre de recours doit examiner si les conditions du délit d’usurpation d’appellation existaient à la date de dépôt de la marque demandée.
32 La division d’opposition n’a pas examiné si la cause d’action existait à la date de dépôt de la marque demandée et a présumé que les éléments de preuve qui faisaient référence à la date de priorité [sic] suffisaient à prouver que le goodwill avait été établi dans les marques antérieures.
33 La Chambre, quant à elle, ne fait pas cette hypothèse.
Acquisition du goodwill à la date de dépôt de la marque demandée
34 Il ressort de la jurisprudence britannique, également applicable en République d’Irlande, que la propriété protégée par une action en usurpation d’appellation n’ est pas une propriété verbale ou dénomination, dont les tiers sont incités à utiliser, mais la clientèle même qui est remise en cause par l’usage en cause [Lord Parker in the High Court (Chancery Division),EU:T:2009:196, point 223] de la décision
Burberrys / J. C. Cording indirects Co. Ltd [1909] 26 R.P.C. 693), la renommée d’une marque étant déjà établie dans la décision de la High Court (Chancery Division) de la société Burberrys/ J. C. Cording parue Co. Ltd [ 1901].
35 En l’espèce, les éléments de preuve fournis par l’opposante pour prouver le goodwill à la date de dépôt de la marque demandée consistent principalement en diverses déclarations accompagnées de diverses pièces: une liste des emplacements des magasins de Dunnes en Irlande et au Royaume-Uni (pièce
TS1), des copies des emballages et étiquettes «BABYDRY» (pièce TS2, TS3,
TD3), des enregistrements de ventes internes sur des couches jetables (MK1 et
MK2), des fiches de commande et de reconnaissance des prix émises à diverses dates en 1992 et en 1993 pour l’impression des étiquettes «St Bernard» (pièce TD1), des copies de factures pour la fourniture de sachets d’emballages et de sachets jetables de tables jetables de variétés jetables destinées au fabricant de variétés 2.

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36 En outre, la déclaration de la secrétaire et du contrôle financier de l’opposante fournit une estimation de 8 millions d’EUR de chiffre d’affaires provenant des ventes de couches jetables de 1993 à 1996. Le montant qui aurait couru après le 9 avril 1996 n’a pas été déduit. La déclaration estime également qu’environ 6 % de ce chiffre se trouvait en Irlande du Nord.
37 Les seules preuves relatives aux «ventes et promotion» sont les données internes qui accompagnent la déclaration du responsable du département non alimentaire.
Toutefois, ces données lorsque les années 1994 et 1995 sont manuscrites ne permettent pas d’estimer 8 millions d’euros pour les années 1993 à 1996. Les couches «BABYDRY» ne sont mentionnées que dans les données relatives à la valeur des ventes de douze mois avant novembre1994 de 2 623 688 IEP (environ
3 332 000 EUR), et douze mois avant novembre 1995 de 2 110 331 IEP (environ
2 680 000 EUR).
38 Les couches«BABYDRY» ne sont pas mentionnées dans le reste des données, mais la référence est plutôt à l’abréviation «ST, B» de la marque maison «St. Bernard»: Les «ventes de données» pour le 29 août au 17 septembre 1994 (avec l’indication de l’année en écriture manuscrite) fournissent des données de ventes projetées pour «ST. B. Nappies» en différentes tailles sans mention de
«BABYDRY». Une autre feuille intitulée «Promotion Cycle no 8» fournit des chiffres manuscrits datés du 6 juin 1994 au 25 juin 1994 pour «St. B Nappies».
Les données relatives au cycle de promotion no 5 pour le «SELL OUT» pour les périodes allant du 4 avril 1994 au 23 avril 1994 ne fournissent également que des données pour les «couches ST.B.». Promotion Cycle no 8 pour la période de mai
1993 à juin 1993 ne mentionne que «ST. Bernard todler Nappies — Maxi plus».
39 Lesautres données internes jointes à la déclaration du responsable du département non alimentaire de l’opposante couvrent les ventes de Dunnes Stores Nappy pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 qui se rapportent à la période postérieure à la date de dépôt. Alors que les déclarations du responsable du département non alimentaire indiquent que les sacs à couches «BABYDRY» ont été mis sur le marché en 1993, les éléments de preuve ne démontrent qu’un usage interne en 1994 et 1995. Aucun élément de preuve indépendant n’a été fourni à l’appui des ventes à la clientèle.
40 De même, si les données internes font référence aux «cycles de promotion», il ressort clairement de la déclaration du responsable du marketing que la promotion des produits a été réalisée par l’exposition des produits sur des étagères ouvertes (autopromotion) et par le biais de remises offertes aux clients. Les couches de l’opposante n’ont jamais fait l’objet de publicités dans des magazines, des journaux ou des tableaux de bord.
41 Enoutre, ainsi qu’il ressort de la déclaration du secrétaire de la société et du contrôle financier, le signe «St Bernard» désigne sa «propre gamme de produits» et désignait sa propre marque de couches jetables, qui ont été introduites dans ses magasins à la fin des années 1970. Il explique que les couches jetables ont fait l’objet d’un remarquage par l’adoption du signe BABYDRY en 1992/93, qui ont été vendus en République d’Irlande et en Irlande du Nord depuis 1993. Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve que le remarquage n’excluait pas le

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signe «St. Bernard» qui, associé à l’indication «The Brand of Quality», a été conservé sur les emballages et étiquettes, ainsi qu’il ressort clairement des images des étiquettes jointes aux déclarations.
42 L’usage et l’importance de la marque propre «St Bernard» sont également démontrés par les pièces jointes à la déclaration du directeur de la société qui fabriquait des couches pour le compte de l’opposante. La pièce TD-1 comprend un certain nombre d’accusés datés de septembre à octobre 1992 et commandés un total de 170 000 sacs en plastique imprimés portant la marque «St Bernard» pour l’emballage de couches sans mention du signe «BABYDRY». En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt TD5, la marque «St. Bernard» a continué à faire partie des modèles d’emballage en 1993, 1994, 1995 et 1996. En outre, les spécifications de l’emballage de l’une des couches jetables qui accompagnent la deuxième déclaration portent la mention «Brand: ST Bernard BABYDRY Night Time».
43 De même, dans la description utilisée dans l’analyse des ventes de produits, qui accompagne la déclaration du directeur de la société distribuant les produits de l’opposante en Irlande du Nord, la marque «St Bernard», abrégée comme «St. B», faisait partie de tous les produits énumérés.
44 Eneffet, l’opposante ne nie pas l’usage de la marque maison «St. Bernard» sur les emballages et étiquettes de sa propre gamme de couches jetables, mais se contente d’affirmer qu’elle serait tombée inaperçue en raison de sa taille réduite. La chambre de recours conteste ce point.
45 La marque maison «St. Bernard» a été utilisée sur toutes les étiquettes, comme, par exemple, ci-dessous (comme indiqué dans l’ avis du directeur de la Faculté de l’école de Dublin Institute of Technology, présenté par la demanderesse le 16 août 2004, sur la question de savoir si le public irlandais percevra «BABYDRY» comme une marque):
Et, par conséquent, sur les sacs à couches de l’opposante, comme suit:

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Pièce TS2:
Pièce TS3:
Pièce TS4:
46 En raison de la présence de longue date de l’opposante en République d’Irlande et d’Irlande du Nord, la marque maison «St Bernard» suivie de l’indication «THE BRAND OF QUALITY» aurait été connue des clients de l’opposante, qui

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n’auraient donc pas omis de remarquer l’indication «St Bernard» en tant que marque maison. En outre, le signe «BABYDRY» représenté à côté d’autres indications descriptives et laudatives, telles que «PREMIUM», «ULTRA» et des déclarations concernant l’absorption, sont simplement une référence à l’absorption des couches.
47 Enoutre, les éléments de preuve produits par le directeur de la société fabriquant les couches de l’opposante indiquent tout au plus que les commandes de couches ont été réalisées et non qu’elles ont été effectivement vendues au cours de la période allant jusqu’au 9 avril 1996. Il ne peut être exclu que nombre d’entre eux aient été vendus après le 9 avril 1996 et qu’il y ait un usage simultané de couches portant la marque maison «St. Bernard» uniquement.
48 En cequi concerne le Royaume-Uni, l’opposante reconnaît que les couches jetables n’étaient disponibles qu’auprès de ses succursales en Irlande du Nord. Pour cette partie du Royaume-Uni, les éléments de preuve se limitent à indiquer que 6 % du total estimé à 8 millions d’EUR ont été obtenus en Irlande du Nord, ainsi qu’à la déclaration du directeur général de la société distribuant les produits sur l’étiquette de l’opposante, indiquant que ces produits ont été livrés à ses magasins d’Irlande du Nord. Aucun autre élément de preuve n’a été produit. Ces éléments de preuve sont clairement insuffisants pour démontrer le goodwill et la renommée parmi la clientèle.
49 Legoodwill n’est pas acquis par la simple utilisation d’un signe. Ce qui doit être démontré, c’est la renommée attachée aux produits fournis dans l’esprit du public acheteur, de sorte que le signe est reconnu comme distinctif spécifiquement pour les produits. L’évaluation de la chambre de recours ne montre pas que les clients de l’opposante ont été formés pour reconnaître le signe «BABYDRY» comme étant distinctif spécifiquement pour la propre marque de couches jetables de l’opposante à la date de dépôt de la marque demandée. Il n’existe donc aucune preuve de l’acquisition d’un goodwill ou d’une renommée dans le signe BABYDRY sous toutes les formes invoquées à la date de dépôt de la marque demandée.
50 Même si un certain goodwill était attribué, il n’y aurait toujours pas de présentation trompeuse.
Présentation trompeuse
51 Selon la jurisprudence nationale, la présentation trompeuse, intentionnelle ou non, par le défendeur à une action en usurpation d’appellation est une représentation susceptible d’amener les clients du demandeur à lui attribuer l’origine commerciale des produits et services offerts par le défendeur (décision de la
Chambre des lords, Reckitt indirects Coleman Products Ltd v Borden Inc. [1990] R.P.C. 341, 406 HL), comme l’a déjà relevé le Tribunal (11/06/2009, T-114/07 indirects T-115/07, Last Minute Tour, EU:T:2009:196, § 92).
52 De toute évidence, en l’espèce, il n’y aurait ni tromperie ni confusion dans l’esprit des clients des magasins Dunes puisque la marque maison «St Bernard», renforcée par l’indication de «THE BRAND OF QUALITY», était utilisée sur

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toutes les étiquettes et emballages et était connue des clients. Compte tenu de la force et de l’ancienneté de l’usage de la marque maison «St. Bernard» désignant un large éventail de produits de marque propre et incluant des couches jetables, les consommateurs auraient plutôt été formés par ce signe en tant que marque de l’opposante, et non le signe «BABYDRY», qui, tout comme d’autres termes hautement allusifs (voire même descriptifs et laudatifs) dans le contexte dans lequel il est effectivement utilisé sur le marché — par opposition à être simplement pris en compte dans l’abstrait — serait considéré comme une référence à la gratification. Les clients de l’opposante n’auraient pas acheté par erreur les produits de la demanderesse en présumant qu’ils étaient ceux de l’opposante grâce à l’utilisation concomitante du signe «BABYDRY» sur l’emballage des couches jetables de l’opposante.
Préjudice
53 Dès lors, en l’absence de présentation trompeuse, il n’y aurait aucun risque de préjudice pour l’opposante.
54 À la lumière de ce qui précède, les conditions pour l’usurpation d’appellation n’étaient pas remplies à la date de dépôt de la marque demandée.
55 Les marques notoirement connues au sens de l’article6 de la Convention de Paris sont des marques qui, en raison de leur renommée dans le territoire en cause et, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou à la date de priorité de celle-ci, indépendamment de la preuve de l’enregistrement, jouissent d’une protection au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 51).
56 La Cour de justice a jugé (22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona,
EU:C:2007:704, § 17) que la notoriété est un concept voisin de celui de la renommée, il convient de tenir compte des critères d’appréciation fixés par la Cour de justice pour la renommée, notion qui est visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 52).
57 À cet égard, il ne saurait être exigé qu’une marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public défini. Pour examiner le degré de connaissance requis d’une marque notoire ou d’une marque ayant acquis une renommée, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En outre, il ne saurait être exigé qu’une marque jouisse d’une renommée ou d’une notoriété «sur» le territoire de l’État membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celle-ci (voir, par analogie, 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24-28).
58 Les éléments de preuve en l’espèce, qui ne sont pas suffisants pour établir le goodwill, n’établissent manifestement pas une renommée en Irlande et au Royaume-Uni à la date de dépôt de la marque demandée. Aucune preuve relative à la part de marché ou à des études de marché n’a été fournie. La durée de l’usage n’était pas significative, étant donné qu’elle aurait commencé quelque temps en

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1993, moins de trois ans avant la date de dépôt de la marque demandée. En outre, il aurait été difficile d’établir une renommée dans un signe tel que «BABYDRY», dont le degré de caractère distinctif est assez faible, sans un usage significatif avec l’éducation des consommateurs que le signe présenté et utilisé est une marque. En l’espèce, il n’y a aucune indication d’un niveau d’usage significatif et il a été clairement indiqué qu’il était autopromu en se trouvant dans les rayons des magasins et au moyen de remises.
59 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
60 Les dispositions du règlement (CE) no 207/1009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1) du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC), et notamment la règle 94 du REMC concernant les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, sont applicables.
61 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
63 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais fixés à 300 EUR. La décision sur les frais rendue dans la décision attaquée n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.

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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema