LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 5 juillet 2021
Dans l’affaire R 2077/2020-1
BOX GmbH Theodorstraße 42-90, Haus 8
22761 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BOEHMERT ± BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB
— PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
Nebra Ltd 22 Church Road
Cloches à Tunbridge
Kent TN1 1JP
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par TRADE MARK WIZARDS LIMITED, 7 Bell Yard, Holborn, London WC2A 2JR (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 048 (demande de marque de l’Union européenne no 17 989 957)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/07/2021, R 2077/2020-1, Stakebox/Stakebox

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2018, stakbox GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
porte-clés
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Administration commerciale; Services de planification commerciale; Conseils en organisation des affaires; Gestion d’intérêts commerciaux pour le compte de tiers; Conseils commerciaux en matière économique; Compilation et mise à disposition d’informations, pour des tiers, dans le domaine des investissements et de la gestion financière.
Classe 36 — Feuille de poche; Courtage et gestion de fonds propres et de fonds empruntés; Services d’investissements; Planification des investissements en capital-risque; Organisation de placements financiers dans des entreprises et gestion financière des investissements précités; L’exercice des droits de vote et des droits de propriété, pour des tiers, en matière de gestion d’actifs, d’investissements et de parts sociales; Services liés à la fourniture et à l’organisation de capitaux à risque, d’actions de crédit et de sociétés; Soutien financier; Services d’analyse financière et de planification financière.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2019.
3 Le 10 avril 2019, Nebra Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement britannique no 3 280 764 de la marque verbale
STAKEBOX
déposée le 5 janvier 2018 et enregistrée le 13 avril 2018 pour les services suivants:
Classe 36 — Services de paiement financier; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Services financiers, à savoir création, conception, parrainage, offre, exploitation et administration de produits échangeables; Services de crédit; Affaires financières; Affaires monétaires, y compris les services bancaires, de paiement, de crédit, de débit, de cartes bancaires, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de retrait et de cartes à puce, les services de transactions financières électroniques; Courtage de devises étrangères; Opérations de change; L’achat, la vente et la transmission de toutes les devises mondiales.

6 Par décision du 23 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:

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– Dans un premier temps, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure en raison du fait que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne à compter du 1 février 2020. L’Office a refusé la suspension, affirmant que l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni stipule que pendant la période de transition jusqu’au 31/12/2020, le droit de l’UE est applicable et que, par conséquent, les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni sont valables jusqu’à la fin de la période de transition.
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de gestion des affaires commerciales ou d’administration commerciale, à savoir des services destinés à soutenir ou aider les entreprises à mener des affaires ou à améliorer leur activité. Ils ont l’intention d’aider les entreprises à gérer leurs affaires et sont fournis par des entreprises spécifiques possédant une expertise dans ce domaine. Ils peuvent être réalisés par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance et visent à soutenir les entreprises en termes de résultats d’opérations commerciales. Ils sont très différents des services désignés par les marques antérieures compris dans la classe 36 et n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne sont pas complémentaires et sont fournis par des entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Tous les services contestés compris dans la classe 36 sont inclus dans la catégorie plus large des marques financières antérieures et sont identiques.
– Les marques sont identiques.
– Étant donné que les services en conflit compris dans la classe 36 sont identiques et que les marques sont identiques, l’opposition doit être accueillie pour ces services au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
– Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont différents; Étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exige l’identité des produits et services et l’identité des marques et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’identité ou la similitude des produits et services, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
7 Le 2 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 janvier 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La communication no 2/2020 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 précise que, à la fin de la période de transition, le 31

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décembre 2020, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers et que la marque britannique antérieure a cessé ex lege d’être un droit antérieur aux fins des procédures inter partes devant l’Office. Par conséquent, le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est dépourvu de fondement et doit être rejeté.
– Le statut d’un droit antérieur, y compris son annulation ou sa cessation d’effet, est un facteur pertinent à considérer d’office. La décision sur le recours concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition, et non seulement la légalité et l’exactitude de la décision de première instance. En conséquence, il est demandé à la chambre de recours de procéder à une révision complète du fond et de la procédure.
– En l’espèce, la date pertinente pour apprécier le bien-fondé de l’opposition est la date à laquelle la décision sur le recours est rendue. Par conséquent, le recours doit être accueilli et l’opposition rejetée étant donné que la marque antérieure a perdu sa fonction. S’il n’existe pas de droit antérieur et que l’opposition n’est pas fondée, les frais doivent être supportés par l’opposant.
– La demanderesse a estimé nécessaire d’introduire ce recours malgré la fin de la période de transition afin de maintenir sa position juridique justifiée.
– Une suspension de la procédure de sa propre initiative conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE aurait été une option. Toutefois, la division d’opposition a décidé de rejeter la suspension et de conclure la procédure. Cela représente une absence de pouvoir discrétionnaire et est considéré comme une violation des formes substantielles au sens de l’article 33, point d), du RDMUE.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’y a pas de droit antérieur valable et l’opposition doit être rejetée, la décision de première instance annulée, les frais de la procédure étant à la charge de l’opposante. Un remboursement de la taxe de recours est également équitable et justifié.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse conteste la décision attaquée dans son intégralité. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le rejet de l’opposition. Les arguments de la demanderesse exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours portent sur la question de savoir si le droit antérieur peut servir de base à l’opposition à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Parconséquent, la

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chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée concernant la validité du droit antérieur et, dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare,
EU:T:2003:241, § 26) et doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).

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Enregistrement antérieur de la marque britannique et effet du Brexit
13 Il convient de noter que l’opposante a fondé son opposition sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE. L’opposition était fondée sur le seul droit antérieur, à savoir l’enregistrement britannique no 3 280 764 de la marque verbale «STAKEBOX».
14 La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion. Toutefois, la chambre de recours ne peut adopter la même approche. À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office. Cela vaut également pour les procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués, comme il sera expliqué ci-après.
15 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
16 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
17 Toutefois, à minuit HEC entre le 31 décembre 2020 et le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-
Uni ne sont plus fondées sur une base juridique valable.
18 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
19 Cette communication reflète des instructions générales et informe les usagers et les parties prenantes de la manière dont l’Office entend gérer le fait spécifique que les règlements sur les MUE (et les DMC) cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni à compter de la fin de la période de transition (voir l’article 1 de la

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communication ED no 2/20). Bien que, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les membres des chambres de recours soient indépendants et ne soient, dans leurs décisions, liés par aucune instruction, ladite communication expose une interprétation du droit qui, de l’avis de la chambre de recours, est à la fois juste et raisonnable.
20 En particulier, en ce qui concerne les droits antérieurs dans les procédures inter partes, les articles 11 et 12 de ladite communication disposent ce qui suit:
11. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques cesseront ex lege d’être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité des DMC). En outre, le territoire et le public du Royaume-Uni ne seront plus pertinents aux fins de l’appréciation d’un conflit entre un droit de l’UE antérieur et une MUE, une demande de MUE ou un DMC ultérieur.
12. Indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui sont toujours en cours à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable. Chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais.
21 En outre, depuis le referendum au Royaume-Uni en juin 2016 sur le retrait de l’Union européenne, l’Office a fourni des informations sur le Brexit et son incidence générale sur les MUE sur son site web. Les utilisateurs des systèmes de MUE et de DMC ont donc été largement avertis et avertis. En particulier, des informations sont fournies sur la manière dont les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni sont traités par l’Office après la fin de la période de transition: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights. Avant tout, la chambre de recours renvoie aux points 19 à 21 de la décision attaquée:
22 Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure de recours en cours concernant une opposition formée avant la fin de la période de transition, les droits antérieurs au

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Royaume-Uni ne peuvent plus constituer une base juridique valable et ne peuvent donc être invoqués avec succès.
23 La position exposée dans ladite communication concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures d’opposition pendantes contre des MUE est parfaitement alignée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une marque de l’Union européenne.
24 Le droit antérieur invoqué dans la présente procédure n’est plus protégé dans l’UE et est au même titre que les marques nationales enregistrées dans un autre pays tiers.
25 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe¹, 3e phrase, du RMUE). Eneffet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T- 162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
26 En l’absence d’autres droits antérieurs produisant des effets juridiques dans l’Union européenne, l’opposition est donc devenue non fondée et doit à présent être rejetée dans son intégralité en ce qui concerne le droit antérieur britannique qui a été déposé comme base de l’opposition.
27 Parconséquent, le recours est accueilli. La décision attaquée est dépourvue d’objet dans son intégralité et ne produit donc aucun effet juridique.
Frais 28 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre.
29 En outre, étant donné que l’article 12 de la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’EUIPO prévoit que, dans les procédures inter partes toujours pendantes à la date du 1 janvier 2021, et qui sont fondées uniquement sur les droits du Royaume-Uni, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres

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dépens, la chambre de recours estime équitable d’appliquer la même approche à la présente procédure de recours.
30 Dans les circonstances inhabituelles du cas d’espèce, l’opposition n’est plus fondée sur un droit antérieur valable et est, dès lors, sans objet. Par conséquent, et conformément aux règles susmentionnées, chaque partie supportera ses propres dépens dans la procédure devant l’Office.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que l’opposition est dépourvue de base juridique valable;
2. Déclare la décision attaquée sans objet et l’annule;
3. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
4. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema