DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 601 C (INVALIDITY)
Chocolats Excelsior, Lda., Estrada Nacional, no 9, Igreja Nova, 2640-317 Mafra, Portugal (demandeur), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados
— Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung indirects Co. KG, Heisterstr.4, 90441 Nürnberg (Allemagne), représentée par Betten itures Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/05/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 17 994 351 est déclarée nulle dans son intégralité.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 994 351 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la MUE.La demande est fondée sur la dénomination sociale portugaise «Chocolates Excelsior, Lda.».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de la dénomination sociale portugaise «Chocolates Excelsior Lda.» enregistrée le 28/02/1992 — comme indiqué dans la pièce 1 — et utilisée de manière intensive dans la vie des affaires depuis cette époque au Portugal.Conformément au droit portugais, à savoir l’article 260, paragraphe 1, l’article 232, paragraphe 2, point a), l’article 262, paragraphe 1, et l’article 262, paragraphe 2, point b), du code de la propriété industrielle portugais, le titulaire d’une dénomination sociale antérieure peut interdire l’utilisation d’une marque plus récente

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lorsqu’il existe un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur.Étant donné que les domaines d’activité commerciale de la demanderesse sont identiques ou similaires aux produits contestés et que les signes sont similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au Portugal.Par conséquent, la demanderesse a le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit des éléments de preuve concernant le droit national applicable en portugais et en anglais (document 2) et l’utilisation du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale (documents 3 à 109).Les éléments de preuve seront énumérés et expliqués ci-dessous.
La titulaire dela marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse n’a pas établi la norme nationale applicable en l’espèce.En outre, les documents déposés par la demanderesse ne prouvent pas l’usage de la dénomination sociale pour tous les domaines d’activité revendiqués.Ils peuvent démontrer un usage très limité de la dénomination sociale au cours de la période pertinente pour certains produits du domaine d’activité de la demanderesse, en particulier des confiseries, mais rien de plus.
Enoutre, les documents produits ne démontrent pas une intensité suffisante de l’usage de la dénomination sociale ou une propagation pertinente des produits (localisation des clients) pour remplir la condition d’usage dont la portée n’est pas seulement locale.Le total des ventes réalisées sous la dénomination sociale de la demanderesse montre que l’intensité de l’usage du signe n’était pas suffisante entre 2009 et 2019.Les éléments de preuve montrent que la majorité des clients sont situés dans la région de Lisbonne.Très peu de documents indiquent des relations commerciales potentielles avec des clients en dehors de cette région, ce qui n’est pas suffisant pour prouver que le signe «Chocolates Excelsior Lda.» a, d’un point de vue géographique, une portée qui n’est pas seulement locale dans la vie des affaires.En outre, les signes sont différents dans la mesure où, bien qu’ils coïncident par le mot «Excelsior», cet élément verbal occupe une position secondaire dans la marque contestée.
Enréponse, la demanderesse affirme que les déclarations de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont erronées et que, conformément au droit portugais applicable, sa dénomination sociale a été enregistrée avant la date de dépôt de la demande de MUE.Par conséquent, elle peut être invoquée dans le cadre d’une procédure de nullité contre des marques enregistrées, en raison de la reproduction d’une dénomination sociale, ou d’une partie caractéristique de celle-ci, s’il existe un risque de confusion ou d’induire le consommateur en erreur.Elle renvoie à des dispositions juridiques supplémentaires, statuant sur l’acquisition et l’étendue de la protection de son droit antérieur (annexe A:documents 1 à 11) et fournit des exemples de jurisprudence montrant l’application et la portée du droit national (annexe A:documents 12 à 18).
Enoutre, les factures produites démontrent un usage constant et continu de la dénomination sociale, tout au long des années, dans la vie des affaires en vue d’un avantage économique.En outre, si le montant total des ventes en euros des produits de confiserie n’est pas particulièrement élevé, leur nature et leur prix devraient être pris en considération.Des preuves supplémentaires de l’usage du signe antérieur ont été produites en tant qu’annexe B.
La demanderesse réitère ses arguments concernant l’existence d’un risque de confusion et soutient que la marque contestée devrait être annulée pour tous les produits contestés.

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Dans sesdernières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne maintient que la demande en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée comme non étayée et non fondée.Bien que les documents fournis par la requérante en tant qu’annexe A:les documents 1 à 11 contiennent certaines sections pertinentes des articles mentionnés, ils ne sont pas concluants étant donné que des sections importantes font défaut et fournissent des exemples.En outre, aucun des extraits fournis par la demanderesse (dans leur traduction anglaise) ne démontre les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement des droits découlant d’une dénomination sociale, l’étendue de sa protection, son applicabilité en tant que droit antérieur, ainsi que la manière et la mesure dans laquelle l’usage doit être démontré pour qu’une revendication valable de ce droit antérieur puisse être revendiquée. Elleaffirme en outre que les nouveaux éléments de preuve de l’usage produits ne suffisent pas à prouver l’existence d’un droit de dénomination sociale antérieur au Portugal.La plupart des factures ne font explicitement référence aux domaines d’activité concernés.Dans la mesure où elles font référence aux produits pertinents, les nouvelles factures ne démontrent pas une intensité, une durée et une propagation suffisantes de l’usage.En outre, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas applicable en raison de l’absence de similitude entre les signes dans la mesure où aucun risque de confusion ou d’association entre les signes pour le public portugais ne peut être établi.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
Lademanderesse a invoqué une dénomination sociale «Chocolates Excelsior, Lda», prétendument utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Portugal, en relation avec le commerce et l’industrie du chocolat, la confiserie et ses produits. − La fabrication de plats et de plats préfabriqués, l’achat, la production, l’emballage, le commerce en gros ou au détail, l’importation et l’exportation de tout type de produits alimentaires, de pâtisserie et de boulangerie, d’huiles, d’huiles et de carton, d’arômes et de carton.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droitsà ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:

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Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
Selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant).Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité.Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies»-[03/08/2011, R 1822/2010 2, Baby Bambolina (fig.), § 15].L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives.Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
A) usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Enoutre, une telle utilisation du signe en cause doit avoir eu une portée qui n’est pas seulement locale.La ratio legis de cette disposition est de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale.Cela implique que, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, il doit être utilisé sur une partie substantielle de ce territoire.Pour déterminer si tel est effectivement le cas, il convient de tenir compte de la durée et de

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l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale.La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013-, 506/11 indirects-T 507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci.Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Deuxièmement, il convient également de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, 318/06-— 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 19 et 30/09/2010-, EU:T:2010:417,
§ 36).
La marque contestée a été déposée le 03/12/2018.Dès lors, la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale au Portugal avant cette date.En outre, la demande en nullité a été déposée le 09/01/2020.Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à ce moment-là et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits ou services revendiqués par la demanderesse, à savoir les produits ou services susmentionnés.
Le 09/01/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Documents 3 à 63:factures et notes de crédit émises à l’attention de différentes entités, en différents endroits au Portugal.Ils sont rédigés en portugais et partiellement traduits en anglais.Ils font référence à des confiseries et à des produits à base de chocolat [par exemple, truffes, bombons, couvertures, cacao, Alvapasta (pâte de sucre)].Elles sont datées de 2009 (documents 38 à 40), 2010 (documents 27 à 37), 2011 (documents 3 à 26), 2012 (documents 44 à 52 et 59), 2013 (documents 42 et 58), 2014 (documents 41, 43 et 57), 2016 (document 63), 2017 (documents 55, 56 et 60), 2018 (documents 53 à 54) et 2019 (documents 61 à 62).La dénomination sociale figure dans tous les documents.
Document 64:une publication sur le site Internet Facebook sur les réseaux sociaux, avec une image de confiseries accompagnée de la dénomination sociale de la demanderesse, datée de 2011.
Documents 65 à 66:deux catalogues des produits de la demanderesse (confiseries et chocolats) proposés sous sa dénomination sociale Chocolats Excelsior, Lda.
Documents 67 à 81:des photographies de produits de confiserie présentant des étiquettes, accompagnées de la dénomination sociale de la demanderesse.Les dates les plus antérieures sont également affichées dans plusieurs d’entre elles.

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Document 82:une commande d’achat passée par la demanderesse à un tiers, faisant référence à une matière première pour la fabrication de confiseries, datée du 29/08/2018.
Document 83:un contrat/un contrat-cadre entre la demanderesse et un tiers, dans lequel la demanderesse est le fournisseur de produits de confiserie et de chocolats, daté du 11/01/2017.
Document 84:un contrat/un contrat-cadre entre la demanderesse et un tiers, dans lequel la demanderesse est le fournisseur de confiseries et de produits à base de chocolat, daté du 24/05/2017.
Document 85:un contrat/un contrat-cadre entre la demanderesse et un tiers, dans lequel la demanderesse est le fournisseur de confiseries et de produits à base de chocolat, daté du 21/01/2019.
Document 86:cartes de visite du directeur exécutif et directeur général de la requérante.
Document 87:un bon de commande, daté de 2018, adressé par la requérante à un tiers pour 20 tonnes d’amidon, ce qui, selon la requérante, est un ingrédient de confiserie et de produits à base de chocolat.
Document 88:un courriel envoyé en 2018, par le directeur exécutif de Chocolates Excelsior Lda. à une société tierce, pour acheter de la lécithine de tournesol, qui, selon la requérante, est un ingrédient de confiserie.
Document 89:la politique de santé et de sécurité utilisée par la demanderesse, qui est obligatoire pour les sociétés commerciales.
Document 90:un certificat délivré par un institut public (IAPMEI — Agence pour la concurrence et l’innovation, I.P), attestant que la demanderesse est une petite et moyenne entreprise (PME), datée de 2016.
Document 91:un certificat délivré par un institut public (IAPMEI — Agence pour la concurrence et l’innovation, I.P), attestant que la demanderesse est une PME, datant de 2018.
Document 92:une déclaration fiscale faisant référence aux informations fiscales simplifiées relatives au demandeur, présentée devant l’autorité fiscale et faisant référence à l’année 2015.Il inclut le montant des ventes et des achats, la raison sociale, le numéro d’identification d’une personne morale, ainsi que son siège et son établissement.
Documents 93 à 106:étiquettes prêtes à être apposées sur les produits pertinents (pâte de sucre, confiserie, chocolat, succédané de chocolat) commercialisés et fabriqués par la demanderesse.Ils portent, entre autres, le signe «Chocolates Excelsior» ainsi que la dénomination sociale de la demanderesse.
Documents 107 à 108:deux flyers publicitaires et promotionnels montrant le signe «Chocolates Excelsior» et des confiseries.
Document 109:une commande effectuée le 20/03/2018 par la demanderesse à un tiers (Nutripar) pour l’amidon de maïs (qui, selon la requérante, est un ingrédient des produits de confiserie).

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Le 07/09/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe B
Documents 1 à34:57 factures, datées de 2015, 2016 et 2017, adressées à différentes entreprises sur l’ensemble du territoire portugais ainsi qu’à des destinataires espagnols, mentionnant les produits pertinents commercialisés et fabriqués par la requérante sous sa dénomination sociale (chocolat sous différentes formes, couvertures de confiserie à base de chocolat ou de sucre).
Documents 35 à 41:impressions du site internet de la demanderesse et des comptes Instagram et Facebook datés du 19/09/2019, du 01/10/2019, du 26/11/2019 et du 03/12/2019.La dénomination sociale est visible dans l’avatar dans l’image du profil et sur l’adresse web, les contacts de la société étant affichés sur la même page de couverture.En outre, les publications font référence aux produits pertinents (chocolat et confiserie), qui figurent également sur les images.
Documents 42:Des impressions de la page webhttps://carlos-ribeiro.pt/621-pasta- acucar-cor-rosaalvapasta-barra-1-kg, faisant référence au site internet de l’un des clients mentionnés dans certaines des factures, concernant le produit Alvapasta ( pâte de sucre).La requérante fait valoir qu’il est possible de savoir que la date d’expiration du produit est le 28/08/2018.
Remarque liminaire
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.Cette disposition s’applique également aux éléments de preuve démontrant que les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ont été remplies, telles que des éléments de preuve montrant que le signe est utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Les éléments de preuve présentés par la demanderesse le 07/09/2020 ayant été envoyés avant la clôture de la phase contradictoire de la procédure, ils ont été produits dans les délais.
Appréciation de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale
L’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif de demande si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes:il doit être utilisé dans la vie des affaires et il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale.
La première exigence au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, est l’utilisation du signe dans la vie des affaires.

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Décision sur l’annulation no 40 601 C page:8De 17
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (-12/11/2002, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40;25/01/2007, 48/05-, Opel, EU:C:2007:55, § 18;11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Enoutre, les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peuvent être invoqués que si leur portée n’est pas seulement locale.Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, c’est-à-dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes commerciaux identifiant l’origine commerciale.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci.Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, à savoir le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Deuxièmement, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 37;30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Les éléments de preuve doivent donc porter sur ces éléments:
A. l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
B. la durée de l’usage;
C. la propagation des produits (localisation des clients);
D. la publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Les éléments de preuve produits sont suffisants pour démontrer un usage constant du signe «Chocolates Excelsior Lda.» au Portugal, commençant avant le dépôt du signe contesté en 2018 et toujours en cours au moment du dépôt de la demande en nullité.En particulier, la demanderesse a fourni de nombreuses factures utilisant sa dénomination sociale datant régulièrement de 2009 à 2019 et faisant référence à des confiseries (bonbons, truffes) ainsi qu’à des couvertures de cacao (chocolat) et de pâte de sucre.Bien que le montant total des ventes indiqué sur les factures ne soit pas particulièrement élevé, compte tenu du faible prix des produits pertinents, les factures

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Décision sur l’annulation no 40 601 C page:9De 17
montrent que la demanderesse a pu maintenir une intensité suffisante de l’usage du signe au cours des années consécutives.
La requérante a également produit des extraits de ses sites Internet de réseaux sociaux faisant référence aux années 2011 et 2019, des contrats-cadres contractuels de 2017 et de 2019, des bons de commande de 2018, unedéclaration par télécopie faisant référence à 2015 ainsi que des exemples de publicité, de catalogues et d’étiquettes montrant l’utilisation de sa dénomination sociale pour des chocolats et des produits de confiserie.Ces documents étayent la conclusion selon laquelle le signe a été utilisé dans la vie des affaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’usage est purement local, étant donné qu’il ne s’étend pas sur l’ensemble du territoire pertinent, à savoir dans toutes les provinces du Portugal.
Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage du signe doit avoir lieu sur une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Il ressort des éléments de preuve que la portée de l’activité de la demanderesse sous le signe en cause n’était pas seulement locale.Les adresses indiquées dans les factures font référence à diverses villes situées dans différentes régions du Portugal, telles que Maia et Sao Pedro da Cova à Oporto, Penamacor à Catelo Branco, Sao Miguel de Poiares à Coimbra, Estoril in Cascais ou Loulé d’Algarve.En outre, quelques factures montrent également des ventes réalisées auprès de clients situés en Espagne (Toledo, Madrid et Palma de Mallorca).Par conséquent, contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’élément de preuve indique qu’en raison de l’usage qui a été fait du signe, il a une incidence économique qui va clairement au- delà de la zone locale où l’activité de la demanderesse est basée.
Le signe «Chocolates Excelsior Lda.» est visible sur toutes les factures ainsi que les coordonnées de la société au Portugal, placées en dessous.Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel que revendiqué, à savoir en tant que dénomination sociale.
Parconséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse a produit des éléments de preuve appropriés pour démontrer l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Portugal pour les dates pertinentes, à tout le moins en ce qui concerne lecommerce du chocolat et l’industrie, la confiserie.Cela ressort, par exemple, des catalogues de la demanderesse, d’exemples d’étiquettes et de factures où seules ces activités commerciales sont mentionnées.Elle est également cohérente avec les arguments de la requérante.À ce stade de l’appréciation (et pour des raisons qui apparaîtront ci-après), la division d’annulation ne juge pas nécessaire d’apprécier si l’usage a également été prouvé pour les autres activités commerciales,

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Décision sur l’annulation no 40 601 C page:10De 17
comme indiqué dans la demande.L’examen de la demande en nullité se poursuivra sur la base ducommerce du chocolat et de l’industrie, de la confiserie.
B) Le droit en vertu de la législation applicable
La demanderesse en nullité fournit à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont elle demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50;27/03/2014, 530/12-P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).
Les informations sur le droit applicable doivent permettre à la division d’annulation de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’exercer ses droits de la défense.
En ce quiconcerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 16 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice).Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire.Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en faisant référence à cette source (article 16 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, toutes les dispositions de la législation nationale applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection, y compris les preuves accessibles en ligne, doivent être présentées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.
Enoutre, le demandeur doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies.En particulier, il convient d’avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse a fondé sa demande sur la dénomination sociale portugaise «Chocolates Excelsior Lda.».
Une raison sociale est la désignation officielle d’une société anonyme, le plus souvent immatriculée au registre de commerce national concerné.Si, en vertu du droit national, l’enregistrement est une condition préalable à la protection, l’enregistrement doit être prouvé.Les dénominations sociales sont généralement protégées contre des marques plus récentes selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des

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marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services et l’existence d’un risque de confusion.
En l’espèce, la demanderesse est titulaire de la dénomination sociale «Chocolates Excelsior Lda.» enregistrée le 28/02/1992, notamment pour le commerce du chocolat et de l’industrie, la confiserie.La demanderesse a produit comme document 1 le certificat permanent du registre public portugais du commerce souscrit le 28/02/1992 et valable jusqu’au 24/10/2023.La demanderesse a produit une copie du document original en portugais et sa traduction en anglais.
Selon la législation portugaise, la dénomination sociale doit être enregistrée.La législation portugaise qui régit l’enregistrement des dénominations sociales est, d’après les informations fournies par la demanderesse, le décret législatif no 129/98 de mai 13, en particulier les articles 3, 37 (2) et 35 (1) (document 2 et annexe A:documents 1 à 2).
Selon l’article 3, cité par la demanderesse, la cession de la dénomination sociale ou de la dénomination sociale doit respecter les principes de vérité et de nouveauté tels qu’ils sont énoncés au chapitre III et l’enregistrement correspondant confère à son titulaire un droit exclusif de l’utiliser.
Selon l’article 37, paragraphe 2,«les sociétés et les sociétés civiles qui suivent le régime des sociétés ont le droit exclusif d’utiliser leur dénomination sociale sur l’ensemble du territoire national».
Selon l’article 35, paragraphe 1, «[t] outefois de leur enregistrement définitif, le droit d’utilisation exclusive du nom ou de la dénomination sur le territoire spécialement défini pour l’entité concernée aux articles 36 à 43 est accordé».
En outre, la demanderesse a cité l’article 232, paragraphe 2, point a), ainsi que l’article 260, paragraphe 1 et (2), du code portugais de la propriété industrielle (décret- loi no 110/2018 de décembre 10) (document 2).
Conformément à l’article 232, paragraphe 2, point a), du RMUE, «[l] orsqu’une partie invoque également des motifsde refus:
A) Reproduction ou imitation d’une dénomination sociale et d’autres signes distinctifs, ou de la partie distinctive correspondante de celle-ci, qui n’appartiennent pas à la demanderesse, ou qu’elle n’est pas autorisée à utiliser, s’il existe un risque de confusion ou d’association de la part du consommateur (soulignement ajouté).
Aux termes de l’article 260, paragraphe 1, «Outre les dispositions de l’article 33, l’enregistrement de la marque peut être annulé lorsque la décision d’octroi a été rendue en violation des articles 232 à 235 […]».
La demanderesse se réfère également à l’article 34 du Code portugais de la propriété industrielle et faitvaloir que, pour blanchir cet article, lu conjointement avec l’article 262, paragraphe 2, point b) (document 2 et annexe A:pièce 4), elle est habilitée à former une demande en nullité étant donné qu’elle est titulaire d’un droit visé à l’article 232 (dénomination sociale, protégée en vertu de l’article 232, paragraphe 2, point a)), et également parce qu’elle est une partie intéressée, considérant qu’il s’agit d’une société enregistrée opérant sous une dénomination sociale qui est imitée par la marque contestée.
La demanderesse fait valoir que,sur la base des éléments de preuve produits, il est clair qu’elle avait officiellement enregistré sa dénomination sociale longtemps avant la date

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de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.Par conséquent, la demanderesse en nullité satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE puisqu’elle a acquis des droits sur le signe «Chocolats Excelsior Lda.» avant la date de dépôt de la demande de MUE.
En outre, compte tenu des dispositions susmentionnées, elle a le droit d’interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée lorsque la marque postérieure constitue une imitation de la dénomination sociale antérieure.
La division d’annulation considère que, contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse a fourni suffisamment d’informations concernant le contenu du droit invoqué et les conditions à remplir en l’espèce pour qu’il soit possible d’interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en vertu du droit portugais.
En effet, la demanderesse a fourni les dispositions de la législation portugaise applicable en ce qui concerne:
Les conditions d’acquisition d’un droit sur la dénomination sociale (obligation d’enregistrement),
L’étendue de la protection de la dénomination sociale (droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente en cas de risque de confusion),
Les éléments établissant que les conditions d’acquisition sont remplies (preuve de l’enregistrement, acquisition et habilitation antérieures),
L’étendue de la protection (arguments selon lesquels les conditions prévues par la législation applicable pour une interdiction d’usage sont remplies).
C) Le droit de la demanderesse à l’égard de la marque contestée
Selon le droit portugais, les dénominations sociales sont protégées contre des marques plus récentes selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et l’existence d’un risque de confusion [03/06/2015, R 2216/2014-2, Sonicell (FIG.)/SONICEL et al., § 32-35].En l’espèce, les critères développés par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Par conséquent, la comparaison des signes et la comparaison des produits sont nécessaires pour établir le risque de confusion, comme indiqué ci-dessus.
Risque de confusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion s’apprécie grâce à une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif

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de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
1 ) comparaison des produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demande est dirigée contre les produits suivants de la marque contestée:
Classe 30: Chocolat, pâtisseries au chocolat, bonbons au chocolat, chocolats, crèmes glacées.
La dénomination sociale de la demanderesse est utilisée, à tout le moins, pour le commerce du chocolat et l’industrie, la confiserie.
Un service est toute activité ou tout avantage qu’une partie peut offrir à une autre qui est intangible.Par opposition aux produits, un service est toujours intangible.
Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers.Une indication pour qu’une activité puisse être considérée comme un service en vertu du droit des marques est sa valeur économique indépendante, c’est- à-dire qu’elle est généralement fournie en échange d’une forme de compensation (financière).
Le commerce et l’industrie (industrie manufacturière) ne sont donc considérés comme des services que lorsqu’ils sont fournis à des tiers.Le commerce et la fabrication de certains produits de la demanderesse, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, concernent ses propres produits, qu’elle vend à des tiers.Par conséquent, les produits eux-mêmes poursuivent un but lucratif et, par conséquent, le commerce et l’industrie du chocolat de la demanderesse, les confiseries serontconsidérées, aux fins de la comparaison, comme équivalentes aux produits spécifiquement énumérés qui sont fabriqués, à savoir le chocolat et la confiserie.
Le chocolat, les chocolatsfigurent à l’identique dans les deux listes (bien qu’avec un libellé différent).
Lespâtisseries au chocolat, bonbons au chocolat contestés sont inclus dans la catégorie plus large des confiseries de la demanderesse.Par conséquent,elle est considérée comme identique aux produits/activités de la demanderesse.
Les crèmes glacées contestées présentent un degré élevé de similitudeavec lesconfiseriesde la demanderesse .Ces produits ont la même destination et sont concurrents.Ils coïncident par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.

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2 ) comparaison des signes
Chocolats Excelsior Lda.
Signe antérieur Marque contestée
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «Excelsior» est dépourvu de signification pour le public portugais pertinent.Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
Les autres éléments du signe antérieur sont dépourvus de caractère distinctif.Les «chocolats», perçus comme tels, indiquent la nature des produits et «Lda.», perçus comme l’abréviation des quotas de por sociedade de réactifs sabilidade limitada (traduits en tant que société à responsabilité limitée), décrivent la forme juridique de la société.Par conséquent, l’élément «Excelsior» est clairement l’élément le plus distinctif du signe antérieur.
De même, ces conclusions sont applicables mutatis mutandis au mot «Chocolat» de la marque contestée.Bien que «Chocolat» soit un mot français, il sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au chocolat en raison de sa similitude avec l’équivalent portugais.En outre, ce mot sera perçu comme faisant partie de l’expression «Magie DU CHOCOLAT».Dans son ensemble, cette expression sera comprise par le public pertinent comme la magie du chocolat en raison de sa similitude avec l’équivalent portugais «Magia do chocolate».Par conséquent, il sera perçu comme un slogan laudatif et l’expression dans son ensemble est faible en ce qui concerne les produits pertinents.
L’élémentfiguratif en forme de fèves cacao de la MUE contestée sera perçu comme tel par le public pertinent.Il est donc au moins faible en ce qui concerne les produits pertinents puisqu’il fait allusion à la nature des produits ou à d’autres caractéristiques telles que la saveur ou les ingrédients.Le fond noir du signe contesté est purement décoratif et donc non distinctif.
Dans le signe contesté, aucun élément ne pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par l’élément distinctif «Excelsior», bien qu’avec une stylisation différente dans la marque contestée.Ils diffèrent par les autres mots du signe antérieur ainsi que par les mots et éléments figuratifs du signe contesté.Il est fait

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référence aux conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif des éléments des signes.
Ence qui concerne les différences résidant dans les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lessignesen conflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).En outre, le fond noir n’est pas distinctif et le haricot cacao est très peu apte, voire inexistant, à fonctionner comme une indication de l’origine.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément le plus distinctif des signes «Excelsior» et diffèrent par le son des autres éléments non distinctifs ou faibles des signes.Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes.Étant donné que les deux signes seront associés au même concept (chocolat), les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, compte tenu du caractère non distinctif de ce mot.Le public du territoire pertinent percevra la signification des éléments différents des signes.Toutefois, étant donné que ces différences résident dans des éléments non distinctifs ou faibles, elles ont un impact très limité, voire nul.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen se poursuivra.
3) appréciation globaledes conditions dans le cadre du droit applicable
Les produits désignés par la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé aux produits/activités du signe antérieur.
Le public pertinent des produits et activités en cause pourrait être le grand public, mais également le public spécialisé.Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction des investissements réalisés dans l’acquisition des produits et activités en cause.En outre, le signe antérieur, dans son ensemble, est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen même s’il contient certains éléments non distinctifs.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique en raison de l’élément distinctif «Excelsior».En outre, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné qu’ils coïncident par un concept descriptif.Comme indiqué ci-dessus, les différences entre les signes sont dues à des éléments non distinctifs et faibles et ont dès lors un impact très limité, voire nul, sur la comparaison des signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement

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(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Ce principe s’applique en l’espèce et il est considéré que l’identité et le degré élevé de similitude entre les produits compensent tout degré moindre de similitude entre les signes.
Dès lors, il est probable que le public pertinent puisse croire que les produits en cause, jugés identiques ou similaires à un degré élevé, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pour les produits qui s’adressent au public professionnel, dont le niveau d’attention peut être plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée sur la raison sociale de la demanderesse et que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée sur la base du signe antérieur de la demanderesse sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de certaines des activités commerciales revendiquées par le demandeur, il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres activités.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.