DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 096 117
Dermal Diagnostics Limited, Advanced Technology Innovation Centre, Oakwood Drive, LE11 3QF Loughborough, Royaume-Uni (opposante), représentée par Serjeants LLP, Dock 75 Exploration Drive, LE4 5NU Leicester, Royaume-Uni (représentant professionnel)
c o n t r e
Jasmin Friede, Schröderstr. 26, 44532 Lünen, Allemagne (demanderesse), représentée par Lukas Fritz Emil Tanner, Revierip Neustr. 17, 44787 Bochum, Allemagne (représentant professionnel).

Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 096 117 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 10 : Tous les produits demandés dans cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 996 287 est rejetée pour les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 996 287 « beats » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 301 326, « BEAT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque préliminaire Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, les documents présentés par l’opposante le 07/09/2020 ne seront pas pris en considération dans l’examen de l’affaire, ainsi que les parties en ont été informées car ils ne sont pas dans la langue de procédure et n’ont pas été traduits dans le délai imparti pour la production de preuves à l’appui de l’opposition. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’opposition n’est pas pour autant non fondée car l’opposante a indiqué dans le formulaire d’opposition qu’elle acceptait que les informations nécessaires relatives à la marque antérieure soient importées de la base de données officielle pertinente

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accessible en ligne via TMview (en l’occurrence la base de données Madrid Monitor de l’OMPI). La base de données permet en effet d’établir l’existence et la validité de l’enregistrement international antérieur ainsi que l’habilitation de l’opposante à déposer une opposition sur la base dudit enregistrement compte tenu de sa condition de titulaire.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte que la détermination des facteurs pertinents permettant d’apprécier le risque de confusion, notamment la similitude des signes et celle des produits/services est une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même en l’absence d’arguments des parties.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 10: Instruments électroniques de surveillance à usage médical; appareils et instruments médicaux.

Les produits contestés sont les suivants, à l’issue des limitations de la liste demandées le 26/09/2019 et le 12/05/2020:

Classe 10: Stimulateurs cérébraux; Appareils médicaux pour exercices corporels; Podomètres à usage médical; Vibromasseurs; Les produits précités compris dans la classe 10 pour ou comme pièces ou en tant que dispositifs pour la psychothérapie médicale, notamment pour la thérapie EMDR; Les articles précités de la classe 10 non destinés, ni en relation avec le diagnostic dermatologique ni les articles dermatologiques de la classe 10; Les produits précités de la classe 10 n’étant pas destinés aux humains, mais exclusivement aux animaux.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits de la demanderesse afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et d’effectuer la comparaison.

Le terme « notamment » (« notamment pour la thérapie EMDR ») indique que ce type de thérapie n’est qu’un exemple et que la protection n’est pas restreinte à des produits utilisés pour ce type de thérapie (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

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En revanche, l’expression « n’étant pas destinés aux humains, mais exclusivement aux animaux » indique explicitement que les produits en question sont destinés seulement à des animaux.
La notion d’identité des produits/services telle que décrite dans les Directives des marques de l’Office¹ ne correspond pas seulement à une situation dans laquelle les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également à des situations dans lesquelles produits/services de la marque contestée entrent dans la catégorie plus large de produits/services de la marque antérieure, ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il y a aussi identité lorsque les produits/services respectifs correspondent à deux catégories qui présentent une correspondance partielle («chevauchement»).
La demanderesse soutient que l’activité de l’opposante a trait à la dermatologie. Toutefois, il y lieu de prendre en compte les produits protégés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § § 35, 22/03/2007, T- 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 85). Au vu du libellé non restrictif de la liste de l’opposante, l’argument de la demanderesse est inopérant.

Les appareils et instruments médicaux de l’opposante englobent les appareils en lien avec la santé humaine et la santé animale. Ils ne sont pas limités aux appareils et instruments utilisés en dermatologie exclus de la liste de la demanderesse. Par ailleurs, la psychothérapie est une spécialité médicale. Par conséquent, malgré le fait que les stimulateurs cérébraux; appareils médicaux pour exercices corporels; podomètres à usage médical; vibromasseurs (qui incluent les vibromasseurs médicaux à usage médical par exemple pour la kinésithérapie et les pathologies pulmonaires) contestés ne concernent pas le domaine dermatologique, sont utilisés dans le cadre d’une activité de psychothérapie et sont destinés aux animaux, ces produits contestés sont inclus dans la large catégorie des appareils et instruments médicaux de la marque antérieure ou pour le moins, ainsi que le soutient l’opposante, il existe un chevauchement les produits respectifs.

Il résulte de ce qui précède que les produits contestés sont identiques aux appareils et instruments médicaux de l’opposante.

b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits contestés sont utilisés dans le domaine de la psychothérapie médicale et sont destinés aux animaux. De tels produits s’adressent à des professionnels psychothérapeutes, alors que les produits opposants sont des appareils médicaux en général. Si les produits et les services
¹ https://guidelines.euipo.europa.eu/1803476/1798226/directives-des-marques/2-1- principes-generaux, version 1.0 entrée en vigueur le 01/02/2020

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de la marque antérieure sont destinés au grand public et au public professionnel et les produits et les services contestés sont destinés à un public professionnel exclusivement (ou vice versa), le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement.

Par conséquent, le public pertinent est constitué de professionnels dans le domaine médical dont le niveau d’attention est jugé élevé compte tenu du fait que les produits en question sont des instruments de travail et que ce travail est en lien avec le domaine de la santé animale.

c) Les signes
BEAT beats
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont deux marques verbales protégées pour une écriture en majuscules ou minuscules. Par conséquent, la différence dans la capitalisation des lettres est sans effet sur la comparaison ci-dessous.

Le mot « BEAT » est un mot anglais qui a de multiples sens. Il est l’équivalent du verbe français « battre » (dans les sens de frapper ou vaincre) ou du substantif « battement » « pulsation », « rythme » dans le sens musical ou physique/anatomique (battement du cœur).
Le public destinataire des produits est le public professionnel dans le domaine médical/vétérinaire qui a généralement une bonne connaissance de la langue anglaise et qui comprendra le sens du mot anglais. En tout état de cause, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), l’examen ci-dessous sera centré sur le partie (majoritaire) du public qui perçoit la marque antérieure « BEAT » comme le mot anglais vraisemblablement dans le sens de pulsation ou battement. Ce public percevra le terme « beats » de la marque contestée comme le pluriel du même mot.

La division d’opposition n’établit aucune relation entre le terme anglais dans ses différents sens et les produits en cause. Les extraits de Wikipedia relatifs aux termes « Beat » et « Beats » soumis par la demanderesse ne suggèrent pas un tel lien. La demanderesse n’avance pas d’argument en ce sens. Par conséquent, les termes « BEAT » et « beats » des signes sont distinctifs a un degré normal.

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Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les lettres « BEAT » (et leurs sons) soit la totalité de la marque antérieure et ne diffèrent que par la lettre « s » finale de la marque contestée et le son de cette lettre. La séquence concordante placée au début de la marque contestée est immédiatement perceptible.

Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.

Conceptuellement, la seule différence entre les signes portant sur le « S » final de la marque contestée est sans impact en ce sens que le public identifiera le même mot dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires à un degré pour le moins élevé. Dans ses observations, la demanderesse indique que les deux termes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et se rapporte aux deux extraits de l’encyclopédie collaborative en ligne « Wikipedia » fournis relatifs aux termes « Beat » et « Beats », sans plus d’explications. Les extraits en question mentionnent quelques significations des deux termes en allemand y compris le fait qu’il s’agit de titres de films ou de magazines mais n’excluent pas la perception des termes par le public telle qu’indiquée ci-dessus.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour le public pertinent pris en compte.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce les produits sont identiques et les signes sont similaires sur les trois plans de la comparaison, à un degré élevé visuellement et phonétiquement et pour le moins élevé conceptuellement. La marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal.

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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les facteurs ci-dessus conduisent à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour le public considéré, à savoir la majorité du public pertinent, en dépit d’un niveau d’attention jugé élevé au regard des produits en cause. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 301 326 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire

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exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.