LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2022
Dans l’affaire R 1858/2021-2
Orchestrade, Inc. 155 Bovet Road, Suite 201
San Mateo CA 94402
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Fieldfisher Plog Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Am Sandtorkai 68, 20457 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 567 206 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2022, R 1858/2021-2, ORCHESTRADE

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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 novembre 2020, Orchestrade, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ORCHESTRADE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables pour l’évaluation, la gestion et le traitement d’investissements et transactions financiers; logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine de la gestion d’actifs financiers, de la gestion des risques financiers, du négoce d’investissements, des opérations d’investissement, des prévisions, de l’audit et de la conformité;
Classe 42 — Fourniture de logiciels non téléchargeables utilisés pour l’évaluation, la gestion et le traitement d’investissements et de transactions financiers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables utilisés dans les domaines de la gestion d’actifs financiers, de la gestion du risque financier, du négoce d’investissements, des opérations d’investissement, des prévisions, de l’audit et de la conformité.
2 Le 4 janvier 2021, l’enregistrement international demandé a été republié par l’Office.
3 Le 14 janvier 2021, l’Office a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une communication relative à l’état provisoire du dossier indiquant que l’examen d’office avait été mené à bien et que la marque était toujours susceptible d’opposition jusqu’au 4 mai 2021 ou aux observations de tiers. Cette communication a été traitée par l’OMPI le 15 octobre 2021.
4 Le 4 mai 2021, soffico GmbH a formé une opposition (B 3 145 998) contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services, sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 12 mai 2021, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’une opposition avait été formée à l’encontre de l’enregistrement international en cause.
6 Le 29 juin 2021, l’Office a émis un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition. Le refus provisoire précisait que le refus était fondé sur le fait qu’une opposition avait été formée à l’encontre de l’enregistrement international. Le refus provisoire indiquait également ce qui suit:

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7 Le refus provisoire susmentionnéa été traité par l’OMPI le 29 juin 2021.
8 Le 22 septembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité. La décision était fondée sur la conclusion suivante:
9 Le 20 octobre 2021, Fieldfisher Plog Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB a été inscrite dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant de la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 3 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 janvier
2022.
Motifs du recours
11 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’examinateur a invoqué l’absence de représentation professionnelle comme motif de refus de la demande de désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international de l’enregistrement international.
Un mandataire agréé ayant entre-temps été désigné, il a été remédié à l’irrégularité en question, ce dont il résulte que la demande de désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international ne peut, à ce stade, être refusée.
Parconséquent, le recours doit être accueilli car il a été remédié à l’absence de représentation devant l’Office. La décision attaquée doit donc être annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner à la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international.

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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Les dispositions juridiques pertinentes
14 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, dans toutes les procédures prévues par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de MUE.
15 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que: a) un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans ledit État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques; b) les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
16 Conformément à l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté dans les procédures devant l’Office conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, et lorsque le titulaire de l’enregistrement international n’a pas déjà désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la communication de l’opposition au titulaire de l’enregistrement international contient une demande de désignation d’un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication.
17 L’article 193 du RMUE concerne la «désignation des produits et services et l’examen relatif aux motifs absolus de refus» des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. En particulier, l’article 193, paragraphe 3, du RMUE dispose que, lorsque le titulaire d’un enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office conformément à l’article 119, paragraphe 2, la notification de refus provisoire contient une invitation à désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1. L’article 193, paragraphe 6, du RMUE dispose en outre que, lorsque le titulaire d’un enregistrement international ne parvient pas à surmonter le motif de refus de la protection dans le délai imparti ou, le cas échéant, à désigner un représentant ou à indiquer une deuxième langue, l’Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.

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18 Enfin, l’article 33 du RDMUE dispose que la taxe de recours est remboursée sur ordre de la chambre de recours lorsque celle-ci juge ce remboursement équitable en raison d’une violation des formes substantielles.
La décision attaquée
19 La décision attaquée concerne le refus de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE.
20 Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
21 La procédure qui s’ensuit aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1,
Rockland, § 19; 21/06/2018, R 450/2018-5, Lifeprint, § 18).
22 En l’espèce, le département «Opérations» a notifié la titulaire de l’enregistrement international le 12 mai 2021 de l’opposition formée, puis le 29 juin 2021 a émis un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition. Dans le refus provisoire, le département «Opérations» a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’un délai de deux mois pour désigner un représentant sera fixé. Toutefois, aucun délai de ce type n’a jamais été fixé et, en l’absence de toute autre communication, le département «Opérations» a directement informé la titulaire de l’enregistrement international, le 22 septembre 2021, que la protection de l’enregistrement international avait été refusée dans son intégralité, au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
23 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’Office n’a pas fixé de délai comme l’exige l’article 77, paragraphe 4, du RMUE. La décision attaquée repose en effet sur le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas remédié à une irrégularité dans un délai qui n’avait jamais été fixé, ni communiqué, par le département «Opérations» à la titulaire de l’enregistrement international.
24 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en raison de la violation des droits de la défense de la titulaire de l’enregistrement international et du droit d’être entendu, ce qui constitue une violation des formes substantielles (20/02/2018, R 1958/2017-4, Nexlite, § 14, 17).
Réparation de l’irrégularité au stade du recours
25 Par souci d’exhaustivité, la question se pose de savoir si l’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un EI contre lequel un refus provisoire de protection

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sur la base d’une opposition a été émis peut être corrigée dans le cadre d’un recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, comme l’a fait la titulaire de l’enregistrement international, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.

26 La Chambrerépond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours
[16/03/2020, R 2252/2019-2, Artic Energy (fig.), § 19; 21/06/2018, R 450/2018
− 5, Lifeprint, § 20; 23/10/2017, R 1848/2017-4, Ti Ora, § 17; 25/07/2017, R 558/2017-5, P (marque fig.), § 19; 08/07/2015, R 126/2015-4, Fontus, § 12;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 13/08/2014, R 921/2014-2, Bruno,
§ 21; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE on Ice, § 11; 29/04/2008, R 358/2008-
2, MIRACA, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, Green Plus, § 29).
27 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours.

28 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.

Conclusion
29 La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée au département «Opérations» pour suite à donner.

30 L’omission de l’Office de fixer un délai pour la désignation d’un mandataire agréé constitue une violation des formes substantielles. Il est dès lors équitable de rembourser la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire au département «Opérations» pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.

Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:

Signature
H. Dijkema