DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 911
ETAM, Société par actions simplifiée, 57-59 Rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, France (opposante), représentée par IPSIDE, 29, rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fsubwear LLC, 10000 Washington Blvd., c/o WeWork, 90232 Culver City, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Arcade indirects Asociados, c/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 911 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 213 788 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 501 625 «UNDIZ» et sur l’enregistrement international désignant le Benelux, l’Espagne et la Pologne no 969 416 «UNDIZ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque française no 3 501 625 «UNDIZ» et de l’enregistrement international désignant l’Espagne, le Benelux et la Pologne no 969 416, «UNDIZ».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.

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La date de dépôt de la demande contestée est le 23/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en France, en Espagne, au Benelux et en Pologne, respectivement, du 23/03/2015 au 22/03/2020 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fondé l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 sur une partie des produits enregistrés, à savoir les vêtements; articles de lingerie, à savoir omniprésence, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips. Toutefois, selon les registres de l’OMPI et de l’INPI (et selon les extraits de registre présentés et leurs traductions, présentés par l’opposante le 23/02/2021), le terme « vêtements» est davantage précisé comme étant des vêtements, à savoir des robes, des manteaux, des pantalons, des pantalons, des jupes, des t-shirts, des tee-shirts, des gilets, des pull-overs, des vestes, des shorts, des gants, des chaussettes, des ceintures, des foulards. Parconséquent, la présente opposition se poursuivra sur la base des produits tels qu’ils ont été enregistrés. Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage devrait être prouvé sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir robes, manteaux, pantalons, jupes, chemises, t-shirts, t- shirts, gilets, pull-overs, vestes, shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures, écharpes; articles delingerie, à savoir omniprésence, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant la lingerie, les sous-vêtements, les vêtements; démonstration de produits.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/07/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante jusqu’au 30/09/2021. Le 29/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: (confidentiel): Déclaration sous serment signée par le président de l’ETAM. La marque UNDIZ est présentée comme l’un des plus grands en France dans le domaine des vêtements, des sous-vêtements et des accessoires de mode pour femmes et indique que la marque a été utilisée au cours de la période pertinente pour les produits et services respectifs dans l’Union européenne. En outre, des tableaux sont présentés avec des chiffres d’affaires concernant les vêtements et les magasins ventilés par année et par pays pour la période pertinente (à savoir la France, la Belgique, l’Espagne et la Pologne).
Annexe 2: Enregistrements de noms de domaine UNDIZ.

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Annexe 3: Captures d’écran tirées de la Wayback Machine, couvrant différentes pages du site web UNDIZ à des dates différentes entre 2015 et 2020 (fournies par le site web www.web.archive.org). La majorité des captures d’écran de pages web sont en français (deux sont en anglais) et la marque antérieure y apparaît principalement en rapport avec des articles de lingerie de corps. Parmi les options linguistiques figurent le français et l’espagnol. Sur la capture d’écran du 11/05/2019
figure l’inscription. Sur les captures d’écran des 19/03/2016 et 21/05/2017, la marque antérieure apparaît apposée sur
des articles de lingerie de corps . Tous les prix sont libellés en euros (EUR).
Annexe 4: Statistiques du trafic sur le site internet de l’UNDIZ pour la période 03/2021- 08/2021. 82,8 % des visites proviennent de France, 6,39 % de Belgique, 3,36 % d’Espagne et 3,23 % de Pologne.
Annexe 5: Capture d’écran (datée du 27/09/2021) des producteurs de magasins UNDIZ. 137 magasins UNDIZ opèrent en France et 12 en Belgique, 7 en Espagne et 3 en Pologne.
Annexe 6: Présentations UNDIZ, datées du 17/08/2017 et de l’année 2021. En 2016, l’UNDIZ a ouvert 13 nouveaux magasins en France et 13 en dehors de la France. Il est indiqué que, dans un avenir proche, une machine à acheter facile sera mise en place dans quinze magasins en France, en Espagne et en Belgique. Il est également indiqué que «depuis plus de 10 ans, Undiz a triplé avec ses nouvelles collections de sous-vêtements, de maillots de bain et de vêtements de maison».
Annexe 7: Rapports annuels du groupe ETAM pour 2014, 2015 et 2016. Les rapports font référence, entre autres, aux nouvelles collections lancées sur le marché (principalement dans le domaine de la lingerie) et aux nouveaux magasins ouverts sous la marque UNDIZ et au service de rechapage facile testé à Strasburg et Toulouse. Les numéros de points de vente pour l’ensemble du groupe ETAM sont présentés pour la France, l’Europe (à l’exception de la France), la Chine et les franchises internationales. Le nombre total de salariés est divisé entre la France, la Chine et d’autres personnes. Le chiffre d’affaires est présenté pour l’ensemble du groupe, l’Europe et la Chine. 26 nouveaux magasins UNDIZ ont été ouverts dans huit pays. En 2016, le site web espagnol UNDIZ a été lancé et, pour 2017, le lancement du site belge était prévu. Il est fait référence à quatre magasins Undiz ouverts en 2015 en Espagne.
Annexe 8: Datées (12/2016, 04/2017, 09/2017) et des photographies non datées de magasins «UNDIZ». Des images non datées de produits sur lesquels la marque est
apposée .

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Annexe 9: (Confidentiel): Catalogues de produits «UNDIZ» de 2015 à 2020. Les catalogues comprennent essentiellement des sous-vêtements et des maillots de bain pour femmes. Les catalogues comprennent également quelques articles de vêtements de sport tels que des tee-shirts, des pulls, etc. Le signe antérieur apparaît apposé sur de nombreux articles de lingerie (slips et pantalons, soutiens-gorge de sport).
Annexe 10: Cinq factures émises au cours de la période pertinente (entre le 23/03/2016 et le 25/07/2018) et une facture émise en dehors de la période pertinente par UNDIZ S.A.S. à différents clients français. Certaines descriptions des articles figurant dans certaines des factures correspondent aux articles présentés dans les catalogues UNDIZ (par exemple, des articles indiqués comme LACIZ, LOTIS et VITAMIZ dans la facture du 23/03/2016 apparaissent aux pages 9/10, 24 et 41 du catalogue UNDIZ pour 2016, des articles indiqués comme LEONIZ, ORELIZ et NEW AFIDELIZ apparaissent aux pages 4,10 et 14 du catalogue UNDIZ pour 2017 et page 5 de celui pour 2016). Les factures portent sur des montants relativement importants.
Annexe 11: Marque de l’UNDIZ sur les réseaux sociaux: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, datée de 2021.
Annexe 12: Décision de l’INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle français) du 27/09/2017 reconnaissant «une certaine connaissance de la marque sur le marché des sous-vêtements».
Résultats d’une recherche française sur Google pour la marque UNDIZ du 27/09/2021.
Annexe 14: UNDIZ Press Book 2020 en français, montrant les collections «Casa de PAPEL», «Elite» et «Harry Potter» et leurs communiqués de presse dans différents médias en ligne tels que Fashions addict, Purebreack, Trendys le Mag, Shopping addict, NRJ, Cosmopolitan, Sortir à Paris, etc. Les communiqués de presse sont datés entre le 11/08/2020 et le 09/10/2020.
Appréciation des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En outre, la demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certaines des preuves de l’usage (annexes 2 à 9) et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). En l’espèce, certains des éléments de preuve sont rédigés dans la langue de procédure (par exemple, les annexes 4 et 7), tandis que dans d’autres, les parties les plus importantes sont traduites (par exemple, l’annexe 5). En ce qui concerne les autres documents, précisés par la demanderesse, compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et sont considérés comme pertinents pour la présente procédure (par exemple, les enregistrements de noms de domaine UNDIZ — annexe 2 ou catalogues UNDIZ — annexe 9) et leur

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caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Enfin, la demanderesse fait valoir que «l’opposante a produit à l’annexe 1 une déclaration sous serment indiquant le chiffre d’affaires total réalisé par l’opposante ETAM au cours des années 2015 à 2020 pour ses ventes par l’intermédiaire de ses sites internet et dans ses magasins, bien que la déclaration n’établit pas qu’une partie de ce chiffre d’affaires est due à la commercialisation de son «UNDIZ» et ne fait référence qu’à l’entreprise elle-même». Toutefois, l’objet de cette déclaration est l’usage de la marque «UNDIZ» sur le territoire pertinent et, par conséquent, la division d’opposition est d’avis que les chiffres d’affaires respectifs concernent les marques antérieures et non la marque «ETAM».
Toutefois, en ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve physiques (étiquettes, factures, etc.) ou des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Enregistrement de la marque française antérieure no 3 501 625 «UNDIZ»
Lieu de l’usage
Les factures, les statistiques de fréquentation des sites web, les localisateurs de magasins, les rapports annuels démontrent que l’opposante a utilisé la marque antérieure en France. Cela peut être déduit des adresses figurant sur les factures, des prix en euros (EUR), de la langue utilisée dans la plupart des éléments de preuve (français), du nombre de magasins «UNDIZ» sur le territoire de la France, comme indiqué dans les rapports annuels. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les factures présentées (à l’exception d’une seule) ont été émises au cours de la période pertinente. En outre, d’autres éléments de preuve dataient de la période pertinente ou faisaient référence à celle-ci (par exemple, les captures d’écran de la Wayback Machine, les rapports annuels pour 2015 et 2016). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’exigence relative à la durée de l’usage a été satisfaite.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

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En l’espèce, la facture relative à un usage en dehors de la période pertinente et les communiqués de presse concernant les nouvelles collections «UNDIZ» de 2020 confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente, étant donné que l’usage auquel elle fait référence est très proche de la période pertinente.
Importance de l’usage
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération en ce qui concerne l’importance de l’usage, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le secteur particulier concerné, les éléments produits permettent de conclure que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Les informations fournies par l’opposante et corroborées par les factures et autres éléments de preuve démontrent que l’opposante a régulièrement proposé et vendu des vêtements sous la marque «UNDIZ» en France. Bien que le nombre de factures ne soit pas significatif, il convient de noter que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43).
Par conséquent, les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, démontrent que l’usage de la marque «UNDIZ» par l’opposante était clairement suffisant pour maintenir un débouché pour les produits de l’opposante, et que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant la marque «UNDIZ» au cours de la période pertinente en France. Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à une partie des produits et services enregistrés, comme il sera expliqué dans la section suivante.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La requérante fait valoir que l’usage de la marque antérieure sur les factures équivaut à un usage en tant que nom commercial ou à titre d’identification de la société, mais pas pour les produits. À cet égard, s’il est vrai que la description des produits figurant sur les factures ne contient aucune référence à la marque antérieure, l’opposante a également produit des éléments de preuve supplémentaires (matériel publicitaire, extraits de sites internet, photos et brochures) contenant des représentations de produits portant la marque antérieure. Dès lors, la marque antérieure a clairement été utilisée sur des produits et sur leur emballage pour identifier leur origine commerciale, c’est-à-dire que la marque individuelle a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée. À cet égard, la police de caractères stylisée figurant sur certains des éléments de preuve (par exemple ) n’est pas si fantaisiste qu’elle altère le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
À cet égard, il convient de noter que la division d’opposition procède à une appréciation globale des éléments de preuve produits. Dès lors, bien que les factures à elles seules

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puissent ne pas être suffisantes pour prouver l’usage sérieux, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble (factures, catalogues, extraits de sites internet, etc.) permettent à la division d’opposition de conclure que l’usage de la marque antérieure était réel et pas seulement symbolique.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante dans leur intégralité, bien qu’ils ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent au moins le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Les éléments de preuve examinés conjointement (en particulier, les descriptions des produits figurant dans les factures faisant référence aux représentations de produits dans les catalogues, les photographies de produits UNDIZ dans les rapports annuels, les images des magasins, la décision de l’INPI) prouvent un usage essentiellement pour les sous-vêtements (comme tous dans des modèles, des slips et des pantalons, des soutiens-gorge, des culottes et des slips). S’il est vrai que, dans les catalogues de produits, peu d’articles peuvent être classés comme des shorts, des t-shirts ou des chaussettes, le nombre de ces articles est plutôt négligeable et, en outre, le nombre de personnes ayant vu ces catalogues n’est pas clair et, en l’absence d’autres éléments de preuve à l’appui, cela ne saurait justifier la conclusion selon laquelle la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour de tels articles. En ce qui concerne les autres types de vêtements couverts par la marque antérieure, aucun élément de preuve produit ne pourrait être considéré comme faisant référence à celle-ci. Contrarywise, certains éléments de preuve sont présentés concernant les maillots de bain pour femmes, qui, toutefois, ne sont pas couverts par les marques antérieures.
En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour les services de vente au détail concernant la lingerie, les sous-vêtements et les vêtements. Les éléments de preuve présentés montrent que l’opposante vend dans les magasins, opérant sous la marque «UNDIZ», uniquement des produits portant la même marque. Les images de magasins» et les images de vêtements, les catalogues, les rapports annuels et les factures font uniquement référence à la marque «UNDIZ» pour des produits vendus dans les magasins de l’opposante.
Il convient de relever que les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis dans la note explicative de la classification de Nice comme étant «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être fournis par des

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magasins de détail, des points de vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple via des sites web ou des programmes de téléachat.
Il résulte de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, elles sont fournies au profit de tiers (04/03/2020, C-155/18P, C-156/18P, C-157/18P indirects, C- 158/18P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits.
En effet, la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection conférée par l’enregistrement pour des produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l’enregistrement pour les services de vente au détail compris dans la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services connexes (tels que l’entretien d’un point de vente avec des assistants de magasins, la publicité, les conseils, les services après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de «service» payant que si elles ne font pas partie intégrante de l’offre de vente des produits (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque pour des activités qui font partie intégrante de l’offre de vente de ses propres produits, il n’y a pas d’usage pour les services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35. Cette interprétation est également confirmée par les exemples d’usage (violation) fournis à l’article 9, paragraphe 3, du RMUE. Une telle activité de vente ne serait pas non plus conforme à la définition des «services de vente au détail» donnée dans la note explicative de la classification de Nice et interprétée par la Cour, étant donné qu’elle n’entraîne aucun bénéfice pour les fabricants tiers. Par conséquent, une caractéristique essentielle des services de vente au détail fait défaut.
En outre, l’usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque. La marque utilisée en relation avec un débouché pour les produits du fabricant sert à distinguer ces produits de ceux d’autres fabricants, mais pas à distinguer les services fournis par ce point de vente de ceux fournis par d’autres points de vente. Les fabricants vendant leurs propres produits de leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché de ces produits, maisne sont pas en concurrence sur le marché des services de vente au détail, qui s’adresse aux fabricants tiers. L’exploitation d’ une boutique dans le seul but de vendre ses propres produits exclut l’offre de produits concurrents de fabricants tiers.
En ce qui concerne la démonstration des produits, ces services ont un caractère publicitaire et le même raisonnement en ce qui concerne les services de vente au détail de l’opposante ne peut être considéré comme proposé à des tiers par l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants: articles delingerie, à savoir omniprésence, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips.
Enregistrement international désignant l’Espagne, le Benelux et la Pologne no 969 416 «UNDIZ»

Importance de l’usage

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Après avoir examiné les éléments de preuve dans leur intégralité et tous les produits en combinaison les uns avec les autres, les divisions d’opposition estiment que les preuves de l’usage produites par l’opposante ne contiennent pas d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure en Espagne, en Pologne et au Benelux.
En premier lieu, si la déclaration sous serment contient des données sur les chiffres d’affaires des produits et magasins portant la marque UNDIZ en Espagne, en Belgique et en Pologne, comme expliqué ci-dessus, le contenu de la déclaration doit être étayé par les autres éléments de preuve. Or, la majorité des éléments de preuve faisant référence à l’Espagne, au Benelux (Belgique) et à la Pologne se situent en dehors de la période pertinente (statistiques sur le trafic sur des sites web, Locateurs de magasins Undiz, publications de presse Book). En outre, l’opposante n’a pas présenté de factures avec des clients en Espagne, au Benelux ou en Pologne.
Ensuite, les rapports annuels 2014, 2015 et 2016 ne contenaient aucune indication concrète concernant les activités commerciales menées sous la marque «UNDIZ» sur ces territoires. Les données concernent la France, la Chine et les pays hors France en général. Les quelques références générales au lancement de sites web ou à l’existence de magasins ne fournissent pas à la division d’opposition d’indications concrètes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure sur ces territoires.
En ce qui concerne les réseaux sociaux «UNDIZ» et «UNDIZ» sur Google, outre le fait qu’ils ne relèvent pas de la période pertinente, aucune information ne peut être extraite du nombre de visiteurs provenant des territoires pertinents. En outre, la décision concernant la renommée de la marque antérieure est rendue par l’office français, de sorte qu’il est clair qu’elle concerne le territoire français et qu’elle n’est pas pertinente pour les autres territoires.
S’il est vrai, comme expliqué ci-dessus, que les éléments de preuve qui ne relèvent pas de la période pertinente peuvent contenir des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, en ce qui concerne la Pologne, le Benelux et l’Espagne, il n’existe presque aucun élément de preuve datant de la période pertinente et encore moins — provenant de tiers indépendants et non de l’opposante elle-même.
En ce qui concerne la preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. L’opposante aurait facilement pu fournir également en ce qui concerne ces territoires, par exemple, des factures correspondant aux produits présentés dans les catalogues, des documents comptables, tels que des rapports financiers annuels avec les revenus des produits/territoires concernés et/ou un nombre cohérent de catalogues, brochures ou autre matériel publicitaire des produits pertinents, ainsi que des informations sur la couverture territoriale de ce matériel publicitaire ainsi que le nombre d’éditions ou le nombre de visites dans les pays respectifs sur des catalogues en ligne ou des bons de commande en ligne.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
En l’espèce, une appréciation globale des éléments de preuve produits par l’opposante ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents au Benelux, en Pologne et en Espagne.

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Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Comme indiqué ci-dessus, les indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage des marques de l’opposante sont cumulatives. Étant donné que l’opposante n’a pas produit d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour laquelle la preuve de l’usage a été dûment demandée, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que l’ enregistrement international antérieur désignant l’Espagne, le Benelux et la Pologne no 969416, «UNDIZ», a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Espagne, le Benelux et la Pologne no 969 416 et se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 501 625 «UNDIZ».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Articles de lingerie, à savoir omniprésence, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Sous-vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.

Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les sous-vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les articles de lingerie de l’opposante, à savoir tous, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les vêtements, qui font l’objet des services de la demanderesse, comprennent, en tant que catégorie plus large, les articles de lingerie de l’opposante, à savoir tous les produits, slips et pantalons, soutiens-gorge, culottes et slips. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux vêtements.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de vêtements contestés sont similaires aux articles de lingerie de l’opposante, à savoir tous, slips et pantalons, soutiens- gorge, culottes et slips.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
UNDIZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs. Bien que la stylisation de l’élément verbal du signe contesté consistant en la lettre «F» dans une nuance différente et que la police de caractères soit élaborée, cet élément pourrait difficilement servir d’indication de l’origine commerciale et son caractère distinctif est plutôt faible. Le fond rectangulaire noir est une forme géométrique simple dépourvue de caractère distinctif.
Dans ses observations, l’opposante affirme qu’ «en raison de sa stylisation, la lettre «F» sera immédiatement perçue par les consommateurs comme une simple décoration de l’élément verbal «undies» plutôt que comme une lettre». Toutefois, bien que dans une nuance différente, la lettre «F» fasse clairement partie de l’élément verbal du signe contesté, représenté avec la même police de caractères que les autres lettres, en particulier avec la même stylisation de l’avant-dernière lettre «E». En outre, comme l’a également indiqué l’opposante, cette lettre sera prononcée par le public pertinent. En outre, les lettres restantes ne forment pas un élément significatif susceptible d’amener le public à omettre visuellement ou phonétiquement la lettre initiale «F». Par conséquent, il ne saurait être simplement perçu comme une simple «décoration de l’élément verbal «undies» et cet argument de l’opposante doit être rejeté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* UNDI (*) *». Les signes diffèrent par la lettre initiale «F» et les deux dernières lettres «ES» du signe contesté et par la dernière lettre «Z» de la marque antérieure, ainsi que par la stylisation (bien que présentant un caractère distinctif réduit) du signe contesté.
Les longueurs des signes sont manifestement différentes — cinq lettres contre sept lettres. En outre, leurs débuts, où les consommateurs accordent davantage d’attention, et leurs terminaisons, sont différents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, l’opposante fait valoir que la lettre «S» du signe contesté sera prononcée «Z» de la marque antérieure, sans préciser les règles de prononciation du pays qu’elle désigne. Toutefois, selon les règles de prononciation françaises, le public pertinent ne prononcera pas les deux dernières lettres des signes en conflit. Par conséquent, les signes seront prononcés «UNDIZ» (marque antérieure) et «fundi» (le signe contesté). Ainsi, bien qu’avec les mêmes rythmes, les signes seront prononcés avec des intonations nettement différentes, sur la base des sons des débuts et des terminaisons différents des signes.

Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur longueur, leurs débuts et leurs terminaisons sont différents sur les plans visuel et phonétique. En outre, bien qu’ils aient une incidence secondaire, les aspects visuels du signe contesté créent une distance supplémentaire. La simple coïncidence de quatre lettres, en outre, en ce qui concerne le signe contesté au milieu de celui-ci, ne saurait justifier l’existence d’un risque de confusion, même si l’on tient compte du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
À cet égard, il convient de noter que les consommateurs perçoivent les signes comme un tout et n’entrent pas dans une dissection et ne distinguent pas de lettres individuelles. Par conséquent, la coïncidence au niveau de certaines lettres au milieu du signe contesté et au début de la marque antérieure perd de l’importance étant donné que les consommateurs percevront ces éléments dans leur ensemble.
Le principe d’interdépendance ne saurait non plus compenser le faible degré de similitude visuelle et inférieur à la moyenne sur le plan phonétique entre les signes. De plus, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T- 119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes induites par les lettres supplémentaires et différentes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Il en va de même pour les services de vente au détail en ligne de vêtements contestés, où les produits sont commandés au moyen de bons de commande électroniques et où la communication phonétique est presque exclue.

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L’opposante fait valoir «que le signe contesté pourrait simplement être une variante ou une extension de la marque antérieure, peut-être conçue pour une gamme parallèle de produits de l’opposante, ou pour une utilisation dans une partie particulière du territoire pertinent» et que les consommateurs considéreront que les signes ont la même origine commerciale. Toutefois, l’opposante n’a présenté aucun raisonnement cohérent à l’appui de ces arguments, étant donné que les signes présentent des différences significatives, notamment sur le plan visuel.
Le risque d’association couvre principalement les situations dans lesquelles il est particulièrement pertinent que, dans les deux signes, l’élément (le plus) distinctif, à savoir l’élément qui sera perçu comme l’indicateur de l’origine commerciale — la marque, est le même. Dès lors, ce n’est que si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes qu’il peut croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes ne coïncident pas par leurs éléments identifiables, mais ils coïncident uniquement par une séquence de lettres faisant partie d’éléments indivisibles qui présentent des débuts et des terminaisons différents. Par conséquent, le public pertinent n’a pas la possibilité d’associer les marques en cause pour penser que la marque contestée est une extension de la marque de l’opposante. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être écarté.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs

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du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.