DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 123 139
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
KERN indirects Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Allemagne (partie requérante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 139 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 195
096 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 506 235 «ERN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la

---

Décision sur l’opposition no B 3 123 139 Page sur 2 6
similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bains de bouche (à usage médical); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; analyseurs à usage médical, appareils et instruments médicaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments dentaires contestés sont similaires à un degré élevé aux matières pour plomber les dents de l’opposante comprises dans la classe 5. Les produits ont la même destination et sont complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires contestés; les analyseurs à usage médical, les appareils et instruments médicaux sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5. Il s’agit de produits complémentaires qui ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels de la médecine.
Le niveau d’attention sera relativement élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est

---

Décision sur l’opposition no B 3 123 139 Page sur 3 6
relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
De même, le niveau d’attention devrait être élevé pour les différents appareils médicaux et vétérinaires compris dans la classe 10, étant donné que ces produits ont également une incidence directe sur la santé. En outre, certains sont utilisés pour effectuer des traitements complexes ou des surgeries sur le corps humain ou animal.
c) Les signes
ERN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «ERN» et «KERN» des signes sont dépourvus de signification et présentent un degré normal de caractère distinctif. C’est le scénario le plus avantageux pour l’opposante puisque, lorsqu’au moins l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Les deux lignes horizontales sous son élément verbal sont de nature purement décorative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* ERN». Ils diffèrent par la première lettre «K» du signe contesté et par la représentation graphique et la stylisation des signes.

---

Décision sur l’opposition no B 3 123 139 Page sur 4 6
La marque antérieure est un signe court de trois lettres, tandis que le signe contesté est un signe relativement court comprenant un élément verbal de quatre lettres. La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Compte tenu de la longueur des signes, de la stylisation différente du signe contesté et du fait que leurs premières lettres sont différentes, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe contesté sera prononcé en un seul mot, «KERN». Toutefois, la marque antérieure sera prononcée par au moins une partie du public comme trois lettres distinctes suivant les règles de prononciation des acronymes, par exemple «E-ER-EN», «E-ERRE-ENE» ou «E-AR-EN». Il en résulterait des différences phonétiques considérables pour ces consommateurs.
Toutefois, même à supposer que la marque antérieure puisse être prononcée en un seul mot par une partie du public pertinent, à savoir «ERN», les premières lettres des signes sont très différentes sur le plan phonétique. Le phonème vocalique «E» de la marque antérieure est différent de la consonne «K» du signe contesté. Enoutre, le son supplémentaire «K» au début du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de la longueur des signes et du fait que leurs premières lettres sont différentes sur le plan phonétique, les signes ne présentent qu’ un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

---

Décision sur l’opposition no B 3 123 139 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur médical, dont le degré d’attention sera élevé, pour les raisons exposées ci-dessus.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
La marque antérieure est un signe court de trois lettres. Le signe contesté est relativement court et comprend un élément verbal de quatre lettres. Les trois lettres de la marque antérieure sont contenues dans le même ordre dans le signe contesté. Toutefois, ils n’y exercent pas de fonction indépendante, mais font partie d’un autre mot de quatre lettres. La lettre supplémentaire au début du signe contesté et l’absence de séparation visuelle par tout moyen graphique des lettres communes dans le signe contesté sont des facteurs importants à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux. Comme indiqué ci-dessus, dans les mots courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente.
Les signes commencent par des lettres différentes qui ne sont pas similaires sur les plans phonétique et visuel. En outre, la stylisation du signe contesté contribue à différencier les signes dans leur impression d’ensemble. Le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé fera très soigneusement son choix et percevra aisément les différences entre les signes. Bien que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, il convient de tenir compte du fait que les produits en cause sont généralement achetés après examen visuel, y compris en consultant une recette médicale pour les produits compris dans la classe 5.
L’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office (21/02/2020, B 3 072 577) à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Les conclusions de la présente procédure sont conformes à la pratique actuelle et aux directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas de risque de confusion pour le public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui ne percevra un concept que dans l’un des signes. Comme expliqué ci-dessus, un concept dans l’un

---

Décision sur l’opposition no B 3 123 139 Page sur 6 6
des signes différencie davantage les signes malgré leurs éventuelles similitudes visuelles et phonétiques.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.