EUIPO, 13 avril 2022, R 1225/2021‑4, DEVICE OF A CIRCLE INSIDE A SEMI-CIRCLE (fig.)

EUIPO 13 avril 2022

Arguments

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Accepté
Désignation d'un représentant dans le délai imparti
La chambre de recours a constaté que la désignation du représentant a été effectuée dans le délai requis, annulant ainsi le refus partiel fondé sur ce motif.
Accepté
Clarté et précision de la liste des produits et services
La chambre de recours a jugé que les modifications proposées par la titulaire satisfaisaient aux exigences de clarté et de précision, annulant ainsi le refus partiel fondé sur ce motif.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1225/2021-4
Numéro(s) :	R1225/2021-4
Textes appliqués :	Article 33(2) EUTMR, Article 119(2) EUTMR, Article 120(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 avril 2022
Dans l’affaire R 1225/2021-4
Highspot, Inc. 2401 4th avenue, Suite 600
Seattle WA 98121
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 531 796 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2022, R 1225/2021-4, DEVICE OF A CIRCLE INSIDE A semi-cercle (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 mars 2020, Highspot, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque

(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, après limitation ultérieure, le 5 novembre 2020, le 16 décembre 2021 et le 20 janvier 2022:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables dans le domaine de la gestion des connaissances pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage de livres, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations dans les domaines de l’activité, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; logiciels téléchargeables pour la création d’une base de données pour la gestion des connaissances dans les domaines de l’activité, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; logiciels dans le domaine des sciences de données destinés à l’analyse et à la gestion de données et de métadonnées, à la transformation d’ensembles de données et au partage de données entre utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; aucun des produits susmentionnés en rapport avec le marketing, le recrutement, la carrière, les cours professionnels et postuniversitaire, à l’exception des services de formation professionnelle pour ou en rapport avec les ventes;
Classe 42 — Fourniture d’un site web proposant une technologie permettant l’apprentissage automatique, l’analyse de mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; mise à disposition temporaire d’une application logicielle non téléchargeable en ligne permettant l’exploration de données et l’apprentissage automatique à des fins d’analyse descriptive, prédictive et prescriptive dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; mise à disposition temporaire d’une application logicielle non téléchargeable en ligne permettant de rechercher, d’identifier, de hiérarchiser et d’utiliser l’apprentissage automatique et d’autres techniques analytiques pour analyser des données, informations et documents électroniques dans les domaines de l’activité, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; mise à disposition temporaire d’une application logicielle non téléchargeable en ligne dans le domaine de la gestion des connaissances pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations dans les domaines de l’activité, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion; la consultation informatique se rapporte à l’ensemble des considérations qui précèdent.
2 Le 26 mai 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 19 novembre 2020, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international pour l’Union

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européenne était provisoirement refusée au motif qu’une opposition avait été formée le 22 septembre 2020 contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services. L’opposition s’est vue attribuer le numéro B 3 131 305.
4 Le 2 décembre 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire partielex officiode protection affirmant que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, et plus particulièrement à une partie de la liste des services compris dans la classe 42. L’examinateur a déclaré ce qui suit:

Le service de «mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion» compris dans la classe 42 est imprécis et doit être précisé davantage.
L’Office acceptera, par exemple, la reformulation suivante: «Services technologiques permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion, via un site web, si quelque chose d’autre est visé».
Conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international est tenue d’être représentée devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office. La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en tout ou en partie si un représentant n’est pas désigné dans un délai de deux mois.
5 Le 18 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant professionnel. Le même jour, l’Office a confirmé à la titulaire de l’enregistrement international que l’inscription de son représentant avait été effectuée dans la base de données de l’EUIPO.

6 Le 11 juin 2021, l’examinateur a émis un refusex officiode protection (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, au motif que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, et parce que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE]. Le refus partiel concernait les services suivants:

Classe 42 — Fourniture d’un site web proposant une technologie permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par

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les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la publicité commerciale, du marketing et de la promotion.
7 Le 15 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 août 2021.

8 Le 15 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé que la limitation proposée par l’examinateur (et mentionnée au paragraphe 4 ci- dessus) avait été acceptée par l’OMPI.

Motifs du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:

Un représentant a été désigné le 18 janvier 2021, soit dans le délai imparti par l’Office dans son refus provisoire du 2 décembre 2020.
La titulaire de l’enregistrement international demande la modification de la liste des produits et services en ce qui concerne une partie des services compris dans la classe 42 comme suit:
«services technologiques permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion, par le biais d’un site web».

La liste modifiée des services compris dans la classe 42 est désormais claire et précise et est conforme à la proposition de l’examinateur du 2 décembre 2020.
Dans lamesure du possible, l’examinateur doit proposer une classification correcte des produits et services. Si les modifications recommandées par l’examinateur sont correctes et que les termes ne sont pas clairs ou imprécis, la chambre de recours n’a aucune raison de contredire l’appréciation de l’examinateur.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Elle a été dûment déposée par un

5
mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Espace économique européen (ci-après l’ «EEE»).

12 La décision attaquée était un refus partiel de protection au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’EEE [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE], et que la liste des produits et services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne était imprécise et peu claire, en particulier en ce qui concerne une partie des services compris dans la classe 42 [article 33, paragraphe 2, et (4), du
RMUE].

Sur le refus partiel fondé sur l’absence de désignation d’un mandataire agréé
13 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE sont représentées devant l’Office par un mandataire agréé établi dans l’EEE dans toutes les procédures prévues par le RMUE, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
14 L’examinateur a fondé le refus provisoire partielex officiodu 2 décembre 2021 sur le non-respect de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international était en effet tenue d’être représentée devant l’Office, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre dans le refus provisoire partiel et qu’elle a conclu dans la décision attaquée, ce que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté.
15 Eneffet, cette exigence existe pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception du simple dépôt d’une demande de MUE (article 119, paragraphe 2, in fine, duRMUE). Lerefus provisoire partielex officio du 2 décembre 2021 impliquait que la procédure devant l’Office dépassait la portée du simple dépôt d’une demande au sens de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que l’examinateur a déclaré que la liste des produits et services couverts par l’enregistrement international n’était en partie pas suffisamment claire et précise, avec pour conséquence possible que la désignation de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 33, paragraphe 2, et (4), du RMUE.
16 Toutefois, la chambre de recours note que, le 18 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a désigné comme représentant professionnelOsborne Clarke, établi à Hambourg (Allemagne), c’est-à-dire dans l’EEE. La chambre de recours observe en outre que la désignation du mandataire agréé a eu lieu dans le délai de deux mois fixé par l’Office dans le refus provisoire du 2 décembre 2020, et que l’inscription des données du représentant dans la base de données de l’Office a été confirmée par l’Office à la titulaire de l’enregistrement international, également le 18 janvier 2021.

17 La titulaire de l’enregistrement international a donc respecté l’article 119, paragraphe 2, et l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’enregistrement international

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désignant l’Union européenne a été partiellement rejeté au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant professionnel établi dans l’EEE.

Sur le refus partiel fondé sur le non-respect de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE 18 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection d’une marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.

19 Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE,tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen de conformité à l’article 33, paragraphe 2, (3) et (4), du RMUE, ainsi qu’aux motifs absolus de refus, de la même manière que pour les demandes de marque del’Union européenne.
20 Comptetenu de l’effet suspensif du recours, il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte
[12/03/2020, R 2408/2019-1, CASAZELA (fig.), § 14, et décisions de la chambre de recours y mentionnées; 17/03/2022, R 1821/2021-2, Ryan’ s world combo panda, § 19 et § 21).

21 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international demande la reformulation de la liste des produits et services de la désignation de l’Union européenne de son enregistrement international no 1 531 796, plus précisément, afin de remplacer le libellé des services suivants compris dans la classe 42: «Fourniture d’un site web proposant une technologie permettant l’apprentissage automatique, l’analyse de mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la publicité commerciale, du marketing et de la promotion».
par le libellé:

«Services technologiques permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion, par le biais d’un site web».
22 La chambre de recours observe que les modifications demandées par la titulaire de l’enregistrement international satisfont à l’exigence de «clarté et de précision» visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et qu’il a donc été remédié devant les chambres de recours à l’irrégularité initiale constatée par l’examinateur. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe en outre que les modifications demandées sont conformes à la proposition de l’examinateur de reformulation de ces services compris dans la classe 42, contenue dans le refus provisoire du 2 décembre 2020 (voir paragraphe 4 ci-dessus).

7
23 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit également être annulée dans la mesure où le refus était fondé sur le non-respect de l’article 33, paragraphe 2, et (4) du RMUE.
24 Toutefois, la chambre de recours souligne que la décision attaquée, en ce qui concerne le refus partiel fondé sur le non-respect de l’article 33, paragraphe 2, du
RMUE, était correcte au moment où elle a été prise. Par conséquent, la taxe de recours ne sera pas remboursée au titulaire de l’enregistrement international
[article 33, point d), du RDMUE].
Conclusion
25 L’affaire sera renvoyée à l’instance de première instance de l’Office pour suite à donner.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Annule la décision attaquée;
2. Admet que la description des services suivants relevant de la classe 42:
«Fourniture d’un site web proposant une technologie permettant l’apprentissage automatique, l’analyse de mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la publicité commerciale, du marketing et de la promotion».
est remplacée par la description suivante:
«Services technologiques permettant l’apprentissage automatique, l’analyse des mégadonnées et les technologies de traitement des langues naturelles pour l’exploration de données et l’analyse et l’échange sécurisé d’informations et de données par les utilisateurs dans les domaines des affaires, de la vente, de la publicité, du marketing et de la promotion, par le biais d’un site web».
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.

Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:

Signature

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H. Dijkema