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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° R1130/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1130/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mai 2023
Dans l’affaire R 1130/2022-5
Francesco Cirillo Zionskirchstrasse 51 D 10119 Berlin Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Cavattoni — Raimondi S.R.L. Società Tra Professionisti, Viale dei Parioli, 160, 00197 Rome (Italie) contre
Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR Gartenstr. 49 72074 Tübingen Allemagne Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Dr. HILLERS, Scheideweg 161, 26127 Oldenburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 170 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 926 152)
La cinquième chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2012, Francesco Cirillo (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
POMODORO en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42, en particulier pour la liste de services suivante, qui font l’objet de la procédure de recours:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 La demande a été publiée le 2 juillet 2012 et la marque a été enregistrée le 9 octobre 2012.
3 Le 5 février 2020, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR (ci- après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour les services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage qui se composent des éléments suivants:
Éléments de preuve produits le 26 juin 2020
Annexe 0 : Diverses éditions du livre «The Pomodoro Technique», éditées dans plusieurs pays de l’Union européenne tels que l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne ou le Portugal et en dehors des États-Unis. Les éditions datent de 2006, 2007, 2009 et
2013. Ils font tous référence au système de gestion du temps acclé; la déclaration de Mme Ross, président de Ross Yoon Agency, publiée le 5 juin 2020, incluant le total des ventes et bénéfices de livres selon la plateforme Shopify pour la période
2014-2019 dans d’autres pays, en Belgique, en Bulgarie, au Luxembourg, en Lettonie ou au Royaume-Uni. Le montant total des ventes de livres/ebooks s’élève à 39 773,27 EUR.
Annexe 1 : Plusieurs captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des vidéos sur YouTube contenant une brève explication du processus de la
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4 technique Pomodoro. Certaines sont non datées et une référence à 2012.
Annexe 2 : Captures d’écran du site web www.pomodorotechniques.com (avec les captures d’écran d’archives) montrant la possibilité de demander le téléchargement du projet timer technique «Pomodoro», qui était disponible depuis 2018. Des échantillons de courriers électroniques datés du
2018/2019 tirés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et reçus par les utilisateurs après avoir demandé le logiciel «Pomodoro» à un certain nombre de pays (Portugal, Roumanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Pologne, Suède). Déclaration de M. Garatti par courriel daté de
2019 expliquant la première fois qu’il téléchargé le logiciel Pomodoro Timer.
Annexe 3 : Extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris l’offre de cours dédiés à la technique «Pomodoro» et au développement du logiciel «Pomodoro». Certaines d’entre elles datent de 2018 et sont demandées par des clients, par exemple en Italie. Le coût du cours s’élève à 1 500 EUR.
Annexe 4 : Factures émises par Cirilo Consulting GmbH et adressées à des clients en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Croatie, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Slovaquie et au Royaume-Uni en 2019/2020. La partie descriptive comprend toutefois Pomodoro Technique Timer Project, le prix s’élève toutefois à 0. Un extrait de la plateforme Shopify incluant la plateforme Pomodoro Timer Software Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’UE au cours de la période 2015-2020, qui s’élève à 416.
Annexe 5 : Extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le développement du logiciel «Pomodoro». Il inclut le Timer web de Pomodoro APP de 4,75 EUR, TVA incluse, le cas échéant.
Annexe 6 : Extraits en italien, accompagnés d’une traduction partielle en anglais, faisant référence à la déclaration Solemn avant publication publique par Eng. Simone Volpini. Il déclare avoir développé l’application web «Pomodoro» et un site web connexe en novembre 2018, y compris la publication des différentes versions, les spécifications et le coût du projet. Il
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5 comprend quelques annexes relatives au développement de l’application web.
Annexe 7 : Extraits du site web de Pomodoro www.pomodorotechnique.com datés de 2014.
Annexe 8 : Revues de presse datées de 2014 à 2018 concernant la technique «Pomodoro» et ses avantages dans plusieurs publications, à savoir Business Insider, Forbes, Marie Claire, Metro, The Guardian, The Economist, Financial Times.
Annexe 9 : Échange de courriers électroniques avec le magasin d’applications datant de 2017 à 2018.
Annexe 10 : Déclaration solennelle devant notaire de M. Francesco Cirillo, datée du 8 juin 2020, indiquant les unités de minuterie portant le mot Pomodoro vendues dans l’Union européenne ainsi que les annexes:
○ Le passeport Francesco Cirillo.
○ Minuteries Pomodoro vendues dans l’Union européenne présentées dans différents groupes de produits.
○ Rapport Shopify — Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par SKU. Rapport Shopify — Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par pays et SKU.
○ Des copies du livre du titre original «The Pomodoro Technique» vendu dans l’Union européenne, présentées dans différents lots de produits.
○ Rapport Shopify — Pomodoro Book harcecover/E-Book Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par SKU. Rapport Shopify — Pomodoro Book harpcover/E-Book Total Sales and Ordered dered. Quantités Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par pays et SKU.
○ Ross Yoon Agency — Rapport Pomodoro Book Printed Quantities by EU Publishers.
○ Cirillo Consulting site web — Pomodoro Timer Software page web — Demande de téléchargement.
○ ENG. Junior Simone Volpini — proposition no 921 — App web Pomodoro VI.0.
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Éléments de preuve supplémentaires présentés le 27 novembre 2020, le 24 juin 2021 et le 18 novembre 2021 [tels que renumérotés et légèrement modifiés par la titulaire de la MUE dans son mémoire exposant les motifs du recours présenté devant la chambre de recours (voir annexe 33 — Réorganisation d’index précédemment déposés, remplacement de lettres par des chiffres)]
Annexe A [devenue annexe 11] : Extrait de la page web Whois concernant la fiche de données du nom de domaine francescocirillo.com créé en 2010.
Annexe B [devenue annexe 12] : Accord de licence de marque signé entre M. Francesco Cirillo (la titulaire de la marque de l’Union européenne et le donneur de licence) et la société FC Garage GmbH (licencié) en 2013, qui, le 27 octobre 2015, a changé de nom en Cirillo Consulting GmbH, comme le prouve le registre du commerce du tribunal local de Charlottenburg.
Annexe C [devenue annexe 13] : Un extrait en italien de l’article 76 du décret présidentiel 445/2000 et sa traduction en anglais.
Annexe D [devenue annexe 14] : Extrait de la classe TM montrant la classification de Nice. Le service «logiciels en tant que service» est compris dans la classe 42.
Annexe E [devenue annexe 15] : Brève définition du logiciel en tant que service (SaaS), extrait du site https://www.infoworld.com/article/3226386/what-is-saas-software- as-a-service.defined.html daté de 2019.
Annexe F [devenue annexe 16] : Les demandes SaaS sont extraites du lien https://www.salesforce.condin/saas/.
Annexe G [devenue annexe 17] : Brève définition du logiciel en tant que service (SaaS), extrait du site https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service.
Annexe H [devenue annexe 18] : Extraits (non datés) montrant l’application Timer web «Pomodoro» et témoignent du service.
Annexe I [devenue annexe 19] : Un extrait daté du 8 mai 2020, mais la marque contestée n’est pas représentée.
Annexe J [devenue annexe 20] : Rapports générés par Google Analytics sur «Pomodoro», datés du 1 avril 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que 2021, avec une ventilation par pays en Europe.
Annexe K [devenue annexe 21] : Un extrait du service d’application web «Pomodoro» qui contient un exemple d’accès connecté du site internet francescocirillo.com daté de juillet 2020.
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Annexe L [devenue annexe 22] : Un exemple de page de Google Translate incluant la définition d’un SaaS.
Annexe M [devenue annexe 23] : Politique de prix de SaaS- software-as-a-service.
Annexe N [devenue annexe 24] : Une machine web pour une série de cours et services de mentorat et de conseil dans le domaine du logiciel dessiné par le site internet francescocirillo.com daté de 2018-2019. Il inclut des cours sur le Nouvelle Pomodoro Technique ainsi qu’une possibilité d’obtenir un certificat pour un coût de 275 EUR.
Annexe O [devenue annexe 25] : M. Francesco Cirillo LinkedIn profil.
Annexe P [devenue annexe 26] : Une définition de [à présent une explication de] la technologie de l’application Web Progressive (PWA), extraite du [s] lien [s] https://whatis.techtarget.com/definition/progressive-web-app- PWA, mise à jour pour la dernière fois en 2017 [et maintenant https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressives_web_a pps].
Annexe Q [devenue annexe 27] : Une explication de la technologie de l’application web Progressive (PWA), extraite du lien https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_ap ps/Loading.
Annexe R [devenue annexe 28] : Exemple de célèbre SaaS utilisant la technologie PWA dénommée Alibaba, extrait du site https://www.codica.com/blog/5-best-examples-of-pwa-for-e- commerce-linkmarketplaces.
Annexe S [devenue annexe 29] : Cas d’action en Lituanie [qui, en raison d’une erreur, n’avait pas été présenté en première instance].
Annexe T [devenue annexe 30] : Courriels et commentaires à l’appui des clients «Pomodoro» SaaS par Cirillo Consulting GmbH, datés de 2019 à 2021.
Annexe U [devenue annexe 31] : Définition des «services technologiques» telle qu’extrapolée https://www.techopedia.com/definition]5569/technology-services.
Annexe V [devenue annexe 32] : Définition du «logiciel en tant que service» telle qu’extrapolée par le lien https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software- as-a-Service.
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6 Par décision du 5 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 926 152 à compter du 5 février 2020 pour tous les services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Observations liminaires
La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 5 février 2015 au 4 février 2020 inclus, pour les services contestés.
En ce qui concerne les preuves produites devant les chambres de recours dans le cadre de la décision Pomodoro (30/11/2020,R 715/2020-5, Pomodoro), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas clairement identifié les documents produits devant les chambres de recours dans la présente procédure et ne fait référence qu’en termes généraux et imprécis. Ces documents ne seront donc pas pris en considération par la division d’annulation aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services contestés.
Sur les éléments de preuve produits tardivement
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 27 novembre 2020, le 24 juin 2021 et le 18 novembre 2021.
En ce qui concerne les éléments de preuve produits le 18 novembre 2021, il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure afin d’inviter la demanderesse en déchéance à formuler des observations sur les éléments de preuve produits à cette date, étant donné que lesdits éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne modifient pas l’issue de la présente décision.
Sur les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
Les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
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Usage par un tiers
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers, à savoir des documents faisant référence à la société Cirillo Consulting GmbH, montre qu’elle a consenti à cet usage. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage par cette société a été effectué avec le consentement de la titulaire de la MUE et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.
Appréciation de l’usage sérieux
Dans son appréciation, la division d’annulation a tenu compte du principe selon lequel, en règle générale, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des services «différents», mais d’une manière ou d’une autre «liés» comme couvrant automatiquement des services enregistrés.
Les services compris dans la classe 42 comprennent principalement des services fournis par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple des services de laboratoires scientifiques, d’ingénierie ou de programmation pour ordinateurs.
L'annexe 10 fait référence à une déclaration Solemn devant notaire de M. Francesco Cirillo, datée du 8 juin 2020, indiquant les unités de minuteries portant le mot Pomodoro vendues dans l’Union européenne. Il inclut Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par SKU (970 pièces). Rapport Shopify — Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par pays et SKU.
L'annexe 2 contient la demande de téléchargement du projet timer «Pomodoro» disponible depuis 2018. Des échantillons de courriers électroniques datés du 2018/2019 tirés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et reçus par les utilisateurs après avoir demandé le logiciel «Pomodoro» à un certain nombre de pays ont également été joints. L’échantillon de factures adressées à différents pays inclut le projet Pomodoro Technique Timer dans la description d’un montant de 102, mais le prix s’élève à 0. Un extrait de la plateforme Shopify incluant Pomodoro Timer Software Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’UE au cours de la période 2015-2020 s’élève à 416 (annexe 4). L’annexe 0 inclut le total des ventes de livres et des bénéfices selon Shopify pour la période 2014-2019 dans d’autres pays, la Belgique, la Bulgarie, le Luxembourg, la Lettonie ou le
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Royaume-Uni. Le montant total des ventes de livre/eBook s’élève à 39 773,27 EUR.
L'annexe 8 contient des revues de presse dans plusieurs publications, à savoir Business Insider, Forbes, Forbes, Marie Claire, Metro, The Guardian, The Economist, Financial Times concernant la technique «Pomodoro» et ses avantages.
La déclaration solennelle devant un notaire de Ing. Simone Volpini (annexe 6) inclut également le plan de projet de la nouvelle application web «Pomodoro web» et une facture. Il déclare avoir développé l’application web «Pomodoro» et un site web connexe en novembre 2018, y compris la publication des différentes versions, les spécifications et le coût du projet. Il comprend quelques annexes relatives au développement de l’application web.
Les éléments de preuve pertinents concernent les minuteries «Pomodoro», la titulaire de la marque de l’Union européenne prétend avoir vendu plus de 2 700 articles au cours de la période pertinente (annexe 10.2). En ce qui concerne le logiciel d’application timer «Pomodoro» téléchargeable, les éléments de preuve produits montrent que la demande est disponible depuis octobre 2018 (annexe 10.7).
L’importance économique de l’usage a été satisfaite en ce qui concerne les minuteries et les applications web, mais pas pour les services contestés compris dans la classe 42.
Il convient de noter qu’un service est une activité ou un avantage qu’une partie peut offrir à une autre qui est intangible et n’entraîne pas le transfert de propriété d’un objet physique quelconque. Par opposition aux produits, un service est toujours intangible. Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers. La valeur économique indépendante constitue une indication pour qu’une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c’est-à-dire que ce service est généralement fourni en échange d’une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être une simple activité accessoire fournie avec ou après l’achat d’un produit particulier.
La division d’annulation a considéré que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas produit de documents irréfutables provenant d’une source indépendante montrant les chiffres de vente ni aucune indication quant à sa part de marché en ce qui concerne les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe
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42 au cours de la période pertinente. La titulaire de la marque de l’Union européenne dispose de nombreux moyens pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour ses services au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. Aucun élément de preuve clair ne démontre que les services concernés ont été effectivement mis sur le marché portant la marque contestée afin de créer des parts de marché pour ces services. Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, ne fournissent pas suffisamment d’informations pour démontrer l’importance de l’usage et, dès lors, la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pour les services concernés compris dans cette classe.
Appréciation globale
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des services contestés et qu’elle n’a pas non plus avancé de motif pour le non-usage.
7 Le 28 juin 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours (R 1130/2022-2) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 septembre 2022.
8 Le 11 novembre 2022, la demanderesse en déchéance a déposé une demande de prorogation du délai pour présenter ses observations, qui a été rejetée le même jour par le greffe des chambres de recours au motif qu’aucune motivation n’avait été fournie en ce qui concerne la nécessité d’une prorogation.
9 Le 14 novembre 2022, la demanderesse en déchéance a présenté une demande motivée de prorogation du délai pour présenter ses observations. Le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en déchéance que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait été invitée à présenter ses observations sur la demande de prorogation dans un délai d’un mois et que, de ce fait, le délai pour présenter les observations avait été prorogé jusqu’au 15 décembre 2022.
10 Le 15 décembre 2022, le titulaire de la MUE a informé le greffe qu’il s’opposait à la concession de la prorogation de délai.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 décembre 2022, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
12 Le 17 janvier 2023, les deux parties ont été informées que le recours avait été réattribué de la deuxième à la cinquième chambre de recours.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Sur les annexes
Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne estime nécessaire de présenter quelques spécifications relatives aux annexes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a dès lors décidé de réorganiser tous les index précédemment déposés avec des lettres et des chiffres, en n’identifiant que les numéros des mêmes répertoires et annexes déjà déposés, produits ici, déjà modifiés dans le but d’une référence rapide (annexe 33).
Sur la différence entre le logiciel en tant que produit et SaaS (Software as a Service) — Google Analytics
La procédure d’annulation no 33 083 C contre la marque Pomodoro pour les produits compris dans la classe 9, qui est allée tout au long de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16), est utile à cet égard pour souligner la décision, qui est devenue définitive, déterminant l’utilisation par la titulaire de la MUE elle- même de produits tels que des compteurs et des applications téléchargeables sous la marque Pomodoro.
Ni la demanderesse en déchéance ni la division d’annulation n’ont compris la différence d’utilisation de la marque Pomodoro en tant que «logiciel téléchargeable», c’est-à-dire en tant que logiciel en tant que produit, classe 9, et en tant que logiciel en tant que service (SaaS), relevant de la classe 42.
La principale différence entre un logiciel en tant que produit et un logiciel en tant que service (SaaS) est que le premier doit être téléchargé et exécuté sur le matériel/appareil mobile/ordinateur de l’acheteur et doit donc être identifié comme un produit, tandis que pour les logiciels en tant que service (SaaS), il n’est pas nécessaire que l’utilisateur/consommateur télécharger quoi que ce soit et que l’exécution n’ait pas lieu sur leur matériel/appareil mobile/ordinateur. L’exécution d’un logiciel en tant que service (SaaS) a lieu sur l’internet (informatique en nuage) sur un serveur informatique loué ou détenu par la partie qui propose le service accessible.
En substance, l’application Pomodoro Web/SaaS est un logiciel centralisé en tant que service proposé sur l’internet à l’adresse https://pomodoro.francescocirillo.com/ (annexe 18-ex D).
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L’application Pomodoro Web/SaaS est déployée sur des serveurs disponibles et entretenus par Cirillo Consulting GmbH (classe 42). Étant donné que l’application Pomodoro Web App SaaS est un service centralisé qui fonctionne sur l’internet, elle peut être désignée sous le nom d’informatique en nuage (classe 42). La Pomodoro Web App/SaaS est un service technologique développé et mis en œuvre par des programmateurs informatiques, en particulier par des développeurs internes de Cirillo Company GmbH et des développeurs externes (à savoir M. Simone Volpini) (annexe 19-ex E — machine web datée du 8 mai 2020, annexe 6, en particulier les parties E, F et G, et annexe 18-ex D).
À titre de preuve et parce qu’il s’agit d’un logiciel en tant que service (SaaS), Cirillo Consulting GmbH peut surveiller les activités des utilisateurs depuis le serveur francescocirillo.com, déterminer ce qui et combien de fonctionnalités sont réalisées.
Cette possibilité ressort clairement de l’annexe 20-ex F (1-4) dans laquelle plusieurs rapports générés par Google Analytics sont présentés, notamment:
Utilisateurs génériques Pomodoro SaaS réport-Europe — avril 2020 à décembre 2020, présentés ici directement en anglais (annexe 34 a).
Utilisateurs détaillés de Pomodoro SaaS report-Europe — avril 2020 à décembre 2020, présentés ici directement en anglais (annexe 34 b).
Utilisateurs génériques Pomodoro SaaS report-Europe — janvier 2021 au 11 juin 2021, présentés ici directement en anglais (annexe 34 c). En outre, les données relatives aux «utilisateurs» et aux «sessions» sont légèrement différentes en ce qui concerne l’annexe 20-ex F (1-4) puisque la journée entière du 11 juin a été calculée, et non seulement une partie de celle-ci comme pour l’autre annexe citée.
Utilisateurs de Pomodoro SaaS détaillés — Europe — janvier 2021 au 11 juin 2021, présentés ici directement en anglais (annexe 34 d). En outre, les données relatives aux «utilisateurs» et aux «sessions» sont légèrement différentes en ce qui concerne l’annexe 20-ex F (1-4) puisque la journée entière du 11 juin a été calculée, et non seulement une partie de celle-ci comme pour l’autre annexe citée.
En outre, pour plus d’informations et d’éléments de preuve concernant le développement du logiciel Pomodoro en tant que service (SaaS), sont joints des rapports supplémentaires de la deuxième partie de l’année 2021, et plus particulièrement de la période comprise entre le 1 juin 2021 et le 31 décembre 2021:
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Utilisateurs génériques Pomodoro SaaS report-Europe — 1 juin 2021 au 31 décembre 2021 (annexe 34 e).
Détail des usagers de Pomodoro SaaS report-Europe — du 1 juin 2021 au 31 décembre 2021 (annexe 34 f).
Les rapports montrent que l’application Pomodoro Web/SaaS est utilisée par les consommateurs de tous les États membres de l’Union européenne et d’autres États «européens» (y compris la Russie ou l’Ukraine).
Étant donné que l’application web Pomodoro/SaaS est un logiciel centralisé en tant que service (opérant sur le serveur francescocirillo.com), Cirillo Consulting GmbH peut appliquer la politique de prix qu’elle juge la plus appropriée pour promouvoir et gérer son service.
En 2020 (période April-décembre), jusqu’à 2 203 utilisateurs ont utilisé Pomodoro SaaS en 5 249 sessions, provenant de plus de 40 pays «européens», dont les 27 États membres de l’Union européenne.
En 2021 (période comprise entre janvier et 11 juin), ces chiffres avaient plus que doublé en ce qui concerne les annexes 34 a) et b), puisqu’il y avait 4 633 utilisateurs, en 13 963 sessions (à présent 4 639 usagers et 13 985 sessions — annexes 34 c) et d), utilisées dans plus de 41 pays, comprenant l’ensemble des 27 États membres européens.
Enfin, il ressort des annexes 34 e) et f) (période comprise entre le 1 juin et le 31 décembre 2021) que les nombres ont augmenté encore davantage. Il s’agit là d’un signe évident de l’usage et de l’appréciation des consommateurs.
Contrairement à ce qui est soutenu dans la décision attaquée, ces analyses extrapolées à partir des statistiques d’une partie indépendante telle que Google Analytics sont la preuve que, dans l’Union européenne, qui présente un intérêt en l’espèce, mais également dans d’autres pays, la titulaire de la marque de l’Union européenne est présente sur le marché, a un public intéressé et curieux qui permet déjà d’étendre et de diffuser la technique Pomodoro inventée par M. Francesco Cirillo, y compris au moyen de nouvelles technologies, comme le démontrent notamment les données fournies à l’annexe 34.
Par conséquent, grâce à la fiabilité du travail effectué ces dernières années, aux investissements et à la protection de la marque Pomodoro, il existe des éléments de preuve clairs démontrant que les services pertinents ont effectivement été mis
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15 sur le marché portant la marque contestée afin de créer des parts de marché pour ces derniers.
La politique de facturation de l’application Pomodoro Web/SaaS
À l’heure actuelle, les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à l’application web Pomodoro/SaaS. Cette politique gratuite est une pratique répandue dans l’entreprise SaaS; offrir le service gratuit pendant un certain temps, généralement pour augmenter le nombre d’utilisateurs, accroître les ventes de produits et services et en attirer de nouveaux.
Cette stratégie commerciale consistant à offrir ses services vise également à éliminer et à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par des tiers.
La partie qui propose le service peut décider de percevoir une redevance de licence sur la base d’une utilisation payante (mensuelle, annuelle ou proportionnelle à l’utilisation du service fourni); par exemple, grâce à l’accès au log-in, comme prévu initialement pour le site web francescocirillo.com (annexe 21-ex G) le 13 juillet 2020.
Un exemple similaire de FREE SaaS est Google Translate (annexe 22-ex H). Cette pratique commerciale, appliquée par Google et de nombreux autres services SaaS, est possible précisément parce qu’un SaaS est un service centralisé et non une application téléchargée sur l’ordinateur personnel d’un utilisateur, comme un produit logiciel.
À tout moment, le prestataire de services peut décider de modifier le prix du service. La capacité à modifier la politique de prix au fil du temps est une caractéristique typique des logiciels en tant que service et contraste avec le modèle de paiement de logiciel en tant que produit. Dans le cas du logiciel en tant que produit, une licence perpétuelle d’utilisation du logiciel est transférée avec l’achat du produit et n’est donc pas modifiable, comme expliqué sur le site infowor1d.com à l’adresse https://www.infoworld.com/article/3226386/what-is-SaaS- software-as-a-service-defined.htm1 (annexe 23-ex T):
«Comme pour d’autres services en nuage, les organisations paient généralement pour les demandes SaaS au moyen d’une redevance d’abonnement, sur une base mensuelle ou annuelle. Cela contraste avec le modèle classique de pavage de logiciels par le biais d’une licence perpétuelle, avec un coût initial et une taxe d’aide continue facultative».
Le logiciel Pomodoro Web App/SaaS en tant que service, proposé sur Internet à l’adresse «pomodoro.francescocirillo.com», est un
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16 service technologique développé et mis en œuvre par des programmeurs d’ordinateurs.
En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, «la demanderesse [en déchéance] réaffirme […] que ce service n’est pas identique à la science ou à la technologie nécessaire pour exécuter le service».
Or, dans le cas d’espèce, il s’avère précisément que «la technologie SaaS proposée par la marque «Pomodoro» est en soi un service technologique, qui fonctionne comme une plateforme de services web/cloud pour la mise en œuvre de la méthode Pomodoro et donc l’offre actuelle du service. Il peut s’agir, par exemple, de mettre en place un timer, de gérer des pauses et de suivre tous les événements lancés par les utilisateurs tout en travaillant sur leurs activités. Elle a également expliqué le processus de développement du logiciel d’application Pomodoro Web en tant que service».
Le fait que la plateforme Pomodoro Web App/SaaS offre les fonctionnalités qui définissent la méthode Pomodoro (mise en place d’un timer, gestion des pauses, etc.) via une plateforme web/services en nuage et qu’elle puisse recueillir des statistiques sur l’utilisation que les utilisateurs font de ces fonctionnalités (comme le montrent les statistiques recueillies par Google Analytics — annexes 34), clarifie indubitablement la nature de l’application Pomodoro Web en tant que logiciel en tant que service.
Enfin, le «SaaS» est l’une des trois principales catégories de l’informatique en nuage, à côté d’une infrastructure en tant que service (IaaS) et plateforme en tant que service (PaaS). Une série de professionnels de l’informatique, d’utilisateurs professionnels et d’utilisateurs personnels utilisent des applications SaaS. Les produits vont du divertissement personnel, tel que Netflix, aux outils informatiques avancés».
(Voir lien: https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software- as-a-Service ; Annexe 32-ex T).
La technologie SaaS utilisée avec la marque Pomodoro est en soi un service technologique, qui fonctionne comme une plateforme de services web/cloud pour mettre en œuvre la méthode Pomodoro et donc offrir actuellement le service connexe. Ce logiciel en tant que service présente les caractéristiques de la méthode Pomodoro (parmi lesquelles: création d’activités, mise en place d’un timer, gestion des pauses, gestion de l’achèvement des activités, changement de définition et préférences, etc.). Le même service permet de retracer l’ensemble des événements engagés
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17 par les utilisateurs lorsqu’ils travaillent à leurs activités, comme le montrent également les statistiques recueillies par Google Analytics — annexe 34.
La classe 42 inclut SaaS (logiciel en tant que service)
Le service technique utilisé avec la marque enregistrée Pomodoro vise donc à offrir aux clients la possibilité de s’organiser et leur temps par l’intermédiaire de Pomodoro SaaS, plateforme technologique utilisant des technologies avancées, comme expliqué dans les précédents arguments.
Étant donné que l’application Pomodoro Web est un SaaS, il ne fait aucun doute qu’elle appartient à la classe 42 de la classification de Nice, comme indiqué ci-dessous sur la page extrapolée de la note explicative sur le site web de l’OMPI et comme indiqué dans les précédents arguments des titulaires de la MUE par une classe de TM extrapolée à partir du site web de l’EUIPO (annexe 14-ex 0).
Par conséquent, il est difficile de comprendre comment on peut affirmer que l’utilisation d’un SaaS n’est pas un service technologique relevant de la classe 42, lorsque, entre autres, la classification de Nice inclut explicitement ce service.
En ce qui concerne la différence entre les logiciels en tant que service (SaaS) et les logiciels en tant que produit, entre autres, la division d’annulation semble également se confondre, au point de se contredire, et non en considérant une application web comme un service compris dans la classe 42: «la division d’annulation note que l’importance économique de l’usage a été satisfaite en ce qui concerne les minuteries et les applications web, mais pas pour les services compris dans la classe 42».
Les applications web sont des logiciels en tant que service et non des logiciels en tant que produit (comme les applications mobiles, par exemple).
Technologies avancées utilisées pour le site web de Pomodoro: Technologie d’application Web progressive (PWA)
Afin d’éviter les malentendus et de clarifier davantage le développement technique du service de l’application web Pomodoro (SaaS), la titulaire de la MUE rappelle que le site web/l’application de Pomodoro utilise une série de technologies avancées et émergentes. L’une des technologies utilisées pour l’application Pomodoro Web (SaaS) est la technologie d’application web Progressive (PWA).
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Ces technologies sont typiques pour SaaS et n’auraient aucun sens dans le logiciel en tant que produit (applications logicielles de bureau, etc.).
Quelques exemples célèbres de logiciels en tant que service accessible sous la forme de PWAS sont ceux de Google et Facebook. Un autre exemple célèbre de SaaS utilisant la technologie PWA est la plateforme mondiale du commerce de gros dénommée Alibaba, qui sert des millions d’acheteurs et de vendeurs situés dans plus de 200 pays, comme indiqué sur ce lien https://www.codica.com/blog/5-best-examples-ofpwa-for-e- commerce-marketplaces/ (annexe 27-ex O).
L’histoire: de la technique Pomodoro à la création et à l’utilisation du Pomodoro
Logiciel-service
La description de la technique Pomodoro ainsi que les travaux et investissements réalisés par son créateur Francesco Cirillo sont nécessaires pour expliquer le développement du logiciel en tant que service et le succès commercial de la marque Pomodoro.
Le développement de l’application Pomodoro technique Timer (classe 9), en tant que produit, était l’investissement initial nécessaire pour obtenir un retour d’information, une expérience et une technologie pour développer une nouvelle procédure technique permettant au public d’utiliser les méthodes Pomodoro en tant que logiciel en tant que service et d’entrer encore plus sur le marché.
Il est notoire que pour entrer sur ce marché, il est d’abord nécessaire d’avoir de grandes connaissances techniques et de mener des recherches et des conceptions relatives aux services scientifiques et technologiques, ainsi qu’à la conception et au développement de technologies relatives à la manière d’offrir des services logiciels dans le nuage. Cela a donné à la titulaire de la marque de l’Union européenne la possibilité d’offrir au public tant l’application Pomodoro Technique Timer, un logiciel en tant que produit pour les systèmes de bureau — depuis le 25 juin 2018 (annexe 2, page 3) — que l’application web Pomodoro/SaaS (logiciel en tant que service) (annexe 5).
Le degré élevé d’innovation de l’application Pomodoro Web/SaaS est confirmé par le fait que Cirillo Consulting GmbH a créé des ateliers multiples pour des spécialistes de la conception de logiciels, appelés «Pomodoro Edition», qui montre l’architecture et la conception interne de l’application web Pomodoro/SaaS et donne aux participants la possibilité d’expérimenter et d’élaborer
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19 ce modèle à titre de démonstration. Il s’agit de l’atelier auquel M. Carlo Garatti a participé, entre autres (annexe 3, en particulier page 9).
Services d’assistance technique pour utilisateurs de logiciels
Les résultats des investissements, de la recherche, de la création et du développement du logiciel Pomodoro en tant que produit (application de bureau) et logiciel en tant que service (SaaS) ont permis d’avoir un large public d’utilisateurs avec qui interagir et à qui proposer un service d’assistance technique tant pour l’application Pomodoro Timer Desktop (logiciel en tant que produit) que pour le public de Pomodoro Web/App SaaS Software en tant que service avec la marque Pomodoro.
Ainsi, pour offrir le meilleur logiciel Pomodoro en tant qu’expérience de service à ses utilisateurs, M. Cirillo, par l’intermédiaire de Cirillo Consulting GmbH, a créé une équipe pour répondre à toutes les questions qui se posent. À partir de février 2021, une adresse électronique spécifique a été créée pour ces questions: support@ftancescocirillo.com(Annexe 30-ex R).
Bref historique de l’application Pomodoro Web/SaaS (logiciel en tant que service)
L’application Pomodoro Web/SaaS est le résultat d’années d’investissement et d’études de M. Francesco Cirillo, commençant le 18 mai 2014 (annexe 7).
Il est très important d’attirer l’attention sur le fait que le 13 décembre 2018, M. Francesco Cirillo a reçu la proposition no 921 de l’ingénieur web Simone Volpini pour le développement d’un nouveau site web sur l’application Pomodoro Web App/SaaS (logiciel en tant que service) qui «comprend spécifiquement la conception et le développement de l’application Web progressive (PWA) «Pomodoro» pour la gestion des tâches de travail telle que décrite dans la méthodologie Pomodoro Technique (annexe 6, pages 36 et 6).
Toutes les activités de développement sont réalisées sous la coordination de Cirillo Consulting GmbH et réalisées par Engineer Volpini et l’équipe Cirillo Consulting GmbH.
À l’issue de la phase d’analyse et de conception de la plateforme (janvier 2019) (annexe 6, pages 5, 6 et 36, 37), Cirillo Consulting GmbH a reçu la facture no 12/19 émise par Engineer Volpini le 29 mars 2019 (annexe 6, page 7 et traduction aux pages 38 et 39).
L’annexe 6 est une déclaration sous serment faite par Engineer Simone Volpini, devant un notaire, sur le développement exact de
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l’application Pomodoro Web/SaaS (Software as a Service) de décembre 2018 à mars 2020.
Cette déclaration contient le premier contact avec M. Cirillo en novembre 2018 (annexe 6 pages 1 et 33), la proposition citée no 921 et la facture no 12/19 émise le 29 mars 2019, les travaux en cours pour développer l’application Pomodoro Web App/SaaS (Software as a Service) et l’installer sur un hébergeur en tant qu’informatique en nuage, les travaux commençant officiellement en décembre 2018 et se terminant en mai 2020.
La deuxième phase du travail d’Engineer Volpini, phase b), qui a débuté le 11 février 2019 et s’est achevée le 8 mai 2019 (voir annexe 6, page 6, point 37), était la nouvelle version déo du site web de Pomodoro, visible à l’adresse suivante: https://www.simonevolpini.info/pomodoro-demo/ .
L’annexe D, pages 8 à 10 de l’annexe 6, dans laquelle il est clair qu’il existait une possibilité de payer pour le service et d’exécuter le login, une fonction actuellement suspendue, revêt une importance particulière.
Cette annexe 6 est également particulièrement importante car elle démontre que les investissements réalisés au cours de cette période (décembre 2018 — mars/avril 2020) par M. Francesco Cirillo en utilisant les compétences professionnelles de Engineer Volpini, produisaient le fruit d’une plateforme SaaS (Software as a Service) qui fonctionne encore aujourd’hui, ainsi qu’il ressort de la comparaison entre l’annexe 6 (pièce E-L, pages 11-30), en particulier des annexes F, G et H, pages 16, 18 et 20, et l’annexe ex 18 (ex 35).
Il est tout aussi évident que l’annexe 19-ex E est présentée pour un usage avec le mot Pomodoro très visible, comme on peut le voir à la page 13, pièce jointe G, annexe 6, ou aux pages 3 à 8 de l’annexe 35.
Pour les versions suivantes du site web cité et de Pomodoro Web App/SaaS, il est évident qu’il s’agissait d’un développement sérieux de l’application Pomodoro Web App/SaaS (logiciel en tant que service) créée par l’équipe dirigée par M. Francesco Cirillo, avec le travail professionnel d’Engineer Volpini.
La plateforme Pomodoro est définitivement active et opérationnelle pour tous les utilisateurs depuis avril 2020, comme l’ont annoncé M. Francesco Cirillo et Cirillo Consulting sur ses propres comptes de réseaux sociaux (voir pages 24, 25 et 26 de l’annexe 6).
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M. Cirillo, un célèbre concepteur de logiciels, a développé la majeure partie de l’architecture de l’application Pomodoro Web/SaaS. Par l’intermédiaire de Cirillo Consulting GmbH (le site internet francescocirillo.com), M. Cirillo vend également une série de cours, de mentorages et de services de conseil spécialisés dans la conception de logiciels, ainsi qu’il ressort de l’annexe 3 des arguments précédents.
En outre, cette activité fait partie de la carrière de M. Francesco Cirillo, comme indiqué sur Linkedln: https://www.linkedin.com/in/cirillof/ (annexe 25-ex M).
Recherche succincte sur Google Chrome concernant la diffusion actuelle de la technique Pomodoro
La diffusion de la technique «Pomodoro» par l’édition, les livres et les articles de presse (annexes 0, 8, 10) a clairement contribué à créer une attente dans le public de plus en plus nombreux qui utilise actuellement Pomodoro comme «compteurs» et «applications téléchargeables» (classe 9; un logiciel en tant que produit), mais ce qui nous intéresse davantage ici, est utilisé en tant qu’application web/SaaS (logiciel en tant que service) et en tant que support technique pour les utilisateurs.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a insisté à plusieurs reprises sur la manière dont cet actif a été créé par M. Cirillo, mais, là encore, il est fait référence au contenu de l’annexe 28-ex P, concernant sa notoriété actuelle sur le web/internet, et donc à la manière dont il serait «menacé» de le faire si la protection n’était pas confirmée en vue d’une utilisation dans les secteurs où la plupart des investissements sont réalisés et pour lesquels il est possible d’identifier l’intention et la fonctionnalité de l’utilisation en tant que logiciel et soutien aux utilisateurs, depuis 2018.
En dessous, une partie de la revue de presse disponible sur l’internet sous la rubrique «Pomodoro technique», qui est encore très répandue dans divers pays du monde (annexe 36), est fournie.
Jurisprudence relative à l’usage de la fonction essentielle de la marque et à la possibilité de conserver la fonction de débouché commercial — sur l’usage non nécessairement économique de la marque
Le fait qu’une marque ne soit pas utilisée pour des produits nouvellement disponibles sur le marché mais pour des produits qui ont été vendus dans le passé ne signifie pas que son usage n’est pas sérieux, si le titulaire de la marque de l’Union européenne utilise effectivement la même marque pour des pièces
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22 qui font partie intégrante de la maquillage ou de la structure de ces produits, ou pour des produits ou des services directement liés aux produits précédemment vendus et destinés à satisfaire les besoins des clients de ces produits (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36).
Le titulaire de la MUE, en particulier pour l’usage de sa propre marque Pomodoro dans la classe 42, est «considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque», en particulier compte tenu des nombreuses entreprises qui copient l’idée de Pomodoro en tant que logiciel (ou «logiciel d’application téléchargeable» tel qu’enregistré en classe 9) ou comme Pomodoro Web App/SaaS Software as a Service et similia (classe 42) (annexe-ex 28) (annexe ex 3 083 448).
En outre, la jurisprudence constante établit ce qui suit: «L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43 et 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire).
Le fait d’avoir utilisé la marque Pomodoro pour créer la demande d’un logiciel, le développer pour se mettre en contact avec des milliers de consommateurs et entrer sur ce marché n’est certainement pas une utilisation «interne» de la marque, mais précisément la démonstration de la recherche d’une utilisation externe, afin de toucher autant de consommateurs que possible.
Il n’existe aucune obligation de produire des factures d’un montant autre que 0 ou de créer nécessairement un certain chiffre d’affaires immédiat en utilisant le service d’assistance et de conseil pour télécharger puis utiliser l’application Pomodoro ou le logiciel de bureau.
Une preuve supplémentaire de l’usage de la marque par le titulaire de la marque de l’Union européenne ainsi que de son intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services dans l’Union européenne est l’usage continu du ® sur chaque page du site internet francescocirillo.com concernant la marque Pomodoro, pour sa propre protection et celle de son public pertinent et comme un avertissement à l’encontre des tiers qui souhaitent utiliser la marque de manière indue.
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Par conséquent, conformément aux décisions susmentionnées et à d’autres décisions supplémentaires, il a été démontré que la marque Pomodoro a été utilisée pour des produits compris dans la classe 42.
Conclusions
Pour ces raisons, la titulaire de la MUE estime qu’il a été clairement démontré par des preuves valables que la marque Pomodoro a été utilisée notamment pour l’application Pomodoro Web/SaaS (logiciel en tant que service), l’informatique en nuage et les services d’assistance technique aux utilisateurs.
14 Les arguments soulevés par la demanderesse en déchéance en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Nouveaux éléments de preuve
Les nouveaux éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexes 34 à 36) ne sont ni recevables ni pertinents, étant donné qu’il n’existe aucune raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’aurait pas pu produire les éléments de preuve plus tôt. Les éléments de preuve ne sont manifestement pas pertinents, car ils se rapportent à la période couverte par le recours ainsi qu’à l’annexe 34 postérieure à la période de référence pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvé.
Sur la question du logiciel en tant que service
Le titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur l’argument selon lequel il a utilisé la MUE Pomodoro pour des logiciels en tant que service.
Or, d’une part, il n’existe pas de preuve de l’usage sérieux de la marque Pomodoro pour des logiciels en tant que service et, d’autre part, l’usage de cette marque pour des logiciels en tant que service ne constitue pas un usage sérieux pour les services en cause en l’espèce. Il n’existe même pas de similitude élevée entre ces services.
Un logiciel en tant que service signifie qu’un logiciel est mis à disposition en ligne. Toutefois, la fourniture ou l’accessibilité de logiciels ne comprend aucun service scientifique ou technologique pour le client. Même si une certaine technologie peut être nécessaire pour permettre à quelqu’un de proposer un logiciel en tant que service (comme, par exemple, la technologie des ordinateurs, l’internet ou la télécommunication au sens large),
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24 cela ne fait pas du logiciel en soi un service scientifique ou technologique.
Le fait que certains services utilisent des informations scientifiques ou une certaine technologie signifie uniquement que la science et la technologie de la demanderesse en déchéance peuvent être une condition préalable à la prestation du service, mais que ce service n’est pas identique à la science et à la technologie de la demanderesse en déchéance nécessaires à l’exécution du service.
De même, les logiciels en tant que service ne sont pas identiques, ni même similaires, aux services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels». Un logiciel en tant que service permet aux clients d’accéder à un logiciel de travail (standard) finalisé et qui n’est pas identique au processus de développement/conception (nouveau et individuel) de logiciels pour les clients en fonction de leur volonté.
En ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux, il ne suffit pas de démontrer que les services enregistrés sont similaires aux produits ou aux services pour lesquels la marque est prétendument utilisée (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502).
Par conséquent, comme l’affirme à juste titre la division d’annulation dans sa décision, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des services «différents», mais d’une manière ou d’une autre «liés» comme couvrant automatiquement des services enregistrés. En particulier, la notion de similitude des services n’est pas une considération valable dans ce contexte. Le simple fait que les logiciels en tant que service et les services en cause en l’espèce soient tous deux compris dans la classe 42 n’étaye pas le point de vue de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel ces services étaient les mêmes.
Conclusion
Toutes les autres explications fournies par la titulaire de la MUE ne semblent pas pertinentes pour la demanderesse en déchéance. La demanderesse en déchéance ne souhaite donc pas commenter ces explications.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO
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2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Déchéance pour non-usage article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
17 Conformément au considérant 24 du RMUE, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
18 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui.
19 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
20 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449,
§ 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49).
21 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur
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26 économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
22 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016-, 171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et jurisprudence citée).
23 Il convient de souligner que si l’article 10 du RDMUE mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites, cette règle n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61;
24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33).
24 En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T- 152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux de la marque en cause doit être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours.
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25 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’annulation a considéré que les documents produits ne démontraient pas, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne au cours de la période de référence pour les services enregistrés.
Période pertinente
27 Il est constant que la période de cinq ans pertinente s’étend du 5 février 2015 au 4 février 2020 inclus.
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours
28 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation sont résumés au paragraphe 5 ci-dessus. Devant la chambre de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 33: Réorganisation d’index précédemment déposés, remplaçant les lettres par des chiffres.
Annexe 34: Rapports générés par Google Analytics au cours des périodes: Du 1 avril 2020 au 31 décembre 2020 (a et b); 1 janvier 2021-11 juin 2021 (d); 1 juin – 2021 (e et f).
Annexe 35: Pomodori Timer Web App/SaaS (logiciel en tant que service) et d’autres produits, services et outils fournis par Cirillo Consulting tels qu’extrapolés à partir du lien https://francescocirrillo.com .
Annexe 36: Brève recherche Google Chrome (datée du 13 juillet 2022) par rapport au Pomodoro Technique.
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29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile. Cette disposition a été interprétée par la Cour de justice en ce sens que «[…] en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais». Le Tribunal a jugé que les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des preuves tardives soient acceptées. Cette disposition investit plutôt l’Office d’un «large pouvoir d’appréciation» à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves qui, comme en l’espèce, ont été présentés tardivement (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de, EU:C:2018:128, § 49). La Cour a également indiqué que la prise en compte de tels faits ou preuves est particulièrement susceptible de se justifier lorsque l’Office considère, d’une part, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité ou de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).
30 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
31 En précisant que ce dernier «peut», l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
32 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, les chambres de recours ne peuvent accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elles que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou
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29 sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
33 En l’espèce, les éléments de preuve ont été fournis en réponse aux conclusions de la décision attaquée concernant l’insuffisance des éléments de preuve produits devant la division d’annulation. Les éléments de preuve produits au stade du recours sont pertinents et complètent les éléments présentés précédemment devant la division d’annulation. La chambre de recours accepte les éléments supplémentaires produits au stade du recours dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Les déclarations sous serment produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne
34 Afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des extraits en italien accompagnés d’une traduction partielle en anglais, qui font référence à la déclaration Solemn devant le public d’Eng. Simone Volpini (annexe 6) et une déclaration Solemn avant avis public de M. Francesco Cirillo (annexe 10).
35 Les déclarations écrites constituent des preuves recevables
[article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE]. La valeur probante du contenu de telles déclarations doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il y lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 72; 07/10/2015, T-186/14, NOextreme, EU:T:2015:754, § 25). En outre, le contenu d’une déclaration solennelle doit toujours être étayé par d’autres éléments de preuve (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T-28/09, pine Tree, EU:T:2011:7, § 68).
36 En l’espèce, les déclarations écrites proviennent de la sphère du titulaire de la marque de l’Union européenne ou sont même émises par lui-même et non par un tiers neutre. Une telle affirmation ne suffit pas à prouver des faits objectifs, à moins d’être étayée par des éléments de preuve supplémentaires.
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Conclusions de la division d’annulation concernant la recevabilité des éléments de preuve
37 La chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation concernant la recevabilité des éléments de preuve produits tardivement, les preuves relatives au Royaume-Uni et les preuves de l’usage des marques par un tiers présentées avec le consentement de la titulaire de la MUE (telles que résumées au paragraphe 6 ci-dessus).
Réorganisation des annexes
38 En ce qui concerne la proposition de réorganisation des annexes déjà présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la division d’annulation, qui consiste, en substance, en une nouvelle numérotation des annexes et en ajoutant une description et un lien vers les annexes P et Q [à présent annexes 26 et 27] ainsi qu’à la correction de l’erreur commise par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’annexe S [devenue annexe 29] concernant une affaire présentant une jurisprudence en Lituanie, la chambre de recours observe que l’issue de l’affaire n’a aucune incidence. Les annexes présentées en première instance ont été renumérotées par la division d’annulation en raison d’incohérences dans la numérotation des annexes produites par la titulaire de la MUE. Il existe une certaine incohérence avec la réorganisation proposée, qui, pour certaines annexes, fait référence à la numérotation initiale de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, pour d’autres, à la numérotation de la division d’annulation. Étant donné qu’il n’y a aucune incidence sur l’issue de la procédure et pour éviter toute confusion, la chambre de recours fera référence aux éléments de preuve tels qu’ils sont cités dans la décision attaquée et au paragraphe 5 ci-dessus.
Appréciation de l’usage par rapport aux services enregistrés et importance de l’usage
39 La preuve de l’usage doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
40 La chambre de recours fait remarquer d’emblée en ce qui concerne les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la notoriété de la technique de Pomodoro et, par conséquent, du logiciel Pomodoro dans l’Union européenne, que les éléments de preuve doivent être appréciés à la lumière des observations des parties et que même les titulaires de marques prétendument notoirement connues/notoirement connues doivent produire des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de leurs marques.
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41 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a examiné tous les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, considérant que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels compris dans la classe 42, compte tenu du principe selon lequel, en règle générale, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des services «différents», mais d’une manière ou d’une autre «liés», comme couvrant automatiquement des services enregistrés.
42 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste cette conclusion et affirme dans son mémoire exposant les motifs du recours que les documents produits démontrent un usage suffisant pour les services concernés sans toutefois contester les conclusions factuelles suivantes de la division d’annulation concernant les éléments de preuve produits:
43 L'annexe 10 fait référence à une déclaration Solemn devant notaire de M. Francesco Cirillo, datée du 8 juin 2020, indiquant les unités de minuteries portant le mot Pomodoro vendues dans l’Union européenne. Il inclut Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par SKU (970 pièces). Rapport Shopify — Pomodoro Timer Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2019 par pays et SKU.
44 L'annexe 2 contient la demande de téléchargement du projet timer «Pomodoro» disponible depuis 2018. Des échantillons de courriers électroniques datés du 2018/2019 tirés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et reçus par les utilisateurs après avoir demandé le logiciel «Pomodoro» à un certain nombre de pays ont également été joints. L’échantillon de factures adressées à différents pays inclut le projet Pomodoro Technique Timer dans la description d’un montant de 102, mais le prix s’élève à 0. Un extrait de la plateforme Shopify incluant Pomodoro Timer Software Total Sales and Ordered Quantities Sold dans l’UE au cours de la période 2015-2020 s’élève à 416 (annexe 4). L'annexe 0 inclut le total des ventes de livres et des bénéfices selon Shopify pour la période 2014- 2019 dans d’autres pays, la Belgique, la Bulgarie, le Luxembourg, la Lettonie ou le Royaume-Uni. Le montant total des ventes de livre/eBook s’élève à 39 773,27 EUR.
45 L'annexe 8 contient des revues de presse dans plusieurs publications, à savoir Business Insider, Forbes, Forbes, Marie Claire, Metro, The Guardian, The Economist, Financial Times concernant la technique «Pomodoro» et ses avantages.
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46 La déclaration solennelle devant un notaire de Ing. Simone Volpini (annexe 6) inclut également le plan de projet de la nouvelle application web «Pomodoro web» et une facture. Il déclare avoir développé l’application web «Pomodoro» et un site web connexe en novembre 2018, y compris la publication des différentes versions, les spécifications et le coût du projet. Il comprend quelques annexes relatives au développement de l’application web.
47 Les éléments de preuve pertinents concernent les minuteries «Pomodoro», la titulaire de la marque de l’Union européenne prétend avoir vendu plus de 2 700 articles au cours de la période pertinente (annexe 10.2). En ce qui concerne le logiciel d’application timer «Pomodoro» téléchargeable, les éléments de preuve produits montrent que la demande est disponible depuis octobre 2018 (annexe 10.7).
48 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’annulation selon laquelle il n’a pas été établi que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services en cause compris dans la classe 42. La titulaire de la MUE n’a pas établi que la marque contestée a été utilisée en rapport avec les services fournis publiquement et vers l’extérieur à des tiers afin de créer ou de conserver des points de vente sur le marché, qu’ils aient été fournis contre rémunération ou non (voir, en ce sens, par analogie, 06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 22, 65-68, 72).
49 Comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, les services compris dans la classe 42 en cause en l’espèce comprennent principalement des services fournis par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple, des services de laboratoires scientifiques, de l’ingénierie ou de la programmation d’ordinateurs.
50 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas établi que la marque contestée a été utilisée sur la base du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a dirigé ses ressources pour créer des parts de marché pour les minuteries et les applications téléchargeables, et ne rend pas les éléments de preuve appropriés pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose àdes tiers des services de programmation (conception et développement de logiciels informatiques) ou de rechercheet développement d’ordinateurs ou à tout le moins d’appareils numériques (conception et développement de matériel informatique) à des tiers qui contracteraient ce service séparément, et non pas comme une simple activité accessoire. De même, aucun usage sérieux n’a été prouvé pour les services scientifiques et technologiques et les services de recherche et de conception y relatifs ou les services d’analyses et de recherches industrielles.
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51 La simple fourniture ou accessibilité de logiciels ne saurait constituer en soi une preuve suffisante de l’usage sérieux pour les services susmentionnés qui semblent être plus que des accessoires de ces derniers. Il n’existe aucune preuve précieuse de la commercialisation au cours de la période pertinente de ces services spécifiques, qui démontreraient l’intention de constituer un marché distinct pour cette catégorie de services (voir, en ce sens, 17/03/2021, T-114/20, URSUS Kapital, EU:T:2021:144, § 26-32, 36; 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 49, 55).
52 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne reproche avant tout à la division d’annulation de ne pas avoir compris la différence entre les logiciels en tant que produit et SaaS (logiciel en tant que service) et, dès lors, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, c’est à tort que la titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu que les éléments de preuve produits ne démontraient pas l’usage de la marque pour des logiciels en tant que service. De l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve démontrent que les logiciels de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont plutôt un service qui, en tant que tel, relève de la classe 42.
53 À cet égard, la titulaire de la MUE insiste, comme déjà avancé devant la division d’annulation, sur le fait que l’application Pomodoro Web est un service et est principalement un logiciel en tant que service (SaaS). L’application web Pomodoro/SaaS est déployée sur des serveurs disponibles et entretenus par Cirillo Consulting GmbH et proposés sur Internet à l’adresse https://pomodoro.francescocirillo.com. Étant donné que l’application web de Pomodoro SaaS est un service centralisé opérant sur Internet, elle peut être désignée sous le nom d’informatique en nuage (classe 42). La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’application Pomodoro Web/SaaS est un service technique développé et mis en œuvre par des programmateurs informatiques, en particulier par des développeurs internes de Cirillo Company GmbH et des développeurs externes. Àtitre de preuve et parce qu’il s’agit d’un logiciel en tant que service (SaaS), Cirillo Consulting GmbH peut surveiller les activités des utilisateurs depuis le serveur francescocirillo.com, déterminant ce que et combien de fonctionnalités sont réalisées (comme le montrent plusieurs rapports générés par Google Analytics) L’application web Pomodoro (SaaS) utilise une série de technologies avancées et émergentes. L’une des technologies utilisées pour l’application Pomodoro Web (SaaS) est la technologie d’application web Progressive (PWA). À l’appui de cet argument, elle fournit des éléments de preuve, par exemple l’annexe T, qui comprend des courriels et des retours d’information à l’appui des clients «Pomodoro» SaaS par Cirillo Consulting GmbH, datés de 2019 à 2021.
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54 La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint à son mémoire exposant les motifs Pomodoro SaaS des rapports en anglais (annexes 34 a à d) et fourni à titre de preuve supplémentaire concernant le développement du logiciel Pomodoro en tant que service (SaaS), des rapports d’utilisateurs supplémentaires de la deuxième partie de 2021, et plus particulièrement de la période allant du 1 juin 2021 au 31 décembre 2021 (annexes 34 e et f), ainsi que des extraits du site www.francescocirillo.com le 16 juillet 2022 (annexe 35) afin de démontrer que le prototype du SaaS tel que conçu par Volpini est conçu par l’ingénieur.
55 La chambre de recours estime qu’il convient de clarifier au préalable les différences entre les logiciels en tant que produit (SAAP) et les logiciels en tant que service (SaaS).
56 Un logiciel en tant que produit (SAAP), qui relève de la classe 9, est une solution qui est le résultat d’un processus de développement logiciel. Pour être utilisés, les clients doivent payer une licence qui leur permet de l’accueillir par eux-mêmes. Le produit pourrait être enregistré sur CD ou sur d’autres supports d’enregistrement numériques ou être téléchargeable sur l’internet. Généralement, le SAAP est fourni aux clients en même temps que des documents sur la manière d’installer et d’utiliser le système logiciel. D’une manière générale, une solution SAAP pourrait être utilisée hors ligne.
57 Ce qui précède ressort de la note explicative de la classe 9, qui indique expressément que les logiciels incluent, en particulier, «tous les programmes informatiques et logiciels […] téléchargés à partir d’un réseau informatique à distance».
58 En revanche, SaaS inclut ces applications, les logiciels et tous les fichiers créés qui sont stockés dans le nuage sur les serveurs du fournisseur et livrés sur l’internet avec une taxe d’abonnement. En particulier, les utilisateurs de SaaS paient une taxe d’abonnement pour avoir accès à la solution logicielle, qui est hébergée au niveau central. Le matériel, sur lequel la solution logicielle est installée, relève pleinement de la compétence du fournisseur qui est chargé de la maintenance, des back-up et des mises à jour de la sécurité des données (04/03/2022, R 1557/2020-1, Goya, § 79-83).
59 Il est observé, ainsi que la titulaire de la MUE l’a fait valoir à juste titre, que la classe 42 comprend, entre autres, les «logiciels en tant que service (SaaS)».
60 Toutefois, la chambre de recours rappelle que la titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée non pas pour les «logiciels en tant que service», mais pour les services spécifiques compris dans la classe 42 pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Le simple fait que les deux logiciels en tant que service (SaaS) et les services contestés relèvent de la même classe 42
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n’étaye pas l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel ces services sont les mêmes. Le fait que l’application Pomodoro Web constitue un logiciel en tant que service accessible en ligne ne prouve pas un usage sérieux pour les services contestés.
61 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, aucun usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé en ce qui concerne ces services scientifiques ou technologiques contestés. Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ne permettent pas de conclure que l’usage sérieux a été prouvé en ce qui concerne ces services ou que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour ces services.
62 La prise en considération des rapports d’utilisateurs supplémentaires (annexe 34) et des extraits du site www.francescocirillo.com du 16 juillet 2022 (annexe 35) fournis devant la chambre de recours ne saurait conduire à une conclusion différente.
63 Les annexes 34 à 36 se réfèrent à une période postérieure à la période de référence pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvé. Toutefois, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux, peuvent être pris en considération, le cas échéant, des éléments de preuve produits après la date pertinente, étant donné qu’ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque [10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 36; 28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119, § 63).
64 Bien qu’en ce qui concerne leur valeur probante pour la preuve de l’usage en l’espèce, il convient de noter que, même si ces analyses extrapolées à partir des statistiques d’une partie indépendante, telles que Google Analytics, pourraient, comme l’a avancé la titulaire de la marque de l’Union européenne, prouver la présence sur le marché de l’Union européenne et de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui permet d’étendre et de diffuser la technique Pomodoro, y compris grâce aux nouvelles technologies, les données mentionnées dans ces annexes ne démontrent pas un usage sérieux pour les services contestés compris dans la classe 42.
65 La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que le service technologique, qui fonctionne en tant que plateforme de services web/cloud pour mettre en œuvre la méthode Pomodoro et offre donc actuellement le service, peut consister, par exemple, à fixer un timer, à gérer des pauses et à suivre toutes les manifestations lancées par les utilisateurs tout en travaillant sur leurs activités. Elle explique également que le logiciel en tant que service présente les caractéristiques de la méthode Pomodoro (parmi lesquelles: création d’activités, mise en place d’un timer, gestion des pauses, gestion de
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l’achèvement des activités, changement de définition et préférences, etc.). Le même service permet de retracer l’ensemble des événements engagés par les utilisateurs lorsqu’ils travaillent à leurs activités, comme le montrent également les statistiques recueillies par Google Analytics — annexe 34.
66 Toutefois, ces services constituent des services qui soutiennent ou complètent l’application Pomodoro Web, mais ne constituent en tant que tels qu’une simple activité accessoire (à cet égard, 04/10/2017, T- 143/16, INTESA, EU:T:2017:687, § 64-69). L’utilisation de technologies avancées pour le site web de Pomodoro, à savoir l’application web Progressive (PWA), la technologie, comme l’a avancé la titulaire de la MUE, ne change rien à ce résultat.
67 Comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse en déchéance, même si une certaine technologie peut être nécessaire pour permettre à quelqu’un de proposer un logiciel en tant que service (comme, par exemple, la technologie des ordinateurs, l’internet ou les télécommunications au sens large), cela ne fait pas du logiciel en soi un service scientifique ou technologique. Si tel était le cas, tout service utilisant la technologie serait automatiquement un «service scientifique ou technologique», ce qui conduirait à des résultats absolument absurdes.
68 Comme la demanderesse en déchéance l’a également avancé à juste titre, la simple explication d’une technique dénommée «Pomodoro technique» ne fournit pas de service comme dans la liste des services contestés. La conception et le développement de logiciels sont des processus de développement/conception de logiciels (nouveaux et individuels) destinés aux clients et le service est fourni en fonction des demandes individuelles du client concerné, tandis que le logiciel (standard) est un produit fini dans lequel le client doit décider si ces produits répondent à ses demandes. Les logiciels en tant que service permettent d’accéder à des logiciels de travail finalisés et ne sont pas identiques au processus de développement de logiciels.
69 Enfin, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’y a aucune confusion dans cette déclaration de la division d’annulation selon laquelle l’importance économique de l’usage a été satisfaite en ce qui concerne les minuteries et les applications web, mais pas en ce qui concerne les services compris dans la classe 42. Comme démontré ci-dessus, même si les applications web constituent un logiciel en tant que service et non un produit, les éléments de preuve produits ne prouvent pas l’usage sérieux pour les services compris dans la classe 42. Il convient d’ajouter que, dans une procédure parallèle, la décision rendue par la chambre de recours dans l’affaire 30/11/2020, R 715/2020-5, Pomodoro, selon laquelle l’usage sérieux a été prouvé par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits relatifs aux compteurs et aux applications téléchargeables compris dans la classe
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9 a été confirmée par le Tribunal (19/01/2022-, 76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16).
70 Les explications supplémentaires fournies par la titulaire de la MUE concernant le contexte historique de l’application Pomodoro Web/SaaS ne sont pas de nature à démontrer l’usage de la marque contestée pour les services contestés.
71 La chambre de recours rappelle que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 08/07/2020, T-686/19, GNC live well, EU:T:2020:320, § 35; 01/06/2022, T-316/21, superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 19).
72 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’établit pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services scientifiques et technologiques ainsi que pour la recherche et la conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42.
73 Enfin, les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne montrant que pour entrer sur le marché des applications et des logiciels, il est d’abord nécessaire d’avoir de grandes connaissances techniques et de mener des recherches et des services de conception relatifs aux services scientifiques et technologiques, ainsi que de conception et développement de matériel informatique et de logiciels et que, même si l’application web Pomodoro/SaaS est actuellement proposée gratuitement, le prestataire de services peut à tout moment décider de modifier la fixation des prix du service, ne change rien à ce résultat.
74 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les pratiques considérées comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les services protégés par la marque, la nature de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 43; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 40; 01/06/2022, T-316/21, superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 17).
75 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice que le fait que des produits ou des services puissent être proposés gratuitement ne fait pas obstacle à ce que l’usage sérieux soit démontré (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67).
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76 Toutefois, en l’espèce, la combinaison des documents et explications fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontre pas un usage sérieux pour les services scientifiques et technologiques ainsi que pour les services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42.
77 De même, les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, consistant en une recherche sur Google Chrome concernant la diffusion de la technique Pomodoro (annexe 36), ne sauraient prouver l’usage sérieux des services contestés.
78 Dans l’ensemble, la chambre de recours estime que les différents éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les services contestés compris dans la classe 42. La division d’annulation n’a pas commis d’erreur en accueillant la demande en déchéance en l’espèce. Les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois devant la chambre de recours ne modifient pas l’issue.
Conclusion
79 Après avoir pris en considération les éléments de preuve supplémentaires présentés devant la chambre de recours, celle-ci conclut que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que l’usage sérieux n’avait pas été établi pour les services contestés compris dans la classe 42.
80 Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est- à-dire à compter du 5 février 2020.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union
10/05/2023, R 1130/2022-5, POMODORO
39 européenne à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de déchéance et de recours, lesquels s’élèvent à 1 630 EUR.
Signature
Signature
Signature
V. Melgar
R. Ocquet
A. Pohlmann
10/05/2023, R 1130/2022-5, POMODORO
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
40
10/05/2023, R 1130/2022-5, POMODORO
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