LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 octobre 2023 Dans l’affaire R 2428/2022-4 Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» 1st corpus, 1 Nauky Ave 03039 Kiev Ukraine demanderesse/requérante
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwä lte Rechsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
Ferrero Deutschland GmbH Hainer Weg 120 60599 Frankfurt am Main Allemagne opposante/défenderesse
représentée par Schiedermair Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwä lte n und Steuerberatern mbB, Eschersheimer Landstr. 60, 60322 Frankfurt am Main (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 084 079 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 026 424)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2019, revendiquant la priorité à compter du
31 janvier 2019, Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 30: Caramels [bonbons]; gâteaux-éponges; chocolat; biscuits; pâtisserie; crackers; gaufres; pralines; gâteaux; sucre candi; confiserie; confiserie à base
d’arachides; confiserie à base d’amandes.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2019.
3 Le 21 mai 2019, Ferrero Deutschland GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande n° 1 133 553
déposée le 6 mars 1986 et enregistrée le 20 janvier 1989 en tant que marque verbale/figurative, après correction, pour les produits suivants:
Classe 30: Produits en chocolat, à savoir pralines.
Une renommée était revendiquée pour tous ces produits.
6 Le 22 novembre 2019, dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée de la marque antérieure:
− Annexe 1: extrait du registre de l’Office allemand des brevets et des marques, en allemand, accompagné d’une traduction en anglais, indiquant le statut de la marque antérieure «ROCHER», le 12 novembre 2019. Sous le code 521, elle est désignée comme marque à caractère distinctif acquis.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

3
− Annexe 5: rapport concernant une étude de marché réalisée par CfK SE, intit ulée «SECONDARY MEANING “ROCHER”, Empirical Legal Research 2015 032,
March 2015». Des pourcentages importants montrent que le terme «ROCHER» est lié aux produits en chocolat d’une entreprise particulière, principalement dénommée «Ferrero» et «Ferrero Rocher».
− Annexe 6: rapport concernant une étude de marché réalisée par CfK SE, intit ulée «Awareness and Secondary Meaning “ROCHER”, Empirical Legal Research 2018 122, December 2018». Des pourcentages importants montrent que le terme
«ROCHER» est lié aux produits en chocolat d’une entreprise particulière, principalement dénommée «Ferrero» et «Ferrero Rocher».
7 En réponse à l’opposition, la requérante a demandé que l’opposante prouve l’usage de la marque antérieure pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et l’Office a invité l’opposante à se conformer à cette demande. Le 13 août 2020, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a fait référence aux éléments de preuve de la renommée énumérés au paragraphe précédent et a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− Élément de preuve n° 1: déclaration sous serment datée du 3 août 2020 et signée par le directeur du marketing national Pralines Germany, employé par Ferrero MSC GmbH & Co. KG (qui fournit des services de marketing à son partenaire général Ferrero Deutschland GmbH), responsable du produit «ROCHER». Il y est indiqué que le produit «ROCHER», une praline à base de fruits à coque, a été introduit sur le marché allemand en 1984 et mis en vente sur l’ensemble du marché de la République fédérale d’Allemagne depuis cette même année. Les chiffres d’affaires annuels (en moyenne 76 millions d’EUR) et les valeurs publicitaires selon Nielsen
Media Research (en moyenne 19 millions d’EUR) pour ce produit sont fournis pour la période 2013-2019. La déclaration sous serment comprend des images du dessin ou modèle réel de l’emballage, comme suit:
− Élément de preuve n° 2: copies de plusieurs factures, en allemand, émises par l’opposante, Ferrero Deutschland GmbH, couvrant la période 2013-2019, accompagnées de la traduction en anglais d’une facture standard. Les factures sont
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

4
adressées à des sociétés situées dans différentes villes allemandes et contiennent des références de produits telles que «ROCHER 200 G», «M. CHÉRI 157 G»,
K.SHOKO 100 G» et «K.RIEGEL 10ER».
− Élément de preuve n° 3: copies d’images de prospectus de vente et de brochures publiés par diverses chaînes de magasins de vente au détail de produits alimenta ires basées en Allemagne, datées de 2013 à 2019. Ces extraits représentent les pralines à base de fruits à coque de l’opposante comme suit:
Au cours de l’année 2013:
Au cours de l’année 2014:
Au cours de l’année 2015:
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

5
Au cours de l’année 2016:
Au cours de l’année 2017:
Au cours de l’année 2018:
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

6
Au cours de l’année 2019:
8 D’autres éléments de preuve démontrant l’usage des pralines à base de fruits à coque de l’opposante visées ci-dessus figurent dans les éléments produits par l’opposante, avec ses observations, le 13 octobre 2021, à savoir:
− Annexe 13: recherche du mot «Rocher» sur Google, donnant presque exclusive me nt des résultats concernant les produits du fabricant de cosmétiques Yves Rocher ou les pralines à base de fruits à coque de l’opposante:
− Élément de preuve n° 4: extraits de brochures et de dépliants commerciaux pour les années 2013 à 2018, publiés par l’opposante, chacun d’entre eux indiquant les activités de l’opposante au cours d’une certaine période de ces différentes années; entre autres, pour 2013, les images suivantes sont présentées:
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

7
Et pour les années suivantes:
9 Par décision du 26 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la marque demandée dans son intégralité et condamné la requérante aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La preuve de l’usage produite par l’opposante concerne le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne, contient suffisamment d’indications concernant la durée et l’importa nce de l’usage et montre un lien clair entre l’usage de la marque et les produits pertinents.
− La marque antérieure semble être utilisée comme une marque verbale, «ROCHER», et sous sa forme figurative, . Sur les factures et dans les informat io ns fournies dans certains dépliants et brochures, les signes apparaissent en tant que marque verbale et, sur l’emballage sous sa forme figurative, le mot «FERRERO» est suivi de l’image du produit, à savoir une praline placée sur un fond blanc ovale:
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

8
− Les aspects graphiques supplémentaires n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, étant donné qu’ils sont simplement décoratifs (tels que l’image de la praline). En outre, en ce qui concerne l’usage parfois simultané de la marque et de la marque de maison «FERRERO», plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. En effet, dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais aussi la marque de l’entreprise ou du groupe de produits. Dans ce cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées, de manière simultanée.
− Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée. Il est de pratique commerciale courante de représenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices de caractères différentes. Par conséquent, ces différences claires, qui mettent l’accent sur la marque de maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome.
− Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
− En outre, les éléments de preuve montrent que la marque est utilisée sur des produits et leur emballage et qu’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits pour lesquels la marque est enregistrée, c’est-à-dire des produits en chocolat, à savoir pralines.
− En résumé, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour des produits en chocolat, à savoir pralines, compris dans la classe 30, pour lesquels elle est enregistrée.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les pralines figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les produits contestés, à savoir les produits caramels (bonbons), sucre candi, chocolat, confiserie, confiserie à base d’arachides et confiserie à base d’amandes, comprennent les pralines de l’opposante ou se chevauchent avec elles. Ils sont également identiques.
Les autres produits contestés proviennent des mêmes producteurs et des mêmes circuits de distribution que les pralines de l’opposante. Ils ciblent les mêmes consommateurs et se font en outre concurrence. Ces produits sont dès lors similaires.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

9
− Les produits en conflit s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Le public pertinent pour la marque antérieure est le consommateur final allemand qui, bien qu’il puisse percevoir l’élément verbal «ROCHER» comme un terme étranger, ne saisira pas sa signification en français (y compris «gâteau ou confiserie sous la forme d’un petit rocher; rocher en chocolat»). Étant donné que le terme «ROCHER» ne signifie rien pour le consommateur germanophone contemporain, il est considéré comme possédant un degré moyen de caractère distinctif pour les produits pour lesquels il est enregistré.
− L’élément verbal «ROSHEN» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public du territoire pertinent et possède donc un caractère distinctif. Les éléments verbaux «CONFECTIONERY CORP.» seront perçus comme des termes anglais communément utilisés dans le commerce. Compte tenu des produits pertinents compris dans la classe 30, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il décrit le type de fournisseur, une société de confiserie.
− Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similit ude. Sur le plan phonétique, ils sont très similaires.
− Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra le concept de «CONFECTIONERY CORP.» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence est fondée sur l’élément non distinctif du signe contesté.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− À la lumière des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande antérieure n° 1 133 553 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend l’opposante, ni d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir le motif énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
10 Le 7 décembre 2022, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2023.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 27 avril 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours.
12 Le 12 mai 2023, la requérante a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 7 juillet 2023, cette demande a été acceptée.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

10
13 Le 28 juillet 2023, la requérante a présenté sa réplique.
14 Le 24 août 2023, l’opposante a présenté sa duplique.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé par les éléments de preuve produits.
− Le caractère distinctif intrinsèque du terme «ROCHER» est pratiquement nul. L’opposante l’a utilisé au cours des dernières décennies pour promouvoir son produit toujours avec l’élément «FERRERO».
− Le produit portant la marque ne sera pas perçu comme «ROCHER» pris isolément. À cet égard, il convient de souligner que le terme «ROCHER» est simplement un synonyme, en français, de «praline», ou un produit de boulangerie en forme de rocher, c’est-à-dire pour un type particulier de pralines ou de produit de boulangerie. Il sera également compris par le consommateur germanophone avec cette significa t io n générique. Il est fait référence à divers liens internet et impressions allemands, tous accompagnés d’une traduction en anglais, ainsi qu’à l’extrait allemand suivant, accompagné d’une traduction en anglais, de https://de.wikipedia.org/wiki/Rocher:
− À l’instar de nombreux autres termes culinaires français, le terme «ROCHER» ayant la signification générique susmentionnée a également été adopté en allemand.
− L’élément «FERRERO» est la partie distinctive du nom de produit de l’opposante, et non «ROCHER», qui est un élément descriptif et dépourvu de tout caractère distinc t if.
Si une marque intrinsèquement faible est utilisée avec des ajouts distinctifs, un tel usage ne saurait être considéré comme un usage du signe tel qu’il a été enregistré en vertu du droit des marques de l’UE.
− Il est évident que le terme «ROCHER» devrait pouvoir continuer à être libreme nt utilisé par tous les concurrents du secteur de la chocolaterie. En effet, en 1986, seule la stylisation graphique de la marque a permis l’enregistrement de la marque antérieure. L’élément verbal «ROCHER» est dépourvu de tout caractère distinctif et
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

11
le produit de l’opposante a été commercialisé sous le nom «FERRERO ROCHER» pendant des décennies, et ce, précisément pour cette raison.
− En résumé, l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque telle qu’elle a été enregistrée, pas plus qu’elle ne peut invoquer l’étendue de la protection de sa marque figurative comportant des éléments verbaux, qui n’a été acceptée à l’enregistre me nt qu’en raison de sa stylisation. Dans ces circonstances, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes «ROCHER» et «ROSHEN», et l’opposition doit également être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Les éléments de preuve n° ^s1 à 4 précédemment produits (voir paragraphes 7 et 8 ci- dessus), complétés par d’autres annexes, telles que les enquêtes omnibus produites de mars 2015, de décembre 2018 (voir annexes 5 et 6 mentionnées au paragraphe 6 ci- dessus), et plus récemment de novembre 2021 (voir annexe 16, présentée avec les dernières observations de l’opposante en première instance le 17 mai 2022) en ce qui concerne la connaissance de la marque antérieure, sont non seulement suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, mais aussi pour prouver l’usage intensif au fil des décennies. Cela démontre le caractère distinctif considérablement accru de la marque antérieure et, par conséquent, son champ de protection accru.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La division d’opposition a conclu à juste titre que le terme «ROCHER» n’a pas de signification pour le consommateur germanophone contemporain. Les documents produits par la requérante dans le cadre de la procédure de recours ne prouvent pas que le terme «ROCHER» serait perçu sur le marché allemand comme un synonyme de pralines. La division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
− En ce qui concerne certaines publicités télévisées disponibles sur YouTube, pour lesquelles des liens sont cités, l’opposante affirme que le consommate ur germanophone peut connaître la marque antérieure en tant que terme français, et sa prononciation française, mais pas nécessairement en tant que terme français ayant une signification spécifique.
− Le degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure a été considérable me nt accru en raison d’un usage intensif au cours des décennies, comme le montrent, par exemple, diverses enquêtes omnibus.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, il existe un risque de confusion.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

12
17 Les arguments avancés par la requérante dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit:
− L’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé, étant donné qu’elle n’a pas été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, mais sous une forme qui ne peut en aucun cas être considérée comme ayant le même caractère distinctif que la forme enregistrée. En particulier, l’utilisation du signe «FERRERO ROCHER» ne saurait être considérée comme un usage sérieux de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.
− Les éléments de preuve produits avec le mémoire exposant les motifs du recours prouvent le caractère descriptif du terme «ROCHER» pour le public germanopho ne. Le fait que la marque antérieure soit publiée en tant que marque dotée d’un caractère distinctif acquis montre que la Cour fédérale allemande des brevets a considéré le terme comme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque. Ces éléments démontrent que le champ de protection de la marque antérieure est très limité et que, même s’il y a eu usage sérieux de la marque antérieure, il ne peut exister de risque de confusion.
− Conformément à la législation allemande, une fois qu’une marque est enregistrée depuis dix ans, il n’est plus possible de demander l’annulation de la marque. Par conséquent, en Allemagne, même une marque enregistrée peut avoir une étendue de protection nulle.
− Il est évident que l’opposante est consciente de la faiblesse intrinsèque du terme «ROCHER» et, par conséquent, désigne l’origine de son produit en utilisant le terme combiné «FERRERO ROCHER», perçu comme une marque unitaire.
− Il est également évident que l’opposante tire profit de la renommée de sa marq ue «FERRERO ROCHER» en faisant simplement valoir que ce n’est pas «FERRERO ROCHER» qui a acquis un caractère distinctif, mais bien l’élément «ROCHER» seul.
18 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, comme le prouvent les éléments de preuve produits.
− En raison de l’enregistrement final valable de la marque antérieure sur la base de la signification secondaire acquise en 1989, la marque antérieure possède à tout le moins un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour les produits enregistrés. La requérante n’a pas apporté la preuve du contraire.
− En fait, comme le démontrent les enquêtes omnibus, la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

13
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. En outre, le recours est fondé, comme la chambre de recours l’expliquera ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
21 La requérante a produit d’autres éléments de preuve au cours de la procédure de recours en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif du terme «ROCHER». L’opposante a formulé des observations sur ces éléments de preuve. En outre, l’opposante s’est référée, pour la première fois, à certaines publicités télévisées disponibles sur YouTube en citant les liens, à l’appui de l’affirmation selon laquelle le consommateur germanopho ne connaîtrait la marque antérieure en tant que terme français, et sa prononciation française, mais pas nécessairement en tant que terme français ayant une signification spécifique.
22 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves a) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent unique me nt compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en considération des faits et des preuves visés au paragraphe 21 ci-dessus conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et ne font que compléter les faits et preuves qui ont été présentés par les parties en première instance.
24 Il s’ensuit que ces faits et preuves produits dans le cadre du recours sont recevables, même s’ils ne modifieront pas l’issue de l’affaire.
25 En ce qui concerne les autres faits présentés par l’opposante, la chambre de recours tient à préciser que les simples liens vers certaines vidéos YouTube ne constituent pas des éléments de preuve. Il n’appartient pas à la chambre de recours de vérifier, mais à l’opposante de montrer ce qui se trouve derrière ces liens. Outre le fait qu’il n’a pas été indiqué quand, où et dans quelle mesure ces publicités télévisées ont été rendues publiques, ces liens ne prouvent rien en ce qui concerne le contenu des publicités elles-mêmes.
Preuve de l’usage
26 Les conséquences du non-usage dans une procédure d’opposition sont exposées à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

14
cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Il en va de même pour les marques nationales antérieures, en substituant l’usage dans l’État membre dans lequel la marque nationale antérieure est protégée à l’usage dans l’Union européenne.
27 Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si, en application de l’article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’Office l’invite à le faire dans un délai qu’il fixe. Si l’opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
28 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours porte sur la demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, à condition que la demande ait été présentée en temps utile en première instance et qu’elle ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours.
29 Étant donné qu’une demande valable de preuve de l’usage a été déposée par la requérante en première instance et que la requérante a soulevé cette question dans son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours doit d’abord apprécier si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux conformément aux dispositions juridiques pertinentes au cours de la période pertinente, à savoir du 31 janvier 2014 au
30 janvier 2019.
30 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage requises doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
31 Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, aux pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
32 L’exigence de prouver le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée est cumulative (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
33 L’usage doit être public, en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage à titre privé ou l’utilisatio n purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604,
§ 33). La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 38).
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

15
34 Compte tenu des arguments spécifiques de la requérante en ce qui concerne la preuve de l’usage produite par l’opposante, la chambre de recours s’attachera tout d’abord à déterminer si l’opposante a respecté l’obligation de prouver la nature de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque allemande
Nature de l’usage
35 L’expression «nature de l’usage» fait référence i) à l’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle dans la vie des affaires; ii) à l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci; et iii) à l’usage de la marque en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
36 La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci, c’est-à-dire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
37 L’article 18 du RMUE énonce l’exigence matérielle de base relative à l’obligation d’usage des marques enregistrées: si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Unio n européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
38 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque de l’UE sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue un usage. Ce principe s’applique que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.
39 L’article 16, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (la «directive») contient des dispositions relatives aux marques produisant des effets dans un État membre, qui sont substantiellement identiques à celles de l’article 18 du RMUE mentionnées ci-dessus.
40 Il s’ensuit que l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE vise une situation dans laquelle la marque nationale ou de l’Union européenne est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitatio n commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.
41 Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

16
titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commerciale me nt exploitée. Dans de telles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce ne diffère de la forme sous laquelle il a été enregistré que par des éléments négligeables et que les deux signes peuvent donc être considérés comme globalement équivalents, la disposit io n susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque en cause peut être remplie en fournissant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig), EU:T:2016:469, § 27; 08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 53;
28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363, § 57].
42 Lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial, sur des produits, des emballages, des supports d’information et de publicité, etc. À cet égard, l’opposante a produit de nombreux éléments de preuve couvrant la période pertinente.
43 Plus particulièrement, la déclaration sous serment produite en tant que pièce de preuve n° 1
(voir paragraphe 7 ci-dessus) montre l’emballage du produit de l’opposante, à savoir des pralines à base de fruits à coque (emballées ensemble, mais aussi individuellement), tel qu’il est commercialisé. Ce même emballage du produit apparaît de manière constante au fil des ans dans les dépliants et les brochures présentés en tant qu’éléments de preuve n°^s 3 et 4.
44 Tous ces éléments de preuve démontrent, sans exception, un usage du signe «FERRERO
ROCHER» comme suit:
L’usage du signe peut être en caractères bruns ou dorés, mais il est toujours représenté comme un tout indivisible de la même manière, à savoir le mot «FERRERO» avec le mot
«ROCHER» directement en dessous, étroitement lié, sans aucun espace ni aucun autre élément entre eux, dans la même couleur et la même police de caractères. Ces deux mots, malgré leur nombre de lettres différent, sont composés de sorte à occuper la même longueur, encadrés dans un ovale avec un bord doré si la couleur de l’emballage le permet (ce qui n’est pas le cas si l’emballage est lui-même doré), et occupent toujours une position proéminente et centrale, que ce soit sur l’emballage de plusieurs pralines ensemble ou sur l’emballage de chaque praline individuelle.
45 Il convient de répondre par la négative à la première question, à savoir si cet usage constitue un usage de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. La marque antérieure «ROCHER» n’est pas utilisée indépendamment du mot «FERRERO». La manière dont le signe «FERRERO ROCHER» est utilisé dans un contexte commercial ne laisse aucun doute quant au fait que le public percevra ces deux mots comme une seule unité. L’interaction visuelle entre les mots «FERRERO» et
«ROCHER» tels que représentés et décrits au paragraphe précédent empêche les deux mots d’être perçus comme des marques distinctes et indépendantes. À cet égard, le fait que «FERRERO» soit, ou apparaisse, dans la dénomination sociale de l’opposante est dénué de pertinence: ce qui compte, c’est la manière dont la marque antérieure, qui, selon l’opposante, est utilisée telle qu’elle est enregistrée, apparaît dans le contexte de l’activité
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

17
commerciale de l’opposante. Comme le montrent clairement les éléments de preuve, il n’y a pas d’usage autonome de l’élément «FERRERO», par exemple en tant que marque de maison de l’opposante, contrairement à ce que suggère la division d’opposition. Il s’ensuit que la marque antérieure n’est pas utilisée telle qu’elle a été enregistrée, indépendamme nt de la question de savoir si le mot «ROCHER» sera perçu ou non comme descriptif par le public allemand pertinent, comme le soutient la requérante. Il ne fait aucun doute et, de toute évidence, il n’est pas contesté entre les parties que le mot «FERRERO» est en tout état de cause distinctif.
46 La deuxième question qui se pose est de savoir si l’usage du signe «FERRERO ROCHER» tel que représenté et décrit au paragraphe 44 ci-dessus constitue ou non un usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le mot «FERRERO» formant une unité indivisible avec le mot «ROCHER» tel qu’il est représenté et décrit ci-dessus et présentant indubitablement un caractère distinctif, ce n’est manifestement pas le cas – et ce, indépendamment de la question de savoir si le mot «ROCHER» sera perçu ou non comme descriptif par le public allemand pertinent.
47 Il s’ensuit que, contrairement au raisonnement de la division d’opposition, l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
48 C’est à tort que la division d’opposition a supposé que la marque antérieure semblait être utilisée dans les éléments de preuve en tant que «ROCHER» uniquement et que «parfois seulement la marque semble être utilisée simultanément avec la marque de maison
“FERRERO”». Ce n’est manifestement pas ce que montrent les éléments de preuve produits. Au cours de la période pertinente, le mot «ROCHER» a été constamment utilisé dans un contexte commercial en combinaison avec le mot «FERRERO » comme représenté et décrit au paragraphe 44 ci-dessus, donnant effectivement lieu à la perception par le public pertinent d’une unité indivisible. Le fait que le directeur du marketing national de l’opposante, dans la déclaration sous serment produite en tant que pièce de preuve n° 1 et élaborée dans le cadre de l’opposition en cause, fasse référence au produit «ROCHER» n’a aucune valeur probante. Cette déclaration n’apporte absolument aucune preuve de la manière dont la marque antérieure est utilisée sur le marché. De fait, l’utilisation de la marque antérieure ne peut être prouvée plus clairement par les images figurant dans la même déclaration sous serment confirmant l’usage du signe «FERRERO ROCHER» tel que représenté, c’est-à-dire le nom sous lequel l’opposante commercialise son produit (à savoir des pralines à base de fruits à coque), tel qu’il est mentionné dans la déclaration sous serment.
49 En outre, le fait que les factures adressées aux détaillants vendant le produit susmentio nné de l’opposante (présentées en tant qu’élément de preuve n° 2) fassent référence à «ROCHER» n’est pas une preuve déterminante de la manière dont la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux. En référence au paragraphe 33 ci-dessus, le critère déterminant est la façon dont le public pertinent, à savoir le consommateur potentiel des pralines à base de fruits à coque de l’opposante, perçoit la manière dont la marque est utilisée dans son contexte commercial. La manière dont l’opposante elle-même fait référence aux produits dans ses factures adressées à des détaillants peut être indicative à cet égard, mais n’est certainement pas concluante. À ce propos, il convient d’observer qu’il
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

18
est de pratique courante que les noms de produits soient souvent abrégés dans les factures. Cela est confirmé par l’opposante elle-même, qui explique dans ses observations présentées en première instance le 17 mai 2022 que les références «K. RIEGEL» et «M. CHÉRI» dans les factures désignent respectivement leurs produits «Kinder Riegel» et «Mon Chéri».
50 La manière dont le public pertinent perçoit la marque telle qu’elle est utilisée est claireme nt démontrée par les éléments de preuve n° 3 et 4, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que, comme expliqué ci-dessus, «FERRERO ROCHER» forme une unité indivisible. Cela découle tout d’abord de l’usage constant de «FERRERO ROCHER»sur l’emballage du produit, que ce soit pour un ensemble de pralines à base de fruits à coque ou pour chaque praline individuellement. En outre, les détaillants eux-mêmes font massivement référence
à «Ferrero Rocher» dans leurs brochures et dépliants, dans lesquels ils décrivent au consommateur le produit représenté. Les éléments de preuve ne montrent que deux exceptions à cette pratique commune: l’une en 2013 (citée à tort par la divis io n d’opposition comme exemple principal) et l’autre en 2017. Ces situations exceptionne lles peuvent très bien être le résultat d’un oubli ponctuel par les services marketing des détaillants respectifs, et ne sont en aucun cas concluantes sur la façon dont le public concerné percevra la marque sous laquelle les pralines à base de fruits à coque de l’opposante sont commercialisées, ce que confirment par exemple les résultats de la recherche Google et la référence Wikipédia, comme indiqué aux paragraphes 8 et 15 ci- dessus.
51 Contrairement à ce que soutient l’opposante, les enquêtes omnibus de 2015, 2018 et 2021, soumises en première instance en tant qu’annexes 5 et 6 (voir paragraphe 6 ci-dessus) et 16 (voir paragraphe 16 ci-dessus), ne sauraient prouver l’usage de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme différant par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En réalité, il n’est pas du tout surprenant que la première et principale question, à savoir «avez-vous déjà entendu ou vu le terme “Rocher” en rapport avec des produits en chocolat?» (soulignement ajouté par la chambre de recours), donne lieu à une réponse positive, compte tenu de l’usage intensif et, peut-être même, de la renommée du produit en chocolat à base de fruits à coque «FERRERO ROCHER» de l’opposante. Cela est en fait confirmé par les réponses aux deuxième et troisième questions montrant que «Ferrero» est massiveme nt mentio nné comme réponse à la question portant sur le nom de société à laquelle se rapporte le terme
«Rocher». Il n’y a, là encore, rien de surprenant puisque le consommateur connaît bien le produit portant la marque «FERRERO ROCHER».
52 En résumé, le fait que le consommateur ait connaissance de l’usage du terme «ROCHER» concernant des produits en chocolat provenant de «Ferrero» ne prouve pas l’usage de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le constat d’un tel usage exige une appréciation factuelle, qui doit être fondée sur les éléments de preuve primaires tels que définis dans le RMUE (voir paragraphe 31 ci-dessus), lesquels portent tous sur la manière dont le produit est commercialisé par l’opposante dans le cadre de son activité commerciale. Les éléments de preuve produits mènent à une seule conclusion possible, à savoir que la marque sous laquelle les pralines à base de fruits à coque de l’opposante ont été commercialisées au cours de la période de cinq ans pertinente est «FERRERO ROCHER» et non «ROCHER».
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

19
53 En outre, le fait que la marque antérieure ait été enregistrée en 1986 et l’affirmation selon laquelle elle aurait acquis un caractère distinctif ne sauraient améliorer la position de l’opposante. La situation telle qu’elle se présentait en 1986 est totalement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la marque a fait l’obj et d’un usage sérieux environ 30 ans plus tard au cours de la période pertinente, à savoir entre le 31 janvier 2014 et le 30 janvier 2019, compte tenu du cadre législatif prévu par le RMUE et la directive. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours confirme à cet égard la déclaration de la requérante selon laquelle, conformément à la législation allema nde, une fois qu’une marque est enregistrée depuis dix ans, il n’est plus possible d’en demander l’annulation.
54 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’opposante n’a pas démontré que la condition relative à la nature de l’usage de la marque antérieure était remplie. Comme indiqué aux paragraphes 30 et 32 ci-dessus, la nature de l’usage est l’une des conditio ns requises pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Conclusion
55 L’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée et n’a fourni aucun motif pour le non-usage.
56 Par conséquent, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée.
57 Le recours de la requérante est accueilli.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE), l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante est tenue de rembourser les frais de représentation professionnelle de la requérante, d’un montant de 300 EUR.
61 Le montant total à payer par l’opposante est donc fixé à 1 570 EUR.
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)

---

20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
09/10/2023, R 2428/2022-4, ROSHEN CONFECTIONERY CORP. (fig.)/ROCHER (fig.)