DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 466
Louis Feraud SA, Trident Chambers Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbB, Möhlstr. 2, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LMSJ Limited, Sterling House, 9 East Road, CM20 2BJ Harlow, Royaume-Uni (requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 14/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 466 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 286 878 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 25 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 286 878 GIANNI FERAUD (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 12 466 108 FÉRAUD (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.

---

Décision sur l’opposition no B 3 135 466 Page sur 2 6
Les produits contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FÉRAUD GIANNI FERAUD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes incluent le mot «FERAUD», avec ou sans accent, qui, dans son ensemble, ne fera pas une différence importante étant donné que l’accent sur la lettre majuscule sera très probablement ignoré.
La majorité du public pertinent comprendra ce mot comme un nom de famille dépourvu de signification particulière. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pertinente pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est composé des mots «GIANNI FERAUD».
L’élément verbal «GIANNI» est un prénom italien très populaire. Il s’agit d’une forme abrégée du nom italien Giovanni. Gianni est le diminutif le plus courant de Giovanni en

---

Décision sur l’opposition no B 3 135 466 Page sur 3 6
italien (voir en.wikipedia.org hydrocarbures wiki Trésor Gianni). Il possède un caractère distinctif normal.
«FERAUD» n’a pas non plus de signification particulière — voir ci-dessus. Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le cas d’un signe composé d’un prénom et d’un nom de famille, le nom de famille de la marque lui confère en principe un caractère distinctif, de sorte que les noms de famille ont généralement un impact plus important sur le public. En effet, l’expérience générale montre que les mêmes prénoms sont donnés pour de nombreuses personnes n’ayant rien en commun, tandis que le même nom de famille signifie qu’il existe un lien entre ces personnes (qu’il s’agisse des mêmes personnes ou qu’il existe un lien de familiarité) — voir, par exemple, arrêt du 01/03/2005, T- 185/03, Enzo Fusco, EU: T: 2005: 73, § 50 et suivants. «Frosch»). En outre, «FERAUD» n’est pas un nom de famille courant alors que Gianni est très fréquent. Dès lors, «GIANNI» a une valeur intrinsèque inférieure à celle de l’élément «FERAUD». Par conséquent, l’argument des demandeurs selon lequel «GIANNI» produira la plus grande impression sur les consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à un nom complet doit être rejeté.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public étant donné que le risque de confusion est plus important si les éléments différents ont une valeur intrinsèque moindre, comme expliqué ci- dessus;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «FERAUD», qui est le seul élément du droit antérieur et qui est contenu presque à l’identique dans le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «GIANNI» du signe contesté. Les signes sont donc considérés comme similaires à un degré moyen, étant donné que le droit antérieur est (presque) reproduit à l’identique dans le signe contesté.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le mot «FERAUD», qui est également plus intrinsèque dans le signe contesté. Même si le signe contesté comporte deux mots et que sa prononciation est donc plus longue, la force du prénom «GIANNI» est moindre (voir ci-dessus). Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude, compte tenu du fait que l’autre élément du signe contesté a moins d’impact sur le public.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus comme faisant référence au même nom de famille, mais le signe contesté contient également un prénom. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à savoir le même nom de famille, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits.
Les produits en l’espèce sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.

---

Décision sur l’opposition no B 3 135 466 Page sur 4 6
Les signes en conflit sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Lorsqu’un signe est composé à la fois d’un prénom et d’un nom de famille, c’est ce dernier qui confère plus de force à la marque. Par conséquent, dans le signe contesté, «FERAUD» a une valeur intrinsèque supérieure au prénom «GIANNI». Étant donné que le mot «FERAUD» est (presque) reproduit à l’identique dans les deux marques, le consommateur pertinent des produits identiques ne sera pas en mesure de distinguer les marques avec certitude. Il peut en effet croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et considérer que le signe contesté est une sous- marque. Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées; En l’espèce, il ne peut être absolument exclu que les consommateurs, en raison de la coïncidence de l’élément commun distinctif, puissent percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée en tant que deuxième élément. Il est vrai que le fait que le signe contesté commence par un mot différent, «GIANNI», entraîne des différences visuelles et phonétiques. Toutefois, pour le public pertinent, l’élément verbal différent «GIANNI», contrairement à ce que soutient la demanderesse, n’a pas autant de poids que la marque antérieure sera très probablement perçue comme un nom de famille. Par conséquent, la division d’opposition conclut que la similitude entre les signes, résultant de l’inclusion complète de la marque antérieure dans la marque contestée et de l’identité des produits en cause, est telle que le signe contesté peut créer une association avec la marque antérieure dans l’esprit du public italien pertinent. Par conséquent, la marque contestée pourrait être perçue comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle possède plusieurs enregistrements avec le mot «GIANNI FERAUD» au Royaume-Uni et en Allemagne, dont certains coexistent avec les marques antérieures de l’opposante.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et

---

Décision sur l’opposition no B 3 135 466 Page sur 5 6
les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
La demanderesse soumet une décision de l’Office allemand des brevets et des marques — sans traduction dans la langue de procédure — entre les mêmes parties, dans laquelle l’opposition formée par l’opposante sur la base de sa marque antérieure no 3 167 103 contre une marque allemande identique de la demanderesse a été rejetée. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure, étant donné que cette décision est fondée sur la perception du public allemand, tandis qu’en l’espèce, le public pertinent est l’italien.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 466 108 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

---

Décision sur l’opposition no B 3 135 466 Page sur 6 6
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 466 108 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 3 167 103 (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves de l’usage relatives à ce droit.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.