Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° 000027481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000027481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 27 481 (INVALIDITY)
Union Cycliste Internationale, Chemin de la Mêlée 12, 1860 Aigle, Suisse (partie requérante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-on-Seine, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ritchey Design, Inc., 555 Vista Boulevard, 89431 Sparks, Nevada, États-Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hamburg (représentant professionnel).
Le 16/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 239 311 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 239 311 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 22/09/2017 et enregistrée le 23/02/2018. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes, en particulier cadres de bicyclettes, fourchettes, chapellerie, roulements, roues, pneus, tubes, tuyaux flexibles, rayons, jantes, bandes de jantes, valves, écrous, systèmes de carters, guidons, poignées, tiges, attaches pour guidons, poignées, sonnettes, selles, poteaux; pièces et accessoires de bicyclettes, en particulier, supports, porte-bagages, leviers de freins, segments de freins, moquettes de freins, plaquettes de freins, systèmes de vitesses, pompes, pédales, porte- bouteilles pour bicyclettes, cadres de porte-bagages pour bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes, porte-vélos, sacoches de selles, cartables, sacs à main; parties et accessoires de bicyclettes, en particulier, cadres et pièces de bicyclettes, fourchettes, chapellerie, roulements, pneus, chambres à air, chambres à air, tubes, rayons, jantes, bandes de jantes, valves, écrous, carters, guidons, guidons, poignées, poches, attaches pour guidons,
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 2 18
poignées, sonnettes, selles, poteaux de selles, supports, porte-bagages, segments de freins, galets de freins, systèmes de vitesses, pompes, pédales.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la demande est également fondée sur un enregistrement
international antérieur désignant l’UE no 1 032 330 (marque figurative) (l’enregistrement international antérieur) pour lequel la demande est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
L’affaire pour le demandeur
En résumé, la requérante fait valoir qu’elle est titulaire et utilisée depuis 1927 des «bandes arc-en-ciel» et qu’elle est devenue l’emblème officiel du Champion du monde depuis 1927 et le logo officiel de la requérante depuis 1994. La demanderesse est l’organe de gouvernance mondial pour le cyclisme sportif et supervise les événements de cyclisme internationaux compétitifs. La requérante revendique la propriété et les droits de propriété exclusifs sur les bandes dans l’ordre défini des couleurs. La licence d’utilisation des droits est accordée aux
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 3 18
organisateurs de championnats du monde en vertu de règlements spécifiques. Le champion mondial reçoit un jersey imperméable de pluie avec une médaille et le jersey n’a pas pu porter le jersey là où une sanction s’imposait. La demanderesse affirme que l’utilisation des «bandes arc-en-ciel» se limite à la famille UCI et n’est autorisée que par les partenaires/sponsors agréés. Les «bandes arc-en-ciel» sont vendues au grand public pour cyclistes des vêtements au moyen d’une licence avec Santini. La demanderesse possède désormais des fédérations dans chaque État membre de l’Union et cela supposerait une connaissance significative de la marque au sein de l’Union. Au cours des dernières années, la demanderesse a accordé des droits exclusifs d’utilisation des couleurs arc-en-ciel à certaines entreprises afin qu’elles puissent produire certaines éditions spécifiques du vélo du Champion du World, dans le respect de la limite fixée par les règlements UCI, par exemple en 2010 et 2014, elle a accordé l’utilisation des «bandes arc-en-ciel» à un fabricant américain de vélos à haute performance. Elle affirme qu’en raison du fait que la titulaire est une société active dans le secteur du cyclisme depuis près de 45 ans et compte tenu de l’usage intensif et ancien des «bandes arc-en-ciel» par la demanderesse, étant donné qu’elle est renommée, la titulaire doit avoir connaissance de l’usage du signe par la demanderesse. En outre, la demanderesse indique qu’elle a entretenu une relation commerciale avec la titulaire depuis 2010 lorsqu’elle a conclu un accord et qu’elle permet à la titulaire d’utiliser les «bandes arc-en-ciel» sur certains produits de la classe 12 sous certaines conditions. Dès lors, elle insiste sur le fait que la titulaire avait connaissance des droits de la demanderesse. Elle affirme que la titulaire a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne étant donné qu’elle avait connaissance de la renommée des «bandes arc-en-ciel», en particulier en ce qui concerne les produits contestés dans le domaine du cyclisme dans lequel la demanderesse jouit d’une renommée aussi élevée pour les valeurs et la qualité. Le jour du dépôt de la MUE et trois jours après, il y a eu des échanges de courriers électroniques entre les parties concernant la volonté de la titulaire de déposer la marque. Dans le courriel, la demanderesse a indiqué qu’il était hors de question que le titulaire dépose la marque, mais que le titulaire avait déposé la marque le jour même où il a envoyé son courrier électronique. Cela prouverait l’intention malhonnête de la titulaire. La titulaire a enregistré un signe comprenant les «bandes arc-en-ciel» renommées pour des produits similaires et avait connaissance des droits antérieurs de la demanderesse et a déposé la marque de l’Union européenne de manière malhonnête. Elle affirme dès lors que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.
En réponse aux observations de la titulaire, la demanderesse conteste les arguments de la titulaire et confirme, réitère et développe ses précédents arguments. Elle montre une photo du fondateur et du propriétaire de la titulaire, Tom Ritchey, portant un t-shirt cycliste sur lequel figure le logo UCI avec les «bandes arc-en-ciel» pour montrer que la titulaire a connaissance de la marque (bien qu’elle soit non datée et de provenance inconnue et qu’il n’y ait aucune mention du nom de l’homme autre que les affirmations de la demanderesse). Toutefois, elle fait également valoir que la connaissance de la titulaire est clairement démontrée par le fait qu’elle a signé l’accord de coexistence en 2010 avec la demanderesse, qui fait référence à la marque «bandes arc-en-ciel». Elle insiste sur le fait que sa marque possède un caractère distinctif élevé et jouit d’une renommée. Même si le signe fait référence aux couleurs olympiques, il s’agit d’une Fédération internationale reconnue par le COI (comité international olympique) et autorisée à utiliser ces couleurs. Elle insiste sur le fait que le signe est très distinctif et qu’il est connu dans le monde entier. La demanderesse souligne que, dans ses observations, la titulaire a indiqué qu’elle avait contesté en 2010 les droits de la demanderesse en nullité en se basant sur l’utilisation longue et inconditionnée par la titulaire des bandes de couleurs bleue, rouge, noire, jaune et verte. La demanderesse fait valoir que cela démontre que la titulaire a elle-même considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques. Elle affirme à nouveau que la titulaire agissait de manière malhonnête et tentait de tirer avantage de la renommée de la marque antérieure pour tirer profit de sa renommée et que la marque a été déposée le jour du rejet de la demande. L’accord de coexistence n’autorisait la titulaire à aucun droit sur les «bandes arc-en-ciel» ou
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 4 18
à enregistrer une marque avec celles-ci et aucun changement ne pouvait être effectué de manière unilatérale par rapport aux signes convenus, les bandes ne pouvaient être utilisées que de manière décorative et non en tant que marque. La demanderesse a refusé d’autoriser la modification du signe ou son enregistrement et conteste que l’enregistrement du signe protégerait contre la contrefaçon mais qu’elle aurait pu contester ces contrefaçons comme fondées sur ses propres droits sur «RITCHEY» et «WCS». Par conséquent, elle insiste sur le fait que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Le 14/09/2018:
Pièce 1.1: Des copies des détails de l’enregistrement international antérieur
désignant l’UE no 1 032 330 (initialement enregistrés pour des produits compris dans les classes 12, 25 et 41, puis révoqués pour les produits compris dans la classe 12 par la décision de la division d’annulation 01/02/2023, C 30 982, qui est désormais définitive) et de l’enregistrement international antérieur
désignant l’UE no 1 276 964, qui est enregistré pour des produits compris dans les classes 12, 25 et 41. Pièce 1.2: Extrait de Wikipédia concernant l’ «Union Cycliste Internationale».
Pièce 2: Une capture d’ écran du site www.uci.ch qui n’est pas datée mais qui contient une photographie qu’elle affirme être datée de 1904 montrant les délégués du congrès UCI de 1904 et présentant un historique de la demanderesse et de ses activités.
Pièce 3: Extrait du registre suisse de la marque no 2P-415074 . Pièce 4: Copie de la constitution de l’UCI du 14/10/2016. Pièces 5 et 6: Extrait des règlements UCI, Partie 9, championnats de WORLD et Partie 1
GENERAL ORGANISATION OF CYCLING AS A SPORT.
Pièces 7 et 9: Des images de différentes médailles, y compris les bandes arc-en-ciel,
telles que: .
Pièce 10: Des images extraites du site www.cyclingfans.com/2008 montrant des gagnants cyclistes avec leurs médailles qui portent les «bandes arc-en-ciel» et certaines avec des vêtements portant la bande. Pièce 11: Image de vêtements cyclistes, à savoir un t-shirt, portant les «bandes arc-en- ciel» ainsi que les «bandes arc-en-ciel» avec «UCI» provenant du site bikesandbidons.files.wordpress.com/2012/06/rainbow-jersey.jpg.
Pièce 12: Des images tirées du site www3.pictures.zimbio.com, datées de 2014, montrant différents cyclistes avec leurs médailles gagnantes contenant la bande arc- en-ciel ainsi que certains vêtements, tee-shirts contenant les bandes.
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 5 18
Pièce 13: Extrait du site www.velonews.com/2016/05 montrant des cyclistes concurrents ou se tenant debout sur un podium, extrait du site www.scpr.org/new/2016/05/16 montrant le champion mondial Peter Sagan dans le Tour de Californie portant un t-shirt contenant les «bandes de pluie» et un article sur la course.
Pièce 14: Un extrait du site usatodayhss.com/2016 concernant les cyclistes champion du monde et montrant des cyclistes portant des vêtements et des médailles contenant les «bandes arc-en-ciel» et des articles les concernant.
Pièces 15 et 16: Extraits de la page web www.uci.ch qui sont soit non datés (mais dont les articles ont été publiés en 2013), soit datés de 2013 ou 2014.
Pièce 17: Extrait du site www.uci.ch qui n’est pas daté et comporte un lien mentionnant «Arna Albertsdottir- cage sur 2020 pour l’Islande». Pièces 18 et 25: Des images de vidéos (dont la source n’est pas claire) pour les événements de la Coupe du monde d’UCI pour le cyclisme en 2016-/2018. Pièce 26: Une impression du site inrng.com/2013/09 intitulée «The Worlds, Rainbows and curses». La première ligne de cet article indique que «Famous as the symboling of rainbow jersey a été introduit pour la première fois en 1927 lors de l’organisation des championnats du monde inaugural en Allemagne».
Pièce 27: article du site www.enduroworldseries.com daté du 21/06/2018 intitulé «EWS to work with the UCI — Rainbow Jerseys à attribuer à des équipes nationales au Trophy des Nations». L’article indique qu’à partir de 2019, l’UCI attribuerait l’Iconic UCI Rainbow Jerseys aux équipes nationales gagnantes lors de l’événement annuel du trophée des Nations.
Pièce 28: article du site www.cyclingweekly.com daté du 28/04/2015 et intitulé «Iônes du cyclisme: le Rainbow Jersey» et sa première ligne indiquent «Le magie derrière cette combinaison de cinq couleurs» et «En cyclisme professionnel, la personne portant les bandes arc-en-ciel est un dieu»…». Les bandes bleues, rouge, noire, jaune et verte sur le fond blanc pur ont un pouvoir propre». Il montre des images de vainqueurs de courses cyclistes portant un t-shirt de pluie stripé.
Pièce 29: extrait du site www.roadbikereview.com de 2013 intitulé «History of the Rainbow Jersey». Le début de l’article indique: «Outside the maillot jaune of the Tour de France, il n’y a pas de vêtement de cyclisme plus vêlé que le jersey imperméable. Cela signifie que le porteur est le champion mondial régnant, un honneur qui dure toute l’année» et montre l’image d’un gagnant sur le podium portant le t-shirt de pluie striped.
Pièce 30.1: extrait du site www.santinisms.it/en montrant différents articles de vêtements cyclistes portant les «bandes de pluie». Pièce 30.2: extrait de la page web eu.ritcheylogic.com/eu de la titulaire donnant un historique de Ritchey et de l’homme derrière la société, Tom Ritchey, qui a conçu et fabriqué ses propres composants vélos utilisés pour promouvoir et gagner une partie des plus grandes compétitions cyclistes du mot comme les championnats du monde de l’UCI, le Tour de France et les Olympiques. Elle fournit également un historique des nacelles propres de Tom Richey sur des vélos qu’il fabriquait, le premier cadre ayant été réalisé en 1972, qu’il a gagné en concurrence et remporté, voire un rode pour le squad routier junior de Team USA.
Pièce 30.3: extrait du site www.bloomberg.com concernant la société de la titulaire montrant Tom Ritchey en tant que fondateur, titulaire et directeur du développement de produits et que la société a été fondée en 1974. Pièce 30.4: Copies d’emails entre les parties (ou leurs représentants légaux) datés entre juin et juillet 2017 en ce qui concerne le changement de logo proposé par la titulaire que la demanderesse a refusé. La demanderesse fait référence à l’accord entre les parties, en particulier à l’annexe D concernant les signes qui ne peuvent être acceptés. La demanderesse rappelle à la titulaire que les «bandes arc-en-ciel» ne peuvent être utilisées que lorsqu’elles sont accompagnées de «WCS» conformément à l’annexe C. Elle montre le logo que la titulaire envisageait d’utiliser. Elle contient
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 6 18
également d’autres emails datés de août 2017 dans lesquels la demanderesse informe la titulaire (son représentant légal) qu’elle reconnaît que l’accord peut être modifié de temps à autre, mais qu’elle ne peut pas le faire de manière unilatérale et que l’accord ne prévoit pas la possibilité de remplacer «WCS» par «World Championship Series» et qu’il refuse les changements. Dans l’email adressé par le représentant légal de la titulaire à la demanderesse le 31/08/2017, il indique qu’il reviendra à la demanderesse sous peu sur l’affaire. Le prochain courriel date du 22/09/2017 (date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée) et répond au courriel de la demanderesse et indique qu’il expirera les dessins ou modèles dont la demanderesse estime qu’ils ne sont pas conformes à l’accord dans un délai de 6 mois et a informé la demanderesse que le logo «Rainbow + WCS» de Richey fait actuellement l’objet d’une mise à jour graphique et sera utilisé sur les nouveaux produits 2018 sous les formes suivantes:
La titulaire affirme qu’elle a l’intention d’enregistrer le logo en tant que marque afin de protéger ses produits des contrefaçons et de se présenter sous surveillance douanière à cet effet. Elle souhaite inclure les marques dans l’annexe C et déclare qu’elle procédera sur la base de l’hypothèse que cela est acceptable pour la demanderesse. Le 25/09/2017, la demanderesse a répondu à la titulaire et a mis en rouge ses réponses aux suggestions de la titulaire dans l’email précédent. La demanderesse refuse l’autorisation d’enregistrer tout logo et insiste sur le fait que cela ne peut être fait sans accord écrit préalable et refuse la modification du logo proposée par la titulaire et insiste sur le fait qu’aucune demande de marque ne doit être déposée. Pièce 31: Copie de la décision de la division d’opposition 22/12/2003, décision no 2976/2003, B 411 530, dans laquelle les bicyclettes relevant de la classe 12 ont été jugées faiblement similaires, notamment, à l’organisation d’événements sportifs, relevant de la classe 41, bien que la décision n’ait finalement pas été confirmée.
Le 18/02/2019:
Annexe 1: extrait du site www.uci.org, non daté mais montrant le signe
et discute de la mission, de la vision, du concept et des avantages de l’UCI. Annexe 2: Copie de l’accord de coexistence entre la demanderesse et la titulaire.
Annexe 3: extrait du site www.olympic.org daté du 24/01/2019 contenant un article intitulé «L’UNION Cycliste INTERNATIONALE (UCI) WAS a fondé la demande IN 1900. LE CYCLISME A ÉTÉ CONTESTÉ DEPUIS LES JEUX OLYMPIQUES
MODERNES INAUGRAL EN 1986». Il montre le signe et l’adresse de la demanderesse en Suisse.
Annexe 4: extrait du site www.olympic.org daté du 24/01/2019 concernant le design et l’évolution olympiques au fil des ans. Annexe 5: extrait de rxlsl.com daté du 29/09/2017 montrant des produits portant la marque «RXL SL» à côté des «bandes arc-en-ciel», un extrait de marktplaats.nl daté du 16/10/2017showing montrant l’un des éléments de vélos de la titulaire portant le
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 7 18
signe RITCHEY avec les couleurs arc-en-ciel (dans le même dessin que dans le «RXL SL» accompagné de «WCS» ou dans l’extrait de la même page datée du 16/10/2017 sans le dessin de l’arc-en-ciel.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste que la marque de l’Union européenne ait été déposée de mauvaise foi. Elle conteste toute connaissance de signes identiques ou similaires et fait valoir que les marques antérieures de la requérante ne sont pas identiques ou similaires et ne visent pas des produits identiques ou similaires et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes. Elle fait valoir que le signe antérieur n’a rien à voir avec un arc-en-ciel mais n’est que cinq bandes avec cinq couleurs et prétend qu’il s’agit en soi d’une marque très faible. Elle fait également valoir que l’usage démontré par la demanderesse n’élargit pas l’étendue de la protection de la marque. Elle conteste que l’utilisation sur un site Internet ou sur un jersey démontre un usage pour l’organisation d’activités sportives, notamment de compétitions sportives, dans une mesure où il serait même perceptible par les milieux professionnels pertinents en l’espèce. La titulaire affirme que le public pertinent est le grand public étant donné que presque tout le monde possède une bicyclette. Elle fait valoir que les marques en cause sont différentes étant donné que, selon la jurisprudence dans les signes contenant des éléments verbaux et figuratifs, c’est l’élément verbal qui est le plus important. L’élément figuratif est positionné dans des directions différentes dans les deux marques, soit horizontalement, soit à un angle avec l’élément verbal «WCS», qui est plus proche de vertical qu’horizontal. Elle fait également valoir que les produits et services en cause sont différents et renvoie même à la décision citée par la requérante pour en faire valoir la question. La titulaire fait valoir qu’il ne saurait exister un risque de confusion étant donné que les milieux professionnels concernés ont connaissance depuis des années de l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ne la confondent pas avec la demanderesse. Elle n’a pas connaissance de l’utilisation de marques similaires par la demanderesse. En outre, elle n’a pas signé un accord de licence, mais bien un accord de coexistence en 2010 avec la requérante. L’accord constate que la titulaire utilise la marque «WCS» sur des composants de vélos depuis plus de 15 ans à cette époque. Elle avait également utilisé les couleurs bleue, rouge, noire, jaune et verte à côté de l’élément verbal «WCS» en relation avec des composants de bicyclette depuis plus de 15 ans au moment de la signature de l’accord de coexistence tel que représenté dans la liste C. Par conséquent, elle affirme qu’elle avait utilisé la marque contestée bien avant le dépôt de sa «marque antérieure». La titulaire avait même contesté la demanderesse avant l’accord en raison de l’usage ancien du signe par la titulaire, raison pour laquelle elles ont conclu l’accord. L’accord prévoit que l’accord peut être modifié de temps à autre, y compris les annexes. Elle renvoie également à l’article 2 de l’accord par lequel la requérante a accepté de s’abstenir de réclamer des dommages et intérêts en rapport avec l’utilisation par le titulaire des couleurs arc-en-ciel, à condition qu’elles soient utilisées conjointement avec le terme «WCS» au sens de l’annexe C ou de toute version mise à jour de celle-ci. La titulaire a accepté d’utiliser uniquement les couleurs avec «WCS» et de ne pas utiliser les seules couleurs arc-en-ciel. La liste C permet à la titulaire d’utiliser les logos suivants:
Elle fait valoir que la marque utilisée par la titulaire à l’échelle mondiale pendant plus de 22 ans est très différente des marques antérieures. La titulaire conteste avoir eu la moindre intention d’interdire à la demanderesse d’utiliser ses signes ou d’être sur le marché. Elle fait valoir que la titulaire a le droit de modifier la marque, ce qu’elle a fait de manière insignifiant,
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 8 18
comme le prévoit l’accord, mais elle a rejeté ce changement en déclarant simplement «non» sans fournir de motivation ou d’alternative. Elle avait informé la demanderesse des problèmes de contrefaçon et de sa nécessité d’enregistrer la marque mais, là encore, la réponse était «non». Dès lors, elle soutient que la requérante a violé l’accord qui a obligé le titulaire à enregistrer sa propre marque. La titulaire nie avoir déposé la marque de l’Union européenne afin de profiter de manière parasitaire de la renommée de la demanderesse et elle a, comme déjà souligné, ses propres motifs pour protéger le signe. Par conséquent, elle n’a pas agi de mauvaise foi.
Dans sa duplique, la titulaire conteste les arguments de la demanderesse et confirme, répète et développe ses précédents arguments. Elle fait valoir qu’elle a signé l’accord de coexistence des conseils juridiques et ne savait donc pas qu’il existait ou non un risque de confusion entre les signes. Elle fait valoir qu’il est courant, dans le secteur de la bicyclette, d’agir comme une grande famille et de conclure des accords en vue de régler des conflits, mais qu’une partie de cet accord consistait à permettre à la titulaire de moderniser son logo, mais cela a été refusé à plusieurs reprises par la requérante. En tant que tel, la titulaire affirme qu’elle n’est plus liée par l’accord de coexistence étant donné que la demanderesse a violé l’accord. L’accord incluait la possibilité de mettre à jour le logo et interdit à la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts en raison de l’utilisation des couleurs arc-en-ciel par le titulaire lorsqu’elles sont utilisées avec le terme «WCS». Elle passe par chaque argument de la demanderesse pour tenter de le réfuter et réitère ses arguments précédents à cet égard. Elle insiste sur le fait qu’elle avait utilisé les bandes de couleur depuis des années avant la signature de l’accord et que les milieux professionnels sont habitués à un tel usage sans confusion. Elle conteste à nouveau que la marque antérieure jouisse d’une quelconque renommée et que la requérante viole l’accord que les parties ne sont plus liées par celui-ci. Elle conteste que la demande en nullité ait été fondée sur la classe 12, de sorte que l’argument de la requérante à cet égard n’est pas pertinent. Elle fait valoir que la requérante n’agit pas contre les contrefaçons, car elle n’est pas en mesure de se fonder sur la simple combinaison de couleurs couverte par sa marque. Elle nie que les signes ou les produits et services sont similaires ou qu’il existe un risque de confusion, qu’elle avait connaissance de droits similaires de la requérante ou qu’elle a agi de manière malhonnête en déposant la MUE. Dès lors, elle soutient que la demande doit être rejetée dans son intégralité en raison de l’absence de mauvaise foi ou de risque de confusion.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Les 06/12/2018 et 07/12/2018:
Annexe A: Des représentations d’arc-en-ciel pour montrer qu’elles sont différentes des couleurs de la demanderesse et ne seront donc pas considérées comme telles.
Annexe B: Accord de coexistence entre la demanderesse et la titulaire.
Annexe C: Liste C de l’accord de coexistence montrant l’usage acceptable des marques.
Annexe D: Les courriels de la titulaire de la marque de l’Union européenne datés du 25/10/2017 à la demanderesse, dans lesquels il est à nouveau fait référence aux problèmes de contrefaçon et indiquent qu’ils concernent le logo «WPS» et non le logo de la demanderesse et que, compte tenu du danger de blessures, voire de décès, causé par un bar à main cassé, il demande d’urgence l’autorisation de mettre à jour le logo et de l’enregistrer en tant que marque afin que la titulaire dispose d’une surveillance douanière efficace.
Le 26/06/2019:
Annexe E: Correspondance électronique entre les parties du 06/07/2017, du 08/08/2017 et du 25/09/2027.
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 9 18
Annexe F: Une page d’un catalogue de la titulaire de la marque de l’Union européenne montrant Tom Ritchey, le fondateur de la MUE en tant que jeune homme, n’est pas datée.
ÉVALUATION DE LA MAUVAISE FOI
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La demanderesseen nullité a démontré qu’elle possède et a utilisé deux enregistrements internationaux antérieurs comportant des désignations dans l’Union européenne pour les
signes: . Lademanderesse a produit des preuves de l’historique et de l’utilisation des «bandes arc-en-ciel» dans la même combinaison de couleurs. En outre, les éléments de preuve démontrent que la requérante est l’union internationale du cyclisme qui est l’organe de gouvernance mondial pour le cyclisme sportif et qui supervise les événements de cyclisme internationaux compétitifs. Il supervise les championnats mondiaux de disciplines cyclistes et est reconnu par le comité olympique à titre officiel (annexe 3 de la deuxième série de preuves). Le comité olympique indique que la
demanderesse a été fondée en 1900 et l’extrait montre le signe . La
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 10 18
demanderesse a produit des extraits de différents sites web de tiers contenant des articles sur le cyclisme concurrentiel et les chemises «bandes arc-en-ciel» portées par les gagnants, des images des t-shirts portant ces bandes sur la partie supérieure, des médailles avec les bandes et qui sont datées avant le dépôt de la marque de l’Union européenne. Un article de 2013 (pièce 26) fait référence à la «Famous car le symbole de l’arclier cycliste a été introduit pour la première fois en 1927 lors de l’organisation des championnats du monde inaugural en Allemagne». L’article de la pièce 28 date de 2015 de Cycling Weekly en ligne et est intitulé «Iônes du cyclisme: le Rainbow Jersey» et sa première ligne indiquent «Le magie derrière cette combinaison de cinq couleurs» et «En cyclisme professionnel, la personne portant les bandes arc-en-ciel est un dieu»…». Les bandes bleues, rouge, noire, jaune et verte sur le fond blanc pur ont un pouvoir propre». Elle montre des images de vainqueurs de courses cyclistes portant un t-shirt rayé de l’arc-en-ciel. D’autres éléments de preuve étayent également cet usage long et notoire (au moins dans le secteur pertinent) des «bandes arc- en-ciel», avec et sans «UCI». Parconséquent, la demanderesse a démontré un usage antérieur de longue date et notoirement connu. Elle a même produit des éléments de preuve dans la pièce 3 des détails de la reigistration d’une marque suisse antérieure enregistrée pour les «bandes arc-en-ciel» (courbées autour d’un cercle discontinu) avec «UCI» en
Suisse (bien que l’impression soit en noir et blanc, il existe une revendication de couleur pour les mêmes couleurs que les «bandes arc-en-ciel»), et cette marque, déposée en 1994, serait antérieure à l’usage revendiqué par la titulaire dans l’accord de coexistence (et comme le soutient la titulaire et expliqué ci-après).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle utilisait les mêmes couleurs avec sa marque «WCS» depuis plus de 15 ans avant la signature de l’accord de coexistence et désormais depuis bien plus de 22 ans et que ses droits sur le signe sont antérieurs aux droits de la demanderesse sur le signe. Toutefois, la titulaire n’a pas apporté la preuve d’un tel usage antérieur, à l’exception de la mention d’un tel usage dans le contrat même. Dans ses deuxièmes observations, elle a produit en tant qu’annexe F la première page d’un catalogue (ou une page de celui-ci), mais celle-ci n’est pas datée et il n’y a pas d’informations supplémentaires quant au lieu, à la date à laquelle, à qui ou à combien de personnes ce catalogue a été distribué ou s’il a donné lieu à la vente de produits. La demanderesse a produit une impression de la page web de la titulaire dans la pièce 30.2, qui fournit un historique de la société titulaire. Toutefois, la page web ne montre pas le signe contesté. Son intitulé est le suivant:
Il n’est pas fait mention de «WCS», bien qu’il puisse être légèrement perçu que les couleurs de la bande arc-en-ciel sont placées sur une fine ligne en haut, presque inaperçues en raison de leur petite taille. Toutefois, cet extrait n’est pas daté et il n’est pas fait mention de «WCS» seul ou en combinaison avec les couleurs arc-en-ciel, de sorte que ces éléments de preuve ne sauraient démontrer que des produits ont été commercialisés sous le signe avant l’usage démontré par la demanderesse. La pièce 30.3 contient des informations sur la société de la titulaire, qui montrent que la titulaire a été fondée en 1974, mais elle ne mentionne pas «WCS» avec ou sans les «bandes arc-en-ciel», ni même les bandes à elles seules, et ne peut donc à nouveau servir à prouver que les «bandes arc-en-ciel» ont été utilisées avant l’usage de la demanderesse.
Le préambule de l’accord de coexistence énonce ce qui suit:
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 11 18
Sur la base de ce libellé, bien que la titulaire déclare, et la demanderesse convient, que la titulaire utilise les couleurs à côté de «WPS» depuis 15 ans à cette époque (en 2010, ce qui indiquerait un début d’utilisation approximatif des couleurs en 1995), l’accord indique que la demanderesse utilise les couleurs depuis de nombreuses années sans autre précision. Les droits antérieurs mentionnés dans la demande en nullité et les observations présentées le même jour (et donc présentées en temps utile) étaient les enregistrements internationaux
antérieurs désignant l’UE no 1 032 330 ( ci-après la «marque antérieure
no 1») et no 1276 964 (marque antérieure no 2), déposés respectivement en 2010 et 2015, et une marque suisse antérieure déposée en 1994 pour le
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 12 18
signe (avec une revendication de couleur pour les mêmes couleurs que les «bandes de pluie») (marque suisse antérieure). La division d’annulation ne comparera pas la marque suisse étant donné que les produits et services n’ont pas été traduits, mais constate simplement que cette marque a été déposée en 1994 et est valide à l’heure actuelle; Les trois enregistrements sont toujours valables et enregistrés à l’heure actuelle. Même si la marque antérieure no 1) la déchéance de l’enregistrement international
no 1 032 330 a désormais été prononcée pour les produits compris dans la classe 121, elle reste enregistrée pour des chaussures et des vêtements, en particulier pour cyclistes, compris dans la classe 25 et pour l’ organisation d’activités sportives en particulier de manifestations sportives, de production de films, d’édition, comprises dans la classe 41. La marque antérieure no 2) étant donné que l’enregistrement international no
1 276 964 est toujours enregistré pour les bicyclettes et accessoires de bicyclettes compris dans cette classe compris dans cette classe, compris dans la classe 12, ainsi que pour les chaussures et les vêtements, en particulier pour cyclistes compris dans la classe 25, et pour l’ organisation d’activités sportives, en particulier de compétitions sportives, de production de films, d’ édition comprise dans la classe 41. Les détails de l’enregistrement de la marque suisse antérieure sont rédigés en français et n’ont pas été traduits en anglais, mais on peut constater qu’elle est enregistrée pour des produits compris dans les classes 9, 12, 18, 25 et 28 ainsi que pour des services compris dans les classes 41 et 42.
En ce qui concerne les signes en conflit, tous les signes contiennent les mêmes couleurs dans le même ordre. Ils diffèrent par le fait que, dans les marques antérieures, les couleurs sont placées l’une au-dessus de l’autre. Dans la marque antérieure no 1), le signe se compose uniquement des «bandes arc-en-ciel» en lignes horizontales, de couleur bleue, rouge, noire, jaune et verte. Dans la marque antérieure no 2), l’élément figuratif est situé à gauche et contient les mêmes couleurs dans le même ordre et les lignes horizontales, mais il s’incline vers l’extérieur en bas à droite, de sorte que la ligne verte est plus longue que les autres et contient également l’élément verbal «UCI». Le signe contesté contient les mêmes couleurs dans le même ordre mais, cette fois, elles sont placées côte à côte et inclinées vers la droite et sont suivies de la combinaison de lettres «WCS» en lettres majuscules blanches épaisses épaisses et toutes sur un fond gris foncé. Il convient de noter que, dans tous les signes comparés, les cinq bandes présentent toutes les mêmes couleurs et le même ordre, même si la marque contestée et la marque antérieure no 2 contiennent des lettres différentes chacune avec les «bandes arc-en-ciel». En ce qui concerne la marque antérieure no 1, elle coïncide par les couleurs mentionnées.
La demanderesse a démontré un usage de longue durée et une forte exposition dans le secteur du cyclisme. Il s’agit d’une Fédération officielle et reconnue, les couleurs sont utilisées en relation avec les compétitions sportives, à savoir les championnats du monde, et pour être portées en tête du très meilleur cycliste au cours d’une année donnée, ce qui
1 Par la décision de la division d’annulation 01/02/2023, C 30 982, qui est désormais définitive.
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 13 18
présente des qualités asperationnelles, un prestige et une notoriété dans le secteur, ainsi qu’il a déjà été relevé dans certains articles de tiers présentés par la demanderesse et cités ci-dessus. La demanderesse a produit des articles qui parlent de ceux qui portent les couleurs de bandes arc-en-ciel considérées comme des «digues du cyclisme». Par conséquent, la division d’annulation considère que, dans le secteur de marché pertinent, le signe figuratif composé des cinq couleurs placées ensemble a acquis une renommée et une notoriété ainsi qu’un prestige. Par conséquent, même si les signes coïncident uniquement par cet élément, aux fins de l’analyse d’une allégation de mauvaise foi, les signes peuvent néanmoins être considérés comme similaires dans une mesure suffisante. Le présent examen porte sur la mauvaise foi et non sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’examen de la similitude des signes et des produits n’est pas aussi strict que dans ce dernier cas, étant donné que l’examen porte sur l’existence d’une intention malhonnête lors du dépôt de la marque. Même si le marché du cyclisme couvre le grand public, il couvre également les amateurs cyclistes ainsi que les cyclistes amateurs et professionnels qui sont en concurrence avec le sport ou, à tout le moins, des compétitions de montre aviaire à la télévision/sur l’internet et donc pour au moins une partie de ce public, les signes antérieurs, et notamment les «bandes arc-en-ciel» de cinq couleurs dans le même ordre, sont notoirement connus et seront reconnus comme tels et sont indissociablement liés à la demanderesse «UCI» (l’élément verbal de la marque antérieure no 2) et l’indication «rainure» sont également similaires.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes, en particulier cadres de bicyclettes, fourchettes, chapellerie, roulements, roues, pneus, tubes, tuyaux flexibles, rayons, jantes, bandes de jantes, valves, écrous, systèmes de carters, guidons, poignées, tiges, attaches pour guidons, poignées, sonnettes, selles, poteaux; pièces et accessoires de bicyclettes, en particulier, supports, porte-bagages, leviers de freins, segments de freins, moquettes de freins, plaquettes de freins, systèmes de vitesses, pompes, pédales, porte-bouteilles pour bicyclettes, cadres de porte-bagages pour bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes, porte-vélos, sacoches de selles, cartables, sacs à main; parties et accessoires de bicyclettes, en particulier, cadres et pièces de bicyclettes, fourchettes, chapellerie, roulements, pneus, chambres à air, chambres
à air, tubes, rayons, jantes, bandes de jantes, valves, écrous, carters, guidons, guidons, poignées, poches, attaches pour guidons, poignées, sonnettes, selles, poteaux de selles, supports, porte-bagages, leviers de freins, tapis de freins, systèmes de vitesses, pompes, pompes.
Il existe une identité entre les produits contestés et les produits de la marque antérieure no 2 compris dans la classe 12. En outre, les deux marques antérieures no 1) et no 2) sont enregistrées pour les produits compris dans la classe 25, à savoir des types de vêtements et de chaussures, en particulier pour les cyclistes, qui présenteraient à tout le moins un certain lien ou lien avec les produits contestés. Les produits antérieurs sont des vêtements et des chaussures conçus spécifiquement pour être utilisés lors du cyclisme. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des bicyclettes et composants de vélos, qui sont des articles et appareils utilisés pour la bicyclette ou des composants qui composent la bicyclette, les mêmes entreprises qui fabriquent des bicyclettes et des composants pourraient également fabriquer et vendre des vêtements/chaussures cyclistes que le cycliste utiliserait également. En outre, les canaux de distribution peuvent être les mêmes et, de ce fait, il existe un faible degré de similitude entre ces produits. En effet, la demanderesse a concédé une licence à certaines entreprises pour produire des vêtements pour le cyclisme, à savoir Santini, et des exemples de ces vêtements figurent dans la pièce 30.1 des éléments de preuve de la demanderesse, ainsi que de nombreux exemples des gagnants portant des tee-shirts portant les «bandes de pluie» pour indiquer qu’il s’agit des gagnants du Championnat du monde pour cette année-là. La réglementation montre que le gagnant doit porter le capot cycliste (t-shirt) avec les «bandes arc-en-ciel» lors de tous les concours et
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 14 18
entretiens pour toute l’année où le titre de champion mondial existe et que ce sommet est coché par les cyclistes et un statut et un symbole aspirationnel.
En outre, la requérante a démontré qu’elle utilise les marques dans le cadre de l’organisation d’événements sportifs, bien que cela soit contesté par la titulaire. La demanderesse est une association cycliste qui est reconnue par les jeux olympiques comme une Fédération officielle et les événements sont organisés dans le cadre desquels un Champion du monde se verra attribuer le t-shirt argenté stripé pour promouvoir la marque et, par conséquent, la division d’annulation ne peut être d’accord avec les allégations de la titulaire selon lesquelles aucun usage n’a été démontré. Une compétition peut être organisée par des entités servières différentes, mais la requérante aide à tout le moins à organiser de tels événements afin de gérer ses championnats mondiaux, donner au gagnant une médaille et un sommet avec les «bandes de pluie» et faire porter les «bandes de pluie» les «bandes de pluie» pour toute l’année afin de promouvoir l’organisation et ses compétitions sportives organisées par l’intermédiaire de la Fédération. Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage a été démontré pour ces services; Bien que les vélos et les composants de vélos contestés soient normalement produits par des entreprises différentes de celles qui organisent des événements sportifs, ou en particulier des événements cyclistes, ces événements pourraient être parrainés par de telles entreprises et les compétitions sont indissociablement liées aux vélos et à leurs composants, ce qui contribue à accroître la vitesse, la sécurité, la stabilité ou la durabilité des vélos. En effet, une légère modification du cadre ou de l’autre composante pourrait avoir pour conséquence de gagner ou de perdre des innovations dans les éléments qui constituent un thème central et d’aider les participants à remporter les compétitions codées. Il est vrai que le niveau de relation entre ces produits et services ne doit pas être surestimé. Comme indiqué précédemment, le présent examen porte sur la mauvaise foi et non sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’examen de la similitude des signes et des produits n’est pas aussi strict que dans ce dernier cas, étant donné que l’examen porte sur l’existence d’une intention malhonnête lors du dépôt de la marque. En tout état de cause, les produits et services appartiennent tous deux au marché ou au segment de marché voisin des bicyclettes et de leurs compétitions connexes2. Dès lors, une certaine similitude entre les produits et/ou services en conflit ne saurait être niée.
La titulaire fait valoir qu’il n’y a pas eu de risque de confusion au fil des ans et cela afin de prouver qu’il n’existe pas de risque de confusion. La division d’annulation convient que, dans une affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il s’agirait d’un argument contre le risque de confusion. Or, aux fins de la présente affaire, la requérante a invoqué le détournement de la marque antérieure par une partie avec laquelle elle entretenait une relation commerciale.
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires.
Toutefois, en l’espèce, les signes ont été jugés similaires dans la mesure où ils contiennent le même bloc de couleur divisé en cinq parties distinctes contenant chacune les mêmes couleurs dans le même ordre. En outre, ces «bandes arc-en-ciel» (comme il est indiqué) ont fait l’objet d’un usage long et intensif, ce qui lui a permis d’acquérir une notoriété et une qualité aspirante au sein des milieux professionnels (dont la partie au moins intéresse les compétitions cyclistes). La titulaire a fait valoir que les «bandes arc-en-ciel» ont un faible
2 23/05/2019, T-3/18 indirects 4/18, ANN TAYLOR, EU:T:2019:357, § 64-65.
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 15 18
caractère distinctif étant donné qu’il s’agit simplement d’une combinaison de couleurs. Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette hypothèse. Cinq couleurs sont placées sur cinq lignes distinctes horizontalement (ou, dans le cas de la marque antérieure no 2), avec une légère courbe vers la droite sur la bande finale et avec l’élément «UCI»). En outre, l’usage démontré a pour conséquence que le caractère distinctif de la marque est accru. Ainsi, un degré encore plus faible de similitude peut être compensé par le fait qu’au moins une partie significative du public pertinent connaîtrait les «bandes de pluie» de la requérante en ce qui concerne les hauts et les courses cyclistes ou le cyclisme en général et donc l’utilisation de la même combinaison de couleurs dans le même ordre, même si elle était placée plus verticalement et inclinée, pourrait néanmoins évoquer les signes antérieurs, notamment en ce qui concerne les produits et services cyclistes. Dès lors, le public, au moins une partie importante de celui-ci, pourrait aisément confondre l’origine commerciale ou, à tout le moins, associer les signes à la demanderesse. Aucune des parties n’a avancé de cas de confusion effective et la titulaire nie expressément que cela s’est produit. La division d’annulation relève qu’il ressort des éléments de preuve versés au dossier que la titulaire n’a utilisé, à tout le moins depuis 2010, que la bande arc-en-ciel avec l’autorisation de la demanderesse, comme d’autres sociétés telles que Santini, et qu’elle a donc été utilisée avec le consentement de la demanderesse et qu’elle n’a pas prouvé son propre usage indépendant du signe, hormis la mention dans l’accord de coexistence. Par conséquent, un risque d’association au moins entre les marques ne peut être exclu. En voyant les «bandes arc-en-ciel», le consommateur penserait aux signes et les associerait donc à la qualité intrinsèque de la demanderesse ou penserait qu’ils sont liés ou liés à ceux- ci.
La titulaire conteste avoir eu connaissance de l’utilisation d’un signe similaire par la demanderesse. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les signes tels que détenus et utilisés par la demanderesse sont similaires au signe contesté. La titulaire avait clairement connaissance de l’existence des marques antérieures, puisqu’elle reconnaît dans l’accord de coexistence qu’elle avait contesté les signes de la demanderesse et qu’en raison du conflit, les parties sont parvenues à un accord. La titulaire fait également valoir qu’elle a conclu l’accord sans conseils juridiques et qu’elle ne savait donc pas qu’il existait un risque de confusion. Toutefois, même si la titulaire ne sollicitait pas de conseils juridiques, elle avait clairement une raison pour laquelle elle considérait les signes de la demanderesse comme un problème pour ses propres activités et cela en raison de l’utilisation des mêmes couleurs. Si le titulaire ne pensait pas qu’il subirait un préjudice ou que le public pourrait associer ou confondre les marques, il n’aurait pas eu de conflit ou conclu un accord juridique avec la demanderesse. Ainsi, un risque de confusion ou à tout le moins d’association ne peut être exclu. En outre, la titulaire avait clairement connaissance de l’existence des marques antérieures de la demanderesse et son argument à cet égard doit donc être rejeté.
La titulaire a signé un accord dans lequel elle a convenu qu’elle ne peut utiliser les «bandes arc-en-ciel» que lorsqu’elle est utilisée en relation avec «WCS» et seulement d’une certaine manière. Bien que l’accord précise également que la forme d’utilisation peut être mise à jour. Toutefois, pour qu’un logo mis à jour soit viable, les deux parties devraient accepter les modifications. Sur la base des courriels présentés par les deux parties, la titulaire demandait à la demanderesse d’approuver les modifications ou mises à jour du logo, mais la demanderesse a rejeté ces pétitions. En effet, la demanderesse n’a pas motivé ses refus ni proposé d’autres possibilités, mais cela ne donne pas à la titulaire le droit de rompre le contrat, comme elle l’a fait valoir. L’accord indique clairement que tout litige relatif au contrat doit être soumis à un arbitrage à Zurich. Si le titulaire n’était pas satisfait de la façon dont la demanderesse agissait et pensait qu’elle avait le droit de mettre à jour le logo, alors la bonne voie à suivre serait de passer par la procédure d’arbitrage étant donné que, par l’accord, il s’agit du seul mécanisme de règlement des litiges dont disposent les parties. En outre, l’accord indique clairement que le titulaire peut «utiliser» le signe, non pas l’enregistrer, mais seulement l’utiliser et seulement d’une certaine manière, comme indiqué
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 16 18
dans l’annexe C. Il existe même des exemples dans l’annexe D pour montrer comment le titulaire ne doit pas utiliser le signe. En tout état de cause, l’accord est très clair que les «bandes de pluie» appartiennent à l’UCI (demanderesse) et leur utilisation, en combinaison avec l’élément «WPS» et non pas seule, est autorisée par la demanderesse à la titulaire. Aucun transfert de propriété intellectuelle n’a eu lieu et aucune disposition n’oblige le titulaire à enregistrer la marque. Le titulaire a signé volontairement cet accord (même sans conseil juridique). Même si le contrat reconnaît l’usage antérieur du signe par la titulaire, il stipule alors clairement que les «bandes arc-en-ciel» appartiennent à la demanderesse et que leur utilisation n’est autorisée que de certaines manières et la titulaire a signé cet accord. En tant que telle, la titulaire a reconnu dans l’accord que de telles «bandes arc-en-ciel» appartenaient à la demanderesse. En tout état de cause, il est également clair que la titulaire demandait l’autorisation, conformément à l’accord, de la demanderesse pour mettre à jour et enregistrer le logo. Il est curieux que le courriel dans lequel la titulaire demande l’autorisation d’enregistrer le logo était daté du 22/09/2017, date à laquelle la MUE a été déposée. La demanderesse n’a répondu à ce courriel qu’après le 25/09/2017, alors que la marque de l’Union européenne a été déposée, et a déclaré qu’elle n’avait donné son autorisation ni de mettre à jour le logo ni d’enregistrer une marque et que, pour enregistrer une marque, un consentement écrit préalable était nécessaire, et qu’elle n’y avait pas consenti. À ce stade, la titulaire n’a pas informé la demanderesse du fait qu’elle avait déposé la MUE. En effet, la titulaire a soumis à la demanderesse un email 25/10/2017 dans lequel elle évoque à nouveau les problèmes contrefaisants et indique qu’ils affectent le logo «WPS» et non le logo de la demanderesse et que, compte tenu du danger de blessures, voire de décès, causé par une barre à main cassée, il demande d’urgence l’autorisation de la demanderesse de mettre à jour le logo et de l’enregistrer en tant que marque afin que le titulaire dispose d’une surveillance douanière efficace. Plus d’un mois après le dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire n’avait toujours pas informé la demanderesse du fait qu’elle avait déposé la marque de l’Union européenne et demandait toujours l’autorisation. Il est intéressant de noter que la titulaire mentionne que c’est le logo «WPS» qui a été affecté et non le logo de la demanderesse, de sorte qu’il est curieux de déposer la marque qui inclurait les «bandes arc- en-ciel», comme détaillé dans l’accord de coexistence, mais ne s’est pas contentée d’enregistrer un signe pour «WPS» dont les parties conviennent à la titulaire. L’urgence à déposer une marque en raison de revendications de contrefaçon ne suffit pas à rompre l’accord de coexistence avec la demanderesse. En outre, comme indiqué, le fait que la demanderesse ait pu refuser (de l’avis de la titulaire, de manière déraisonnable) l’autorisation de mettre à jour le logo ne signifie pas que la demanderesse a brisé les termes du contrat et a débloqué le titulaire du contrat, ce qui lui permet de le faire comme elle se félicite et de déposer la marque de l’Union européenne. Tout litige aurait dû passer par la procédure d’arbitrage en Suisse, comme convenu entre les parties dans l’accord contraignant. Le silence de la titulaire concernant le dépôt de la marque de l’Union européenne et même le dépôt le même jour qu’elle a demandé l’autorisation de déposer, alors que, dans les courriers électroniques précédents entre les parties, la demanderesse avait rejeté sa demande de mise à jour du logo, dénote les intentions malhonnêtes de la titulaire.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans informer au préalable la demanderesse en nullité et
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 17 18
suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
La titulaire fait valoir qu’elle avait fait un usage antérieur de la combinaison de couleurs et qu’elle n’avait pas l’intention de porter préjudice à la demanderesse. Toutefois, le fait qu’un accord ait été conclu quant à la propriété et à l’utilisation des «bandes arc-en-ciel», que la titulaire a ignoré et, sans consentement, déposé en tant que MUE, pourrait causer un préjudice à la demanderesse car, si la titulaire n’était plus liée par contrat à la demanderesse et utilisait le signe sous licence ou comme convenu, elle pourrait commencer à diluer le signe étant donné qu’il ne serait plus la propriété exclusive d’une seule société, la demanderesse. En outre, un tel usage aurait pour conséquence que le public, à tout le moins le public spécialisé ou l’amateur intéressé par les compétitions cyclistes, associerait les produits à la requérante et bénéficierait ainsi de sa renommée et de son prestige en tant que marque de qualité. La titulaire savait qu’elle portait atteinte aux droits de la demanderesse en rompuant le contrat et en enregistrant le signe en son propre nom. Les parties entretenaient, au moment du dépôt, une relation contractuelle qui a donné naissance à une obligation de loyauté. La titulaire ayant signé l’accord préalable de sa propre initiative et reconnu les droits de la demanderesse ainsi que sa capacité à utiliser les «bandes arc- en-ciel» dans ses marques dans certaines conditions, elle a ensuite ignoré ce contrat et déposé, sans le consentement de la demanderesse, la marque de l’Union européenne, puis est restée silencieuse sur ce point. Dèslors, la division d’annulation considère que les actes accomplis par la titulaire pour déposer la marque de l’Union européenne dans les circonstances décrites ci-dessus constituent une violation de l’obligation de loyauté et que, dès lors, la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, étant donné que ce dernier motif ne doit pas être examiné, la division d’annulation ne détaillera pas les observations supplémentaires des parties à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 27 481 Page sur 18 18
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Norme de qualité ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion ·
- Union européenne ·
- Ligne
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Information ·
- Laser ·
- Informatique ·
- Technologie ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Traitement ·
- Gestion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Machine ·
- Retrait ·
- Japon ·
- Marque verbale ·
- Luxembourg
- Sérum ·
- Cosmétique ·
- Cuir ·
- Service ·
- Crème ·
- Huile essentielle ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sirop
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Test ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Collection
- Marque ·
- Café ·
- Classes ·
- Recours ·
- Service ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Langue
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Construction ·
- Recours ·
- Vernis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Recours ·
- Cliniques ·
- Recherche ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Certification ·
- Distinctif ·
- Motivation ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Site ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.