EUIPO, 25 mai 2023, R 0407/2022‑1, FreePrints (fig.) / FREE et al.

EUIPO 25 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.

Rejeté
Monopole excessif sur le terme 'Free'
La cour a estimé que la marque antérieure jouissait d'une forte renommée et que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit de cette renommée.
Rejeté
Absence de similarité entre les produits et services
La cour a jugé que, malgré les différences, il existait un lien entre les produits et services en raison de leur proximité sur le marché.
Rejeté
Renommée de la marque antérieure contestée
La cour a confirmé que la marque antérieure jouissait d'une renommée importante, fondée sur des preuves solides.

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	EUIPO, 25 mai 2023, n° R0407/2022-1
Numéro(s) :	R0407/2022-1
Textes appliqués :	Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 25 mai 2023
Dans l’affaire R 407/2022-1
PlanetArt, LLC
23801 Calabasas Road
91302 Calabasas
États-Unis Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Marianne Schaffner, Reed Smith 112 avenue Kléber, 75116 Paris, France
contre
FREE
8, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
France Opposant / Défenderesse au recours représentée par COURSIN CHARLIER AVOCATS, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 101 722 (demande de marque de l’Union européenne n°18 084 906)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), C. Bartos (Rapporteur) et A. González Fernández
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
25/05/2023, R 0407/2022-1, FreePrints (fig.) / FREE et al.

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 juin 2019, PlanetArt, LLC (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque en couleurs
avec revendication de priorité GB No 3 393 165 du 17 avril 2019, pour des produits et services dans les classes 9, 16, 40 et 42. A la suite d’une limitation, les produits et services suivants sont de relevance pour cette procédure :
Classe 9 : Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciel; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications web; Applications informatiques, y compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion d’applications et de systèmes informatiques ; tous les produits précités permettant uniquement à des clients de télécharger vers l’amont, personnaliser, concevoir des contenus et recevoir des photographies sur papier, en particulier dans des albums, des calendriers, des cartes de remerciement et plus généralement sur des supports ou objets en tous genres ;
Classe 16 : Photographies [imprimées]; Supports pour photographies; Albums photos;
Photographies encadrées ou non; Livres; Cartes postales; Cartes-cadeaux; Catalogues;
Publications imprimées; Reproductions graphiques; Revues [périodiques];Manuels; Albums; Calendriers; Cartes; Cartes de vœux; Cartes de faire-part ;
Classe 40 : Impression en offset; Services d’impression de motifs; Photocomposition; Développement de pellicules photographiques; Tirage de photographies; Photogravure;
Services d’imprimerie; Services d’imprimerie, À savoir Impression sur commande de matériaux téléchargés sur un site en ligne par des consommateurs; Traitement de films cinématographiques; Sérigraphie ;
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS];Développement, programmation et implémentation de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Développement de logiciels; Création de logiciels; Services de génie logiciel; Personnalisation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Écriture de logiciels informatiques; Services informatiques à savoir, Activité en tant que fournisseur de services applicatifs; Fourniture
d’accès à des logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux clients de personnaliser, concevoir, télécharger des contenus vers l’amont et adapter des articles de papeterie et d’autres articles imprimés ; tous les services précités permettant uniquement
à des clients de télécharger vers l’amont, personnaliser, concevoir des contenus et recevoir des photographies sur papier, en particulier dans des albums, des calendriers, des cartes de remerciement et plus généralement sur des supports ou objets en tous genres.
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

3
2 Le 31 octobre 2019, FREE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée en ce qui concerne les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8 paragraphe 1, point b), du RMUE, de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque française No 4 037 814
déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée le 14 février 2014 pour notamment les produits et services suivants:
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, télématique; périphériques d’ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; publications électroniques ;
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication ;
Classe 38 : Services de télécommunication; communications par terminaux
d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs; informations en matière de télécommunications; services d’hébergement de données ;
Classe 41 : Services d’imagerie numérique ;
Classe 42 : Hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique; transmission d’information concernant l’actualité; services d’assistance en matière de télécommunications; services de stockage électroniques de données.
Une renommée est revendiquée en France pour les produits et services suivants en classes 9, 38 et 41 :
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ;
Classe 38 : Services de télécommunication; communications par terminaux
d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication ;
Classe 41 : Services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes,
d’émissions).
b) Marque française No 1 734 391
FREE
c) Marque française No 99 785 839

25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

4
d) Nom commercial français FREE
e) Raison sociale française FREE
f) Nom de domaine français free.fr
4 La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse en ce qui concerne la marque française n° 4 037 814 « FREE » pour une partie des produits, à savoir les appareils et équipements de communication téléphonique en classe 9. L’opposante a soumis des preuves de son usage en date du 8 janvier 2021.
5 Par décision rendue le 25 janvier 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour tous les produits et services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
– La Division d’opposition n’a pas jugé important de se prononcer sur la question de l’usage sérieux de la marque française No 4 037 814 « FREE », puisqu’elle a commencé à analyser l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et des services pour lesquels l’opposition était revendiquée.
– Au regard de la renommée de la marque antérieure, la Division d’opposition a estimé qu’avant la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une forte renommée en France, à tout le moins pour les services télécommunications compris dans la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41. L’opposante prouve également la renommée de sa marque pour la « Freebox » qui est un boîtier multi-services considéré comme faisant partie de la catégorie des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données pour laquelle l’opposante revendique la renommée.
– L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours et en réponse à la requête de preuves d’usage les éléments de preuve décrits aux pages 3 à 6 de la décision attaquée (annexes 1 à 183). Après analyse, la Division d’opposition a considéré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont notamment prouvées par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de l’opposante et les dépenses de campagnes publicitaires. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la preuve fournie par l’opposante concerne la renommée de la marque antérieure et pas seulement celle de la dénomination sociale visant la société. A cet égard, la preuve permet de constater que la marque est apposée sur les boîtiers multiservices donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision mais aussi sur les adapteurs Wifi et sur les cartes SIM de téléphonie mobile.
– La Division d’opposition a considéré que l’opposante a apporté de nombreuses données chiffrées et les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

5
degré élevé de renommée pour les services de télécommunication de la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41. L’opposante prouve également la renommée de sa marque pour des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données pour laquelle l’opposante revendique la renommée en France.

– S’agissant du mot « FREE » que les signes confrontés ont en commun, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010,
T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne
a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51).
– Le public distinguera dans le signe contesté deux composants en raison de l’usage alterné de minuscules et de majuscules, à savoir « Free » et « Prints ». De plus, même lorsqu’un signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en le percevant, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà.
– Le public français comprendra le mot « Prints » du signe contesté parce qu’il s’agit d’un terme anglais basique internationalement connu (03/12/2021, R 1140/2020-1, FUJIFILM printlife vs LIFE, §56-60). Ce terme sera perçu comme signifiant « impressions » à savoir comme les résultats de l’action d’imprimer. Sachant que tous les produits et services contestés permettent l’impression ou peuvent être mis en relation directe avec celle-ci, ce terme est considéré non distinctif ou, au mieux, faiblement distinctif.
– La Division d’opposition ne partage pas l’opinion de la demanderesse en ce qui concerne la signification et le caractère distinctif de l’élément « FREE » dans le signe contesté. La demanderesse cite à titre d’exemple comparatif la décision d’opposition
No B 3 068 621 du 25/10/2019 concernant les signes vs « FREE ». L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
– Dans le cas présent, « Free » peut véhiculer également le concept de « liberté » puisque, en association avec le terme « Prints » et l’élément figuratif représentant un papillon, le public pourrait parfaitement associer le signe contesté avec la liberté pour lui d’imprimer ou d’obtenir des produits et services connexes.
– L’élément figuratif du signe contesté, à savoir un dessin linéaire d’un papillon sur fond bleu turquoise, peut renforcer pour une partie du public pertinent l’idée de liberté que peut transmettre le terme « Free ». Toutefois, comme le défend la demanderesse, le concept de papillon n’a pas de lien suffisant avec les caractéristiques des produits et services pour pouvoir en réduire son caractère distinctif qui est donc normal. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

6
– Le signe contesté ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement frappant) que les autres. Cet élément n’éclipse pas l’élément verbal « FreePrints » auquel, sans aucun doute, le public accordera également son attention car il ne peut être considéré comme secondaire. Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
– Au regard des signes, la Division d’opposition estime que sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément « FREE » et sa sonorité, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de l’élément verbal de la marque contestée qui est celle qui attire en premier lieu l’attention. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément non-distinctif ou, à tout le moins, faiblement distinctif « Prints » du signe contesté et, visuellement par son élément figuratif.
– Compte tenu des différentes considérations qui précèdent, notamment du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté et que le second élément verbal « Prints » de ce dernier est au mieux faiblement distinctif, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. S’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires
à un degré inférieur à la moyenne.
– La marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de la classe 9 et les signes présentent un certain degré de similitude dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « free » qui forme la totalité de la marque antérieure.
– L’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité. La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un fort taux de satisfaction auprès de ses clients (par exemple sondage « UFC-QUE CHOISIR » du 16/07/2013 sur « FREE » montrant que 89,3% des personnes interrogées en sont satisfaites).
– La Division d’opposition a considéré que les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien étroit avec les produits et services contestés. Les services et équipements concernés sont ceux qui permettent aux personnes de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance. Les produits de l’imprimerie en classe 16 sont disponibles en papier mais peuvent également l’être en ligne par le biais des équipements et des services de télécommunication pour lesquels la marque antérieure est réputée). Les supports pour photographies et les albums photos contestés doivent être considérés comme des produits annexes qui peuvent être proposés en même temps que par exemple les photographies [imprimées] et peuvent donc être par Internet grâce aux services de télécommunication. Le public pertinent sera donc également susceptible d’établir un lien entre ces produits revêtus de leur marque respective. Les services contestés en classe 40 sont des services d’impression et développement photographique et cinématographique qui peuvent également être offerts en ligne par le biais d’équipements et de services de télécommunication pour
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

7
lesquels la marque antérieure est réputée. Il existe donc une connexion évidente entre les produits et services concernés. Les services contestés de la classe 42 sont essentiellement des services informatiques en ligne, des services de conception, de développement, de programmation, d’implémentation, de maintenance de logiciels permettant à des clients de télécharger, personnaliser, concevoir des contenus et recevoir des photographies sur des supports ou objets en tous genres. Par conséquent, les consommateurs concernés associeront la marque demandée vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes.
– La marque contestée était également susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d’investissements importants dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise, l’opposante a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement.
– Enfin, la Division d’opposition a souligné que, dans la mesure où l’opposition était accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la marque française antérieure No 4 037 814 « FREE » (mentionnée au paragraphe 3, point a)), il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 15 mars 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 25 juillet 2022, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
– La Division d’opposition confère un immense monopole à FREE sur le terme 'Free’ et sur l’ensemble des produits et services contestés voire même au-delà.
– La demanderesse considère que les produits et services visés par les marques FREE et la demande contestée s’adressent au grand public et à des entreprises ayant des connaissances professionnelles spécifiques.
– Les signes en présence sont différents en ce qu’ils ont un rythme et un nombre de lettres différents et la demande associe les termes FREE et PRINTS à un élément figuratif.
– La demanderesse n’a pas tiré un avantage déloyal du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la mesure où elle-même à fait de gros investissements publicitaires et commerciaux pour construire une image de marque à travers le monde pour sa marque « FreePrints ».
– La demanderesse explique le fonctionnement de l’application mobile Freeprints permettant à ses utilisateurs de sélectionner des photos à partir de leur smartphone ou de site internet de réseau et de commander gratuitement leurs impressions qui leurs seront livrées.
– La demanderesse reconnait que l’opposante est un opérateur important dans le domaine de la communication électronique et notamment des télécommunications. Son cœur
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

8
d’activité est sans rapport avec le stockage, la gestion la visualisation l’impression de photographies.
– L’opposante n’offre pas de services d’impression de photographies ni aucun services similaires.
– La demanderesse se réfère à une action en contrefaçon engagée par l’opposante en France contre la marque française figurative en couleurs. Devant le rejet de l’intégralité des demandes de l’opposante devant le Tribunal, cette dernière a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris.
– La demanderesse conteste la renommée de l’opposante en ce qu’elle considère que cette dernière a principalement tenté d’établir la renommée de la société, non de la marque, en relation avec des services de télécommunications. En outre, les preuves versées sont insuffisantes pour prouver la renommée des marques FREE. La demanderesse conteste les méthodologies des sondages et les considère dénués de toute force probante. Les investissements publicitaires ne démontrent pas qu’ils ont été réalisés en relation avec la marque FREE, les articles de presses sont principalement destinés aux professionnels, les décisions antérieures produites par l’opposante ne lient pas l’Office, en tout état de cause la renommée est limitée aux services de télécommunications, internet, téléphonie et télévision et non pour les produits en classe
9 (logiciels) (sauf les appareils et équipements de télécommunication, reconnus comme jouissant d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent) ni les services en classe 42.
– Au regard des éléments distinctifs et dominants, l’élément FreePrints occupe une place secondaire et possède un caractère évocateur au sein de la demande contestée, le terme
« Free » sera compris comme signifiant gratuit et qualifiant le terme « Prints », lequel sera aussi compris comme le verbe « imprimer » par le public français pertinent. L’élément figuratif de la marque demandée est l’élément distinctif et dominant. Au sein des marques FREE, le terme est intrinsèquement faible ou laudatif.
– Les signes sont différents sur le plan visuel et auditif. Le raisonnement de l’Office dans les décisions citées par l’opposante n’est pas applicable en l’espèce puisque la demande contestée est une marque complexe en couleur et non pas exclusivement composée d’un signe verbal. De même, les signes sont différents sur le plan conceptuel, puisque la marque contestée sera perçue comme désignant des « impressions gratuites », l’image d’un papillon pouvant être associée à de nombreuses significations alors que le public comprendra la marque antérieure FREE comme « libre ».
– Au regard des produits et services, la demanderesse conteste la décision et considère soit qu’ils ne sont pas identiques, soit qu’ils ne sont pas similaires.
– La demanderesse souligne que les télécommunications et les logiciels sont omniprésents et tous produits et services peuvent être disponibles en ligne par le biais de services et d’équipements de télécommunication pour lesquels la marque FREE est renommée. Elle souligne l’absence d’identité et de similarité des produits en classe 9 de la marque contestée et les logiciels et programmes informatiques de la marque antérieure, puisque l’application mobile de la demanderesse est très spécifique et se distingue des produits de la marque antérieure, dont la désignation est trop vague et imprécise et conférerait une protection trop étendue.
– En particulier, la demanderesse soutient l’absence de similarité entre les produits désignés par la demande de marques et les « appareils et équipements de
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

9
télécommunication et de communication téléphonique » et les services de télécommunications de la marque antérieure, en raison de la différence dans leur destination, origine, canaux de distribution, méthode d’utilisation et nature des produits en cause. Elle soutient aussi l’absence de similarité entre les produits de la marque contestée et les « équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure figurative et l’absence de similarité entre les produits de la marque contestée et les « appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement des images ou des données de la marque antérieure.
– Selon la demanderesse, la Division d’opposition a conclu à tort que les consommateurs pertinents établiraient un lien entre les marques en cause et que la MUE demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
– Il n’existe pas non plus de risque que l’usage de la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services contestés entraîne un parasitisme.
– La demanderesse conteste également tout existence de risque de confusion.
– Elle souligne enfin que les raison sociale, nom commercial et site internet de l’opposante ne vont pas lui permettre de justifier le succès de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4 du RMUE
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 juillet 2022, l’opposante demande à la Chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle approuve la décision de la Division d’opposition et ses arguments peuvent se résumer comme suit :
– L’opposante souligne que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que les produits et services sont identiques ou similaires, que les marques
FREE sont incontestablement renommées en France, renommée qui a d’ailleurs été précédemment qualifiée de colossale par l’Office. Cette renommée au regard des équipements et appareils multimédias de télécommunications, services de communication, de télécommunications, de téléphonie mobile et de télévision entraine un lien entre les marques. L’opposante insiste en particulier sur les fonctions de connexion et d’affichage de photos à partir de son produit appelé FREEBOX, indiquant que la fonction de gestion de photographies est à disposition de ses abonnés, remplissant également la fonction technique de serveur d’impression. Les consommateurs établiront le lien requis et le profit indu est tiré du caractère distinctif ainsi que de la renommée de la marque antérieure, comme l’a conclu à juste titre la
Division d’opposition.
– L’opposante a augmenté les pièces versées devant la Division d’opposition par, en particulier, des décisions de l’Office plus récentes et des chiffres actualisés.
– L’opposante considère aussi que la distinctivité de ses marques est renforcée et qu’il existe un risque de confusion, en raison de la similarité visuelle et phonétique des signes, la similarité conceptuelle entre les signes, qui partagent un concept de liberté, concept renforcé au sein de la demande par la représentation d’un papillon, en raison aussi de l’identité et la similarité des produits et services et ce malgré la limitation apportée au libellé du signe contesté, en raison aussi de la distinctivité renforcée des marques antérieures, le tout analysé de manière globale.
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

10
– L’opposante insiste aussi sur l’usage sérieux et démontré de la marque FREE pour les appareils et équipements de communication téléphonique.
– Au regard des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante soutient que les signes sont similaires et les marques antérieures jouissent d’une forte renommée pour les équipements et appareils multimédia de télécommunications, pour les services internet, pour les services de téléphonie fixe, pour les services de télévision et pour les offres de téléphonie mobile. Au regard de la marque antérieure No 4 037 814, en particulier, l’opposante déclare que la renommée est reconnue pour les produit et services suivants :
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ;
Classe 38 : Service de télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès á des réseaux de communication électronique ; radiophonique mobile ; diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication ;
Classe 41 : Services de télévision (édition, distribution de chaînes de programmes, d’émissions).
– En outre, l’opposante rappelle que l’Office a reconnu régulièrement la renommée des marques FREE, tant pour les services de télécommunication que pour les produits équipements de télécommunication et cite de nombreuses décisions dans ce sens.
– L’opposante souligne l’existence d’un lien entre les marques et d’une atteinte à la réputation en raison d’un profit indu de la réputation et du caractère distinctif des marques antérieures, puisque le public pourrait être amené à effectuer un rapprochement entre les signes et attribuer les images des marques antérieures
(innovation, qualité et prix abordable) aux produits et services de la marque contestée. L’utilisation de la marque contestée serait préjudiciable à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures.
– Enfin, l’opposante rappelle que FREE possède des droits sur des signes antérieures utilisés dans le cadre de son activité commerciale pouvant s’opposer à l’enregistrement de la marque contestée en application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant reconnu que l’usage dans la vie des affaires d’une dénomination sociale, d’un nom commercial et d’un nom de domaine, explicitement mentionnés par la loi française dans son article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, peuvent servir de fondement à l’application de l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Portée du recours
12 À la suite de la limitation du libellé de la demande de marque, la liste des produits et services en cause est celle mentionnée au paragraphe 1.
13 La Division d’opposition a conclu à juste titre que l’usage de la marque de l’Union européenne demandée est sans juste motif et tirerait indûment profit du caractère distinctif
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

11 et de la renommée de l’enregistrement de la marque française antérieure No 4 037 814 (voir paragraphe 4, point a)).
I. L’opposition fondée sur la marque française antérieure No 4 037 814 (voir paragraphe 4, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE)
14 La Chambre de recours suivra l’approche adoptée par la Division d’opposition et examinera d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement de la marque française antérieure No 4 037 814 (voir paragraphe 4, point a)) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque serait antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.
16 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (26/09/2018, T-62/16,
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, VIPS,
EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
17 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions.
18 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER
ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55 ; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
19 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et le signe contesté. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, alors même
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

12 qu’il ne les confond pas (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
20 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
Public pertinent
21 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31).
22 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009,
C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
23 Les produits et services contestés sont des logiciels de différentes natures mais limités à télécharger vers l’amont, personnaliser, concevoir des contenus et recevoir des photographies sur papier (…) et plus généralement sur des supports ou objets en tous genres (classe 9), des photographies et plus généralement des produits d’imprimerie
(classe 16), des services d’impression et tirage photographique (classe 40), des services de création de logiciels et services associés (développement, mise à jour), eux aussi limités selon les termes précités au regard des logiciels en classe 9.
24 Étant donné que la Division d’opposition a fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services contestés. Les produits et services contestés s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen et aux clients professionnels avec un niveau d’attention plus élevé.
25 Le territoire pertinent est la France puisque la marque antérieure est enregistrée en France.
Similitude des signes
26 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8,
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

13
paragraphe 1, point b), du RMUE, dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P indirects, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
27 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
28 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).
29 Le fait que le signe contesté est composé exclusivement du signe antérieur auquel un autre terme est accolé est une indication de la similitude entre ces deux signes (23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159, § 105; 08/03/2017, T-504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA, EU:T:2017:150, § 48).
30 Le signe antérieur revendique une protection pour le mot « FREE ».
31 Le signe contesté se compose des mots « Free » et « Prints » accompagnés d’une représentation d’un papillon sur un fond de couleur turquoise,
Signe contesté clairement séparé des éléments FreePrints et positionné au-dessus d’eux. Le mot anglais « FREE » est un terme appartenant au vocabulaire anglais basique qui sera compris par les consommateurs moyens français. Il n’est que faiblement distinctif par rapport aux produits et services de la marque antérieure et de la MUE demandée, pour les raisons correctement exposées par la Division d’opposition. Il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010,
T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). En effet, le consommateur français moyen comprend « Free » comme indiquant que les produits et services en cause fournissent ou facilitent un accès libre à l’internet ou à des services de télécommunication ou bien qu’ils sont fournis gratuitement.
32 En outre, comme l’a justement indiqué la Division d’opposition, le mot anglais « prints » sera également compris par les consommateurs moyens français. Le public français
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

14
comprendra le mot « Prints » du signe contesté dans la mesure où il s’agit d’un terme anglais basique lui aussi, et internationalement connu (03/12/2021, R 1140/2020-1, FUJIFILM printlife vs LIFE, §56-60). Ce terme sera perçu comme signifiant
« impressions » à savoir comme les résultats de l’action d’imprimer. Sachant que tous les produits et services contestés permettent l’impression, sont destinés à l’impression ou peuvent être mis en relation directe avec celle-ci, ce terme est considéré non distinctif ou, au mieux, faiblement distinctif.
33 La Chambre de recours partage l’avis de la demanderesse et considère que le concept de papillon n’a pas de lien suffisant avec les caractéristiques des produits et services pour pouvoir en réduire son caractère distinctif qui est donc considéré comme normal.
34 En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (27/04/2022, T-181/21, SmartThinQ (fig.) / SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 117 ; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, la Chambre souligne en particulier la nette séparation entre la partie figurative et la partie verbale du signe permettant ainsi au public de mieux identifier, lire et prononcer la partie verbale du signe.
35 La Chambre de recours partage et soutient l’analyse de la Division d’opposition au regard de la comparaison visuel et phonétique des signes. En effet, les signes coïncident par l’élément « FREE » et sa sonorité, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de l’élément verbal bisyllabique de la marque contestée.
36 En outre, il ressort de la jurisprudence que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159,
§ 105). Aidé par la présence des majuscules F et P placées au début des termes, le public pourra en outre clairement visualiser les deux éléments « Free » et « Prints ». Les signes diffèrent en raison de la présence de l’élément à tout le moins faiblement distinctif « Prints » du signe contesté et, visuellement, par son élément figuratif.
37 Il doit être tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté et que le second élément verbal « Prints » de ce dernier est au mieux faiblement distinctif. Le signe demandé reprend le signe antérieur dans son intégralité, mais s’en distingue par l’élément additionnel et l’élément figuratif qui, bien que n’ayant qu’un rôle secondaire, ne peut être négligé. Visuellement, les signes sont donc similaires à un degré inférieur à la moyenne.
38 L’élément figuratif n’ayant aucune incidence sur la comparaison phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
39 Sur le plan conceptuel, il est fort peu probable que le public pertinent française associe une acception différente du terme « Free » selon le signe en question. En effet, aucune raison ne semble indiquer ou justifier l’association du terme « Free » comme signifiant « libre »
(« liberté ») pour un signe et « gratuit » (« gratuit ») pour l’autre signe. Si le public comprend « Free » comme libre ou comme gratuit, il associera ce sens de la même manière aux deux marques.
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

15
40 Ainsi, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE » est associé à une signification, les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
41 En tout état de cause, le fait que l’élément commun « FREE » ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque ne suffit pas à nier toute similitude entre les signes
(08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).
Renommée
42 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
43 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne définit pas la notion de « renommée ». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (26/09/2018, T-62/16, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/10/2009, C-301/07, Pago,
EU:C:2009:611, § 24 ; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 28/10/2016,
T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
44 Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
45 Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en France à tout le moins pour les services de télécommunication de la classe 38 (incluant les services internet), les services de téléphonie fixe et mobile ainsi que les services de télévision des classes 38 et 41.
46 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a contesté cette conclusion de la Division d’opposition. Toutefois, la Chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle l’appréciation de la décision attaquée pourrait être erronée. La Division d’opposition a procédé à une analyse méthodique et scrupuleuse des pièces versées par l’opposante. En outre, l’opposante a augmenté les dites pièces devant la
Chambre de recours notamment aux fins de souligner l’existence de décisions plus récentes (par exemple, Pièces 114 et 115), des chiffres plus récents (par exemple, Pièce 37, communiqué financier du 20 mai 2022, Pièce 74 indiquant des relevés de campagnes publicitaires de 1999 à 2021, Pièce 75 présentant une étude Brand finance de mars 2021 etc.), de nouveaux extraits de presse (Pièce 99 présentant un extrait du journal le Figaro du
21 avril 2022) ou de nouvelles mesures d’audience de mai 2020 (Pièce 73). L’indexation jointe par l’opposante a permis notamment à la Chambre de recours de faciliter l’analyse des pièces versées et de confirmer la renommée de la marque antérieure dans les mêmes termes que ceux déjà exposés par la Division d’opposition.
47 Plus particulièrement, la Chambre de recours considère que l’examen des éléments de preuve présentés par l’opposante devant la Division d’opposition ne laisse aucun doute sur le fait que la marque en cause détient une position consolidée parmi les marques leaders, comme attesté par diverses sources indépendantes (par exemple Pièce 28, Pièces 73
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

16
indiquant l’audience internet des groupes et des marques les plus visités en France,
Pièce 77 présentant un sondage de mars 2018).
48 Utilisé par l’opposante depuis des décennies à tout le moins en France, la marque FREE figure de manière proéminente concernant les services en relation avec lesquels la renommée est revendiquée (pour les services de télécommunication de la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41) mais aussi pour son boîtier multi-services, comme indiqué précédemment. Les chiffres de vente (pièces 141 à 146 par exemple), les dépenses de marketing (Pièce 74) et les classements nationaux qui placent la marque parmi les marques françaises les plus connues (Pièces 75 et 76), les sondages attestant de l’attachement des consommateurs à la marque (Pièce 82), ou à tout le moins de la connaissance du nom (Pièce 83), la capacité d’innovation de la marque considérée comme marque « influente » et « innovante » (Pièce 85), le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès et à la satisfaction de ses clients, prouvent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée importante auprès du public pertinent pour les produits et services précités en
France.
49 Enfin, la référence à une décision non définitive des tribunaux français par la demanderesse au regard d’une marque similaire opposant les mêmes parties ne va pas à ce stade influencer le raisonnement de la Chambre de recours.
Lien
50 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104;
26/09/2018, T-62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4).
51 Les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre les deux marques en cause, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’opposition. Le degré de similitude inférieur à la moyenne des signes est compensé par la renommée importante de la marque antérieure.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Toutefois, en raison de sa renommée importante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, qui est au moins moyen.
52 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi (26/09/2012, T- 301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 108). Dans tous les cas, en l’espèce, les produits et services contestés et les services de « télécommunications » de la marque antérieure, pour lesquels la marque antérieure est en particulier renommée s’adressent à un public qui se chevauche, à savoir le grand public.
53 Les produits et services contestés et les services de télécommunication mais aussi les produits appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ou les services télécommunications,
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

17
services de communication pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée appartiennent à des marchés étroitement liés.
54 Les produits et services contestés comprennent des logiciels et dispositifs utilisés pour
l’impression de photographies disponibles en ligne ou par téléphone portable grâce à une application. De nombreuses entreprises spécialisées dans le secteur des télécommunications, de l’internet et des communications mobiles fournissent également des services d’impression ainsi que des logiciels et équipements connexes. Dès lors, l’allégation de la demanderesse selon laquelle le secteur des télécommunications et le secteur de l’impression de photographies, principalement digitales sont des secteurs clairement séparés n’ayant rien en commun est incorrecte.
55 En tout état de cause, au regard de la spécificité des produits et services en cause et de leurs différences, il y a lieu de relever que la similitude des produits et services n’est qu’un facteur parmi d’autres aux fins de l’établissement d’un lien, mais pas une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE. En outre, la lettre même dudit article indique explicitement qu’elle s’applique aux conflits entre des marques visant des produits et des services différents (26/04/2023, T- 681/21, mccosmetics NY (fig.) / MAC MAKE- UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215 § 66). L’existence de la proximité des produits et services du cas d’espèce est donc suffisante pour créer un lien entre les marques.
56 En outre, la demanderesse a ajouté dans son recours d’autres décisions de la Division d’opposition et des Chambre de recours précédentes en citant par exemple en pièce 4.27 une décision de la Division d’opposition No B 2 495 003 qui a considéré en effet que la renommée n’était pas démontrée pour la marque antérieure FREE au regard des logiciels de la classe 9. Toutefois, cette même décision a établi qu’il existait un lien entre les services de l’opposante et les produits de la classe 16 et ne saurait empêcher la reconnaissance d’une proximité entre d’une part les produits de la marque contestée en classe 9 y compris les logiciels, et d’autre part, les produits et services de la marque antérieure pour lesquels la renommée est reconnue.
57 Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents penseront à la marque antérieure lorsqu’ils verront la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. En raison du caractère descriptif ou à tout le moins fortement peu distinctif de l’élément « prints » de la marque contestée, les consommateurs pertinents sont susceptibles de percevoir la marque contestée comme une indication que les produits et services liés à l’impression sont proposés sous la marque antérieure renommée
« FREE ».
Profit indu
58 Le risque du profit indu vise la situation dans laquelle l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (01/02/2023, T- 568/21, GC GOOGLE CAR (fig.) / Google et al., EU:T:2023:37, § 39)
59 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient à nouveau de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

18
services concernés (28/05/2021, T-509/19, Flügel/[…] VERLEIHT Flügel et al.,
EU:T:2021:225, § 131; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 51-52).
60 Compte tenu de la proximité des produits et services en cause, du chevauchement du public pertinent, de la renommée et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, une partie significative des consommateurs peut acheter les produits et services de la demanderesse en présumant qu’ils sont liés à la marque antérieure, de sorte que son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire sont détournés. Par conséquent, il ne peut être exclu que la demande de marque de l’Union européenne soit perçue comme une variante de la marque antérieure, facilitant ainsi la promotion et la vente des produits et services contestés.
61 Il convient de souligner en outre que le risque de parasitisme est flagrant, étant donné que l’un des deux éléments composant la marque demandée est identique à la marque antérieure, laquelle jouit d’une renommée très élevée, et que l’autre élément est descriptif des produits visés par la marque demandée (par analogie 01/02/2023, T- 568/21, GC GOOGLE CAR (fig.) / Google et al., EU:T:2023:37, § 42).
62 Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure. Il ressort de la jurisprudence que, pour bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer que le type de préjudice porté à sa marque visé par cette disposition est réel et actuel. En l’espèce, comme expliqué en détail ci-dessus, il a été suffisamment démontré que ce risque existe.
Absence de juste motif
63 Dans l’hypothèse où l’opposante aurait démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors à la demanderesse d’établir, dans un second temps, qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe à la demanderesse
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque qui porte atteinte à une marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156-157; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56).
64 La demanderesse n’a ni revendiqué ni prouvé un juste motif. Les arguments de la demanderesse ne sont donc pas de nature à démontrer qu’il n’existe pas de risque que la renommée de la marque antérieure soit transférée aux produits couverts par le signe contesté, en particulier en France, où la marque antérieure jouit d’une renommée élevée.
65 En résumé, c’est à bon droit que la Division d’opposition a considéré que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, était applicable et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
66 Comme l’a correctement établie la Division d’opposition, étant donné que le recours doit être rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de l’enregistrement de la marque française antérieure No 4 037 814 (voir paragraphe 4, point a)), il n’est pas
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

19 nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.
Résultat
67 La Chambre de recours conclut que les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sont remplies en l’espèce et que c’est à bon droit que la Division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne le signe contesté pour tous les produits et services contestés.
68 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.

20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Bartos A. gonzález Fernández
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
25/05/2023, R 0407/2022-1 , FreePrints (fig.) / FREE et al.