LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2023
Dans l’affaire R 770/2023-1
Collège officiel des agents de la propriété industrielle — COAPI
Calle de la Montera 13
28013 Madrid Demanderesse en nullité/Demanderesse au Espagne recours
contre
ABELMAN Consultants, S.L.
Calle Viera y Clavijo 22, 1°Bas.
35002 las Palmas de Gran Canaria Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Falcón ABOGADOS, Calle Goya 23, 3° izda., 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no 51 375 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 13 528 311)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 mars 2015, ABELMAN CONSULTANTS, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante

en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils en matière de commerce extérieur.
Classe 45: Services juridiques;
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: bleu et gris.
2 La demande a reçu la MUE no 13 528 311 et a été publiée le 20 mars 2015.
3 Le 5 juin 2015, Rafael Ortega Pérez a présenté des observations sur la demande de marque de l’Union européenne susmentionnée. Dans les observations, M. Rafael Ortega Pérez a observé, en substance, que la demande de marque de l’Union européenne pouvait éventuellement tomber sous le coup d’une interdiction absolue de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parce qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, parce qu’elle était composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans le contexte des principes de bonne foi et établis du commerce, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, car elle pouvait induire le public en erreur sur la nature ou l’origine.
4 Le 11 juin 2015, l’Association officielle des agents de la propriété industrielle (COAPI) a présenté des observations sur la demande de marque de l’Union européenne susmentionnée. Dans ses observations, l’Association officielle des agents de la propriété industrielle a brièvement fait remarquer que la demande de marque de l’Union européenne pourrait éventuellement tomber sous le coup des interdictions absolues énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), d) et g), du RMUE et qu’en outre, la demande pourrait répondre à un acte de mauvaise foi manifeste.
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5 La marque a été enregistrée le 29 juin 2015.
6 Le 21 septembre 2021, COAPI (ci-après, «la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité à l’encontre de tous les services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée») en classes 35 et 45. La nullité était fondée sur deux motifs. D’une part, à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE. D’autre part, elle a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la mauvaise foi. Les arguments de la demanderesse en nullité ont été résumés comme suit:
Observations liminaires; faits précédents.
7 Les faits et preuves présentés avant la date de dépôt de la demande en nullité et de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, de sorte qu’ils peuvent également être pris en considération comme le permet la jurisprudence, bien que la déclaration de nullité d’une marque doive en principe être appréciée en fonction du statut de la date de sa demande et non de son enregistrement (3 juin 2009,-189/07,
Flugbörse; confirmé par la décision du 23 avril 2010,-332/09 P, Flugbörse).
8 Le 16 mars 2011, Jorge Juan Zerpa Marrero, administrateur unique d’ABELMAN CONSULTANTS, S.L., a demandé, en son propre nom, la marque espagnole M
2 974 716, ICAP INSTITUTO Canario DE PATENTES Y MARCAS (joint) pour des
services compris dans la classe 45, à savoir des «services juridiques; Services de conseils en matière de propriété industrielle et intellectuelle».
9 Après avoir présenté des observations par des tiers le 26 mai 2011, l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) l’a refusée le 02er septembre 2011 et ledit refus a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) du 15 septembre 2011 (ANNEXE A4). L’OEPM a fait valoir que cela était refusé sur la base de l’article 5, paragraphe 1, point c), relatif aux signes descriptifs, de l’article 5, paragraphe 1, point d), sur les signes communs, et de l’article 5, paragraphe 1, point g), sur les signes trompeurs, de la loi no 17/2001 du 7 décembre 2001 sur les marques (LM).
10 Le 28 janvier 2013, ABELMAN CONSULTANTS, S.L.a présenté une demande d’enregistrement de marque espagnole, M 3 060 977, INSTITUTO Canario DE
MARCAS Y PATENTES ICAMP (joint) , pour les services relevant de la classe 45, «Services juridiques et juridiques; recherches légales; services de contentieux (contentieux et gestion des procédures judiciaires); services de conseils en propriété intellectuelle et industrielle; […] services propres à une agence de propriété industrielle».
11 Après avoir présenté des observations par des tiers le 11 mars 2013, l’OEPM a refusé la demande d’enregistrement le 01er juillet 2013 et a été publié au BOPI le 03 juillet
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2013 (ANNEXE A5). Les motifs de refus de cette deuxième demande d’enregistrement étaient les mêmes que la première: Article 5, paragraphe 1, point c), et article 5, paragraphe 1, point g), du RMUE.
12 Compte tenu de l’usage du signe par ABELMAN CONSULTANTS, S.L., le 08er juillet 2013, COAPI a envoyé la lettre jointe en ANNEXE A6 au gouvernement des Îles Canaries, à l’attention du directeur général du service juridique, attirant son attention sur l’usage qui avait été fait de ladite marque malgré son caractère officiel trompeur.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 La marque contestée no 13 528 311 «INSITUTO Canario DE MARCAS Y
PATENTES ICAMP» (Fig. ) est composée principalement de cetélément verbal, à savoir «base culturelle des marques et brevets» en caractères standard, en lettres majuscules, occupant la majeure partie de la surface globale, située à gauche (dans le sens de la lecture), le mot «Canario d e» étant légèrement pluspetit, et en caractères gras «d etbrevets», qui sont tous accompagnés d’un sigle correspondant auxmots «Canario de».
14 L’élément figuratif est extrêmement simple. Consistant en une forme géométrique simple, qui n’est pas susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’elle ne sera pas considérée comme une marque
(12/09/2007, 304/05, Pentagone, ECLI:EU:T:2007:271-, § 22), elle n’ajoute pas non plus de caractère distinctif à l’ensemble. Des exemples de marques de tiers comprenant un élément graphique identique sont joints en ANNEXE 7.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 La signification du terme «Instituto Canario de Marcas y Patentes» est celle d’un organisme officiel appartenant aux îles Canaries ou se rapportant aux îles Canaries, qui est chargé du service d’enregistrement des marques afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection et de reconnaître les inventions avec les droits qui en découlent. Cette signification sera rapidement reconnue par le public pertinent, compte tenu de la signification courante des termes composant le nom, qui sont directement descriptifs. Il suffirait même qu’il puisse être compris par le public pour que l’interdiction d’enregistrement s’applique. Les termes composant la marque contestée sont ainsi définis selon le Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española,
RAE:
Instituto
Del lat. institūtum «norma», «enseignement».
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[…]
3. masc. noun. Organization officielle traitant d’un service spécifique. L’Institut national de
Aujourd’hui, vous publirez de nouvelles offres.
[…] (https://dle.rae.es/instituto, soulignement ajouté)
dog, ria
1. adjectif. Naturel de Canarias, archipel ou Communauté autonome d’Espagne. Également utilisé comme substantif.
2. adjectif. Appartenant aux îles Canaries ou aux îles Canaries ou s’y rapportant.
[…] (https://dle.rae.es/canario, soulignement ajouté)
marque.
(Du g lat. et de l’est du germe. * marque, territoire limitrophe; voir nórd. Mark, a.
[…]
enregistré.
1. F. Marque enregistrée au registre compétent
Legal (https://www.rae.es/drae2001/marca, soulignement ajouté)
brevet
Del lat. patens, -entis, partie. Pres. act. de ppinire», «be clairement».
[…]
marque figurative pour une invention.
1. F. Document reconnaissant officiellement une invention et les droits qui en découlent. (https://dle.rae.es/patente, soulignement ajouté)
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
16 La MUE contestée reproduit le terme commun ou «standard» en ce qui concerne les services officiels d’enregistrement de brevets et de marques relatifs à la zone géographique dans laquelle elle fournit ses services et sera perçue par le public comme la signification commune de ses termes, à savoir un organisme officiel chargé de l’enregistrement des marques et des brevets. Elle n’a donc pas la capacité de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (officielles) et ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
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17 Le public pertinent comprend non seulement les utilisateurs finals de ces services, mais également toutes les parties du secteur qui sont consacrées à la fourniture des services en cause (29/04/2004,-371/02, Bostongurka, ECLI:EU:C:2004:275, § 26; 409/12-, Révision nspitz, ECLI:EU:C:2014:130, § 27). Ainsi, le public cible est constitué non seulement de demandeurs/titulaires potentiels de marques et de titulaires d’enregistrements de marques et de brevets, mais aussi de professionnels de divers types qui sont habilités à agir vis-à-vis de ces organismes, ainsi que d’autres organes de même nature ou de même nature ou de fonctions similaires.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
18 La marque de l’Union européenne contestée laisse supposer que les services qu’elle fournit sont de nature officielle ou semi-officielle. Cette attente est en contradiction avec la nature privée et particulière de l’entreprise qui provient des services —
ABELMAN CONSULTANTS, S.L. — et des services «de facto» fournis, et il existe un risque évident que l’utilisateur et l’utilisateur potentiel soient induits en erreur.
19 Comme indiqué, la signification du terme «institut» selon le Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española est celle d’un «organisme officiel traitant d’un service spécifique». Sur la base de cette signification commune, le public pertinent, dans son ensemble, ne peut comprendre que le terme «institut» (accompagné des autres éléments verbaux) comme faisant référence à des services fournis par un organisme officiel.
20 Le caractère trompeur «officiel» de la marque ajoute que, en raison de leur nature, il est notoire que les services fournis sous la marque et désignés par le nom qui la compose, à savoir l’octroi de droits exclusifs sur une marque, un brevet, ainsi que d’autres signes et inventions distinctifs qui composent la propriété industrielle et intellectuelle, ne peuvent être fournis que par des organismes officiels et non par des organismes privés.
21 La preuve la plus évidente du caractère intrinsèquement officiel de ces services est la multiplication de nombreux ordres de paiement frauduleux pour la fourniture de tels services, qui doivent être présentés au public pertinent sous des noms ou des représentations graphiques qui véhiculent une image de «officielle» dans ses communications, sans lesquels les paiements trompeur requis ne prendraient pas effet. À cet égard, voir le «Advice to fraudulent payment Orations» de l’Office espagnol des brevets et des marques
(https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/advertencias_oepm/index.html) ou la note «Evite las Misturas» de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle lui-même (https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/misleading-invoices).
22 En effet, en tirant profit du caractère «officiel» créé par le mot «INSTITUTO
CANATRIO DE MARCAS Y PATENTES» dans son ensemble, incluant le terme «Instituto» (en tant qu’ «organisme officiel») accompagné de l’adjectif «Canario» de nature géographique et de l’activité relative aux «marques et brevets», la titulaire de la MUE contestée propose des services d’enregistrement, en demandant le paiement de devis fournis sous la marque.
23 En plus de cette offre, nécessitant un tel paiement au titre de la MUE contestée
«INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES ICAMP (Fig.)», le caractère officiel des services offerts sous cette marque est d’autant plus important si une
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réduction peut être accordée au titre des taxes professionnelles de la société de droit public demandant cette déclaration de nullité, l’Association officielle des agents de la propriété industrielle COAPI, des taxes qui, sans s’engager, ont obtenu une réduction au titre des taxes professionnelles de cet organisme de droit public.
24 Mention a été ajoutée à l’IGIC ou au Canario général indirect, ce qui donne au public ciblé l’impression que le coût des services fournis est inférieur à la normale en raison de la fiscalité réduite obtenue par l’emplacement de l’organisme officiel (l’ «institut») aux îles Canaries. En tant qu’ANEXOS A8, la communication «standard» pour offrir des services sous la marque contestée est fournie, demandant le paiement du budget fourni.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 La titulaire de la MUE a déposé sa demande d’enregistrement afin de ne pas concurrencer loyalement, d’une manière contraire aux usages honnêtes et avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine
[12/09/2019, 104/18-P, STYLO & KOTON (fig.), ECLI:EU:C:2019:724, § 46].
26 Le raisonnement subjectif du demandeur d’une marque constitue une intention malhonnête et implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale
(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, ECLI:EU:T:2016:396, § 28).
27 La titulaire de la marque de l’Union européenne avait demandé à deux reprises l’enregistrement en tant que marque nationale espagnole du signe INSTITUTO Canario DE PATENTES Y MARCAS, associé à d’autres éléments secondaires non distinctifs, pour des «services juridiques; conseils dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle», relevant de la classe 45, sous les numéros M 2 974 716 et M 3 060 977. Les deux demandes ont été rejetées au motif que le signe descriptif était normal et trompeur, comme on peut le voir dans les étoiles ES A11 et A12.
28 La mauvaise foi du titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement est corroborée par un usage trompeur de la marque malgré les plaintes du COAPI représentant des professionnels du même secteur qui sont affectées par la concurrence déloyale qu’elle implique, telles que la plainte QD 01 2020 Framework and Associates Patentes blowers v Instituto Canario de Patentes y Marcas, notamment (antérieure).
29 Toutes les circonstances susmentionnées sont objectives et donnent lieu à la réfutation de la présomption de bonne foi, de sorte qu’il appartient à la titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles relatives aux objectifs sous-tendant la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019-, 3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., ECLI:EU:T:2019:357, §-36).
30 Parallèlement, le 24 janvier 2013, la titulaire a enregistré le nom de domaine
(ANNEXE A9) et a commencé à utiliser la marque demandée (et contestée) depuis au moins le 20 mars 2013 (ANNEXE A10):
31 Compte tenu de l’usage qui continue d’être fait par la titulaire de la marque, malgré son refus final, le 08er juillet 2013, la demanderesse en nullité, l’Association officielle
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des agents de la propriété industrielle COAPI, attire le gouvernement du gouvernement des îles Canaries — Service juridique au sujet de cet usage (ANNEXE A6, «ut supra»).
Décisions nationales antérieures
32 Tant le nom que constitue la MUE contestée, à savoir «INSTITUTO Canario DE
MARCAS Y PATENTES», et le signe lui-même (identique) a déjà été déclaré fortement descriptif, usuel et trompeur en Espagne par les autorités espagnoles, par l’Office espagnol des brevets et des marques. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement est refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement (03/07/2013, 236/12-, Neo, ECLI:EU:T:2013:343, § 57).
33 Bien que l’Office ne soit pas lié par la décision, la motivation et le résultat des décisions rendues dans un État membre doivent être pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre concerné par la procédure. Non seulement il est acceptable de tenir compte des décisions des juridictions et autorités nationales, mais celles-ci doivent être examinées attentivement et attentivement
(15/07/2011,-108/08, Good Life, ECLI: EU: T: 2011: 391, § 23). En l’espèce, les décisions rendues par l’instance espagnole sont d’autant plus pertinentes que les objections absolues résultent de la signification de la marque de l’Union européenne contestée en espagnol, que la langue officielle de cet État membre et les noms des marques sont identiques.
34 À cet égard, la jurisprudence contenue dans la décision de la première chambre de recours du 4 décembre 2009 dans l’affaire R 254/2009-1 (ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA alcalá-oliva — figuratival/CARBONELL-figurative) est directement applicable:
«29. Dans le même sens, l’OEPM a décidé de rejeter les oppositions ayant un objet similaire et entre les mêmes parties en ce qui concerne le territoire espagnol. Bien que le régime communautaire des marques soit autonome et que, par conséquent, cet Office ne soit pas lié par des décisions nationales antérieures, la décision de l’OEPM doit être prise en compte dans la présente affaire car l’objectif ultime des deux systèmes juridiques concomitants (nationaux et communautaires) est d’éviter des décisions contradictoires sur le même territoire, indépendamment de l’autorité
— nationale ou communautaire — qui prend de telles décisions (voir, en ce sens, la décision de la Chambre du 12 septembre 2000 dans l’affaire R 415/1999-1 — SHID/LHID).
35 Le 4 février 2022, la titulaire de la MUE a présenté des arguments à l’encontre de la demande en nullité de la marque. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Observations liminaires
36 Depuis 2014, ABELMAN CONSULTANTS, S.L. est titulaire de la MUE no
13 528 311 «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES» avec un graphisme valablement enregistré pour des services compris dans les classes 35 et 45. La demande de MUE n’a reçu aucune opposition de la part de tiers dans son traitement.
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37 Comme décrit sur son site Internet (www.icamp.es), elle est une société spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la propriété intellectuelle et du droit des nouvelles technologies, fournissant aux clients une solide expérience professionnelle et des conseils pour la conception et la mise en œuvre de stratégies de création, de maintenance et de défense de leurs portefeuilles d’actifs incorporels (brevets, marques, dessins et modèles), puisque depuis de nombreuses années un service spécialisé, à un prix équitable, indique qu’il sera un leader dans le secteur de Las Palerimas et celui de Santa. Il s’agit d’une boutique juridique qui n’utilise à aucun moment des termes tels que «Patent and Trademark Office», «OEPM», «EUIPO» ou d’autres termes tels que «organisme officiel» ou similaires, qui pourraient prêter à confusion chez les consommateurs. Il est donc clair qu’il ne s’agit pas d’un office d’État qui reçoit des demandes d’enregistrement de biens de propriété industrielle ou intellectuelle. Il n’est pas nécessaire d’avoir un accent particulier pour comprendre ce fait.
38 Le gouvernement des Îles Canaries n’a à aucun moment engagé de procédure à l’encontre de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Non-applicabilité de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE
39 À cet égard, la jurisprudence européenne est directement applicable (affaire R
415/1999-1 SHIELD/GOLDSHIELD, 12 septembre 2000) citée même dans les observations écrites de l’autre partie:
«18 la logique sous-jacente du système est la suivante: une marque communautaire ne peut être enregistrée que si les conditions d’enregistrement sont remplies sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Ceci répond au principe selon lequel la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté (voir article 1, paragraphe 2 du RMC). Il existe deux types d’obstacles à l’enregistrement: relatif et absolu. Il existe un obstacle relatif lorsque la marque demandée est en conflit avec un droit antérieur d’un tiers. Un obstacle absolu ne dépend pas de l’existence de droits antérieurs de tiers. S’il existe un obstacle absolu n’importe où dans la Communauté, la demande de marque communautaire doit être refusée: Article 7, paragraphe 1 et (2) du RMC. La demande doit également être rejetée lorsqu’il existe un obstacle relatif dans la Communauté et que le titulaire des droits antérieurs forme opposition: Article 8 du RMC. Le rejet d’une demande de marque communautaire sur la base de motifs absolus ou relatifs n’implique évidemment pas que le demandeur soit privé de toute possibilité de protection de la marque sur l’ensemble du territoire européen. Au contraire, vous avez toujours la possibilité d’obtenir des droits de marque nationaux dans les États membres où il n’existe pas d’obstacles absolus ou relatifs. En vertu des articles 108 à 110 du RMC, le demandeur peut requérir la transformation de sa demande de marque communautaire en une série de demandes de marque nationale.
[…]
(19) la chambre de recours doit examiner, dans ce contexte, l’importance des enregistrements nationaux de marques et des décisions prises par les autorités et
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10 juridictions nationales en matière de marques. À ce stade, il convient d’établir une distinction importante entre les motifs absolus et relatifs de refus. Il est difficile qu’un obstacle absolu à l’enregistrement, de par sa nature, corresponde au territoire d’un État membre donné. Si, par exemple, une demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle fait l’objet d’une objection au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif, cette objection n’a trait à aucun État membre particulier. Ainsi, une décision qui accepte ou refuse cette marque dans l’un des 13 territoires des marques de l’Union européenne n’a pas de statut particulier et ne lie pas l’Office. À de nombreuses reprises, les chambres de recours ont souligné que les décisions nationales concernant des motifs absolus de refus ne lient pas l’Office, comme l’a confirmé le Tribunal de première instance des Communautés européennes: voir arrêt du 16 février 2000 dans l’affaire 122/99 Procter- & Gamble contre OHMI (savon)».
40 Le graphisme de la marque, placé dans la marge droite du signe et constitué des quatre bords d’une forme géométrique qui encadre l’acronyme de la marque «icamp» et qui lui confère sans doute un certain degré de caractère distinctif.
41 En effet, les marques enregistrées légalement avec un graphisme similaire sont innombrables et, pour cette raison, aucune procédure de nullité a été engagée à leur encontre.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Vraisemblablement, la MUE no 13 528 311 « INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES ICAMP» avec graphisme n’est pas dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle a été valablement admise par l’examinateur en 2015 et a été valablement enregistrée sans aucun incident depuis lors. Le fait que la marque soit enregistrée depuis 8 ans est une première présomption que la marque possède le caractère distinctif nécessaire.
43 Le signe ne cherche pas à protéger uniquement des termes tels que «Canarias» ou
«Marcas and Patentes», ce qui constituerait indubitablement un motif absolu de refus au titre de l’article examiné, mais demande plutôt (et obtient en réalité des droits exclusifs sur sa marque) la marque de l’Union européenne «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES ICAMP» avec un graphisme, combinaison de signes qui, en tant que tels, acquièrent un caractère distinctif plus élevé par rapport à des tiers, leur permettant d’accéder à ceux-ci.
Article 7, paragraphe 1, point d) et g), du RMUE
44 En revanche, la description donnée par le SPTO lui-même sur son site Internet est celle d’un «organisme public chargé de l’enregistrement et de l’octroi des différentes formes de propriété industrielle». Rien ne concernait la fourniture de conseils juridiques, de suivi, de défense, d’obtention de noms de sociétés ou de conseils en matière de protection des données, comme c’est le cas de mon client.
45 Lors de la recherche de marques incluant les termes «INSTITUTO Canario» sur le territoire européen, les moteurs de recherche reproduisent 30 résultats, dont les titulaires sont, par hasard, non pas des organismes officiels, mais des particuliers ou
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des entreprises, et non pour cette raison des interdictions ou des causes absolues de nullité. Le résultat de cette recherche est joint en tant que document no 1.
46 La recherche du terme «INSTITUTO» écarte également le nombre de résultats obtenus, s’élevant à 2.227 marques enregistrées sur un territoire de l’Union européenne (pièce 2), ce qui ne fait que corroborer l’argument avancé par l’autre partie selon lequel le terme «institut» signifie et évoque uniquement le concept d’ «organisme officiel traitant d’un service spécifique».
47 D’autre part, la comparaison présentée rend réellement difficile de penser que la marque de l’Union européenne pourrait effectivement prêter à confusion avec les deux seuls organismes officiels au niveau national en Espagne et dans l’Union européenne, qui, à leur tour, n’utilisent pas le terme «Instituto» mais «Oficina», ce qui affaiblit encore le risque de confusion.
48 En outre, et de toute évidence en tant que société spécialisée pour fournir des conseils juridiques dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle, elle envoie des devis à ses clients, qu’il s’agisse d’une demande d’enregistrement de marques avant — aujourd’hui, des organismes compétents, tels que l’Office espagnol des brevets et des marques ou l’Office européen de la propriété intellectuelle, ou d’autres litiges connexes, tels que des litiges concernant la suspension de marques ou des oppositions.
Tous les services sont publiés sur le site web de mon client. À cette fin, des captures d’écran sont jointes à son site web en tant que document no 3.
49 Un certain nombre d’offres adressées à des clients, ainsi que diverses factures, sont également jointes en tant que document no 4. S’agissant d’une société de négoce légalement constituée et opérant principalement dans les îles Canaries, elles sont accompagnées de la taxe correspondante (impôt général indirect canario), qui est uniquement due à la légalité et non à l’impression que le coût des services fournis est moins élevé. Il ne s’agit pas d’un argument valable pour justifier une prétendue intention de ma cliente d’induire le public en erreur.
50 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’utilise nulle part les termes «officiel», «organisme officiel», «Office de la propriété industrielle» ou d’autres termes similaires, et n’émet encore moins de demandes de paiement frauduleuses, montrant une image officielle dans ses communications.
51 Un simple examen des organisations qui ont été ou qui sont actuellement clientes d’ABELMAN CONSULTANTS, S.L. sous la marque «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES ICAMP», y compris le Cabildo de Gran Canaria, La Caja de Canarias ou l’ayuntamiento de La Oliva (entre autres), suffit pour considérer qu’il est
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difficile de croire que cette propriété industrielle a été impliquée. Ensuite, un échantillon du portefeuille client d’ABELMAN CONSULTANTS, S.L., tel que publié sur son site web (http://www.icamp.es/clientes-las-palmas/#1528 032 904 218- 068697f9-9eee5):
Absence de cause de nullité absolue au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas tenté d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque, mais a précisément tenté de protéger les services qu’elle propose. Bien moins avec l’intention de nuire aux intérêts des tiers, ces exigences sont établies par une jurisprudence abondante en matière de nullité pour cause de mauvaise foi, à savoir l’arrêt du 12 septembre 2019 dans l’affaire 104/18-P, Koton Maplanted azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, EU:C:2019:72, à aucun moment de mauvaise foi, ni prouvé le contraire.
53 La tentative d’enregistrement auprès d’un autre office de propriété intellectuelle ne saurait être qualifiée de spéculative. Au cours des 8 années de validité de la marque contestée, il n’y a pas eu d’incident.
54 Par décision du 6 février 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’autre partie. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
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55 La marque ne tombe pas désormais sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c), d) et g), du RMUE, et ne l’a pas fait à la date de son dépôt.
Par conséquent, le motif de nullité fondé sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est rejeté.
56 Le mot «Instituto» a plusieurs significations et se réfère à une entreprise dans la dénomination de la marque contestée, comme l’a également prouvé la titulaire en produisant des documents pour étayer son activité en tant que telle (pièce no 4). Le fait que certains organes à caractère officiel soient désignés par le terme «institutions» ne signifie pas que tous ceux appelés de cette manière et précisant leur origine géographique ont un caractère officiel et, en tout état de cause, pour prouver ce point, la requérante n’a fourni que le nom de certains de ces organismes et des hyperliens vers leurs sites Internet. Toutefois, dans son document no 1, la titulaire de la MUE donne des exemples de sociétés privées portant le nom «Instituto Canario» et, dans le document no 2, fournit des exemples de marques enregistrées par des entreprises comprenant le terme «Instituto» sur le territoire espagnol.
57 Il n’a pas été prouvé que la marque était usuelle dans le commerce au moment du dépôt, ni que les demandeurs de services considèrent la titulaire comme un organisme officiel et que, dès lors, la marque crée la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point d) et g), du RMUE. En ce qui concerne le caractère trompeur de la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité se réfère à une lettre adressée au gouvernement canario, annexe A6, mais aucune action de la part d’une partie officielle n’a été constatée à cet égard. En outre, elle fait référence à la multiplication de demandes de paiement frauduleux de la part de certaines entreprises. À partir des hyperliens fournis aux alertes de l’OEPM, il n’est pas possible pour l’Office de savoir si l’un de ces avertissements concerne spécifiquement le titulaire. Au contraire, la titulaire a inclus dans la pièce no 3 des copies d’écran qui font une distinction claire entre la société titulaire et les organismes officiels avec lesquels elle collabore, totalement dissipant tout doute quant au caractère trompeur de la marque, par exemple:

58 Le motif de nullité fondé sur la mauvaise foi et fondé sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejeté faute de preuve.
59 Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84). Celaétant, la titulaire a tout le droit de prétendre qu’un signe qui, comme il l’a démontré, correspond au nom d’une entité ayant une activité
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14 commerciale bénéficie d’une protection même s’il a été refusé par une administration nationale, sans que cela implique une pratique déloyale vis-à-vis de tiers.
60 En outre, en l’espèce, il n’y a pas de situation dans laquelle le titulaire a réitéré des demandes de marques nationales dans le but de lui conférer une position de blocage pendant plus de temps que la période de réflexion de six mois prévue à l’article 34, paragraphe 1, du RMUE, et même plus longue que le délai de grâce de cinq ans prévu à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE-(07/07/2016, 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51), puisque la marque contestée n’a la priorité sur aucune des marques antérieures.
61 Le requérant fait valoir que des plaintes ont été déposées auprès de son entité en raison de l’usage d’une marque frauduleuse, mais, outre la mention de ce fait dans ses arguments, il n’a présenté aucun document à l’appui. En outre, comme déjà indiqué ci- dessus, la lettre adressée par la requérante au service juridique du gouvernement canario (annexe A 6) n’a aucunement réagi de la part de cette administration, de sorte qu’il est possible de supposer qu’aucune action n’a été jugée nécessaire.
62 Le 11 avril 2023, la demanderesse en nullité (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision susmentionnée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la titulaire de la MUE soit condamnée aux dépens. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 juin 2023.
63 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse au recours.
Moyens et arguments de la requérante
64 Les arguments développés par l’appelante (demanderesse en nullité) dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE
65 En concluant que les éléments verbaux de la marque contestée sont en espagnol, la décision attaquée considère à juste titre que le public pertinent est le public hispanophone de l’Union européenne, non seulement le grand public, mais aussi des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques. Toutefois, elle est incorrecte en ce qui concerne le territoire de l’Union européenne, l’Espagne doit être considérée comme le territoire pertinent. Il suffit qu’il puisse être compris par une partie du public pertinent comme une caractéristique des services pour qu’il relève d’un motif de refus/nullité (17/09/2008-, 226/07, PRANAHAUS, § 36; 18/11/2015, 558/14-, TRILOBULAR, ECLI:EU:T:2008:381, §
50).
66 En ce qui concerne les liens hypertextes vers des sites web, la demanderesse en nullité cite l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui permet à l’Office de prendre en considération, d’office, des faits notoires ou notoires ou susceptibles d’être connus par des sources généralement accessibles (voir, en ce sens, arrêt du 22/06/2004,-185/02,
Picaro,-EU: T: 2004: 189, § 29;). Par conséquent, tant l’Office que toute personne disposant d’une expérience pratique dans le domaine des services de marketing, et en
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particulier les consommateurs desdits services, sont familiers étant donné qu’il s’agit de faits notoires et parce qu’ils connaissent des sources généralement accessibles, de l’usage descriptif du terme «Instituto» tel que défini dans le Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia Española, et tel qu’il est utilisé et apparaît sur de nombreux sites web. Il s’agit donc d’informations qui ne peuvent être ignorées.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
67 L’Office conteste son propre critère d’examen et la jurisprudence constante lorsqu’il rejette le motif de nullité fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au motif qu’une autre des significations de la marque contestée n’est pas descriptive. Pour que l’enregistrement soit refusé sur ce fondement, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles soit descriptive par rapport aux produits et services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par l’arrêt du 12/02/2004-, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Contrairement à la jurisprudence constante, l’Office, au lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque «Instituto Canario de Marcas y Patentes» dans son ensemble, la distingue de ses différents éléments (08/06/2005-, 315/03, ROCKBASS, EU:T:2005:211, § 56).
68 Les services désignés par l’enregistrement contesté sont des «services d’aide commerciale, de gestion et d’administration; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;
Informations et conseils en matière de commerce extérieur» compris dans la classe 35 et les «services juridiques» compris dans la classe 45. En effet, selon la base de données
TM Class (taxonomie) elle-même, les «services juridiques» compris dans la classe 45 désignent, entre autres, des services tels que les «services d’enregistrement (juridiques), registre des noms de domaine, services d’enregistrement d’entreprises
[…]».
69 En relation avec ces services de nature «officielle» et, entre autres, avec les services désignés sous la marque contestée, la signification du terme «Instituto» prime comme «organisme officiel traitant d’un service spécifique» dans le Diccionario de la Lengua Española (RAE).
70 Étant donné que ces services d’enregistrement de toute nature (services juridiques, domaines, entreprises, etc.) constituent l’exercice d’un monopole d’État qui ne peut être effectué que par des organismes publics ou sous contrat/autorisé par l’État, il est plus que probable que le public comprendra l’ensemble de l’Instituto Canario de Patentes y Marcas en relation avec les services désignés par la marque contestée, fournis par un organisme public ou autorisés par l’État à cette fin.
71 Contrairement à ce qui a été jugé dans la décision attaquée, et sauf si l’Office considère que toutes les entreprises privées qui envoient des courriels et des courriers électroniques frauduleux exigeant le paiement de taxes pour les services d’enregistrement de marques, dessins et modèles, en combinaison avec les termes «Instituto» et «Canario de Patentes y Marcas» et en rapport avec des services juridiques consistant en des «services d’enregistrement (juridiques)», le public comprendra «Instituto Canario de Patentes y Marcas» comme un établissement public ou autorisé par l’État à accorder des enregistrements.
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72 La décision attaquée considère que l’élément graphique qui apparaît à droite de la dénomination n’est pas banal, étant donné qu’ «il diffère significativement de celui attendu par le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur» (sic), ce qui laisse la demanderesse indéfendable, puisque l’Office ne définit pas ce que le consommateur attend de la norme ou qui est censé être les habitudes du secteur. L’Office doit examiner si l’élément additionnel constitue l’élément dominant dérivé de cette marque ou s’il s’agit, au contraire, d’un élément accessoire. Deuxièmement, si l’élément additionnel constitue l’élément dominant, l’Office doit examiner si cet élément est apte à identifier per se l’origine des services, c’est-à-dire de remplir la fonction d’une marque.
73 Si un élément extrêmement simple, constitué d’une forme géométrique simple, en tant que tel, est incapable de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, 304/05, Pentagone-, § 22), et encore moins sera en mesure de remplir la fonction d’une marque lorsqu’il s’agit d’un nom secondaire ou accessoire d’un nom descriptif.
74 Conformément à une jurisprudence constante, la priorité doit être accordée à l’élément verbal par rapport à l’élément figuratif, l’élément verbal descriptif «Instituto Canario de Patentes y Marcas» étant l’élément dominant du signe dans son ensemble. L’élément graphique «ajouté» est une forme géométrique simple utilisée comme cadre ou bord du sigle «ICAMP» correspondant à cet élément descriptif, de sorte qu’il ne saurait conférer un caractère distinctif (et moins encore secondaire) à l’élément prédominant dans son ensemble lorsqu’il s’agit d’un mot si clairement descriptif que «Instituto Canario de Patentes y Marcas». Il est de couleur similaire à celles communément utilisées pour la présentation de services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque contestée en classes 35 et 35 (annexe A7 de la demande en nullité). L’élément graphique «ajouté» (sic) n’a aucune caractéristique, en termes de fantaisie ou de manière dont il est combiné avec les éléments verbaux, qui confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, absence de caractère distinctif.
75 L’Office constate que, dans la mesure où la marque contestée n’est pas considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle ne la considère pas non plus comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, l’Office a l’obligation de motiver ses décisions et celles-ci ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. L’Office ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les motifs de nullité invoqués au titre de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE et sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE se chevauchent et donnent également lieu à une absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, caractère habituel
76 La MUE contestée reproduit le terme commun ou «standard» en ce qui concerne les services officiels d’enregistrement de brevets et de marques relatifs à la zone géographique dans laquelle elle fournit ses services. Il s’agit d’indications devenues usuelles dans le langage courant du secteur et dans les habitudes loyales et constantes
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17 du secteur pour désigner les services visés par ce signe, qui n’ont pas la capacité de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d’une marque (16/03/2006, 322/03,-Weisse Seiten,-EU:T:2006:87, § 52).
77 Dans le secteur des services juridiques (y compris, entre autres, les «services d’enregistrement légal»), les marques comprenant des indications telles que «Instituto Canario de Marcas y Patentes — ICAMP» étaient déjà très communes dans le secteur des services juridiques (y compris les «services d’enregistrement légal»), de sorte que cette dernière doit être déclarée nulle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Ces services d’enregistrement de droits de propriété industrielle et intellectuelle sont un fait public et notoire (comme indiqué au paragraphe XXXXXX ci-dessus) et il a été démontré que des noms tels que ceux mentionnés «Instituto
Nacional de Propiedad Industrial INAPI» (https://www.inapi.cl/), «Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI» (https://www.argentina.gob.ar/inpi), «Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI», «Instituto Nacional da Propiedade Industrial INPI»
(https://inpi.justica.gov.pt/).
78 Le fait que d’autres marques qui n’incluent qu’un des termes composant la marque (et non la marque dans son ensemble) coexistent au registre est totalement dénué de pertinence s’il s’agit de services différents et, en tout état de cause, s’il s’agit de services identiques ou similaires aux marques, cela démontre seulement que la marque est habituelle — au moins «en partie».
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, caractère trompeur
79 En considérant la marque contestée dans son ensemble sur la base de la signification commune du terme «institut» en tant qu’ «organisme officiel traitant d’un service spécifique» (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, RAE), en combinaison avec les termes «Canario de Marcas y Patentes», et au regard des services désignés (y compris les «services juridiques» en classe 45, il existe un risque évident qu’une partie du public pertinent puisse comprendre qu’une partie de ces services officiels est une origine officielle. La marque contestée fait naître une attente dans le fait que les services qu’elle fournit sont officiels ou semi-officiels, une attente qui contredit la nature privée de l’entreprise qui provient des services ABELMAN CONSULTANTS, S.L. et des services rendus, et il existe un risque évident que les utilisateurs potentiels soient induits en erreur.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, mauvaise foi
80 Contrairement à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, il existe bien une situation dans laquelle la titulaire a réitéré des demandes d’enregistrement, les premières demandes nationales mentionnées et la marque de l’Union européenne postérieure dont elle demande la nullité. L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée lors de l’enregistrement était de pouvoir continuer à utiliser une marque déclarée descriptive, habituelle et trompeuse précédemment sur le territoire pertinent de l’UE.
81 En reproduisant les marques précédemment refusées en demandant l’enregistrement en tant que marque européenne, la demanderesse avait l’intention de «réserver» l’usage
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18 exclusif, en vertu du droit des marques de l’Union européenne, du signe «Instituto Canario de Marcas y Patentes», après avoir déterminé les autorités nationales sur le territoire. Cette intention d’aller à l’encontre de l’intérêt public identique et commun des articles 5 (1) (c) LM ou de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (signes descriptifs), de l’article 5, paragraphe 1, point d), du RMUE ou de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (signes habituels) et de l’article 5, paragraphe 1, point g), du RMUE ou de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (trompeuse) constitue une mauvaise foi au sens de l’article 59,-paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que «la pratique commerciale diverge des principes susmentionnés du commerce, ECLI:EU:C:2009:361, § 60, point g), du RMUE.
Décisions nationales antérieures
82 L’OEPM a jugé à deux reprises que le nom de la marque contestée était trompeur (annexes A4 et A5 de l’acte de nullité). En particulier, les demandes de marques:
• Marque M. 2 974 716 ICAP INSTITUTO Canario DE PATENTES Y MARCAS (joint)
pour des services compris dans la classe
45, à savoir les «services juridiques; services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle» (annexe A4 de la demande en nullité).
• Marque M 3 060 977 INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES
ICAMP (joint). Les services demandés compris dans la classe 45 incluent ceux des «services juridiques et juridiques; recherches légales; services de contentieux (contentieux et gestion des procédures judiciaires); services de conseils en propriété intellectuelle et industrielle; […] services propres à une agence de propriété industrielle» (annexe A5 de la demande en nullité).
83 Bien que le régime communautaire des marques soit autonome et que, par conséquent, cet Office ne soit pas lié par des décisions nationales antérieures, la décision SPTO devrait être prise en compte pour trancher le cas d’espèce car l’objectif ultime des deux systèmes juridiques concomitants (nationaux et communautaires) est d’éviter des décisions contradictoires sur le même territoire, indépendamment de l’autorité — nationale ou communautaire — qui la prend (décision de la première chambre de recours du 21 novembre 2009 dans l’affaire R 359/2009-1 (VIÑA MAUREL). Dans le cas de la présente demande en nullité, les marques refusées par l’OEPM au niveau «national» pour des motifs identiques à ceux invoqués devant l’EUIPO sont identiques à la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, indépendamment du caractère autonome du régime communautaire et du caractère non contraignant desdites décisions «nationales», il convient de les prendre en considération dans le cadre d’un «réexamen» raisonnable et équitable par l’EUIPO et de déclarer la nullité
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19 afin d’éviter des décisions contradictoires sur le même territoire, la partie pertinente de l’UE.
«En ce qui concerne l’Espagne, la demanderesse fait valoir qu’il ne peut y avoir de conflit puisque, sur le territoire espagnol, l’OEPM compétent a rejeté des oppositions avec le même objet (marque espagnole no 2. 511. 657 «VIÑA
MAUREL» en classe 33 sollicité le 7 novembre 2002 et accordé le 29 août 2003) et entre les mêmes parties, qui ont fait l’objet d’un recours et ont également été rejetés par les tribunaux espagnols (…).
La Chambre a également mis en balance le fait pertinent que la demanderesse est titulaire de la marque espagnole no 2.678.013, identique à la marque communautaire demandée en l’espèce et couvrant les mêmes produits en classe 33, enregistrée le 5 le 15 octobre 2006, après que l’opposition formée par l’opposante sur la base des mêmes marques opposantes a été rejetée en l’espèce, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion en raison de «différences graphiques/verbales suffisantes». À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il existe des raisons amplement suffisantes d’appliquer le même critère que l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) et d’éviter des décisions contradictoires indésirables au sein de la société THE MISMAS MARCAS Y LAS MISMAS PARTES.
Par conséquent, le recours est accueilli dans son intégralité et la décision attaquée est annulée, admettant que la marque demandée est enregistrée pour des produits en classe 33» (décision de la Deuxième Chambre de recours du 26 août 2008, rectifiée le 19 septembre 2008 dans l’affaire R 202/2008-2 (MONTE LA REINA BODEGAS -figurativ- contre VEGA DE LA REINA — Figurve-).
Motifs
84 À titre liminaire, la chambre de recours fera référence au droit applicable. Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 13 mars 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce seront régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire
[18/06/2020,-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU: C:
2020: 489, § 2; 05/12/2021, 70/20-, Museo DE LAS illusions (fig.)/MUSEO DE LAS illusions (fig.), EU:T:2021:253, § 16). L’article 51, paragraphe 1, point a), dudit règlement, relatif aux causes de nullité absolue, et l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), dudit règlement, concernant les interdictions absolues d’enregistrement des signes dépourvus de caractère distinctif, les signes descriptifs, usuels et trompeurs sont identiques aux dispositions correspondantes du RMUE actuel 2017/1001. Par conséquent, les références à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du règlement (CE) no 2017/1001 s’entendent comme des références aux dispositions correspondantes du règlement (CE) no 40/94 (30/05/2 013 C-14/12 P Shah-/Three-N-Products Private EU: C 2013: 349, §
2 et 13/06/2013, C-346/12 P, DMK/OHMI, EU:C:2013:397, § 2).
85 En ce qui concerne les règles de procédure, selon une jurisprudence constante, celles correspondant à la date de leur entrée en vigueur sont généralement considérées comme
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étant en vigueur [05/12/2021-, 70/20, MUSEO DE LAS illusions (fig.)/MUSEO DE
LAS illusions (fig.), EU:T:2021:253, § 17]. Étant donné que la demande en nullité a été déposée le 21 septembre 2021 et que le recours contre la décision de la division d’annulation a été formé le 6 juin 2023, les dispositions procédurales du RMUE et du REMUE sont applicables aux deux procédures.
86 Après avoir établi la base de la législation applicable, la chambre de recours peut confirmer que le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable. Cependant, le recours est rejeté. La marque contestée ne peut être déclarée nulle car elle n’est ni descriptive, ni dépourvue de force distinctive, ni usuelle ou trompeuse. La marque contestée ne peut pas non plus être déclarée nulle dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’elle a été demandée de mauvaise foi. Par conséquent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme applicables: I. article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE et point II), du RMUE. L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, suivi d’une analyse de la section III. Des décisions nationales antérieures se terminent par une conclusion.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), du RMUE.
87 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7. En effet, la demanderesse en nullité a invoqué les causes de nullité prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b), c), d) et g), qui seront examinées par la Chambre.
88 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé (15/09/2005-, 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
89 Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, lorsque les causes de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés, conformément à l’article.
90 Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
91 Avant d’examiner les causes de nullité absolue invoquées, la chambre de recours cessera la date et le public pertinent aux fins de leur examen. En raison de la date pertinente, il s’agit du 13 mars 2015, qui coïncide avec la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, sans préjudice du fait que des événements ultérieurs peuvent être pris en considération (03/06/2009-, 189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19; confirmé par l’arrêt du 23/04/2010, 332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 42, 33).
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92 En ce qui concerne le public pertinent, comme l’a correctement établi la division d’annulation, étant donné que la marque contestée contient des éléments verbaux en espagnol, le public pertinent est le public hispanophone de l’Union européenne, qui est à même de comprendre la signification des termes inclus dans la marque analysée.
93 En ce qui concerne les services protégés compris dans les classes 35 et 45 et couvrant, entre autres, des services d’aide aux affaires, de gestion et d’administration, de gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers et de services juridiques, le public visé par la marque est à la fois le public professionnel constitué d’entreprises et le grand public. En ce qui concerne le premier public, il s’agit d’un groupe spécialisé de personnes, dont des experts nécessitant des conseils professionnels en matière d’affaires, financières, économiques ou commerciales. Il s’agit donc d’un profil d’utilisateur hautement spécialisé ou bien informé, qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé (06/09/2021-, 266/20, CCA Chartered control Analyst Certificate, EU:T:2021:342, §-38; 19/05/2015, 607/13-, 42 vodka JEMNÁ vodka VYRÁBkilling NÁ JEDINEconvenience NOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol,
EU:T:2015:292, § 33; 11/05/2005, 390/03-, CM, EU:T:2005:170, § 6, 26; 13/03/2018,
824/16-, K, EU:T:2018:133, § 39, 43; 13/12/2016,-58/16, APAX, UE:T:2016:724, § 27). Dans l’un ou l’autre des publics, grand public et spécialisé, compte tenu de la pertinence et de l’impact des services dans le domaine juridique, commercial et économique, le niveau d’attention des destinataires des services sera en tout état de cause moyen à élevé en fonction des circonstances applicables.
94 La chambre de recours apporte une précision supplémentaire de la part du public pertinent en ce qui concerne l’interdiction absolue des signes usuels ou habituels. En l’espèce, il convient de prendre en considération l’attente d’un consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, par rapport au type de produits en cause (16/03/2006-, 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, §
50). Le Tribunal a clarifié un certain nombre de questions à cet égard: Ainsi, elle a établi que le public pertinent à prendre en considération pour apprécier le caractère habituel du signe comprend non seulement l’ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais également, en fonction des caractéristiques du marché concerné, toutes les parties du secteur concerné par la commercialisation du produit en cause (29/04/2004, 371/02-, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, 409/12-, Révision nspitz, EU:C:2014:130, § 27). D’autre part, elle a indiqué que lorsque la marque s’adresse à un public de professionnels et non de professionnels (tels que les intermédiaires et les utilisateurs finaux), pour que le signe soit refusé ou révoqué, il suffit qu’il soit perçu comme une désignation commune par un secteur du public pertinent, même si un autre secteur reconnaît le signe comme une indication d’origine (06/03/2014, 409/12-, RP nspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
95 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui ne remplissent pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre
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provenance commerciale (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56;
27/11/2018, 756/17-, World Law Group, EU:T:2018:846, § 16).
96 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée, quel que soit le type de produit ou de service, doit être apte à identifier le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
33).
97 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé normalement informé, attentif et avisé (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, 307/11-, Chaussures, EU:C:2012:254, § 50;
17/11/2009, 473/08-, 26/04/2012, c-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
98 La marque contestée est une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs. Les éléments verbaux sont «INSTITUTO Canario DE PATENTES Y
MARCAS» et «icamp» et les éléments figuratifs sont la police de caractères et les couleurs utilisées, ainsi qu’une forme carrée en diagonale visible uniquement dans la partie de leurs vertus marquée par certaines des boîtes. La division d’annulation a affirmé à juste titre que l’élément figuratif de la forme carrée, compte tenu de sa position torsadée, du contraste de couleurs et du nom à l’intérieur de celui-ci, «icamp», est conforme à plusieurs des notes figurant dans le projet de convergence du PC 3 sur le caractère distinctif. Dans l’ANNEXE A7 produite par la demanderesse en nullité, elle reflète également des enregistrements de marques de l’Union européenne comportant un élément figuratif identique ou similaire, ce qui renforce cette appréciation. Les cas de refus d’enregistrement soulevés par la demanderesse en nullité dans l’ANNEXE A7 ne sont pas identiques à l’objet de la discussion et présentent des circonstances supplémentaires qui doivent être dûment prises en compte dans l’appréciation des interdictions absolues d’enregistrement.
99 L’élément verbal «icamp» combiné aux éléments figuratifs mentionnés ne passera pas inaperçu aux yeux du public pertinent et pourra s’en souvenir. En tout état de cause, le signe doit être examiné non pas par ses éléments individuels, mais dans son ensemble
(08/05/2008, 304/06- P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 42; 07/07/2021, 464/20-, your Daily PROTEIN (fig.), EU: T-: 2021: 421, § 35).
100L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit qu’une marque permette au public d’identifier l’origine des produits ou des services protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004-, 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41).
101Compte tenu des services protégés de conseils spécialisés dans divers domaines relevant de la classe 35 et de ceux de conseils juridiques relevant de la classe 45, le public pertinent percevra, dans le signe en cause, une marque qui distingue ces services de ceux d’autres entreprises opérant sur le marché. La marque analysée possède un minimum de caractère distinctif pour permettre au public pertinent de la reconnaître comme une marque distinguant une partie des services d’une entreprise déterminée par rapport à ceux d’autres entreprises. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, le signe
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peut être gardé en mémoire par le public, ce qui lui permettra, le cas échéant, de répéter l’expérience de location des services en cause.
102Par conséquent, la marque en cause ne tombe pas sous le coup de l’interdiction absolue d’enregistrement des signes génériques, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
103Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
104L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 et-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Dès lors, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
105Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont simplement ceux qui servent à désigner une caractéristique, facilement reconnaissable par la personne concernée, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est-demandé (10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014,-126/13 P, ecoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
106En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/05/2012, 325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16).
107En outre, pour que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’exigence selon laquelle la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications descriptifs doit être remplie. D’autres éléments non descriptifs et suffisamment distinctifs peuvent donc être surmontés si la marque est considérée comme suffisamment distinctive.
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108La titulaire de la MUE fait valoir que le nom inclus dans la marque contestée,
«INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES», est composé de termes qui peuvent être compris par le public pertinent, en fournissant, à cet effet, des définitions selon la Real Academia de la lengua española (RAE). La chambre de recours ne partage pas davantage ce point de vue. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération les éléments restants de la marque en cause et de relier tout ceci aux services protégés.
109Ceci étant établi et envisagé dans la marque contestée
, on peut voir qu’elle est structurée en deux parties situées à la même hauteur dans l’ensemble. Le côté gauche est le texte «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES» et, à droite, l’élément figuratif du carré en position diagonale, avec des vertus surlignées et l’inscription «icamp» à l’intérieur. Sans préjudice des légères variations de taille et d’utilisation des lettres majuscules et minuscules, compte tenu de leur position, des couleurs respectives contrastent et relisent les verèmes de forme quadrangulaire, tant la partie gauche du signe que la droite seront pleinement perçues par le public au premier coup d’œil. Aucun d’entre eux ne sera exclu lors de l’examen visuel de la marque.
110L’expression «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES», pour le public pertinent hispanophone de l’Union européenne, fera allusion à un centre, d’origine ou basé aux îles Canaries, spécialisé en marques et brevets. Au-delà de ces données générales relatives à l’établissement, à la localisation éventuelle, à l’origine géographique et à l’étendue de l’action, le signe ne décrit pas directement et sans équivoque les caractéristiques des services protégés liés au domaine des services spécialisés de la ou des entreprises et des services juridiques. En effet, au sein d’un établissement ou d’un centre tel qu’un institut, les services de marques et de brevets sont larges et peuvent inclure des études, publications, conférences, analyses, conseils, protection, défense, financement, vente ou gestion d’actifs. La légende «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES» n’indique nullement quels sont les services proposés, ce qui ouvre un processus mental au public ciblé afin d’éviter ou d’examiner spécifiquement ce qu’ils seront. Le terme «icamp» n’a pas de signification en espagnol, bien qu’il puisse être associé par le public pertinent comme l’acronyme de l’expression à gauche. Étant donné que ce mot est relativement court et qu’il est encadré dans la forme quadrangulaire avec des pointes accrocheuses, le public le retiendra facilement comme la façon privilégiée de verbaliser la marque, par opposition à l’expression la plus longue «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES» (11/01/2013,
568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU: T-2013: 5, § 44). En résumé, l’élément «icamp», tel que représenté dans le signe dans une position tout aussi pertinente que l’expression du côté gauche ainsi que sa couleur grise différente et mis en évidence par les verèmes du carré dessinées, est un élément possédant un caractère distinctif.
111Sur la base de l’analyse globale des considérations qui précèdent, la chambre confirme l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque contestée n’est pas un signe composé exclusivement d’éléments descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
112Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, un signe composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ne peut être enregistré en tant que marque. L’appréciation du caractère habituel d’un signe doit se faire par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006,-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49). Il doit être établi que le signe est devenu usuel et ne peut être potentiellement usuel, comme dans le cas d’un caractère descriptif. L’interdiction d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE exclut les signes de protection non pas parce qu’ils sont descriptifs, mais parce qu’ils sont communément utilisés dans les secteurs commerciaux qui couvrent les produits ou services concernés-(16/03/2006, 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51). Il est nécessaire d’apporter la preuve que le consommateur pertinent a vu la marque dans un contexte étranger à celui des marques et que, ce faisant, il reconnaîtra son caractère usuel par rapport aux produits et services en cause.
113La demanderesse en nullité a invoqué ce motif absolu de nullité sans expliquer pourquoi elle considère que la marque contestée est devenue un signe des signes habituels ou usuels. En outre, aucun élément de preuve n’a été utilisé pour étayer le fait que, pour le public pertinent, la marque était un signe usuel ou usuel.
114La demanderesse en nullité a seulement indiqué qu’il est notoire que c’est l’usage de noms tels que, Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI
(https://www.inapi.cl/), «Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI» (https://www.argentina.gob.ar/inpi), «Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI»
(https://inpi.justica.gov.pt/), pour citer quelques exemples. La Chambre reconnaît l’existence d’offices nationaux de la propriété industrielle dont le nom commence par l’expression «INSTITUTO DE», comme indiqué par la demanderesse en nullité. Or, tel n’est pas le cas en Espagne, où l’office national n’est pas mentionné par le terme «INSTITUTO» mais par «OFICINA», à savoir l’Office espagnol des brevets et des marques.
115En tout état de cause, les utilisations du terme «INSTITUTO» mentionnées ci-dessus n’expliquent pas que, le 13 mars 2015, les mots «INSTITUTO Canario DE MARCAS Y PATENTES» et «icamp» étaient le mode habituel ou habituel dans lequel le public désignait des «servicesd’assistance commerciale, de gestion et d’administration; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils en matière de commerce extérieur» ou «services juridiques». En fait, ce n’est pas non plus la manière habituelle de désigner de tels services à l’heure actuelle.
116Compte tenu des arguments et des éléments de preuve versés au dossier, la marque contestée ne tombe pas sous le coup de l’interdiction absolue d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
117L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
118Selon la jurisprudence, cette cause de nullité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41). Par conséquent, une simple possibilité théorique que le public puisse être induit en erreur ne fait pas l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (-17/04/2007, R 1102/2005 4, SMARTSAUNA, § 32).
119En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique de la caractéristique potentielle des produits et services couverts par la marque.
120Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques, qui sont effectivement absentes, que la marque sera trompée (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
121La demanderesse en nullité souligne que le risque de tromperie réside dans le facteur du prétendu caractère officiel des services désignés par la marque contestée. Dans la procédure de nullité, cette caractéristique du statut officiel reposait sur un certain nombre de facteurs. Dans le fait que, par définition, le terme «INSTITUTO» est lié à un organisme officiel, d’autres organismes publics utilisent des expressions similaires induites par le terme «INSTITUTO», où est utilisé le lieu géographique «Canario», qui est lié à une entité officielle de cette région et où la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à une taxe canarienne dans certains documents tels que dans ses conditions préalables. La demanderesse en nullité soutient la question de la tromperie dans deux autres circonstances, d’une part, en avertissant d’éventuelles fraudes de l’OEPM, l’Office, y compris le demandeur en nullité lui-même, en alertant le gouvernement des Îles Canaries et les plaintes d’autres concurrents. D’autre part, l’existence même d’une tromperie, comme le suggèrent les griefs d’autres concurrents adressés à la demanderesse en nullité. De l’avis de la chambre de recours, après avoir analysé et apprécié l’ensemble des éléments précités, il n’est pas possible de prouver une tromperie ou un risque de tromperie de la part du public de consommateurs, comme il sera expliqué ci-après.
122En commençant par le terme «INSTITUTO», la demanderesse en nullité a le pouvoir de tromper sa simple définition, telle que «3. Organisme officiel chargé d’un service spécifique». Toutefois, comme l’a relevé la Division d’annulation, le terme «INSTITUTO» a, selon le dictionnaire de la RAE, plus de significations que celle indiquée par la demanderesse en nullité concernant «3. Organisme officiel chargé d’un service spécifique». En effet, le dictionnaire RAE inclut également pour le terme
«INSTITUTO» le sens de «2. noun. scientifique, culturel, etc.» ou «4. nom. État dans lequel un service ou un soin spécifique est fourni». Sur cette base, l’utilisation du terme «INSTITUTO» par une entité ou par une société commerciale autre qu’un organisme officiel n’induirait pas en erreur l’organisme fournissant les services en question.
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123L’ajout du locateur «Canario» n’augmente pas nécessairement le prétendu caractère officiel du terme «INSTITUTO». En outre, la documentation présentée en l’espèce est un fait réel et il n’est pas contesté que la marque contestée a un lien avec les îles Canaries, de sorte que le mot «Canario» n’induit pas le consommateur en erreur quant aux caractéristiques des services protégés.
124Les documents 1 et 2 produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne reflètent l’existence d’enregistrements accordés avec le terme «INSTITUTO» ou «INSTITUTO Canario» sans que leurs propriétaires soient des centres officiels. La chambre de recours confirme qu’il s’agit d’un fait notoire, actuel et contemporain à la date de dépôt de la MUE contestée, et que les marques placées sous l’expression
«INSTITUTO» sont utilisées sur le marché espagnol pour de nombreux secteurs différents, des secteurs médicaux, financiers ou de loisirs. Ce fait permet au consommateur de reconnaître que l’utilisation de cette terminologie ne sera pas toujours associée à des organismes officiels, mais plutôt à des centres ouverts au public pour certains services.
125La mention de la taxe générale indirecte du Canario, l’IGIC dans la documentation commerciale et commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne, comme cela peut être le cas pour ses budgets et factures, n’induit pas en soi le public en erreur. IGIC est une taxe de nature indirecte qui est imposée sur la fourniture de biens ou de services par des entrepreneurs ou des professionnels résidant aux îles
Canaries dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale. Dès lors, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, son inclusion dans ladite documentation constitue un acte contraignant conforme à la réglementation en vigueur. Qui plus est, le public visé par les services en cause n’est pas seulement un grand public mais aussi un public spécialisé ayant des connaissances du secteur et de l’expérience, mais, en tout état de cause, il s’agit d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Lors de l’appréciation des offres et de l’examen des factures, le public analysera en détail tous les montants et concepts et peut comprendre la revendication de l’IGIC ou, à défaut, il pourra rechercher ou demander sa raison d’être. En fait, en particulier, dans les conditions préalables ou les factures relatives à des marques ou à d’autres droits de propriété industrielle, des concepts similaires peuvent apparaître, tels que ceux relatifs aux taxes ou aux prix publics, ainsi qu’il ressort d’une facture jointe en tant que document 4 par la titulaire de la MUE.
126L’avertissement adressé aux îles Canaries par la demanderesse en nullité et l’avertissement des risques de fraude annoncé par l’OEPM et par l’Office n’indiquent pas non plus un risque de tromperie de la part de la marque contestée. Comme l’a fait valoir à juste titre la division d’annulation, le gouvernement canarien, bien qu’il ait été alerté par la demanderesse en nullité, n’a pris aucune mesure à l’encontre de la titulaire de la MUE pour avoir prétendument utilisé un signe trompeur. Les alertes de fraude émises par l’OEPM et l’Office n’indiquent pas non plus à la titulaire de la marque de l’Union européenne comme étant l’auteur de ce qui ressort des informations fournies. Les plaintes déposées auprès de la requérante, Colegio de la propriété industrielle COAPI, par des professionnels du même secteur, n’auraient pas non plus été documentées pour indiquer sur quoi elles étaient fondées.
127La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29 juin 2015 et a été utilisée dans le commerce depuis lors, selon les arguments des deux parties. Il ressort du dossier que la titulaire de la marque de l’Union européenne dispose d’un site web sur lequel elle
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annonce ses services et identifie également un siège physique. Elle compte également des clients qui ont contracté leurs services, comme indiqué sur le site web et comme le démontrent les budgets et factures fournis.
128Toutefois, les documents produits en l’espèce ne démontrent pas que le signe est trompeur ou qu’il a effectivement induit le public pertinent en erreur et qu’il ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction absolue d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

II. Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Mauvaise foi
129L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
130Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif de déterminer les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, 23/16,-Formata
(fig.), EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée].
131La cause de nullité prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE constitue une cause de nullité absolue fondée sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque. Toutefois, la notion de «mauvaise foi» visée par cette disposition n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière par la loi (29/06/2017,-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 et jurisprudence citée).
132Une description possible de la mauvaise foi serait: «comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale», ainsi qu’il ressort des conclusions de l’avocat général
Sharpston du 11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; 01/04/2009,
R 529/2008-4, FS, (fig.), § 14; 14/05/2019, 795/17-, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23.
133La mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur de la MUE, qui doit être déterminée par référence à des circonstances objectives. En effet, l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, 529/07-, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
134La Cour de justice de l’Union européenne a précisé comment il convenait d’interpréter la notion de «mauvaise foi», en indiquant, entre autres, que son existence devait être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
135Dans l’analyse globale à effectuer afin de déterminer l’existence de la mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (26/02/2015, 257/11-,
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COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, 100/13-, CAMOMILLA,
EU:T:2015:481, § 35 et 36; 11/07/2013, 321/10-, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, §
23).
136La mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur de la
MUE, qui doit être déterminée par référence à des circonstances objectives. En effet, l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, 529/07-, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
137Une demande de marque déposée sans intention de l’utiliser pour les produits et services désignés par l’enregistrement constitue une mauvaise foi au sens de ces dispositions si le demandeur de cette marque avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ou en vue d’obtenir, sans même se focaliser sur un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque (29/01/2020, 371/18-, SKY, EU:C:2020:45,
§ 81).
138Dans l’analyse globale à effectuer afin de déterminer l’existence de la mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (26/02/2015, 257/11-,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68;)
139La demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi parce qu’elle a réitéré des demandes nationales d’enregistrement. Elle a également agi de mauvaise foi en tentant d’enregistrer sa marque auprès de l’Office en sachant que, comme l’a jugé l’OEPM, le signe était descriptif, usuel et trompeur. Pour la chambre de recours, ces raisons ne justifient pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Premièrement, il n’y a pas en soi de phénomène de demandes d’enregistrement successives. Il n’existe pas d’enregistrements de marques nationales. Les demandes de marque nationale ont été rejetées et, en outre, une seule société titulaire de la MUE appartenait. Les demandes successives d’enregistrement d’une marque peuvent viser à maintenir pendant une longue période le délai de cinq ans accordé par le législateur pour que le titulaire d’une marque commence à préparer ou à utiliser sa marque dans le commerce, sous peine de déchéance.
140Deuxièmement, en ce qui concerne l’option de la voie européenne d’enregistrement de la marque à la suite des tentatives infructueuses de protection contre la voie nationale, cela ne signifie pas automatiquement un acte de mauvaise foi. Il ressort des pièces du dossier que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours contre les décisions de refus rendues par le département des signes distinctifs de l’OEPM dans une instance supérieure et a directement cherché à protéger le signe devant l’Office. Parmi les faits décrits par la demanderesse en nullité elle-même, la titulaire de la MUE dispose de son propre site internet et utilise sa marque dans la vie des affaires. Dès lors, la titulaire de la marque de l’Union européenne entendait enregistrer son signe afin de l’utiliser en tant que marque désignant une origine commerciale, c’est-à-dire comme un signe distinctif qui identifie ses services et les différencie des services d’autres concurrents. Il ressort de l’exposé factuel du dossier que rien n’indique que la marque de l’Union européenne a été enregistrée pour
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30 empêcher un tiers d’utiliser un signe identique ou similaire [12/09/2019,-104/18 P, P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
III. Décisions nationales antérieures
141En ce qui concerne le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demanderesse en nullité cite deux décisions du département SPTMO
Distinctive Signe qui ont rejeté respectivement une marque identique et une autre marque similaire à la marque en cause, considérant qu’elle était descriptive, habituelle et trompeuse en vertu de la législation espagnole applicable.
142Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué
d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique d’origine du signe verbal en cause (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
143À cet égard, la jurisprudence a également établi que l’Office n’a pas l’obligation de prendre en considération les décisions des autorités nationales concernant des marques identiques à celles sur lesquelles il est appelé à statuer. Si elle en tient compte, elle n’est pas liée par de telles décisions [19/12/2019-, 624/18, GRES ARAGÓN (fig.), EU:T:2019:868, § 28, 29]. Dans le cas qui fait l’objet du présent recours, la chambre de recours a lu attentivement les décisions nationales produites et les a prises en considération pour statuer en l’espèce. Toutefois, la chambre de recours note que lesdites décisions ne contiennent toutefois pas de raisonnement détaillé permettant de justifier le raisonnement juridique suivi.
144Après avoir examiné la décision de la division d’annulation, la chambre de recours estime que la division d’annulation a procédé à un examen motivé et correct des interdictions absolues en vertu du RMUE et de la jurisprudence l’interprétant.
Conclusion
145La décision attaquée de la division d’annulation était conforme à la législation. La marque contestée n’est pas couverte par les motifs de nullité visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et g), ou l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
146Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité
(requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire
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31 de la marque de l’Union européenne (la défenderesse) aux fins des procédures de nullité et de recours.
147Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, les frais comprennent la procédure de nullité, à savoir les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne (la défenderesse) de 450 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne (la défenderesse) s’élevant à 550 EUR dans la procédure de recours.
148Le montant total des frais exposés aux fins des deux procédures s’élève à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours formé;
2. Condamne la demanderesse en nullité (requérante) à rembourser à la titulaire de la MUE (défenderesse) les frais des procédures de nullité et de recours, qui s’élèvent à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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