DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 837 (INVALIDITY)
Creaciones Alpe, S.L., Carretera Vieja de Extremadura, s/n, 45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo), Espagne (partie requérante), représentée par Mario De Justo, Uruguay, 11, 28016 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Airwair International Limited, Coba’s Lane, Wollaston, NN29 7SW Wellingborough, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel). Le 27/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 03/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 686 687 (marque de position) (ci-après la «MUE»), déposée le 12/04/2022 et enregistrée le 22/09/2022. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 25: chaussures La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points d) et e), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque contestée sollicite la protection de signes particuliers dans une position particulière sur les produits en cause, à savoir pour la couture apposant le tréma, représenté en jaune mais sans

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revendication de couleur spécifique, et d’une bride dans le talon. Elle fait valoir qu’il ressort de ces caractéristiques objectives que la marque demandée est fusionnée aux yeux du public pertinent avec les produits, à savoir la couture et la lanière, et donc avec l’apparence de ces produits. Tant la nature de la marque demandée en tant que marque de position que les lignes pointillées, bien que ne faisant pas partie de la marque, sont déterminantes pour déterminer le positionnement spécifique de la marque demandée. La requérante fait valoir que, dès lors que le public pertinent ne sera pas en mesure d’identifier un signe qui diffère de l’apparence du produit lui-même, il convient d’examiner s’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, de sorte que le consommateur soit en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des chaussures d’autres entreprises. La requérante fait valoir que la couleur jaune de couture a un caractère purement décoratif et que la bride du talon a un caractère purement fonctionnel. Cela ne permet pas au public ciblé de reconnaître et de mémoriser une indication de l’origine commerciale des chaussures. Selon la demanderesse, la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue du caractère distinctif minimal. Le public pertinent ne percevra pas le signe demandé, au-delà de son effet purement décoratif et fonctionnel de la couleur jaune de la couture et de la bride au talon, comme une indication d’origine.

La demanderesse invoque en outre l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE et affirme que le signe contesté se compose de deux caractéristiques communes qui ont fait l’objet d’un usage répandu depuis des années avant son dépôt. Étant donné qu’il est habituel, dans le cas des chaussures, que les couleurs passent de saison à la saison conformément aux exigences de la mode, les milieux professionnels concernés n’ont aucune raison de considérer la simple utilisation de cette couleur lumineuse comme une indication de l’origine commerciale. Enfin, la requérante souligne que la bride sur le talon de la chaussure a pour fonction évidente d’aider les consommateurs à s’adapter à leurs pieds dans les chaussures ou les bottes en fournissant un point de rangement afin de maintenir ou de tirer de la chaussure ou de la chaussure dans la direction opposée en insérant le pied dans celle-ci. Elle affirme qu’en l’espèce, tous les éléments susmentionnés sont refusés à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, étant donné que d’autres entreprises n’auront pas accès à d’autres caractéristiques de fonctionnalité équivalente, telles que des solutions alternatives et compétitives appropriées différentes de la couture du soudage ou incluant une bride dans le talon. Le fait que le mot AIRWAIR soit inclus sur la bride en tant qu’élément secondaire souligne le fait que les éléments prépondérants de «position» qui sont conformes à la marque de l’Union européenne contestée (la couture du capot et la bride dans le talon) sont refusés à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), car ils résultent de la nature même des produits (chaussures) et sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. La requérante conclut qu’Airwair a également agi de mauvaise foi parce qu’elle avait précédemment déposé une demande de marque espagnole consistant en un «couturejaune accolé à la semelle sur la partie supérieure de la chaussure» et une autre demande de marque consistant en une «pulpe de bottes sur l’arrière supérieur». Ces marques ayant été refusées, avant que les refus ne deviennent définitifs Airwair, Airwair ait retiré ses demandes pour celles-ci devant l’Office espagnol des brevets et des marques et, de mauvaise foi, elle a demandé l’enregistrement de la MUE, qui fait l’objet de la présente procédure de nullité, et qui est pratiquement identique à ces marques espagnoles.

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À l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: Des liens vers différents sites web et des impressions de sites internet qui montrent, selon la demanderesse, les usages de coutures et de cordonniers sur les bottes de tiers antérieurs. Annexe 2: Dessins de brevets «Goodyear welt» (Office des brevets des États- Unis) de 1937, montrant les lanières comme élément commun sur les bottes. Annexes 3A et 3B: Extrait de l’Office espagnol des brevets et marques montrant les informations relatives à la marque de position M4008452 (3)
qui a été annulée sur la base du fait qu’il a été considéré comme non distinctif (il est formé par des graphismes qui ne présentent pas de différences supplémentaires susceptibles de le distinguer des autres existant sur le marché pour identifier ledit signe avec une origine commerciale spécifique). Annexes 4A et 4B: Extrait de l’Office espagnol des brevets et marques montrant les informations relatives à la marque de position M4008450 (7)
qui a été annulée sur la base du fait qu’elle a été considérée comme non distinctive (la lanière sur la partie supérieure de la chaussure étant exclusivement une forme habituelle dans le secteur de la chaussure (chaussures) et donnant une valeur substantielle au produit revendiqué «chaussures», en agissant en tant que «shoehore» ou «puller», en particulier dans les «bottes de modèles», qui reproduit graphiquement le signe distinctif demandé. Les couleurs revendiquées qui apparaissent dans cette marque de position «bande centrale jaune sur fond noir» ne sont pas suffisamment distinctives, et la requérante ne démontre pas non plus qu’elles ont acquis un caractère distinctif par l’usage, de sorte qu’en outre, l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la loi sur les marques est applicable). Annexe 5: Extrait de la base de données de l’EUIPO concernant le RMUE no 18 686 687 AIRWAIR (marque de position).

La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse ignore totalement l’élément verbal intrinsèquement distinctif de la marque contestée, à savoir «AirWair», qui confère à la marque un caractère distinctif. Elle affirme que même si les autres éléments de la marque étaient dépourvus de caractère distinctif, la marque dans son ensemble devrait néanmoins être considérée comme distinctive parce qu’elle contient un élément verbal clairement distinctif. À cet égard, la titulaire renvoie aux orientations énoncées dans la communication commune du réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN) sur le caractère distinctif des marques tridimensionnelles contenant des éléments verbaux («CP9»), qui confirment que lorsqu’une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément distinctif (tel que l’élément verbal

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«AirWair»), cela suffira à rendre le signe dans son ensemble distinctif. Selon la titulaire, l’élément verbal «AirWair» suffit à lui seul à rendre la marque contestée distinctive. En fait, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque contestée est encore plus distinctive parce que la marque en cause est une marque de position qui ne revendique même pas la forme des produits en cause (c’est-à-dire des chaussures). Au lieu de cela, ce qui est revendiqué est le positionnement des différents éléments distinctifs sur des parties spécifiques de chaussures. En outre, la titulaire de la MUE affirme que la marque contient également plusieurs autres éléments distinctifs (tels qu’un fond noir à l’extérieur et un fond jaune à l’intérieur d’une boucle de talon placée en haut de la bride de la chaussure, la couture jaune sur un sout noir contrastant). Enfin, la titulaire avance que l’EUIPO a lui-même reconnu la marque contestée comme un excellent exemple de marque de position encore plus distinctive qu’un logo ou un nom de marque (+ compte LinkedIn).
En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la marque contestée est générique parce qu’elle consiste en une couleur claire de la couture (jaune) et de la bride sur le talon de la chaussure, qui sont toutes deux des caractéristiques communément utilisées pour les produits compris dans la classe 25, la titulaire de la MUE avance que la question n’est pas de savoir si un type quelconque de couture ou de boucle d’aide est utilisé, mais s’il existe un usage répandu de la marque telle qu’elle a été enregistrée. À cet égard, la marque contestée doit être considérée dans son ensemble. La titulaire souligne qu’en l’espèce, la marque n’est pas seulement composée des caractéristiques invoquées par la demanderesse (tout type de couture et tout type de boucle de talons), mais présente des caractéristiques spécifiques. Elle conclut que la titulaire n’a produit aucun élément de preuve qui démontrerait un quelconque usage par un tiers de la combinaison des caractéristiques contenues dans la marque contestée, et encore moins que cet usage serait usuel.
En ce qui concerne les allégations de la demanderesse selon lesquelles la marque contestée viole l’article 7, paragraphe 1, point e), du fait que la couture jaune et la boucle de talons remplissent toutes deux une fonction claire, la titulaire affirme que la demanderesse n’a pas tenu compte de toutes les caractéristiques de la marque contestée et n’a pas non plus fourni d’arguments ou d’éléments de preuve démontrant que la marque contestée dans son ensemble est fonctionnelle. La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que la marque contestée contient l’élément verbal («AirWair»), qui ne peut clairement pas être fonctionnel. Le même raisonnement s’applique exactement aux deux autres caractéristiques essentielles de la marque contestée, qui concernent des combinaisons de couleurs et qui sont des choix artistiques de la titulaire et qui n’ont aucune fonction.
Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la marque contestée a été déposée de mauvaise foi parce qu’elle constitue un prétendu «nouveau dépôt» de marques «identiques» à celles déposées et refusées en Espagne, la titulaire de la MUE affirme qu’elle n’a jamais déposé une marque identique à la marque contestée en Espagne. Elle affirme que les allégations inexactes de la requérante concernant le «contourner» des décisions nationales espagnoles sont également erronées, car même si un office national s’oppose à une demande de marque nationale, le dépôt d’une marque de l’Union européenne identique ne saurait être considéré comme un acte de «contourner» ou d’ «abus de droit». La jurisprudence constante a confirmé que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux dans des affaires concernant des litiges entre des

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marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office.
Dans sa réponse, la demanderesse fait valoir qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE aux marques «non traditionnelles», selon une jurisprudence constante, la perception du consommateur moyen n’est pas la même. Seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur remplit sa fonction essentielle d’origine. La requérante fait valoir que, en l’espèce, en l’absence de toute description par la requérante lors du dépôt de la demande, en identifiant la marque comme une «marque de position», il est précisé que la marque demandée n’est pas la forme ou le dessin de la chaussure, mais la manière dont la marque est placée ou apposée sur le produit. En l’espèce, la marque apposée sur les produits est la couture jaune et, le cas échéant, la seule autre marque apposée sur le produit qui peut être considérée comme une marque de position est la combinaison de deux — combinaison de couleurs de la lanière sur l’arrière supérieur de la chaussure –, ce que la titulaire définit comme la «boucle de talons». La demanderesse fait valoir qu’en ce qui concerne la couture jaune placée sur les bottes, elle a été déclarée dépourvue de caractère distinctif par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) (et confirmée par la deuxième chambre de la Cour de justice Benelux) puisqu’elle est formée par des graphismes qui ne présentent pas de différences supplémentaires susceptibles de le distinguer des autres existant sur le marché pour identifier une origine commerciale spécifique. En ce qui concerne la combinaison de couleurs de la lanière figurant à l’arrière supérieur de la chaussure, son absence de caractère distinctif a également été déclarée par l’Office espagnol des brevets et des marques, affirmant que les couleurs revendiquées qui apparaissent dans cette marque de position «bande centrale jaune sur fond noir» ne sont pas suffisamment distinctives. Elle affirme que la communication commune du réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN) sur le caractère distinctif des marques tridimensionnelles contenant des éléments verbaux («PC 9») ne peut pas être automatiquement appliquée — par analogie — à une marque de position simplement parce que la nature du signe dont la protection est demandée dans chaque type de marque est différente. Elle ajoute que, si les marques tridimensionnelles visent à protéger la forme, les marques de position visent à protéger l’endroit où le signe est apposé sur les produits. Elle affirme également qu’en tout état de cause, ce que «PC 9» considère réellement, c’est que la taille et la proportion des éléments doivent être prises en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de forme. En particulier, l’appréciation doit se fonder avant tout sur la représentation du signe, comme le soutient la demanderesse, et uniquement lorsque l’élément verbal ou figuratif est suffisamment grand pour être clairement identifié comme distinctif et a un impact suffisant sur l’impression d’ensemble produite par le signe, ce qui rend le signe dans son ensemble distinctif. La demanderesse affirme que, en l’espèce, l’élément verbal occupe une partie insignifiante du signe et se perd au sein des éléments non distinctifs comme la couture jaune/le trémie noir et la lanière double couleur. En raison de sa position et de sa taille, il ne peut être identifié comme distinctif sans un examen minutieux et, par conséquent, ne peut rendre le signe distinctif dans son ensemble. La requérante poursuit que, à la date de la demande de l’enregistrement contesté, il était déjà courant dans le secteur des chaussures d’utiliser des couture de couleur clair sur le tréma pour décorer cette partie de la chaussure. Ainsi, la couture jaune/le capot foncé sera perçu par le consommateur pertinent comme des éléments décoratifs typiques des produits visés par l’enregistrement contesté. De tels éléments décoratifs ne se

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différencient pas substantiellement des éléments de base communément utilisés dans le commerce pour décorer les produits et ne constituent qu’une variante de ceux-ci. Quant à la combinaison de couleurs de la bande sur l’arrière supérieur de la chaussure, la requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de caractère distinctif en raison de sa nature fonctionnelle. Enfin, la requérante réitère ses arguments relatifs à la mauvaise foi en ce sens que le titulaire a demandé l’enregistrement de la marque de position contestée afin d’acquérir des droits de marque sur un signe qui avait été déclaré dépourvu de caractère distinctif dans au moins un État membre afin d’empêcher d’autres entrepreneurs d’utiliser ce signe. Une telle façon de procéder constituerait, de l’avis de la requérante, un comportement commercial malhonnête et un abus de droit poursuivant un monopole légal sur un signe qui, dépourvu de caractère distinctif au niveau «national» dans différents États membres, devrait rester dans le domaine public et pouvoir être utilisé dans le commerce pertinent.

Dans sa réponse finale, la titulaire de la MUE indique que la jurisprudence citée par la demanderesse concerne des marques de forme qui ne contiennent pas d’éléments distinctifs spécifiques et qui consistent uniquement en la forme (ou la décoration superficielle) du produit. Selon la titulaire, et comme cela a été confirmé dans l’arrêt PC9, la jurisprudence citée ne s’applique pas aux marques de forme qui contiennent des éléments verbaux distinctifs. En effet, les éléments verbaux confèrent un caractère distinctif suffisant à ces marques de forme et il n’est pas nécessaire de prouver que la forme en tant que telle ne relève pas des normes et des habitudes du secteur ou, comme l’indique spécifiquement le PC9, si une forme non distinctive contient un élément distinctif en soi, il suffira de rendre le signe dans son ensemble distinctif. La titulairesouligne également qu’en l’espèce, la marque contestée ne revendique pas la forme des chaussures, mais revendique plutôt une position spécifique d’éléments distinctifs sur des chaussures. De l’avis de la titulaire, le positionnement de tous les éléments, y compris l’élément verbal AirWair, se situe clairement en dehors des normes et habitudes du secteur de la chaussure étant donné qu’aucun autre fabricant n’utilise cet élément verbal ou le positionnement sur ses chaussures. La titulaire fait valoir que l’élément verbal utilisé dans la marque contestée est clairement visible et écrit dans une police de caractères lisible et visible et qu’il suffit à rendre la marque contestée distinctive. Elle souligne également que la requérante n’a produit aucun élément de preuve qui démontrerait un quelconque usage par un tiers de la marque contestée, et encore moins que cet usage soit usuel et qu’il lui appartient de prouver, par des éléments de preuve clairs et non équivoques, que la marque contestée était déjà devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Au lieu d’examiner la marque contestée dans son ensemble, la demanderesse limite ses arguments à des allégations d’usage généralisé de tout type de couture (à savoir, pas de couture jaune sur un capot noir) et de tout type de boucle de talons (c’est-à-dire pas la boucle de talons noir et jaune représentée dans la marque contestée avec l’élément verbal pertinent). En outre, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est applicable en l’espèce, la titulaire affirme qu’il n’a pas été expliqué pourquoi la boucle de talon est fonctionnelle, mais renvoie simplement à une décision de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle concernant une marque espagnole totalement différente. La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que ni la couture jaune sur un trémie noir ni la boucle noire avec un libellé jaune ne peuvent être considérées seules (ou en combinaison) comme des caractéristiques fonctionnelles. Enfin, la titulaire répète que les

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arguments de la demanderesse concernant la mauvaise foi sont totalement erronés et manifestement non fondés. Elle explique qu’elle n’a jamais déposé de marque identique à la marque contestée en Espagne et qu’en tout état de cause, un «nouveau dépôt» d’une marque nationale auprès de l’EUIPO ne revendique pas des droits identiques mais cherche plutôt à obtenir des droits sur un territoire plus large, l’ensemble de l’Union européenne et non un seul État membre. Elle affirme également que même si un office national s’oppose à une demande de marque nationale, le dépôt d’une marque de l’Union européenne identique ne saurait être considéré comme un acte de «contourner» ou d’ «abus de droit». Selon la jurisprudence de l’Union, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes

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selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 25).

Remarque liminaire
Décision antérieure des offices nationaux
La demanderesse invoque deux décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (ainsi qu’une décision de l’United States Patent Office) pour étayer ses arguments. Néanmoins, les offices nationaux dans les affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l’UE des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, 13/05-, ODA/BODEGAS RODA et al., EU:T:2006:335, § 59).

Dès lors, les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État non membre de l’Union européenne ne lient pas l’Office &bra; 24/03/2010, 363/08-, nollie (fig.)/NOLI, EU:T:2010:114, § 52 &ket;.

Il n’en demeure pas moins que le raisonnement et l’issue de ces décisions doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre concerné par la procédure. En l’espèce, la jurisprudence pertinente concerne des marques de position apposées au niveau national qui ne contiennent aucun élément verbal. Étant donné qu’en l’espèce, la marque contestée contient également un élément verbal clairement perceptible «AirWair», les décisions citées par la demanderesse ne sont pas comparables et ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

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En l’espèce, la marque contestée est une marque de position
, enregistrée pour les produits compris dans la classe 25: chaussures Le public pertinent est le grand public dans toutes les zones géographiques de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen en raison du fait que ces produits sont relativement durables et représentent normalement des achats peu fréquents.
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, les marques de position sont les marques caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur le produit. Les demandes de marques de position visent en réalité à étendre la protection à la manière spécifique dont les éléments (figuratifs, couleur, etc.) sont placés ou apposés sur le produit, le distinguant des autres sur le marché.
Les facteurs à prendre en considération lors de l’examen de marques de forme sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, il convient d’examiner si le consommateur pertinent sera en mesure d’identifier un signe différent de l’apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d’être perçue comme faisant partie du contexte de la marque.

Afin d’apprécier si le signe demandé est distinctif ou non, il convient de tenir compte de l’impression d’ensemble qu’il produit. Toutefois, cela ne signifie pas que chaque caractéristique de la composition du signe ne peut pas être examinée en premier lieu. En effet, il peut être utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs du signe en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Forme d’une bouteille en plastique, EU:C:2007:635, § 82), afin d’examiner ensuite le signe dans son ensemble (12/06/2007, T-190/05, Twist émetteurs Pour, EU:T:2007:171, § 43).

La demanderesse fait valoir qu’en l’espèce, la marque demandée sollicite la protection de signes particuliers dans une position particulière sur les produits en cause, à savoir la couture apposant le tréma, représentée en jaune mais sans revendication de couleur spécifique, et d’une bride dans le talon. Selon la demanderesse, il ressort de ces caractéristiques objectives que la marque demandée est fusionnée aux yeux du public pertinent avec les produits, à savoir la couture et la lanière, et donc avec l’apparence de ces produits. La marque demandée se confondant avec l’aspect des produits désignés, il convient donc d’examiner si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, de sorte que le consommateur soit en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des chaussures d’autres entreprises. De l’avis de la demanderesse, le

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public pertinent ne percevra pas le signe demandé (au-delà de son effet purement décoratif et fonctionnel de la couleur jaune de la couture et de la bride au talon) comme une indication d’origine. Elle fait également valoir qu’en l’absence de toute description de la requérante lors du dépôt de la demande, en identifiant la marque comme une «marque de position», il est précisé que la marque demandée n’est pas la forme ou le dessin de la chaussure, mais la manière dont la marque est placée ou apposée sur le produit qui, en l’espèce, désigne la couture jaune et la combinaison de deux couleurs de la lanière sur la face arrière de la chaussure.
Premièrement, la classification d’une marque en tant que «marque de position» en tant que «marque figurative», «marque tridimensionnelle» ou catégorie de marques distincte est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (02/26/2014, T-331/12, Tablette jaune au bas d’un écran électronique, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, stockking, EU:T:2010:235, § 19-21; 03/06/2015, R 2754/2014-1, feuille sur la poche de pantalons, § 11; 02/03/2020, R 1161/2019-4, POSITION D’UNE BANDE VERTE SUR LE PISTOLET PULVÉRISATEUR, § 18). Comme déjà expliqué ci-dessus, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques. Le terme «marque de position» implique qu’une marque particulière est apposée sur une partie particulière du produit et que cela ne fait que montrer le truisme que la représentation de la marque telle qu’elle a été déposée doit être prise comme base (16/01/2006, R 612/2005-4, Sanitary flexible, § 13).
Néanmoins, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour une marque de position, qui vise à protéger la manière spécifique dont les éléments sont placés ou apposés sur le produit, comme pour une marque verbale ou une marque figurative. Bien que le public ait l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs de l’origine commerciale d’un produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est une marque de position.
En l’espèce, la marque de position consiste en une combinaison de couture jaune positionnée sur un sout noir contrasté et d’une bride avec fond noir (extérieur) et jaune (à l’intérieur) sur lequel le mot «AirWair» écrit en caractères gras et fantaisistes, la bride étant positionnée sur la boucle de talon de la chaussure.
Indépendamment de la question de savoir si la marque peut être séparée du produit en l’espèce ou si la position et les caractéristiques spécifiques de la couture et de la bride de la bottine au talon, la combinaison de ces éléments caractéristiques et la connaissance qu’a le consommateur pertinent de ce type de produits permettent au consommateur de percevoir la marque non pas simplement comme un élément décoratif ou ornemental, mais comme une indication d’origine (c’est-à-dire si le consommateur distinguera le signe de l’aspect normal des produits), il est clairement déterminant que la marque soit perçue comme un élément décoratif ou ornemental, mais comme une indication d’origine (c’est-à-dire si le consommateur distinguera le signe de l’aspect normal des produits).
Les arguments de la demanderesse concernent tous la marque de position sans tenir compte de l’élément verbal. L’élément «AirWair» possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause pour l’ensemble du

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public pertinent étant donné qu’il n’a, dans son ensemble, aucune signification spécifique en rapport avec des chaussures dans aucune des langues pertinentes. Cet élément permet au consommateur d’identifier la marque comme provenant d’une entreprise spécifique. La question de savoir si les autres éléments placés ou fixés dans une zone spécifique sur un produit divergeaient ou non de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et peuvent remplir leur fonction essentielle d’indication d’origine est dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que la marque doit être considérée dans son ensemble. En ce quiconcerne l’argument de la demanderesse concernant l’élément verbal occupant une partie insignifiante du signe et perdu au sein des éléments non distinctifs (comme la couture jaune/le trémie noir et la lanière double couleur), la division d’annulation ne peut être d’accord avec ce point de vue. Le simple fait que l’élément verbal soit positionné sur la lanière des bottes et de taille plus petite ne change rien au fait qu’ils possèdent un caractère distinctif par rapport aux produits en cause.

Dans ses observations, la demanderesse mentionne que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune description conforme à la représentation de la marque lors du dépôt de la marque contestée. À cet égard, il convient de noter qu’il est recommandé d’ajouter la description pour indiquer la manière dont la marque est apposée sur les produits, mais qu’elle n’est pas une condition de l’enregistrement de la marque de position.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Caractère courant — article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, un signe composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenue usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ne peut être enregistré en tant que marque.

L’appréciation du prétendu usage usuel d’un signe doit être effectuée par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49). En outre, il y a lieu d’établir une utilisation effective habituelle, et non une simple utilisation potentielle comme dans le cas d’un caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont refusées à l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur la base de l’usage courant dans des secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou services concernés (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).

L’usage habituel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la marque contestée (12/04/2022).

La demanderesse fait valoir que le signe contesté est composé de la couleur claire de la couture (jaune) et de la bride sur le talon de la chaussure. Il s’agit là d’éléments qui ne sauraient être considérés comme fantaisistes et bien moins uniques et exceptionnels. La couture jaune/le capot foncé sera perçu par le consommateur pertinent comme des éléments décoratifs typiques des produits visés par l’enregistrement contesté. De tels éléments décoratifs ne se

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différencient pas substantiellement des éléments de base communément utilisés dans le commerce pour décorer les produits et ne constituent qu’une variante de ceux-ci. À cet effet, la demanderesse soumet l’annexe 1 (citée ci-dessus dans la section Résumé des arguments des parties) et fait valoir que les éléments de preuve démontrent que, à la date de la demande d’enregistrement contestée, il était déjà courant dans le secteur des chaussures d’utiliser des couture de couleur clair sur le sol pour décorer cette partie de la chaussure.

En l’espèce, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que le consommateur pertinent a été exposé à la marque contestée dans un contexte autre que celui de la marque et que, de ce fait, il reconnaît son importance habituelle par rapport aux produits et services pour lesquels la marque est déposée. Comme indiqué dans la section précédente de la présente décision, la marque contestée ne se compose pas seulement d’une couture jaune et d’une bride placée sur la boucle de talon de la chaussure (comme l’affirme la demanderesse), mais aussi d’un élément verbal distinctif «AirWair». La demanderesse n’a présenté aucun argument ni élément de preuve expliquant ou montrant que l’expression «AirWair» était utilisée au moment du dépôt de la marque contestée pour les produits contestés.

Dès lors, il ne saurait être établi que la marque, au moment du dépôt, était composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.

Formes ou autres caractéristiques nécessaires à l’obtention d’un résultat technique — article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit; II) la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; ou iii) la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne une valeur substantielle au produit. L’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE dispose que les signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique sont refusés à l’enregistrement.
L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE a pour finalité d’empêcher que le droit des marques n’accorde à une entreprise un monopole sur les solutions techniques ou les caractéristiques utilitaires d’un produit qu’un utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche assure que les entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43- 45).

Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique, car cela aurait pour effet que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents d’offrir un produit ayant une telle fonction ou, à tout le moins, de

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choisir librement la solution technique qu’ils souhaitent utiliser pour conférer à leur produit une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79).

La demanderesse fait valoir que ni la couture jaune ni la bride du talon ne consistent en des éléments décoratifs ou fantaisistes qui vont au-delà de la nature des chaussures et de leur besoin technique, ne jouant aucun rôle important dans la représentation d’une caractéristique. De l’avis de la demanderesse, la couture remplit la fonction évidente d’apposition du soute de chaussures ou de bottes sur la zone située entre la semelle et la tige, de sorte que la semelle peut être fixée à la tige. Sa couleur claire ou jaune n’est pas intrinsèquement distinctive, car elle se confond avec l’aspect des chaussures ou des bottes et n’est donc pas soumise à la protection de la marque. Elle fait valoir, en outre, que la couture en tant que moyen d’apposition du tréma est courante dans l’industrie de la chaussure. Il est connu sous le nom de «Goodyear welt» depuis son invention en 1937 et il est depuis des décennies dans le domaine public. Quant aux sangles apposées sur le talon de chaussures, elles sont habituelles depuis le début du 20e siècle. La bride sur le talon de la chaussure sert, selon la requérante, la fonction manifeste d’aider les consommateurs à s’adapter à leurs pieds dans les chaussures ou les bottes en fournissant un point de rangement afin de maintenir ou de tirer de la chaussure ou de la chaussure dans la direction opposée en insérant le pied dans celle-ci. Elle présente les annexes 2A et 2B à l’appui de ses allégations. La demanderesse affirme en outre que le fait que l’élément verbal «AirWair» soit inclus dans la bride en tant qu’élément secondaire vient souligner le fait que les éléments «position» prédominants qui sont conformes à la marque de l’Union européenne contestée (la couture du souchet et la bride dans le talon) sont refusés à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), étant donné qu’ils résultent de la nature des produits eux-mêmes (chaussures) et sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.

La requérante renvoie à la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques du 05/03/2019 concernant les demandes de marques espagnoles no
4 008 452 et no 4 008 450 ( toutes deux déposées le
05/03/2019), dans laquelle il a été décidé que cette bride suppose exclusivement une forme usuelle dans le secteur des bottes (chaussures) et donne une valeur substantielle au produit revendiqué en tant que «chaussures», en agissant en tant que «shoehorn» ou «pulling», en particulier dans la modalité «boots» &bra; bottes &ket; Rec.
La division d’annulation ne voit pas en quoi la marque de l’Union européenne contestée, contenant un élément verbal «AirWair», aurait pu contredire les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE au moment du dépôt de la marque contestée. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’y a aucune raison de considérer l’élément verbal distinctif «AirWair» comme un élément secondaire, comme déjà expliqué en détail ci-dessus.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE.

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Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombe pas (et n’était pas au moment du dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), d) et e), du RMUE. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité. Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire; Il importe de garder à l’esprit que la date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne est la date de dépôt de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la MUE contestée a été déposée le 12/04/2022, soit la date pertinente. Description des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi La demanderesse affirme qu’en demandant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi parce qu’elle avait précédemment déposé une demande de marque espagnole consistant en un «couturejaune accolant la semelle au sommet de la chaussure» et une autre demande de marque consistant en une«tiroche de bottes à l’arrière supérieur». Ces marques ont été refusées mais avant que les refus ne soient devenus définitifs, la titulaire de la MUE a retiré ses demandes

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pour celles-ci avant l’OEPM et, de mauvaise foi, elle a demandé la MUE, qui fait l’objet de la présente procédure de nullité, et qui est pratiquement identique à ces marques espagnoles. En effet, la marque de l’Union européenne consiste principalementen «un cousue jaune accolé à la partie supérieure de la chaussure» (comme la marque espagnole no 4.008.452) et «une bride sur la partie supérieure de la chaussure» en jaune sur fond noir (comme la marque espagnole no 4.008.450). Bien que la marque de l’Union européenne inclue le mot AirWair dans la bande de la chaussure en tant qu’élément secondaire, ce mot AirWair a déjà été enregistré en tant que marque (MUE 14.299.895). Par conséquent, il n’était pas nécessaire de l’enregistrer. La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 12/04/2022 et enregistrée le 22/09/2022. Les marques antérieures invoquées par la demanderesse sont les demandes de marques espagnoles no 4 008 452 et no
4 008 450, toutes deux déposées le 05/03/2019 pour des chaussures comprises dans la classe 25. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a souligné à juste titre, le dépôt d’une marque de l’Union européenne identique ou similaire dans différents territoires ne saurait être considéré comme un acte de «contourner» ou d’ «abus de droit». En outre, comme expliqué ci-dessus, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux dans des affaires concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant. Selon la jurisprudence de l’Union, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union (arrêts du 13 septembre 2010, Often, T-292/08, point 84; 25 octobre 2006 dans l’affaire T-13/05, Oda, point 59).

À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Michaela Simandlova Janja FELC Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.