LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 17 septembre 2024
Dans l’affaire R 706/2023-2
Prosperity Tower Unipessoal, Lda.
Avenida ALMIRANTE Gago Coutinho, no
113
1760-029 Lisboa
Portugal Titulaire de la MUE/requérante représentée par Baptista, Monteverde mentale ASSOCIADOS, Edifício Heron Castilho Rua
Braamcamp, 40-5 E, 1250-050 Lisboa (Portugal)
contre
Maló Clinic, S.A
Avenida dos Combatentes, no 43, 10° piso, letra C
1600-042 Lisboa
Portugal Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par Nuno Aureliano, Praça de Londres n.° 9, 2.° Esquerdo, 1000-192 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 239 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 110 496)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/09/2024, R 706/2023-2, MALO Dental International

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 août 2019, le prédécesseur en droit de Prosperity Tower
Unipessoal, Lda. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
Malo Dental International
pour les produits et services suivants:
Classe 10: Prothèses dentaires.
Classe 41: Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels.
Classe 44: Dentisterie; Conseils en dentisterie; Chirurgie; Services de cliniques de santé;
Services de cliniques médicales.
2 La demande a été publiée le 27 septembre 2019 et la marque a été enregistrée le 30 janvier 2020.
3 Le 22 juin 2021, Maló Clinic, S.A (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
5 Par décision du 1 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse en nullité est notamment titulaire des marques de l’Union européenne suivantes:
- La marque verbale de l’Union européenne no 4 577 607 «Clinica Maló, Lda.», déposée le 27 juillet 2005 et enregistrée le 11 septembre 2006 pour des services compris dans la classe 44;
- La marque de l’Union européenne figurative no 6 699 599, déposée le 26 février 2008 et enregistrée le 18 août 2009 pour des services compris dans la classe 44;
- La marque de l’Union européenne figurative no 7 029 051 , déposée le 01erjuillet 2008 et enregistrée le 20 mai 2009 pour des services compris dans la classe 44;
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- La marque de l’Union européenne figurative no 7 030 489 , déposée le 02erjuillet 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009 pour des services compris dans la classe 44;
- La marque de l’Union européenne figurative no 7 091 994 , déposée le 04erseptembre 2008 et enregistrée le 10 juin 2009, pour des services compris dans les classes 41 et 44;
- La marque de l’Union européenne figurative no 7 092 117 , déposée le 04erseptembre 2008 et enregistrée le 16 juin 2009, pour des services compris dans les classes 41 et 44;
- La MUE no 15 545 932 pour la marque verbale «MALOCLINIC rehabilitation
PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE», déposée le 16 juin 2016 et enregistrée le 14 octobre 2016, pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44.
− Plusieurs facteurs peuvent être pris en considération afin de décider si la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande; la jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents.
- Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE contestée, prétendument enregistrée de mauvaise foi, doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne suffit pas en soi à démontrer l’existence d’une mauvaise foi, une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion ne viendra pas étayer une conclusion de mauvaise foi.
- Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait nécessairement connaître l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
- Intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE: il s’agit d’un facteur subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives.
− Comme l’a prouvé la demanderesse en nullité, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a fondé le 16 mars 1995, avec Manuel de Carvalho, Clínica Maló Lda. Il était le gérant de la société et l’actionnaire principal. Le nom de la société a été modifié le 23 juillet 2007, en Maló Clinic Lda. et en 2008, elle a été transformée en société par actions. De 2008 à 2018, Paulo Sérgio Malo de Carvalho était actionnaire et président du Conseil d’administration de la demanderesse, Maló Clinic S.A. Ces faits ne sont pas contestés par la titulaire de la MUE. En raison de sa position de haut niveau au sein de la direction de la société, Paulo Sérgio Malo de Carvalho devait avoir connaissance des enregistrements de marques de l’Union européenne détenus
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par la société de la demanderesse qui ont été déposés entre 2005 et 2016. Le 27 mai 2019, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a cessé ses fonctions d’administrateur et a personnellement déposé la MUE contestée «MALO Dental International» le 16 août 2019, bien que la marque ait ensuite été transférée à Desafio Majestoso Lda, puis à
Prosperity Tower Unipessoal Lda (titulaire actuel) (annexes 1 et 2). En raison de la relation évidente entre les parties agissant dans le même domaine médical, il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance des marques antérieures détenues par la demanderesse en nullité.
− Dans les affaires où la demanderesse en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs des droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires. La demanderesse en nullité est titulaire, entre autres, de plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne. Par exemple, elle est titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
No 6 699 599 déposée le 26 février 2008, enregistrée le 18 août 2009 et valable jusqu’au 26 février 2028, pour des services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 092 117, déposée le 4 septembre 2008, enregistrée le 16 juin 2009 et valable jusqu’au 4 septembre 2028, pour l’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41 et services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44. Ces droits antérieurs ne font pas l’objet d’une procédure d’annulation, bien que la titulaire de la MUE ait affirmé que des actions en nullité seraient introduites en temps utile contre ces marques (sur la base d’un droit au nom). Lamarque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des prothèses dentaires comprises dans la classe 10; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels compris dans la classe 41 et de dentisterie; conseils en dentisterie; chirurgie; services de cliniques de santé; services de cliniques médicales compris dans la classe 44.
− Étant donné que les signes coïncident par le nom de famille «MALO» et que les éléments restants sont moins distinctifs, voire faibles ou non distinctifs, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− La titulaire de la MUE invoque, à titre de défense, le droit d’utiliser son nom et fait valoir que «MALO» est le nom de famille du célèbre dentist Paulo Sérgio Malo de Carvalho connu au Portugal et dans l’Union européenne sous le nom de «Paulo Malo» ou «Malo». Toutefois, cet argument n’a pas d’incidence sur la question de savoir si les signes sont similaires. L’enregistrement de marques n’empêche pas l’utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale prévue par l’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE et par la législation nationale pertinente sur les marques conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2436.
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− Les produits et services couverts par les signes en conflit sont identiques ou similaires.
− La chronologie des événements montre que, le 27 mai 2019, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a cessé ses fonctions d’administrateur de Maló Clinic S.A. et, le 16 août 2019, il a déposé la marque de l’Union européenne contestée. En raison de sa fonction de président du Conseil d’administration de Maló Clinic S.A et d’actionnaire, Paulo Sérgio Malo de Carvalho devait avoir connaissance du risque de préjudice causé au demandeur en nullité lors de l’enregistrement pour son propre usage d’un signe patronymique similaire aux marques antérieures de la requérante. En outre, il ressort clairement des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (annexes 12-14) que Paulo Sérgio Malo de Carvalho avait connaissance du préjudice causé au demandeur dès lors qu’il a expressément et publiquement mentionné dans la presse son intention de promouvoir une concurrence déloyale avec la demanderesse en nullité et d’empêcher les activités du demandeur en nullité.
− En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle est habilitée à utiliser le nom de famille distinctif Malo et que, bien que Paulo Sérgio Malo de Carvalho ait été déclarée insolvable par un tribunal portugais, il n’a pas perdu le droit à son nom, il ne démontre pas l’absence de mauvaise foi du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée. Contrairement aux arguments du titulaire de la MUE, si Paulo Sérgio Malo de Carvalho a le droit d’utiliser son nom, elle ne lui confère pas le droit d’enregistrer ce nom en tant que MUE. En effet, ilest possible d’empêcher l’enregistrement d’une telle marque, même si le demandeur porte effectivement ce nom, si la marque demandée porte atteinte à un droit antérieur. À cet égard, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du RMUE, une MUE confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers l’usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’espritdu public. Ladémonstration de la mauvaise foi suppose de prouver que, au moment du dépôt, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial.
− Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé la demande d’enregistrement dans le but non pas de se livrer à une concurrence loyale, mais de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine.
− La marque de l’Union européenne contestée a été demandée en violation des principes de loyauté et d’intégrité que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait à la titulaire de la MUE de respecter en ce qui concerne la demanderesse. Le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écarté des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers. Lorsque la division d’annulation estime que les circonstances objectives du cas
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d’espèce peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve qui permettraient à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente. Le fait que la demanderesse ait retiré son opposition contre la marque contestée est dénué de pertinence. Sur la base des arguments et des éléments de preuve présentés, la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE. La demande en nullité est entièrement accueillie et la MUE devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés. Étant donné que la demande a été pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’ examiner la recevabilité de l’autre motif de la demande &bra; article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;.
6 Le 31 mars 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 14 juillet 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours incident (ci-après le
«recours incident»), demandant à la chambre de recours de maintenir la décision attaquée rendue par la division d’annulation et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes exposés dans le cadre du recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
9 Les observations sur le recours incident de la demanderesse en nullité ont été reçues le 16 octobre 2023.
10 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 666 C contre la marque de l’Union européenne no 4 577 607 pour la marque verbale «Clinica Maló, Lda.» pour des services compris dans la classe 44, au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
11 Le 16 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 543 C contre la marque de l’Union européenne no 6 699 599 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
12 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 667 C contre la marque de l’Union européenne no 7 029 051 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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13 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 668 C contre la marque de l’Union européenne no 7 030 489 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
14 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 685 C contre la marque de l’Union européenne no 7 074 859 pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44, au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
15 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 686 C contre la marque de l’Union européenne no 7 091 994 pour des services compris dans les classes 41 et 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
16 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 687 C contre la marque de l’Union européenne no 7 092 117 pour des services compris dans les classes 41 et 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
17 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 646 C contre la marque de l’Union européenne no 15 545 932 pour la marque MALOCLINIC réhabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44, au motif que la marque est devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
18 Le 26 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation contre
l’enregistrement portugais no 28 812 de la marque , no 427 163 pour la marque, no 465 628 pour la marque , no 465 629 pour la
marque , no 465 630 pour la marque , no 553 968 pour la marque «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», no 554 107 pour
la marque et no 555 091 pour la marque.
Motifs
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du RMUE), la décision attaquée n’est pas définitive et la procédure d’annulation ne peut être considérée comme close. Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57).
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21 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
22 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (par analogie, 06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
23 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
24 Une procédure d’annulation est actuellement pendante devant l’Office et l’office national portugais de la propriété intellectuelle, engagée par la titulaire de la MUE contre tous les droits antérieurs de la demanderesse en nullité (MUE et marques portugaises — voir paragraphes 10 à 18 ci-dessus).
25 La division d’annulation a notamment conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors de la demande de marque contestée. Elle a conclu que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne de détourner les droits de la demanderesse en nullité était essentiellement démontrée par la similitude des signes, d’autant plus que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence des marques de la demanderesse en nullité.
26 Il s’ensuit qu’une éventuelle invalidation aurait un effet direct sur la présente procédure.
27 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes en nullité pendantes auprès de l’Office et de l’Office portugais de la propriété intellectuelle.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation pendante contre les droits antérieurs de la demanderesse en nullité.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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