DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 338
Fulco, S.A., Pol. IND. «Pratenc». Carrer 112, num. 9 T., 08820 El Prat de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal núm. 611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Affoo Industrial (Ningbo) Co., Ltd., no 288 Jingu Mid Road, Yinzhou, 315104 Ningbo, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk indirects Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 338 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’agences d’import-export; Fourniture de conseils aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 856 543 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 856 543 «FUNCOO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 277 020 (marque figurative) et le nom commercial espagnol no 0119350 (3) «FULCO, S.A.». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs

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interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Services de distribution de matériel d’enseignement et de papeterie, ainsi que de fournitures scolaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Distribution d’échantillons; Décoration de vitrines; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’agences d’import-export; Recherche de parraineurs; Publicité; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires aux services de distribution de papeterie et de matériel pédagogique, ainsi qu’aux fournitures scolaires de l’opposante compris dans la classe 39, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les autres services contestés sont différents des services de distribution de papeterie et de matériel pédagogique de l’opposante, ainsi que des fournitures scolaires comprises dans la classe 39. Ils ne sont ni complémentaires (au sens où l’un est essentiel ou indispensable à l’usage de l’autre) ni concurrents. Ils ont des destinations, des canaux de distribution, des consommateurs finaux et des fournisseurs différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

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En l’espèce, les services jugés similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FUNCOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes «FULCO» de la marque antérieure et «FUNCOO» du signe contesté sont dépourvus de signification en espagnol. Par conséquent, ces mots sont distinctifs.
La marque antérieure possède un élément figuratif abstrait, qui est distinctif. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est purement décorative et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus accrocheur s ur le plan visuel que le reste des éléments.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «FU * CO *». En outre, ces lettres communes occupent les mêmes positions dans les signes.
Les signes diffèrent par leur troisième lettre, «L» contre «N» et par la dernière lettre du signe contesté, «O», sans contrepartie dans la marque antérieure. Toutefois, cela est contrebalancé par le fait que les signes partagent la majorité de leurs lettres, placées dans les mêmes positions.
Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ont toutefois une incidence sensiblement réduite sur la perception du signe par le public pertinent.

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La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante (décisions de la division d’opposition du 10/06/2019, no B 3 058 805; du 29/10/2009, no B 1 348 095; du 07/09/2020, no B 3 087 654; du 25/08/2020, no B 3 090 780; et la décision de la quatrième chambre de recours du 22/07/2011 no R 1257/2010-4) ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Certaines des décisions antérieures mentionnées par l’opposante, dont celle rendue par la chambre de recours, remontent à plus de 10 ans et, à cet égard, il convient de noter que la jurisprudence et la pratique de l’Office évoluent en heures supplémentaires. Dans la première décision, il était particulièrement important de tenir compte du faible degré de similitude entre les produits pertinents ainsi que du degré d’attention élevé des consommateurs qui les achètent. Dans la seconde décision, les éléments figuratifs étaient importants pour justifier l’absence de risque de confusion. Dans la troisième décision, la majorité des lettres des signes sont différentes, créant ainsi une impression d’ensemble différente. Dans la quatrième décision, les deux lettres identiques au début ont été considérées comme une combinaison de lettres très courante en anglais. Dans la dernière décision, les signes ont été considérés comme différents sur le plan conceptuel. Dès lors, les arguments utilisés dans ces décisions ne sauraient être transposés en l’espèce.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «FU * CO *». Les signes diffèrent par leur troisième lettre, «L» contre «N», et par la prononciation de la dernière lettre du signe contesté, «O», qui est une répétition de la lettre précédente. Ce double «O» sera prononcé comme un «O» plus long. Ce fait conduit à ce que les signes partagent le même nombre de syllabes, contrairement aux observations de la demanderesse.
La requérante se réfère, dans ses observations, à l’arrêt du 21/05/2015, T-55/13, F1H20/F1 et al, ECLI:EU:T:2015:309, pour étayer son allégation selon laquelle «le fait que le début de la marque demandée soit prononcé de la même manière que les marques verbales antérieures n’est pas suffisant pour compenser la différence de longueur et la composition des marques en conflit». Cette affaire citée par la requérante n’est pas applicable en l’espèce, puisque, dans cette affaire, le Tribunal a jugé que «le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme étant composée de deux éléments alphanumériques distincts, mais comme un ensemble de chiffres et de lettres dans lequel l’élément «f1» ne ressort pas davantage que l’élément «H2O». En l’espèce, il n’y a pas d’élément ou de signification qui permettrait de conclure que le public pertinent décomposera les signes. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie similaires et en partie différents. Ceux jugés similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé. Ils présentent, à tout le moins, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel. Les principales différences entre les signes résident dans deux lettres et dans les aspects figuratifs de la marque antérieure, tandis que les signes coïncident par quatre lettres identiques, placées dans des positions identiques. Sur le plan phonétique, la différence est atténuée puisque la double lettre «O» du signe contesté se prononce comme un «O» plus long. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 277 020 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.

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La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et des services contestés qui ont été jugés différents des produits de l’opposante en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; décoration de vitrines; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; publicité; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le nom commercial «FULCO, S.A.» enregistré en Espagne pourdes «services de vente de matériel d’enseignement et de papeterie, ainsi que de fournitures scolaires, tant nationalesqu’importés».
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.

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a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de c e signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011,-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/11/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Espagne avant cette date.
Le 08/11/2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
- Document 1: un document intitulé «tarifa de precios» (liste de prix, selon
l’opposante), daté de janvier 2018, en espagnol. Le signe est
visible, de même qu’une tête de lettre avec le signe , non datée.
- Document 2: de nombreuses factures adressées par l’opposante à des clients en Espagne entre le 15/12/2016 et le 05/12/2022. Le signe est représenté. Les factures sont rédigées en espagnol (accompagnées d’une traduction anglaise) et les prix sont libellés en euros. Les quantités et montants sont importants. Les produits énumérés dans les factures sont différents types de produits de papeterie, principalement des marqueurs.
- Document 3: un document intitulé «Tarifa de précios» (le tout en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais, selon lequel les documents contiennent une «liste des prix de détail»). Selon l’opposante, ces documents sont des «tarifs

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FULCO pour les produits Jovi» et sont datés entre 2016 et 2020. Seule la première
page de ces documents est montrée. Le signe est visible.
- Document 4: un document contenant des tableaux avec des prix, entre autres, ballpoint-stylos, en espagnol, dont les prix sont indiqués en euros. Elle est datée de 2022. Le signe est représenté.
- Document 5: des extraits de catalogues où le signe est représenté. Les
articles présentés sont des stylos et des marqueurs . Le texte est en espagnol (accompagné d’une traduction en anglais) et daté de 2021 et de 2022.
- Document 6: des impressions d’une publicité, où le signe est visible.
Les articles présentés sont des stylos et des marqueurs . Le texte est rédigé en espagnol (accompagné d’une traduction en anglais). Les offres présentées étaient valables pour 2021.
- Document 7: impressions d’articles publiés dans des médias spécialisés:
o «Schneider, et FULCO/Jovi en tant que distributeur pour l’Espagne et l’Andorre, deux sociétés très engagées dans l’environnement au-delà de leur propre site de production», publié sur www.lapapeleria.es en espagnol (avec une traduction en anglais). Le texte est daté du 12/08/2021.
o «Schneider développe son catalogue d’écriture en Espagne», publié sur www.lapapeleria.es en espagnol (accompagné d’une traduction en anglais). Le texte est daté du 14/04/2022. Selon l’article, «La société de rédaction allemande, représentée en Espagne par Jovi/Fulco, étend son portefeuille de produits avec de nouveaux lancements déjà très bien reçus dans le secteur».
o «Schneider consolide son arrivée en Espagne», publié sur www.lapapeleria.es en espagnol (avec une traduction en anglais). Le texte est daté du 22/02/2022. Dans le texte se trouve la citation suivante: «Nous remercions nos clients d’avoir confiance dans le projet JOVI-FULCO pour la distribution de la société de rédaction Schneider». oTrois autres articles en espagnol, mais seulement partiellement traduits en anglais, sur les produits «Schneider» et publiés en 2022.
- Document 8: un article de presse sur une foire se déroulant entre le 01/04/2022 et le 03/04/2022, accompagné d’une facture adressée à l’opposante, en espagnol (accompagné d’une traduction en anglais). La facture concerne le «partenariat publicitaire» lors de l’événement mentionné (selon l’opposante). La facture est datée du 30/04/2022, le prix est en euros et le montant est important.
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (euros) et des adresses dans différentes villes espagnoles visibles sur les factures (document 2), des listes de prix (documents 1, 3 et 4) et des catalogues (document 5).

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Les éléments de preuve sont principalement antérieurs à la date pertinente.
Les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des éléments de preuve que la portée des activités commerciales de l’opposante sous le signe en cause n’était pas seulement locale. C’est ce qui ressort des adresses indiquées sur les factures et les listes de prix, ainsi que dans les catalogues. On peut également voir l’endroit où se trouvent les clients de l’opposante (pièce 2) qu’elle fournit.
En ce qui concerne les activités commerciales menées par l’opposante, il peut être déduit des factures (document 2), des catalogues (document 5), des dépliants publicitaires (document 6) ainsi que des observations de l’opposante que l’opposante a été active en tant que «distributeur» de la papeterie.
À cet égard, lorsqu’un terme peut être interprété de différentes manières, l’une des options qui pourraient servir de référence à sa portée réelle est la manière dont il a été effectivement utilisé. Dans l’arrêt du-17/10/2019, 279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 50, le Tribunal a indiqué que la division d’opposition et, le cas échéant, la chambre de recours doivent interpréter la liste des produits et services pour lesquels une marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée et pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été demandée, afin de déterminer l’étendue de la protection de cette marque et de régler la question de son usage sérieux avant de statuer sur l’opposition proprement dite. Toutefois, ce faisant, il leur incombe d’interpréter le libellé de la liste des produits et des services couverts de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu non seulement de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée.
En l’espèce, il convient de noter que le terme «distribution» ne figure pas en tant que tel dans la classe 35 de la classification de Nice. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de l’interpréter comme des services de «vente en gros» dans ce cas particulier, étant donné qu’il s’agit de l’activité poursuivie par l’opposante au vu des éléments de preuve produits.
En ce qui concerne la nature de l’usage, les éléments de preuve énumérés ci-dessus font
référence au nom «FULCO, S.A.» et aux signes , et
. Le nom commercial «FULCO, S.A.» tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré puisque la présence d’éléments figuratifs est secondaire.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve montrent que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les services suivants: services de vente en gros de papeterie, ce qui inclut les fournitures scolaires. Ces activités relèvent de l’activité invoquée par l’opposante (à savoir les services de vente de papeterie et de matériel pédagogique, ainsi que les fournitures scolaires, nationales et d’importation).
Par conséquent, la division d’opposition conclut que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne pour les services susmentionnés.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour toutes les autres activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée. Les éléments de preuve concernent

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principalement la vente de papeterie, tels que des stylos et des marqueurs. Il y a peu ou pas de référence à d’autres types de produits (notamment, le matériel pédagogiquepour l’enseignement). C’est ce qui ressort, par exemple, des factures, des catalogues et des dépliants publicitaires, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. Les noms commerciaux sont généralement protégés contre des marques plus récentes selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, l’opposante a fourni la loi espagnole sur les marques 17/2001, selon laquelle:

Noms commerciaux antérieurs
7. (1) les signes ne peuvent être enregistrés en tant que marque s’ils sont:
a) identique à un nom commercial antérieur qui désigne des activités identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est demandée; b) identique ou similaire à un nom commercial antérieur et, les activités qu’elles désignent étant identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est demandée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la dénomination commerciale antérieure.

(2) Aux fins du présent article, on entend par «noms commerciaux antérieurs»: a) les noms commerciaux enregistrés en Espagne dont la demande d’enregistrement a une date de dépôt ou de priorité antérieure à celle de la demande en cours d’examen. b) les demandes de dénominations commerciales visées à l’alinéa précédent, pour autant qu’elles soient finalement enregistrées. (soulignement ajouté)
En ce qui concerne l’exigence d’enregistrement, l’opposante a joint à l’acte d’opposition le certificat d’enregistrement attestant que la date de dépôt était le 01/08/1988 et qu’il a été renouvelé, la protection étant prolongée jusqu’au 01/08/2028, pour les «services de vente de matériel d’enseignement et de papeterie, ainsi que de fournitures scolaires, tant nationaux qu’importés».
La date de dépôt de la marque contestée est le 31/03/2023 et, par conséquent, la condition est remplie.
c) Le droit antérieur à l’égard de la marque contestée
Risque de confusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de

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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La loi espagnole précitée précisait que des signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques s’ils sont, notamment, identiques ou similaires à un nom commercial antérieur et que, les activités qu’ils désignent étant identiques ou similaires aux produits ou aux services pour lesquels la marque est demandée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la dénomination commerciale antérieure.
La marque contestée doit être susceptible de conduire le public à croire que les services à offrir par la demanderesse sont les services de l’opposante. Par conséquent, il convient d’examiner si, sur la base d’une mise en balance de probabilités, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent sera amenée à acheter par erreur les services de la demanderesse en présumant qu’ils sont ceux de l’opposante.
Par conséquent, une comparaison des signes et des services concernés est nécessaire.
1. Les services
L’opposition est dirigée contre les services contestés suivants, à savoir ceux qui ont été jugés différents des produits de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; décoration de vitrines; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; publicité; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Il a été prouvé que le nom commercial de l’opposante était utilisé pour des services de vente en gros de papeterie.
La fourniture de conseils aux consommateurs dans le choix des produits et services contestés est similaire aux services de vente en gros de papeterie de l' opposante. Les services d’informationdes consommateurs concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, également en vrac, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un grossiste particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le grossiste lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente en gros, ou par une section dédiée d’un point de vente en ligne, où les services de vente en gros sont également proposés au même public. Par conséquent, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré aux services de vente en gros de papeterie de l' opposante. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit

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nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques réunis pour le client. Des services spécifiques ou de vente en gros et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que la finalité des services, de manière générale, puisse être la même, à savoir faciliter la vente de produits d’autrui.
Les autres services contestés sont des services de publicité, de marketing et de promotion, des services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration, de négociations commerciales ainsi que des services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et les fournitures médicales.
Ces services sont différents des services de vente en gros de papeterie de l' opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont généralement pas la même origine commerciale.
Selon l’opposante,
Les services de «publicité» et de «marketing» couvrent des services étroitement liés à la vente au détail et en gros. La nature des services en conflit est similaire en ce qu’ils visent tous à encourager les consommateurs à acheter des produits: les services sont complémentaires en ce que la fourniture de services de vente au détail et en gros dépend du succès de la publicité et du marketing et l’évaluation du succès de la publicité et du marketing est souvent perçue par l’augmentation des ventes au détail et en gros.
En outre, l’opposante affirme que «ces services pourraient être fournis par la même entreprise du département Marketing, qui étudiera les besoins de son client, lui fournit toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et crée une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc.».
La publicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. En effet, les services de vente en gros visent au regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément.
La publicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité. En revanche, les services de vente en gros sont fournis par des intermédiaires ou directement par des entreprises qui produisent les produits. Ces entreprises n’étudient pas les besoins de marketing de ses clients et ne créent pas de stratégie concernant la publicité des produits proposés par l’entreprise qui a contracté les services de vente en gros. Ces services sont fournis par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.

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Enoutre, les services de gestion des affaires commerciales et services connexes consistent en des services liés à la gestion des affaires pour des tiers et des services à la fois. Ces services n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Ils s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs. Ils ne sont pas non plus complémentaires. Dès lors, même lorsque les services comparés concernent les mêmes produits, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée.
En outre, il existe une similitude entre les services de vente au détail et en gros lorsqu’ils désignent les mêmes produits spécifiques (étant donné qu’ils ont, à tout le moins, la même nature et la même destination). Toutefois, en l’espèce, toute similitude est exclue, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail et en gros comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et s’adressent à des publics différents (à savoir, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et les fournitures médicales par opposition à la papeterie). Il n’existe aucune proximité entre les produits et leurs secteurs de marché.
2. Les signes
FULCO, S.A. FUNCOO Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les termes «FULCO» de la marque antérieure et «FUNCOO» du signe contesté sont dépourvus de signification en espagnol. Par conséquent, ces mots sont distinctifs.
L’élément «S.A.», placé à la fin du nom commercial antérieur, est une forme juridique de société espagnole («Sociedad Anónima»). Il sera perçu comme tel par le public pertinent et n’a pas de valeur distinctive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «FU * CO *». En outre, ces lettres communes occupent les mêmes positions dans les signes.
Les signes diffèrent par leur troisième lettre, «L» contre «N» et par la dernière lettre du signe contesté, «O», sans contrepartie dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le deuxième élément du nom commercial antérieur, «S.A.», dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «FU * CO». Les signes diffèrent par leur troisième lettre, «L» contre «N», et par la prononciation de la dernière lettre du signe contesté, «O», qui est une répétition de la lettre précédente. Ce double «O» sera prononcé comme un «O» plus long. Il en résulte que les signes ont en commun le même nombre de syllabes.
Les lettres non distinctives «S.A.» à la fin du signe antérieur ne sont très probablement pas prononcées.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de la signification du deuxième élément de la dénomination sociale antérieure, «S.A.». Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
Compte tenu du fait que les signes sont similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen sera effectué.
3. Appréciation globale des conditions en vertu du droit applicable
L’existence du nom commercial antérieur a été prouvée en Espagne, pour une partie des services pour lesquels elle était revendiquée. Les services sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des services contestés. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Malgré le niveau d’attention élevé dont fait preuve une partie du public pertinent, les coïncidences visuelles et phonétiques entre les marques sont importantes et se retrouvent dans le seul élément composant la marque contestée, ainsi que dans le seul élément distinctif du signe antérieur. En outre, le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans celui-ci.
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion entre les signes, en ce qui concerne les services jugés similaires et ceux jugés similaires à un faible degré, en raison des similitudes importantes entre les signes sur les plans visuel et phonétique. Cette conclusion est vraie malgré la différence conceptuelle entre les signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
d) Conclusion sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est fondée sur la base du nom commercial antérieur de l’opposante dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture de conseils aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.

Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire du risque de confusion entre les signes en vertu de l’article 7, paragraphe 1, et (2) de la loi espagnole sur les marques, l’opposition fondée sur ce droit antérieur et la législation nationale invoquée par l’opposante ne peuvent être accueillie pour ces services.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Monika CISZEWSKA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.