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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2025, n° R2493/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2493/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 août 2025
Dans l’affaire R 2493/2024-1
GROUPE PORSCIA DI YEGANEH PORSCIA
Via Udine 4
06016 San Giustino
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Nicole Sciberras Debono, 6, L-Arbuxella Triq il-Mithna, Sqaq 2, SGW1520
Is-Siggiewi (Malte)
V
MUSE S.R.L.
S.S. 100 KM. 17,5 — il Baricentro SNC
70 010 Casamassima (BA)
Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par BARZANO’ & ZANARDO S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 63 380 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 848 520)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2023, MUSE S.R.L. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Sacs; sacs à main; porte-monnaie; pochettes [porte-monnaie]; bananes; bagages de voyage; valises; portefeuilles; porte-monnaie en cuir; parapluies; sacs d’épicerie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs de paquetage; havresacs; attachés-cases; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes de visite; cartables; sacs à dos; petits sacs pour hommes; valises; étuis à clés; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie.
Classe 20: Couches-culottes pour animaux d’intérieur; caisses pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; coussins pour animaux domestiques; maisons de jeux pour animaux de compagnie; lits gonflables pour animaux de compagnie; lits portables pour animaux de compagnie; paniers de couchage non métalliques pour animaux domestiques; paniers non métalliques pour le transport d’animaux domestiques; fourre-tout pour animaux d’intérieur; barrières de sécurité non métalliques pour animaux domestiques (meubles); tables de toilettage pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; peignoirs; maillots de bain; ceintures
(habillement); cravates; foulards [articles vestimentaires]; gants [habillement]; sous- vêtements; pyjamas; chemises de nuit; bas; collants; châles; écharpes; articles de chaussures; chapellerie.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2023 et la marque a été enregistrée le 3 août 2023.
3 Le 30 novembre 2023, PORSCIA GROUP DI Yeganeh PORSCIA (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour une partie des produits, à savoir ceux compris dans les classes 18 et 25, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La MUE no 13 223 516 (la «marque antérieure no 1»), déposée le 3 septembre 2014, enregistrée le 24 décembre 2014 pour des produits compris dans la classe 14, et expirée le 3 septembre 2024;
b) La MUE no 10 550 028 (la «marque antérieure no 2»), déposée le 10 janvier 2012, enregistrée le 23 mai 2012 et renouvelée le 9 février 2022 pour des produits compris dans les classes 9, 18 et 25.
5 Le 30 novembre 2023, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
− Pièces 1, 3 et 5: photos de deux sacs à main pour femmes et d’un harnais en cuir. Selon la demanderesse en nullité, il s’agit de captures d’écran du 29/11/2023 provenant du site web de la titulaire de la MUE www.pupetcouture.com.
− Pièces 2 et 4: une photo de sac à main pour femmes et de porte-monnaie. Selon la demanderesse en nullité, il s’agit de captures d’écran du 29/11/2023 provenant de sa page web www.porscia.com.
− Pièce 6: une capture d’écran montrant l’entrée Wikipédia du mot «leash».
− Pièces 7, 8 et 10: captures d’écran de la page «Instagram» de la titulaire de la MUE www.instagram.com/pupetcouture. La demanderesse en nullité indique qu’elles datent du 29/11/2023 et du 30/11/2023.
− Pièce 9: une photo d’un pendentif, qui est une capture d’écran de sa page «Instagram» du 30/11/2023.
− Pièce 11: une capture d’écran montrant le texte «ils ont copié votre marque» et la MUE contestée.
− Pièces 12 et 13: captures d’écran montrant certaines parties d’une correspondance électronique. Selon les observations de la demanderesse en nullité, le courriel a été envoyé à Porscia par le cabinet d’avocats Barzanò & Zanardo le 14/11/2023.
− Pièce 14: des captures d’écran (non datées) montrant un navigateur sur lequel les sites web www.porscia.com et www.pupetcouture.com sont ouverts.
6 Le 15 février 2024, la titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de fournir la preuve de l’usage des marques antérieures.
7 Le 21 mars 2024, la demanderesse en nullité a produit les preuves de l’usage suivantes:
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− Annexe 1: une capture d’écran (non datée) du site web https://porscia.com montrant une paire de lunettes de soleil (selon la demanderesse en nullité, le site web a été «consulté pour la dernière fois» le 29/02/2024).
− Annexe 2: une vue agrandie des lunettes de soleil de l’annexe 1, montrant la marque antérieure placée sur le cristallin des lunettes de soleil.
− Annexes 3-6: des captures d’écran (non datées) du site webhttps://porscia.com, montrant un sac à main, un sac à dos, un portefeuille et un étui de téléphonie mobile portant la marque antérieure (selon la demanderesse en nullité, le site web a été
«consulté pour la dernière fois» le 29/02/2024).
− Annexe 7: une capture d’écran (non datée) de «YouTube Belgium» montrant une vidéo intitulée «Backstage PORSCIA Yeganeh photoshoot @ vineyard of Brunello di Montalcino, Toscane, Italie» (selon la demanderesse en nullité, le site web a été
«consulté pour la dernière fois» le 29/02/2024).
− Annexes 8-13: captures d’écran du compte «Instagram» de «porscia_yeganeh» datées du 25/08/2023, du 15/08/2023 et du 13/01/2022, montrant plusieurs publications concernant des vêtements pour femmes.
− Annexe 14: une capture d’écran (non datée) du site web de la demanderesse en nullité www.porscia.com montrant une paire de chaussures à vendre (selon la demanderesse en nullité, le site web a été «consulté pour la dernière fois» le 04/03/2024).
− Annexe 15: une capture d’écran du site https://en.everybodywiki.com/Porscia_S._Yeganeh contenant des informations sur
Porscia Yeganeh, Iran Canadian-Canadian-Italian fashioner designer, «la plus connue pour sa marque romaine Colosseum illustrée par sa collection de redevances, PORSCIA Yeganeh, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, les articles en cuir et les accessoires de mode».
− Annexe 16: une capture d’écran du site www.amazon.it montrant un livre publié le 20/05/2010 sur les créateurs de mode canadiens mentionnant, entre autres,
PORSCIA Yeganeh sur la couverture.
− Annexe 17: une déclaration de témoin de Mme B. M., datée du 29/02/2024, indiquant qu’elle a acheté le 26/02/2022 vêtements à Porscia Group Di Yeganeh Porscia, établie en Italie.
− Annexe 18: une déclaration de témoin de Mme M. W., auteur et blogueur, datée du 05/03/2024, indiquant qu’elle avait régulièrement assisté à Vancouver Fashion Week, où la marque Porscia Yeganeh, avec son «logo Forever distinctif par Porscia
Yeganeh», était présente dans des vitrines depuis le 22/10/2010.
− Annexe 19: une déclaration de témoin de Mme J.A., présidente/PDG de Vancouver Fashion Week, datée du 05/03/2024, confirmant l’utilisation constante du logo Porscia Yeganeh dans toutes les chaussures de mode lors de cette manifestation depuis 22/10/2002.
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− Annexe 20: une déclaration écrite de Porscia Yeganeh, datée du 18/03/2024, indiquant, entre autres, que la mauvaise foi du titulaire de la MUE en déposant la marque contestée découle de l’imitation de la marque antérieure, en exploitant sa réputation considérable et en créant une confusion dans l’esprit des consommateurs.
8 Par décision du 19 novembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné le demandeur en nullité à supporter les frais.
9 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Appréciation de la preuve de l’usage
− La demande en nullité a été déposée le 30 novembre 2023. La marque contestée a été déposée le 15 mars 2023. La demanderesse en nullité était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 30 novembre 2018 au 29 novembre
2023 inclus. Étant donné que les deux marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage des marques antérieures devait également être démontré pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 14 mars 2023 inclus.
− Après avoir examiné les éléments de preuve dans leur intégralité, tant les documents du 30 novembre 2023 que ceux du 21 mars 2024, ils ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours des périodes respectives. Les documents produits ne fournissent pas à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant la durée, le volume commercial et/ou la fréquence de l’usage.
− La demanderesse en nullité fait valoir que sa marque jouit d’une position bien établie sur le marché et d’une histoire de 21 ans. Toutefois, les éléments de preuve fournis n’étayent pas ses affirmations. L’analyse des éléments de preuve qui précède montre qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions directes ou indirectes en ce qui concerne les efforts de marketing/publicité de la demanderesse en nullité, le volume des ventes, l’étendue territoriale et/ou la fréquence de l’usage.
− Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Appréciation de la mauvaise foi
− Il n’existe pas suffisamment d’indices démontrant que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée.
− En particulier, les éléments de preuve ne démontrent pas que la demanderesse en nullité a utilisé les marques dans une mesure suffisante, ce qui pourrait permettre/justifier la conclusion selon laquelle la titulaire de la MUE savait ou
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devait avoir connaissance de l’usage des marques par la demanderesse en nullité. Les éléments de preuve ne démontrent pas l’importance, l’intensité, le volume et la fréquence de l’usage avant la date de dépôt de la MUE contestée. Le fait que les deux parties proviennent d’Italie ne permet pas en soi de conclure que la titulaire de la MUE connaissait ou devait avoir connaissance de l’existence des marques de la demanderesse en nullité, et encore moins de leur usage, ce qui n’a pas été démontré.
− Aucune information (ni allégation) d’une quelconque relation antérieure entre les parties ne permet de présumer la connaissance de l’existence/de l’usage des marques de la demanderesse en nullité de la part de la titulaire de la MUE. Par conséquent, sur la base des éléments de preuve et des faits présentés, il ne saurait être conclu que la titulaire de la MUE avait connaissance, au moment du dépôt de la marque contestée, de l’existence ou de l’usage des marques de la demanderesse en nullité.
− En ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité selon lesquels la titulaire de la MUE n’a pas effectué de recherche de marque antérieure avant le dépôt de la MUE contestée, la réalisation d’une recherche sur la disponibilité n’est pas obligatoire ou nécessaire pour déposer une demande de MUE et, en outre, une recherche de marques de disponibilité ne refléterait normalement que la situation dans le registre des marques concerné, et non la situation sur le marché.
− Néanmoins, même à supposer qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE ait eu connaissance des MUE de la demanderesse en annulation, l’existence d’une connaissance ne saurait être considérée à elle seule comme une preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il existait une relation entre les parties de manière à créer un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste de s’attendre à ce que la titulaire de la MUE ne dépose pas de demande de marque identique ou similaire. Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties avaient conclu des négociations contractuelles ou précontractuelles portant, notamment, sur le signe en cause. Par conséquent, sur la base des éléments de preuve produits, il ne saurait être déduit qu’il existait une obligation de loyauté à l’égard de la titulaire de la MUE en ce qui concerne la marque contestée.
− Selon la demanderesse en nullité, un indicateur important de la mauvaise foi émane d’un abonnés sur les réseaux sociaux qui l’a informée que la titulaire de la MUE utilisait un logo prétendument similaire à ses marques. Toutefois, la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage de ses marques antérieures. Par conséquent, le message mentionné ne peut se voir attribuer aucun contexte ni aucune pertinence appropriés. De même, le fait que la titulaire de la MUE ait introduit des actions en déchéance contre les marques antérieures de la demanderesse en annulation constitue, en l’espèce, un moyen de défense légitime et ne reflète aucune mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Les actions en déchéance ont été déposées le 22 décembre 2023, à savoir après le dépôt de la MUE contestée (15 mars 2023) et seulement après le dépôt, le 30 novembre 2023, de la présente demande en nullité par la demanderesse en nullité. Par conséquent, les actions en déchéance de la titulaire de la MUE semblent constituer un moyen de défense légitime.
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− Les arguments de la demanderesse en nullité selon lesquels l’usage de la MUE contestée a commencé immédiatement après son enregistrement rapide et la marque contestée est également utilisée de manière sélective sans le mot «puppet» et pour des produits compris dans la classe 14 qui ne sont pas couverts ne sont pas pertinents et n’indiquent pas que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée. L’utilisation de l’enregistrement rapide et le fait que la titulaire de la MUE a commencé à utiliser la marque après son enregistrement ne s’écartent pas des pratiques commerciales et commerciales normales et ne constituent pas un indicateur de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE, en particulier dans le contexte de l’affaire en cause où la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’usage de ses marques antérieures.
− Dans le cadre de l’appréciation globale des faits et des éléments de preuve produits, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la titulaire de la MUE avait demandé l’enregistrement de la MUE de mauvaise foi. L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose explicitement que, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limitera son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
− Par conséquent, la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Le 27 décembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
11 Le 4 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 mars 2025, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
Sur la preuve de l’usage
− Il est demandé que de nouveaux éléments de preuve qui complètent les éléments de preuve produits devant la division d’annulation, dont on s’attendait à ce qu’ils soient suffisants et complets, soient acceptés conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
− La demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• Annexes 1 à 8, et 10-35: factures (au cours de la période allant du 20/09/2019 au 24/07/2024) pour la fourniture de services et de la fourniture de produits (prototypes en plastique, talons plus longs, ascenseurs principaux, étiquettes, matériaux en cuir, pièces d’aluminium, échantillons de chaussures, échantillons de portefeuille, échantillons de ceinture, feuilles mousses,
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8 fermetures à glissière et accessoires de fixation, etc.) à Porscia Group de différentes entreprises italiennes.
• Annexe 9: une estimation des coûts pour un événement de présentation de collecte délivré à Porscia Group le 24/07/2024.
• Annexe 36: un contrat de conseil et de développement des affaires, signé le 27/07/2024, conclu entre Alessandra Tonelli et Porscia Group concernant le placement des produits Porscia Yeganeh ® à Alessandra Tonelli Showroom.
• Annexe 37: offre de collaboration de Laura Magni Web & Media à Porscia Yeganeh, datée du 22/04/2024.
• Annexe 38: une offre de tir à Porscia Yeganeh, datée du 27/05/2024.
• Annexe 39: une facture, datée du 14/06/2018, adressée à Porscia Yeganeh.
• Annexe 40: une confirmation d’un transfert effectué par le groupe Porscia, datée du 28/02/2022.
• Annexes 41-44: extraits du site d’archives numériques WayBack Machine (datés de 2014 à 2022) concernant les mises à jour du site web www.porscia.com de 2016 à 2024.
• Annexe 45: extraits du site d’archives numériques WayBack Machine concernant un événement au Colosseum Ancient, datés du 19/10/2018; la marque antérieure apparaît dans l’aménagement intérieur de la salle d’exposition et sur les vêtements.
• Annexe 46: des photographies de 2020 campagnes de Porscia Yeganeh, datées du 25/03/2020, montrant des sacs portant la marque antérieure.
• Annexes 47-58: des photographies du compte Instagram de Porscia Yeganeh, datées de décembre 2019, de janvier-mars 2020, montrant des sacs, des porte- monnaie et des bijoux portant la marque antérieure.
• Annexe 59: un document, en italien, daté du 24/06/2024, adressé au groupe Porscia.
• Annexe 60: Une estimation des coûts pour un événement de présentation de collecte délivré à Porscia Group le 05/09/2024.
• Annexe 61: une estimation des coûts pour un événement de présentation de collecte délivré à Porscia Group le 29/07/2024.
• Annexe 62: un contrat, en italien, daté du 26/06/2024, adressé à Porscia Group.
• Annexe 63: une demande déposée par Porscia Fashion Inc., datée du 20/12/2018, pour des collections de présentoirs chez MIPEL.
• Annexe 64: un acte d’opposition déposé par Porscia Fashion Inc. le 04/12/2015 contre une demande de marque de l’Union européenne.
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• Annexe 65: des captures d’écran, datées du 27/01/2025, montrant un certain nombre de vidéos Porscia Yeganeh sur «YouTube».
− La division d’annulation a accordé une importance excessive aux dates auxquelles les sites web ont été consultés, en déduisant à tort que le contenu n’était pas disponible au cours de la période pertinente. Il est standard d’indiquer la date d’accès au contenu en ligne, et il va de soi qu’il n’est pas possible de capter rétroactivement des captures d’écran. Cette technicité ne devrait pas compromettre la validité des éléments de preuve, qui démontrent clairement l’usage sérieux des marques antérieures.
− Les éléments de preuve fournis renforcent l’allégation de similitudes visuelles et conceptuelles entre les marques et de l’identité des produits désignés, ce qui, lorsqu’il est apprécié de manière globale, justifie le risque de confusion.
− L’usage interconnecté de la marque figurative sur différentes plateformes et lignes de produits établit une forte identité de marque qui s’étend au-delà de la marque elle-même. La marque de la demanderesse en nullité englobe non seulement le logo, mais aussi les dessins ou modèles de produits, l’emballage et les matériaux de marketing, qui contribuent tous à la reconnaissance de la marque et à l’association de consommateurs dans le secteur de la mode de luxe.
− Les éléments de preuve produits à partir du site web de la demanderesse en nullité www.porscia.com et de son compte Instagram officiel démontrent directement l’usage sérieux et continu des marques antérieures dans le commerce au sein de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Cette stratégie intégrée de marque renforce le caractère distinctif et la présence sur le marché des marques de la demanderesse en nullité, à l’appui de l’allégation d’usage sérieux.
− La division d’annulation a commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité et, en outre, n’a pas tenu compte de la nature du marché de la mode de luxe, où les volumes de vente sont intrinsèquement inférieurs, mais la valeur et l’exclusivité des produits étayent l’usage sérieux. L’invocation de captures d’écran datées, de l’engagement sur les médias sociaux et de déclarations de témoins limitées aurait dû être interprétée dans le contexte de l’industrie de la mode haut de gamme.
− Les accords de conseil et de développement des affaires présentés avec différentes sociétés italiennes fournissent des preuves irréfutables de l’usage sérieux des marques antérieures et des efforts déployés par la demanderesse en nullité pour maintenir et étendre sa présence de marque dans le secteur de l’industrie de la mode de luxe où des cycles de production et une exclusivité plus longs sont intrinsèques. Par exemple, le placement de la salle d’exposition de la demanderesse en nullité à Via Della Spiga 7, Milan, la rue renommée dans le monde entier pour abriter des maisons de mode emblématiques et des marques de luxe, affirme qu’elle est alignée sur les normes les plus élevées du secteur de la mode. L’emplacement de la salle d’exposition et l’accord qui l’accompagne avec Alessandra Tonelli Showroom reflètent l’intégration stratégique de la demanderesse en nullité dans la scène italienne de mode de luxe, étayant l’affirmation d’un usage sérieux des marques antérieures dans le commerce.
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− La demanderesse en nullité a protégé de manière proactive son portefeuille de marques depuis des années, ce qui garantit que ses droits exclusifs restent protégés contre toute utilisation non autorisée. Par une approche cohérente et stratégique, elle a engagé des actions en justice tant au sein de l’Union européenne qu’à l’échelle mondiale, renforçant le caractère distinctif et la renommée de sa marque.
Sur l’allégation de mauvaise foi
− La division d’annulation n’a pas apprécié l’allégation de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE au moyen d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents au moment du dépôt. En rejetant des éléments de preuve individuels sans tenir compte de leur effet cumulatif, la division d’annulation a compromis l’analyse globale requise pour déterminer l’intention malhonnête.
− La division d’annulation s’est concentrée de manière disproportionnée sur l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. L’appréciation de la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne le comportement et l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt, et non les performances du marché en ce qui concerne les marques antérieures. Par conséquent, la question de savoir si la demanderesse en nullité a eu ou non un usage solide sur le marché ne devrait pas diminuer l’importance des éléments de preuve suggérant que la titulaire de la MUE a agi de manière malhonnête.
− La division d’annulation a rejeté à tort l’argument selon lequel la titulaire de la MUE avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des marques de la demanderesse en nullité. Lorsque les deux parties opèrent sur le même marché ou la même industrie au sein de l’Union, en particulier lorsque les activités principales se situent dans le même État membre, il est raisonnable d’en déduire que le titulaire de la marque contestée aurait dû avoir connaissance des concurrents existants. En l’espèce, les deux parties sont des marques de mode italiennes, appartenant à un secteur interconnecté, où les acteurs du marché sont censés rester informés des concurrents. L’Office a précédemment admis que, dans des secteurs étroitement liés, la connaissance du marché est une pratique normale et attendue.
− Le fait que la marque de la demanderesse en nullité ait fait l’objet d’un usage continu depuis 2002, y compris l’usage de son logo, que cette marque soit présente et renommée de longue date sur le marché, que les deux parties opèrent dans le même secteur en Italie, qu’il y ait utilisation d’un logo extrêmement similaire et qu’il y ait une présentation sélective de la marque contestée sans l’élément verbal, implique fortement une connaissance préalable lors de l’appréciation globale.
− La division d’annulation a minimisé l’importance de l’aveu de la titulaire de la MUE selon lequel elle n’avait pas procédé à une recherche de marque antérieure. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, le manque de diligence nécessaire — en particulier sur un marché saturé avec des marques figuratives similaires — soulève de sérieuses questions quant aux intentions commerciales de la titulaire de la MUE. Lorsqu’elle est combinée à d’autres facteurs, cette omission reflète un comportement non conforme aux usages commerciaux honnêtes.
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− L’usage immédiat de la MUE contestée après son enregistrement et son usage sélectif sans l’élément verbal indiquent davantage que le comportement commercial standard. Le moment et le mode d’usage supposent que la titulaire de la MUE a joué un rôle dans la similitude visuelle de la marque de la demanderesse en nullité. Un tel comportement, combiné à la proximité du marché et à la similitude des marques, milite en faveur d’une conclusion de connaissance préalable.
− Le message non sollicité d’un utilisateur de médias sociaux selon lequel «ils ont copié votre marque» n’aurait pas dû être rejeté. Elle reflète la perception du public et étaye l’affirmation selon laquelle la similitude entre les marques en cause est perceptible par les consommateurs. Les tribunaux ont considéré le retour d’information des consommateurs comme une preuve pertinente de confusion ou de copie, contribuant ainsi à l’appréciation globale de la mauvaise foi.
− En outre, la similitude visuelle frappante entre la MUE contestée et le symbole stylisé de l’infini de la demanderesse en annulation — en particulier lorsque la MUE est utilisée sans l’élément verbal «Puppet» — étaye la déduction d’une imitation délibérée et l’intention de tirer indûment profit du goodwill de la demanderesse en annulation. L’utilisation d’un dessin ou modèle presque identique ne saurait être rejetée comme une simple coïncidence lorsqu’elle est vue dans le contexte plus large de la présence établie de la marque par la demanderesse en nullité.
− En conclusion, la division d’annulation n’a pas reconnu l’effet cumulatif des éléments de preuve. Cela compromet l’intégrité de la décision attaquée. Individuellement, les facteurs suivants peuvent sembler peu concluants, mais, ensemble, ils plaident fortement en faveur de la mauvaise foi:
• le degré élevé de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures: le logo de la titulaire de la MUE ressemble de manière frappante au symbole stylisé de l’infini de la demanderesse en nullité, en particulier lorsqu’il est utilisé sans l’élément verbal «Puppet».
• marché partagé et proximité géographique, étant donné que les deux parties opèrent sur le même marché italien de la mode, ce qui accroît la probabilité d’une connaissance.
• présence préexistante des marques de la demanderesse en nullité sur le marché et tentative de la titulaire de la MUE de bénéficier de cette renommée.
• l’usage immédiat de la marque contestée lors de l’enregistrement, s’étendant aux classes non enregistrées (classe 14), indiquant un comportement opportuniste plutôt qu’une stratégie commerciale légitime.
• absence de recherche préalable d’une marque avant le dépôt de la MUE contestée.
− En outre, la titulaire de la MUE s’est écartée des usages commerciaux honnêtes en déposant des demandes en déchéance des marques antérieures peu de temps après que la demanderesse en nullité a demandé l’annulation de la MUE contestée. Elle
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doit être considérée comme une mesure de rétorsion qui renforce encore l’allégation selon laquelle la titulaire de la MUE avait une connaissance préalable des marques antérieures et a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée.
14 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Même si la chambre de recours admet des éléments de preuve produits tardivement par la demanderesse en nullité, ils ne démontrent pas l’usage sérieux des marques antérieures.
− En effet, la quasi-totalité des documents fournis par les fournisseurs de Porscia Yeganeh concernent différents services qu’ils proposent à Porscia Yeganeh. En
outre, aucun d’entre eux n’a de lien avec la marque puisqu’ils n’apparaissent nulle part et qu’ils y sont mentionnés.
− La plupart des documents fournis sont en italien, bien que la langue de procédure soit l’anglais, de sorte que ces documents ne devraient pas être pris en considération. En tout état de cause, ces preuves inappropriées ne font pas référence
à des produits portant la marque et constituent encore moins des preuves de ventes ou d’autres utilisations commerciales de cette marque.
− En outre, la plupart des documents ne font pas référence à la période pertinente. En particulier, les éléments de preuve présentés aux annexes 6 à 11, 13, 19, 25, 30, 32, 33, 36 à 39, 58 à 62 et 64 ne relèvent pas tous de la période pertinente.
− Il n’existe pas un seul document, seul ou combiné avec d’autres, qui constituerait la preuve d’une vente de produits portant la marque antérieure.
− Les arguments réitérés de la demanderesse en nullité concernant la mauvaise foi de la titulaire de la MUE et sa volonté de copier une marque qui n’a jamais été utilisée dans le commerce par la titulaire des marques antérieures sont donc de simples hypothèses et déclarations offensantes et, en tout état de cause, inacceptables.
Raisons
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité
(article 67, première phrase, du RMUE).
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18 Par conséquent, la chambre de recours réexaminera la demande en nullité dans son intégralité.
Éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
19 La demanderesse en nullité a produit, dans le cadre du recours, de nouveaux éléments de preuve, tels qu’énumérés au paragraphe 13 ci-dessus.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
21 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et: a) viennent uniquement compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile; ou b) sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; c) ou n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
23 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné que ces éléments de preuve sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, qu’ils complètent ce qui a été déposé devant la division d’annulation et, conformément aux explications détaillées de la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu’ils sont déposés pour contester les conclusions de la décision attaquée ou pour réfuter des allégations formulées dans le cadre du recours. En outre, la titulaire de la MUE a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours.
24 Par conséquent, la chambre de recours décide d’admettre les nouveaux éléments de preuve.
25 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des preuves ne présume pas de leur caractère concluant au regard de l’issue de l’espèce.
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Sur les MUE antérieures
26 La marque antérieure no 1 a expiré le 3 septembre 2024. Aucun renouvellement n’a été demandé avant la date d’expiration ou pendant le délai de grâce de 6 mois conformément à l’article 53, paragraphe 3, du RMUE.
27 La marque antérieure no 2 a fait l’objet d’une procédure d’annulation (C 63 604) conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
28 Le 17 avril 2025, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure susmentionnée déclarant la déchéance de la marque antérieure no 2 dans son intégralité à compter du 22 décembre 2023.
29 Aucun recours n’a été formé contre cette décision. Il est donc définitif.
30 Par conséquent, les deux marques antérieures invoquées par la demanderesse en nullité dans la procédure en cause ne sont pas valables au moment de l’adoption de la présente décision.
Motifs d’annulation visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE
31 Une action en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, requiert l’existence d’une ou plusieurs marques antérieures détenues par la demanderesse en nullité.
32 En l’espèce, la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE était fondée sur les marques antérieures no 1 et no 2. Comme établi ci-dessus, la marque antérieure no 1 a expiré, tandis que la déchéance de la marque antérieure no 2 a été prononcée.
33 Étant donné que, conformément à l’article 66, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE, le recours a un effet suspensif, un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition ou la demande en nullité est formée et la décision attaquée est rendue, mais il doit toujours être valable et en vigueur à la date à laquelle la décision sur le recours est rendue. [13/09/2006, T-191/04, Metro (fig.)/METRO, EU:T:2006:254,
§ 30 34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41-43).
34 Par conséquent, étant donné qu’il n’existe pas de droits antérieurs valides pour former une base au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demande en nullité, dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs, est devenue non fondée par la suite.
35 Par souci d’exhaustivité, même s’il était considéré que, pour que la chambre de recours contrôle la légalité de la décision attaquée sur le fond, il était déterminant que les deux marques antérieures existent à la date de dépôt de la demande en nullité et valable au moment où la décision attaquée a été rendue, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne serait en tout état de cause pas accueillie en raison de l’insuffisance des preuves de l’usage des marques antérieures.
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36 En effet, les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, conjointement avec les éléments de preuve produits devant la division d’annulation, ne permettent pas d’établir que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours des périodes pertinentes, à savoir du 15 mars 2018 au
14 mars 2023 et du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2023. Ainsi que la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve, en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage des marques invoquées par la demanderesse en nullité. Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, les nouveaux éléments de preuve supplémentaires ne conduisent pas à une conclusion différente de celle de la décision attaquée. La chambre de recours observe à cet égard que les factures produites par la demanderesse en nullité (annexes 1
à 8, 10 à 35 et 39) ne font pas référence à des ventes de produits sous les marques antérieures, mais plutôt à la fourniture par d’autres entreprises à la demanderesse en nullité d’articles et de matériaux pour la fabrication de produits finaux tels que des prototypes en plastique, des talons, des hauts ascenseurs, des étiquettes, des matériaux en cuir, des pièces en aluminium, des chaussures, des portefeuilles et des échantillons de ceinture, des feuilles en mousse, des fermetures à glissière, des accessoires de fixation), ainsi que de la fourniture de services ou d’estimations de coûts par d’autres entreprises à la demanderesse en nullité. Il en va de même pour les contrats de conseil et de développement commercial, les offres de collaboration et de fourniture de services
(annexes 36 à 38 et 60 à 62) qui ne font pas référence aux marques antérieures et qui, en outre, ne relèvent pas des périodes pertinentes pour prouver l’usage. Les seuls éléments
de preuve qui montrent la marque pour des vêtements, des sacs à main, des bourses, des lunettes de soleil, des chaussures, des bijoux (produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées dans les classes 14, 18 et 25) sont des photographies du compte Instagram de Porscia Yeganeh (annexes 45 à 58) et des images de plusieurs campagnes de vêtements et accessoires de Porscia Yeganeh (annexes 45 et 46).
Toutefois, ces éléments de preuve, lus conjointement avec les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation et dûment analysés dans la décision attaquée, ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’un volume commercial des produits commercialisés sous les marques antérieures ni la fréquence d’un tel usage. Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que la demanderesse en nullité a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent sous les marques enregistrées.
37 Étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont insuffisants pour établir l’usage sérieux des marques antérieures, ils sont également clairement insuffisants pour étayer la revendication de renommée des marques antérieures au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
38 En conclusion, le recours sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, est dénué de fondement.
Motifs d’annulation visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 La demanderesse en nullité affirme que la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.
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40 La division d’annulation a considéré qu’il n’existait pas suffisamment d’indices démontrant que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE. En particulier, elle a considéré que, étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontraient pas que les marques antérieures étaient utilisées dans une mesure suffisante pour établir l’usage sérieux, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE connaissait ou devait avoir connaissance des marques de la demanderesse en nullité, même si les deux sociétés étaient actives en Italie et dans le même secteur d’activité des produits de la mode, était dénué de fondement.
41 La chambre de recours convient qu’il n’existe pas d’indices suffisants de l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque contestée. Rien dans les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation ni au cours de la procédure de recours n’étaye l’allégation de mauvaise foi en vertu des principes et normes établis par la jurisprudence citée ci-après.
42 Le système de la MUE repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43).
Toutefois, cette règle est nuancée, en particulier, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une MUE doit être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
43 À cet égard, il convient de noter que la notion de «mauvaise foi», visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 28; 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI,
EU:T:2017:458, § 25).
44 Néanmoins, la Cour de justice et le Tribunal ont apporté un certain nombre de précisions sur la manière dont il convient d’interpréter la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et d’apprécier l’existence de cette notion.
45 Conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. La notion de mauvaise foi doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO
& KOTON, EU:C:2019:724, § 45; 14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 30).
46 L’intention du demandeur d’une marque est un facteur subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être
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appréciée objectivement (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724,
§ 47; 14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 32).
47 Les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale effectuée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent, en particulier:
− le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.
− l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
− le degré de protection juridique dont jouissent les signes en conflit.
− de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création;
− la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt
(11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 38, 43, 44, 53; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 42; 14/05/2025,
T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 33).
48 La mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO
& KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’usage par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021,
T-663/19, MONOPOLES, EU:T:2021:211, § 37). Il n’est nullement requis que le demandeur en déclaration au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires
[12/09/2019-, 104/18P P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53].
49 En particulier, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du signe composant la MUE contestée, de son usage antérieur dans le commerce en tant que marque, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt (11/07/2013-, 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23;
08/05/2014, 327/12-, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, 257/11-,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39,
§ 48; 21/04/2021, 663/19-, MONOPOLES, EU:T:2021:211, § 38).
50 En outre, conformément à la jurisprudence, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la
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18 renommée d’une marque ou d’un signe antérieur, voire du nom d’une personne célèbre, est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur (14/05/2025, T-327/24,
Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 33; 06/07/2022, T-250/21, Nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 32).
51 Lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d’un signe ou d’un nom antérieur, le public pertinent aux fins d’apprécier l’existence de cette renommée et du profit indûment tiré de cette renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 33; 14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 34; voir également, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 36).
52 Il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/05/2025,
T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 36; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 35), la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42; 14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 36).
53 Dès lors que cette présomption ne s’applique plus, il appartient à la titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la MUE contestée, afin d’établir que ses intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLES, EU:T:2021:211, § 43, 44).
54 En outre, des faits et des éléments de preuve antérieurs ou postérieurs au dépôt pouvaient également être pris en considération, étant donné qu’ils peuvent contenir des indications utiles pour interpréter l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, §
126; 16/05/2017, T-107/16, air HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 41). Il peut s’agir, par exemple, d’informations sur les circonstances découlant de la date de priorité de la marque contestée (07/07/2016, T-82/14, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T627/21, MONSOON, EU:T:2022:530, § 35- 37), s’il existe un droit antérieur dans un État membre, dans l’EUIPO ou dans une autre juridiction, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l’usage qui en a été fait depuis sa création, ou si le titulaire de la MUE a utilisé la marque depuis son enregistrement.
55 En l’espèce, la demanderesse en nullité affirme que la titulaire de la MUE, lors du dépôt de la marque contestée pour l’enregistrement, à savoir le 15 mars 2023, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence et de l’usage de la marque de la demanderesse en nullité qui est présente de longue date sur le marché (depuis 2002)
et jouit d’une renommée étant donné que les deux parties exercent leurs activités dans le même secteur commercial des produits de mode en Italie.
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56 La chambre de recours estime qu’il n’existe pas d’indices suffisants pour établir que la titulaire de la MUE connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence et de l’usage des marques antérieures.
57 Premièrement, aucune information (ni allégation) d’une quelconque relation antérieure entre les parties ne permet de présumer que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence et de l’usage des marques de la demanderesse en nullité.
58 Deuxièmement, sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, il ne saurait être établi que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, y compris en Italie, au cours de la période de cinq ans précédant le dépôt de la MUE contestée. L’absence d’usage sérieux des marques antérieures rend inopérantes les allégations de la demanderesse en nullité concernant la renommée de ses marques et celle de l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande de MUE, qui, selon elle, découle également du fait qu’elle souhaitait bénéficier du goodwill et de la renommée associés à ses marques.
59 Troisièmement, le fait que les deux parties soient établies en Italie et opèrent dans le même secteur commercial d’articles de mode ne suffit pas, à lui seul, pour conclure que la titulaire de la MUE aurait ou aurait dû avoir connaissance de l’activité de la demanderesse en nullité et de ses marques. Le secteur des articles de mode s’adresse au grand public de l’Union européenne [10/11/2011, T-22/10, (Fig.) E/(Fig.) E, EU:T:2011:651, § 45-47; 24/01/2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR
COMPANY/SAM, EU:T:2019:29, § 47-49). Il s’agit d’un vaste secteur de marché caractérisé par de nombreux opérateurs économiques. Par conséquent, on ne saurait s’attendre à ce qu’un opérateur commercial du secteur de la mode en Italie connaisse tous les concurrents existants.
60 Par conséquent, sur la base des éléments de preuve et des faits présentés, il ne saurait être conclu que la titulaire de la MUE avait connaissance, au moment du dépôt de la MUE contestée, de l’existence/de l’usage des marques de la demanderesse en nullité.
61 En outre, même à supposer qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE ait dû connaître les marques de la demanderesse en nullité, l’existence d’une connaissance ne saurait à elle seule être considérée comme une preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Or, selon la jurisprudence, ainsi que cela est mentionné au point 47 ci-dessus, l’usage par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi. Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
62 À cet égard, rien dans le dossier n’étaye le fait qu’en déposant la MUE contestée pour l’enregistrement, la titulaire de la MUE a poursuivi une intention malhonnête ou un autre motif dommageable impliquant un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
63 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE n’a pas effectué de recherche de marque antérieure avant le dépôt de la MUE contestée n’est pas une indication d’une intention malhonnête. Il suffit de dire que la réalisation d’une recherche de disponibilité n’est pas une condition préalable obligatoire pour déposer une demande de MUE et qu’en outre, une recherche de marques de disponibilité ne reflète
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normalement que la situation dans le registre des marques concerné et non la situation sur le marché.
64 De même, le dépôt par la titulaire de la MUE de demandes en déchéance des marques de l’Union européenne de la demanderesse en annulation pour non-usage ne constitue pas une indication d’une intention malhonnête d’empêcher la demanderesse en annulation de continuer à utiliser ses marques, mais plutôt l’utilisation d’un instrument juridique à la disposition de toute personne pour sauvegarder le principe selon lequel il n’est justifié de protéger les MUE que lorsqu’elles sont effectivement utilisées. En outre, il convient de noter que la titulaire de la MUE a déposé des demandes en déchéance des MUE de la demanderesse en annulation après que cette dernière a engagé la présente procédure d’annulation sur la base de ces MUE et des allégations de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
65 Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que l’intention de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE contestée était d’usurper son signe antérieur ou de l’empêcher de continuer à utiliser le signe antérieur. Les circonstances découlant des observations des parties ne sauraient étayer la conclusion selon laquelle la titulaire de la
MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande. En effet, la demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’en déposant la marque contestée, la titulaire de la MUE poursuivait un but différent de l’utiliser conformément à la fonction essentielle de la marque. Par conséquent, la présomption de bonne foi prévaut.
66 Pour les raisons exposées ci-dessus et celles exposées dans la décision attaquée, il est donc confirmé que la mauvaise foi n’a pas été établie et que la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
67 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Coûts
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
69 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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