18-4999 / ADR 5 juin 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIFFULICE (société à responsabilité limitée de droit suisse) a déposé, le 20 septembre 2018 la demande d’enregistrement n°18 4 484 418 portant sur le signe complexe BABY MINUTE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), huiles essentielles, produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches ; produits capillaires, shampoings, lotions pour

les cheveux, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires ; dentifrices ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de massage; services de manucure; services d’épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage ».

Le 10 décembre 2018, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe de l’Union Européenne NIVEA BABY, déposée le 19 juillet 2017, enregistrée sous le n°017010299.

Cette marque a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Savons cosmétiques ; cosmétiques autres qu’à usage médical ».

Par courrier en date du 11 décembre 2018, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante a donné son accord pour que l’Institut régularise son dépôt dans le délai imparti par la notification.

L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 11 décembre 2018 sous le n°18-4999 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Par courrier daté du 3 avril 2019, l’Institut notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.

Ces observations ont été transmises à la société déposante.

La société déposante a présenté des observations en réponse à celles contestant le projet de décision de la société opposante. Ces dernières ont été transmises à la société opposante.

Une commission orale s’est tenue le 28 mai 2019 en présence des représentants des deux parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition et dans sa contestation du projet de décision les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante demande la confirmation du projet de décision quant à la comparaison des produits et services en cause.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également « la notoriété incontestable » ainsi que l’identité et la similarité des produits et services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances d’ensemble entre les deux signes et sur leur structure commune.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

La société déposante conteste la comparaison des produits et services en cause et des signes en présence. Dans sa contestation du projet de décision, la société déposante confirme le projet décision quant à la comparaison des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d’enregistrement proposée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), huiles essentielles, produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches ; produits cosmétiques capillaires, shampoings, lotions pour les cheveux, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires ; dentifrices ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de massage; services de manucure; services d’épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Savons cosmétiques ; cosmétiques autres qu’à usage médical ».

CONSIDERANT que les « préparations cosmétiques pour l’amincissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les « savons à usage personnel » de la demande d’enregistrement et les « savons cosmétiques » de la marque antérieure sont identiques, dès lors qu’ils sont tous des produits obtenus par l’action d’un alcali sur un corps gras, et servant à l’hygiène corporelle ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles ; shampoings, lotions pour les cheveux, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; dentifrices ; » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale formée par les « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure, dès lors qu’ils ont tous pour objet le soin du corps, sa mise en beauté, et sa toilette ;

Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le libellé « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure serait trop vague pour être susceptible de protection, dès lors qu’il désigne des produits pouvant être définis de manière constante comme des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, et à sa toilette, et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ; qu’ainsi ces produits sont suffisamment

précis pour en déterminer la nature, la fonction et la destination et pour pouvoir être comparés aux produits précités de la demande d’enregistrement ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « produits cosmétiques capillaires » de la demande d’enregistrement et les « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure sont identiques, dès lors que les premiers relèvent de la catégorie des seconds, qui comprennent également les produits nécessaires au soin et à l’entretien de la chevelure, et destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les premiers seraient « utilisés pour soigner les maladies des cheveux et du cuir chevelu », dès lors qu’ils peuvent également être utilisés à des fins hygiéniques ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale formée par les « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure ;

Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les premiers « couvre[nt] des produits ayant une vocation pharmaceutique, dermatologique en protégeant la peau des brûlures et des rayons U.V. émis par le soleil », dès lors que cette fonction médicale ne ressort pas de leur libellé ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « huiles essentielles » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, et pouvant être utilisées pour la fabrication de parfums, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que, comme le soulève la société opposante, les premiers peuvent avoir une finalité cosmétique ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « ongles postiches » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des ongles artificiels, présentent la même fonction esthétique que les « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu’à cet égard, est insuffisant l’argument de la société déposante selon lequel les premiers « ne consistent […] pas en une substance utilisée pour nettoyer ou décorer les ongles » mais sont des « accessoires de beauté », dès lors qu’ils ont tous pour objet la mise en beauté ;

Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de massage; services de manucure; services d’épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à la propreté, à l’embellissement et au bien-être du corps effectuées par les instituts et salons de beauté destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, sont étroitement liés aux « cosmétiques autre qu’à usage médical » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu’en effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, les seconds sont nécessaires pour la prestation des premiers ;

Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel un service et un produit ne peuvent pas être similaires ; qu’en effet, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire ;

Qu’est également inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante en « n’ayant pas pris soin de déposer sa marque dans la classe des services 44 [ne peut] se voir octroyer une protection pour les services de la classe 44 » ; qu’en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits et services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique ;

Qu’ainsi, les services précités de la demande contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BABY MINUTE, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NIVEA BABY, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une

présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière.

CONSIDERANT que, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun un cercle plein de couleur bleu foncé, composé d’une bordure de couleur différente, contenant deux termes inscrits l’un au-dessus de l’autre, dont l’un est identique, BABY, le premier étant un terme court inscrit en lettres blanches, grasses et majuscules, le second étant inscrit dans une police d’écriture plus petite ;

Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte ;

Que visuel ement, les signes diffèrent par la présence de l’élément MINUTE dans le signe contesté et de l’élément NIVEA dans la marque antérieure ;

Que la différence de physionomie entre les deux signes est renforcée par la présentation particulière des signes (cercle bleu foncé transparent superposé à un cercle gris clair, tous deux fendus, dans lequel s’inscrit deux termes dont le deuxième apparait en lettres blanches minuscules pour le signe contesté ; cercle bleu foncé encerclé d’un liseré de couleur rose, dans lequel s’inscrit deux termes dont le deuxième apparait en lettres roses majuscules pour la marque antérieure) ;

Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’est nullement évident que dans le signe contesté « sur le côté supérieur droit du cercle, un petit triangle blanc évoque un reflet qui accentue davantage l’idée d’une boite métal ique, qui ne manque pas de rappeler la boite bleue notoire de la crème NIVEA » ; qu’en effet, cette évocation ne sera pas perçue par le consommateur de référence qui ne verra dans ce triangle que la représentation de la partie évidée des deux cercles superposés ;

Que phonétiquement, les signes ne partagent pas les mêmes sonorités, à savoir [bé-bi-mi-nu-te] pour le signe contesté et [ni-vé-a-bé-bi] pour la marque antérieure, le terme NIVEA placé en attaque dans la marque antérieure étant immédiatement perceptible et engendrant des sonorités très différentes de celles du signe contesté ;

Qu’ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, la dénomination BABY, commune aux deux signes, présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’elle sera aisément traduite de l’anglais par le consommateur de référence comme signifiant « bébé », et sera donc perçue comme secondaire en ce qu’el e évoque la destination des produits et services ;

Qu’en outre, la marque antérieure se distingue par la présence du terme NIVEA qui apparaît immédiatement perceptible du fait de sa taille et de sa position ;

Que le terme NIVEA apparaît également dominant, au sein de la marque antérieure, en ce qu’il présente un fort caractère distinctif au regard des produits et des services en cause ;

Qu’à cet égard, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme NIVEA au sein de la marque antérieure ;

Que quand bien même le terme MINUTE serait considéré comme faiblement distinctif, comme le soutient la société opposante, cette circonstance serait sans incidence sur le caractère arbitraire de la dénomination NIVEA au sein de la marque antérieure, et sur son rôle essentiel de différenciation entre les deux signes ;

Que de plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, le cercle bleu, commun aux deux signes, ne peut être considéré comme un élément dominant, malgré sa grande taille et sa position centrale, en ce qu’il a pour fonction de contenir et de mettre en évidence les termes qu’il contient et notamment les termes BABY dans le signe contesté et NIVEA dans la marque antérieure ;

Qu’enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’évocation du terme « bébé » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits et services en cause ;

Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée entre les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté BABY MINUTE ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure NIVEA MINUTE.

CONSIDERANT que suite au projet de décision la société opposante invoque un sondage effectué par OPINIONWAY les 17 et 18 avril 2019 concernant la « ressemblances des logos NIVEA et BABY MINUTE », dans lequel, 14% des personnes interrogées évoquent la marque NIVEA lorsque le signe complexe BABY MINUTE leur est présenté, et 39% des personnes interrogées mises en présence des deux marques simultanément affirment que le signe contesté évoque la marque antérieure ; que toutefois, ce sondage réalisé par le biais d’Internet, n’a pas été effectué en mettant les interviewés en condition normale d’achat et ne saurait suffire à démontrer un risque de confusion entre les signes en présence.

CONSIDERANT que la société opposante invoque à nouveau, dans sa contestation du projet de décision, la notoriété dont bénéficie la marque antérieure pour ces produits et services ; que toutefois, si les documents fournis établissent une large connaissance d’un signe constitué et d’un cercle bleu contenant le terme NIVEA en lettres blanches, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre le signe contesté et la marque antérieure invoquée NIVEA BABY, d’autant que les pièces fournies ne portent pas sur cette marque et qu’en tout état de cause le signe contesté ne reprend pas le terme NIVEA, sous lequel le signe antérieur apparaît connu et qui retiendra l’attention du consommateur ;

Qu’en outre, s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT qu’ainsi en raison de l’absence d’imitation de la marque complexe antérieure par le signe complexe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence ;

Qu’en conséquence, le signe complexe contesté BABY MINUTE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure NIVEA BABY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.

Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle