OPP 20-3362 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M A a déposé le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 657 504 portant sur le signe verbal MAWAY. Le 8 septembre 2020, JRSK, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque complexe internationale désignant l’Union européenne AWAY déposée le 11 octobre 2019, enregistrée sous le n° 1515018, sur le risque de confusion ;

- La marque verbale internationale désignant l’Union européenne AWAY déposée le 15 octobre 2019, enregistrée sous le n° 1504242, sur le risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne AWAY déposée le 29 janvier 2018, enregistrée sous le n° 17 741 541, sur le risque de confusion. L’opposant indique dans son exposé des moyens, déposé dans le délai pour faire opposition, que « L’opposition est engagée contre tous les produits désignés par le dépôt contesté en classes 18, 24 et 25 : • classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; • classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; • classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ;

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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque complexe internationale désignant l’Union européenne AWAY n° 1515018 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de voyage et valises; sacs à main; sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs polochon; sacs de week-end; sacs à dos; serviettes porte-documents; caleçons; trousses de toilette; sacs de plage; sacs à provisions réutilisables; sacs- housses de voyage pour vêtements; trousses à maquil age; pochettes à bijoux; sacs à chaussures de voyage; portefeuil es; pochettes (sacs); étuis porte-cartes; inserts d’empaquetage; inserts d’empaquetage, à savoir modules de compactage; étiquettes à bagage; porte-bébés; sacs porte- bébés; parapluies; articles de transport pour animaux de compagnie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « mal es et valises ; parapluies , portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, visés par l’opposition sur la base de cette marque, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « articles de voyage et valises » de la marque antérieure invoquée ; en effet les premiers sont destinés à être mis en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, habil ement..) et ne sont ainsi pas nécessairement ni exclusivement utilisés pour la fabrication des seconds, lesquels peuvent en outre être composés d’autres matières ;

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Il ne s’agit donc pas de produits complémentaire, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « parasols ; cannes ; fouets ; sel erie » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition qui n’apparaissent pas à l’identique dans le libel é de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune similarité n’a été démontrée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAWAY. La marque antérieure porte sur le signe complexe AWAY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination insérée dans un cartouche. Visuel ement, la dénomination MAWAY du signe contesté et la dénomination AWAY de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement cinq et quatre lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant la longue séquence –AWAY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, cel es-ci se prononcent pareil ement en deux temps comportant les sonorités successives communes [a-way], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement très proches, que le consommateur est susceptible de confondre, la présence de la lettre M en position d’attaque dans le signe contesté n’étant pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes du fait de leur longue séquence commune AWAY et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. Si ces signes diffèrent par la présence d’un cartouche au sein de la marque antérieure, cette circonstance ne fait pas disparaître tout risque de confusion, en ce que cette présentation vient

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simplement mettre en exergue la dénomination AWAY, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera prononcée. Le signe verbal MAWAY est donc similaire à la marque complexe antérieure AWAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B) Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant de l’Union européenne n° 1504242 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements, articles de chapel erie, chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAWAY. La marque antérieure porte sur le signe verbal AWAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’il n’en diffère que par la présence la lettre M en position d’attaque, laquel e n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion au vu des grandes ressemblances d’ensemble entre les deux dénominations, tel que développé précédemment. Le signe verbal MAWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure AWAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne n° 17741241 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Couvertures de voyage; Tissus; Non-tissés [textile]; Tentures murales en matières textiles; Feutre; Linge de bain autre que vêtements; Couvertures de voyage; Toile à matelas; Nappes non en papier; Portières [rideaux]; Housses pour abattants de toilettes en tissu; Marabout [étoffe]; Tissus de soie; Drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; Couvertures de lit; Couvertures pour animaux de compagnie; Mouchoirs de poche en matières textiles; Taies d’oreil ers; Draps; Sacs de couchage; Serviettes de toilette; Textiles et substituts de textiles; Linge de maison; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAWAY. La marque antérieure porte sur le signe verbal AWAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence la lettre M en position d’attaque, laquel e n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion au vu des grandes ressemblances d’ensemble entre les deux dénominations, tel que développé précédemment. Le signe verbal MAWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure AWAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «mal es et valises ; parapluies ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.