20-3373 3 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E A et Madame N A ont déposé le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 657 417 portant sur la dénomination DOCUCERT. Le 8 septembre 2020, la société DOCUSIGN, INC., société de droit américain, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1

Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination DOCUSIGN, déposée le 2 octobre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°001901065, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination DOCUSIGN, déposée le 16 mars 2018 et enregistrée sous le n°017875107, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 13 octobre 2020 sous le n°20-3373. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°001901065 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants « recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, y compris services de gestion et d’indexation de dossiers, stockage électronique sécurisé de documents pour des tiers, publication de textes et œuvres graphiques pour des tiers sur CD-ROM dans un large éventail de domaines, services de vérification de données électroniques, et fourniture de services notariaux via un réseau informatique mondial pour des tiers destinés à affecter une signature électronique légalement contraignante à un document ou fichier. Stockage électronique de fichiers et documents; services de vérification de données électroniques; émission de certificats de signatures numériques cryptées; 2

f ourniture de services notariaux via un réseau informatique mondial, pour le compte de tiers, afin d’affecter une signature électronique légalement contraignante à un document ou fichier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, y compris services de gestion et d’indexation de dossiers, stockage électronique sécurisé de documents pour des tiers, publication de textes et œuvres graphiques pour des tiers sur CD-ROM dans un large éventail de domaines, services de vérification de données électroniques, et fourniture de services notariaux via un réseau informatique mondial pour des tiers destinés à affecter une signature électronique légalement contraignante à un document ou fichier » de la marque antérieure, qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne sont pas fabriqués ou rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs pour les premiers ; informaticiens pour les seconds). En effet, si, comme le relève la société opposant, les premiers sont susceptibles de faire appel aux seconds lors de leur prestation, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services. Il ne s’agit pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « authentification d’œuvre d’art » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de vérification de données électroniques; émission de certificats de signatures numériques cryptées; fourniture de services notariaux via un réseau informatique mondial, pour le compte de tiers, afin d’affecter une signature électronique légalement contraignante à un document ou fichier » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne nécessitent pas le recours à la prestation des seconds, lesquels peuvent être rendus dans de multiples autres domaines. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts en art pour les premiers ; notaires pour les seconds). Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DOCUCERT. La marque antérieure porte sur la dénomination DOCUSIGN. La société opposante soutient que les signes sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposant invoque la forte similarité entre les signes en présence qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, le terme DOCUCERT pour le signe contesté et DOCUSIGN pour la marque antérieure, présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence d’attaque DOCU-, évocatrice du terme « document », à des termes renvoyant aux notions de vérification ou contrôle d’authenticité (-CERT pouvant être perçu comme une contraction des termes « certificat » ou « certification », et -SIGN pouvant être perçu comme une contraction des termes « signer » ou « signature »), de sorte que les deux signes évoquent la même idée de document authentique et fiable. Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. La dénomination DOCUCERT est donc similaire à la dénomination antérieure DOCUSIGN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°017875107 Sur la comparaison des services L’opposition est également formée contre les services suivants : « informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; authentification d’oeuvres d’art ; Services juridiques ; conseils en propriété intel ectuel e ; services de réseautage social en ligne ». 4

L a marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications; Messagerie électronique, Messageries électroniques; Fourniture d’accès à une base de données informatique en ligne et à une base de données consultable en ligne; Fourniture d’un accès de télécommunication à des bases de données et à l’internet; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications et des bases de données électroniques; Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Services de vérification de signatures électroniques; Authentification en ligne de signatures numériques d’utilisateurs dans le cadre du commerce électronique; Services de vérification de signatures numériques; Services de prévention du vol d’identité et des fraudes dans le cadre du commerce électronique; Informations, conseils, et consultation concernant les services précités; Fourniture de services de notarisation électronique par le biais d’un réseau informatique mondial pour des tiers pour la notarisation légale de documents ou fichiers électroniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; Services juridiques ; conseils en propriété intel ectuel e ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les services d’ « authentification d’œuvre d’art » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de vérification de signatures électroniques; Authentification en ligne de signatures numériques d’utilisateurs dans le cadre du commerce électronique; Services de vérification de signatures numériques; Services de prévention du vol d’identité et des fraudes dans le cadre du commerce électronique; Informations, conseils, et consultation concernant les services précités; Fourniture de services de notarisation électronique par le biais d’un réseau informatique mondial pour des tiers pour la notarisation légale de documents ou fichiers électroniques » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne nécessitent pas le recours à la prestation des seconds, lesquels peuvent être rendus dans de multiples autres domaines. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts en art pour les premiers ; notaires pour les seconds). Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination DOCUSIGN. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination DOCUCERT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; conseils en propriété intel ectuel e ; services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 6