OPP 20-3374 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D D a déposé le 20 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4659078 portant sur le signe verbal CHIC SAINT-TROPEZ. Le 8 septembre 2020, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, (Col ectivité Territoriale organisée par la loi du 2 mars 1982) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT-TROPEZ déposée le 2 mars 1992, et régulièrement renouvelée sous le n°92408122, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 septembre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

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La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es » L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ;services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs ou encore à disposition de tiers, de prestations de mise à disposition de tiers de films contre paiement, de prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d’appareils télévisés , des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ou encore de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers n’appartient pas à la catégorie générale des services « activités culturel es ; divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’ordre intel ectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances ainsi que de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Il ne s’agit donc pas de services identiques à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à

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proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ainsi que de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissements ; activité culturel e » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Ils ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire, les uns pouvant être rendus indépendamment des autres ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois ainsi que de services visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure qui désignent des prestations de services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télécommunications » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHIC SAINT-TROPEZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ;

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Les signes en présence ont en commun le nom de la commune SAINT-TROPEZ ; Cette seule présence en commun de la dénomination SAINT-TROPEZ ne saurait cependant permettre de créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient l’opposante ; En effet, la dénomination SAINT-TROPEZ, qui désigne une vil e côtière de la Côte d’Azur désigne le lieu où sont rendus les services précités de la demande d’enregistrement ; Le consommateur ne percevra donc pas l’élément verbal SAINT-TROPEZ au sein du signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication du lieu où sont rendus les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée ; Ainsi au sein du signe contesté, la dénomination SAINT-TROPEZ n’apparait donc pas susceptible de retenir à el e seule l’attention du consommateur qui percevra le signe dans son ensemble ; En effet, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera aux spécificités de chacun des signes en cause ; A cet égard, il n’est pas établi par l’opposante que le terme CHIC signifiant « élégant, distingué», désigne une caractéristique des services précités ; qu’ainsi, le terme CHIC apparaît distinctif au regard des services en cause ; En tout état de cause, si le terme CHIC apparaît laudatif, une tel e circonstance ne confère pas pour autant à la dénomination SAINT-TROPEZ un caractère distinctif ; En outre, les signes produisent une impression d‘ensemble différente aux plans visuels et phonétiques ; En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structures et leurs longueurs, le signe contesté comportant trois éléments verbaux, contrairement à la marque antérieure, constituée quant à el e de deux éléments verbaux ;

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Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme CHIC au sein du signe contesté ; Dès lors, au regard des services précités, la seule présence commune dans les deux signes de la dénomination SAINT-TROPEZ ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es liées à la présence de l’élément verbal CHIC placé en attaque au sein de la demande contestée. Ainsi le signe verbal contesté CHIC SAINT-TROPEZ n’apparaît pas similaire à la marque antérieure SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève l’opposante, que certains des services présentent « un fort degré de similarité », force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHIC SAINT-TROPEZ peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale SAINT-TROPEZ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.