OPP 20-3376 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NU ATELIER (SASU) a déposé le 16 juin 2020, une demande d’enregistrement portant sur le signe figuratif n°20 4657646. Le 8 septembre 2020, la société MARC JACOBS TRADEMARKS LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale figurative n° 1282779, enregistrée le 24 septembre 2015 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bagues [bijouterie]; Bagues en argent; Bagues en or; Boucle d’oreil es; Boucles d’oreil e en or; Boucles d’oreil es; Boucles d’oreil es en argent; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets en argent; Bracelets en or; Col iers; Col iers [bijouterie]; Col iers en argent; Col iers en or; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es; Bagues or et argent; Col iers or et argent; Boucles d’oreil e or et argent; Bracelets or et argent ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de bijouterie, à savoir bracelets, bagues, boucles d’oreil es, col iers, broches, montres; montres-bracelets; bracelet de montre; bracelets de montre; boîtiers de montres; boîtes à montres; porte-clés en tant que bijoux non en cuir. Sacs à main; trousses à cosmétiques vendues vides; porte-monnaie; portefeuil es; bourses en cuir, étuis pour cartes de crédit, porte-documents en cuir ou imitation de cuir; sacs de voyage ; Vêtements, ceintures; foulards; gants; articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Bagues [bijouterie]; Bagues en argent; Bagues en or; Boucle d’oreil es; Boucles d’oreil e en or; Boucles d’oreil es; Boucles d’oreil es en argent; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets en argent; Bracelets en or; Col iers; Col iers [bijouterie]; Col iers en argent; Col iers en or; Joail erie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es; Bagues or et argent; Col iers or et argent; Boucles d’oreil e or et argent; Bracelets or et argent ; mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée et les « Montres ; articles de bijouterie » de la marque antérieure ne possèdent pas les mêmes natures (matières premières pour les uns, produits semi-finis ou finis pour les autres), fonctions, et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (négociants en pierres précieuses et diamantaires pour les premiers, joail eries, bijouteries et horlogers pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les «Cuir ; peaux d’animaux» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), ne sont pas unis par un lien étroit et aux « bourses en cuir ; porte-documents en cuir ou imitation de cuir » de la marque antérieure, qui s’entendent de différents articles de maroquinerie en cuir ou en imitation de cuir, les premiers n’étant pas destinés exclusivement à la fabrication des seconds, mais pouvant avoir de multiples autres applications. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif, tout comme la marque antérieure. Visuel ement, les signes en cause ont en commun une forme ovale et al ongée présentée à la verticale avec des traits noirs d’épaisseur similaire et scindés en deux de chaque côté par un espace vide de même tail e, ce qui leur confère une physionomie très proche. Si ces espaces vides diffèrent par leur positionnement (au milieu des bordures latérales pour le signe contesté/aux extrémités des bordures latérales pour la marque antérieure), cette circonstance ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, la différence tenant au positionnement des espaces vides au sein de chacun des signes échappera au consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne pouvant se livrer à une comparaison détail ée, n’en conservera en mémoire qu’une impression réduite à leurs caractéristiques essentiel es, à savoir la représentation d’une forme ovale placée à la verticale et scindée sur chacun de ses côtés. Le signe figuratif contesté n° 4657646 est donc similaire à la marque figurative antérieure n° 1282779. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif n°4657646 de la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°1282779. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Bagues [bijouterie]; Bagues en argent; Bagues en or; Boucle d’oreil es; Boucles d’oreil e en or; Boucles d’oreil es; Boucles d’oreil es en argent; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets en argent; Bracelets en or; Col iers; Col iers [bijouterie]; Col iers en argent; Col iers en or; Joail erie ; bijouterie ;; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es; Bagues or et argent; Col iers or et argent; Boucles d’oreil e or et argent; Bracelets or et argent ; mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI