OPP20-3416 07/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F T a déposé le 15 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 4657078 portant sur la marque verbale WINORWIN. Le 10 septembre 2020, la société WIN-WIN.COM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale WIN-WIN.COM déposée le 19 mai 2010, dûment renouvelée enregistrée sous le n° 3739175, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

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En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 juin 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15/06/2015 au 15/06/2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : Classe 35 : « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Le déposant conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. Selon ce dernier, il existe des différences entre la marque antérieure fondant l’opposition et la marque effectivement utilisée et le signe qui apparaît sur les preuves fournies par la société opposante. Ces différences altèreraient le caractère distinctif de la marque WIN-WIN.COM. Or, il est clair que les éléments additionnels, à savoir l’ajout d’un élément figuratif mêlant deux lettres W, renvoyant directement aux lettres d’attaque des termes WIN-WIN, constituent des éléments décoratifs qui sont dénués ou à tout le moins ont un faible caractère distinctif et qui au surplus, visent à mettre en avant les termes WIN-WIN de sorte que ces éléments ne peuvent altérer le caractère distinctif de la marque antérieure verbale WIN-WIN.COM. En outre, le titulaire d’une marque enregistrée peut, afin d’établir son usage, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de cel e sous laquel e cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est el e-même enregistrée en tant que marque Le déposant invoque également le fait que la société opposante dispose de plusieurs marques comportant l’élément WIN-WIN, à savoir la présence d’une famil e de marques. Il en conclu que la société opposant ne peut faire valoir l’usage d’autres marques pour justifier l’usage sérieux de la marque verbale WIN-WIN.COM que le déposant qualifie ici de marque défensive. Si, comme le souligne le déposant, il est impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques, il est opportun de relever que ce n’est pas ce que fait la société opposante en l’espèce. En effet il est ici question de prouver l’usage de la marque antérieure uniquement, cette dernière étant exploitée sous une forme légèrement modifiée. Enfin, le déposant indique « que lesdites pièces ne se rapportent pas au service « relations publiques » que l’opposante revendique dans le cadre de la présente opposition ». Les services de « relations publiques » peuvent être définis comme désignant l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnel e) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque. Or, la société opposant fournit notamment des pièces montrant les différents évènements organisées par el e afin de promouvoir ses services. Compte tenu de ces éléments, il est considéré que les éléments de preuve fournis par la société opposante démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré pour les services suivants : « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ». Sur la comparaison des services

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L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante a bien fournit des arguments afin de tenter de démontrer l’identité ou la similarité des services en cause. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement :

- de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires ;

- de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meil eur adéquation entre cel e-ci et le marché, et de divulguer les conseils y afférents. En outre, ces services relèvent de domaines de compétence spécifiques et distincts (secteur commercial pour les uns, secteurs de la publicité, du marketing pour les autres), et peuvent être mis en œuvre par des prestataires différents. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la réalisation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds et inversement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services d’ « administration commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de la marque antérieures tels que précédemment définis.

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Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’invoquer que les services en cause « ..désignent tous des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ». En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la répétition du terme WIN. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette répétition apparaît faiblement distinctive vis-à-vis des services visés par ces dernières et ne saurait donc à el e seule retenir l’attention du consommateur moyen à titre de marque. En effet, la séquence WIN-WIN est la traduction anglaise de gagnant-gagnant, à savoir un accord par lequel chaque partenaire se préoccupe aussi de l’intérêt de l’autre, d’une façon également favorable à son propre intérêt. Cette séquence est régulièrement utilisée par les entreprises vis-à-vis de leurs relations avec leurs partenaires commerciaux ou vis-à-vis de leurs clients et sera aisément comprise par le consommateur

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d’attention moyenne de sorte qu’el e ne peut pas constituer une ressemblance déterminante entre les deux signes. Ainsi, la présence commune de ces éléments ne sauraient créer, à el e seule, un risque de confusion entre les signes qui présentent par ail eurs des différences. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur structure et présentation (le terme WIN est séparé par le terme OR du second terme WIN pour la demande d’enregistrement contestée et un tiret séparant les termes WIN au sein de la marque antérieure qui sont en outre accompagnés de l’extension de nom de domaine.COM dans la marque antérieure). Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en trois temps pour la demande d’enregistrement contestée [ouine/ore/ouine] et en quatre temps au sein de la marque antérieure [ouine/oui ne/point/come]). Sur le plan conceptuel, au sein de la demande d’enregistrement contestée, la référence à l’expression WIN WIN précédemment relevée n’apparaît pas distinctive. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, les décisions citées par la déposante, rendues dans des circonstances distinctes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté WINORWIN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure WIN- WIN.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WINORWIN peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.