OP20-3459 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAMBALLE (société par actions simplifiée) (le Déposant), a déposé, le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 658 316 portant sur le signe verbal ALUX, et servant à distinguer notamment les produits suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ». La société VKR Holding (société de droit danois), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française verbale VELUX, déposée le 13 décembre 1982, enregistrée sous le n°1221692, régulièrement renouvelée et dont l’Opposant est devenu titulaire suite à une transmission de propriété inscrite,
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française verbale VELUX précitée, enregistrée sous le n°1221692. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’Opposant invoque la renommée de la marque française VELUX n° 1221692. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : «fenêtres, fenêtres de toits» qui ne figurent pas comme tels dans le libellé de la marque antérieure mais sont aisément identifiables sous les formulations suivantes : « matériaux de construction laminés et fondus [à savoir] fenêtres, fenêtres pour toiture et toits. Matériaux de construction, [à savoir] fenêtres, fenêtres pour toitures et toits en verre et leurs pièces (non métalliques) ». A cet égard, l’Opposant fait valoir que « VELUX est massivement exploitée en France depuis 1964 mais également dans plus de quarante pays » que « VELUX est leader mondial des fenêtres de toit » et figure d’ailleurs dans différents dictionnaires et notamment le Larousse ». Il ajoute que « VELUX sponsorise les meilleures équipes de handball » et « est notamment le sponsor titre de la ligue des champions de handball masculin depuis 2010, ce qui lui offre une forte visibilité ». Il précise que « VELUX mène une politique de mécénat importante et a participé par exemple à la restauration de la verrière de la Rotonde d’Antin du Grand Palais ». L’Opposant conclut en précisant que la « Cour d’appel de Paris l’a d’ailleurs affirmé notamment dans un arrêt du 19 septembre 2007 en considérant que :« la marque VELUX bénéficie d’une notoriété certaine » ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposant fournit les documents suivants :

- Annexe 4.1 Extrait du site Internet www.lesechos.fr intitulé "André Dot, dans le cadre de Velux"
- Annexe 4.2 Extrait du site Internet www.asturienne.fr/

- Annexe 4.3 Extrait du site Internet www.lemoniteur.fr intitulé "Velux acquiert Jet Groupe, un des leaders européens de l’éclairage zénithal"
- Annexe 4.4 Extrait du site Internet www.usinenouvelle.com intitulé "Inauguration du tout nouveau centre de distribution Velux à Feuquières-en-Vimeu" - Annexe 4.5 Extrait du site Internet www.isoscop41.fr intitulé "Velux, Leader mondial de la fenêtre de toit"
- Annexe 4.6 Extrait du site Internet www.reno-info-maison.com
- Annexe 5 Définition du terme VELUX dans Le Larousse
- Annexe 6 Extrait du site Internet www.velux.fr concernant le sponsoring de la ligue des champions de handball masculin
- Annexe 7 Extrait du site Internet www.carenews.com intitulé "Le mécénat des Fondations Velux et le patrimoine français"
- Annexe 8 Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2007, N° RG°06/09059 Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par l’Opposant, et en particulier des pièces 4.1 (« célèbre fabricant de fenêtres de toit… leader mondial »), 4.3 « le géant de la fenêtre de toit »), 4.4 et 4.5 (« leader mondial de la fenêtre de toit »), 5 (« fenêtre de toit de la marque de ce nom »), lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure VELUX a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent qu’est le marché français, où elle occupe une position de leader. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALUX. La marque antérieure porte sur le signe verbal VELUX. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments ALUX du signe contesté et VELUX, constitutif de la marque antérieure du fait de la séquence commune –LUX. La différence entre ces éléments verbaux réside dans la substitution de la lettre d’attaque A aux lettres d’attaque VE au sein du signe contesté. Toutefois cette modification laisse subsister les mêmes successions de lettres LUX, un rythme identique et sonorité finale identique [-lux]. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté ALUX apparaît faiblement similaire à la marque antérieure de renommée VELUX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure VELUX est dirigée à l’encontre des «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ». La marque antérieure a été enregistrée et reconnue comme renommée pour les produits suivants : « matériaux de construction laminés et fondus [à savoir] fenêtres, fenêtres pour toiture et toits. Matériaux de construction, [à savoir] fenêtres, fenêtres pour toitures et toits en verre et leurs pièces (non métalliques) ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Il a été démontré que la marque antérieure VELUX possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, telle que démontrée précédemment. Les signes ALUX de la demande d’enregistrement contestée et VELUX de la marque antérieure de renommée présentent un certain degré de similarité. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec des «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’Opposant soutient que « la prolifération de produits sur lesquels seraient apposés la marque « ALUX » viendrait, d’une part, porter atteinte à la valeur distinctive de cette marque et d’autre part, diminuer l’attrait du consommateur pour ladite marque ». Il ajoute que « la Marque Antérieure est leader sur le marché français et même mondial depuis plus de 50 ans. Son pouvoir d’attraction est donc immense » de sorte que « l’imitation de la Marque Antérieure par le signe contesté aura pour effet d’attirer l’attention du consommateur sur les produits sur lesquels il est apposé et sera susceptible de déclencher son acte d’achat ».

Il n’est pas contesté que l’usage de la demande d’enregistrement contestée ALUX est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure VELUX. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure VELUX n°1221692, la demande d’enregistrement contestée ALUX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ». B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « matériaux de construction laminés et fondus, notamment portes, fenêtres, fenêtres pour toitures et toits en verre et leurs pièces. Matériaux de construction, notamment portes, fenêtres, fenêtres pour toitures et toits en verre et leurs pièces (non métalliques), maisons transportables ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALUX. La marque antérieure porte sur le signe verbal VELUX. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure VELUX acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des fenêtres et fenêtres de toits, laquelle a été démontrée précédemment. Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.