OP20-3541 15/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CAPTAIN’WATT (société par actions simplifiée), a déposé le 5 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 663 697 portant sur le signe verbal CAPTAIN’WATT. Le 17 septembre 2020, la société QAIR (société par actions simplifiée) a formé opposition a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale française CAPTAIN WATT, déposée le 21 octobre 2019 et enregistrée sous le n°19 4 592 190, sur le fondement du risque de confusion ;

- le nom de domaine « captain-watt.fr » réservé au nom de la société LUCIA devenue QAIR et renouvelé le 18 octobre 2020, sur le fondement du risque de confusion ;

- le nom de domaine « captain-watt.com » réservé au nom de la société LUCIA devenue QAIR et renouvelé le 18 octobre 2020, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur les droits antérieurs non pris en compte Sur le fondement des noms de domaine captain-watt.fr et captain-watt.com Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public». ; L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». La société opposante invoque notamment les noms de domaines suivants : « captain-watt.fr » et « captain-watt.com ». En l’espèce, en rubrique 6-2 et 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes : E n ce qui concerne le nom de domaine « c aptain-watt.fr » (6-2) : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : captain-watt.fr Activités qui servent de base à l’opposition : utilisation du même nom de domaine (seule l’extension ayant été utilisée pour pouvoir créer un site internet) Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : Opposition_Captain’Watt_Ndd.fr.pdf – Existence du nom de domaine E n ce qui concerne le nom de domaine « c aptain-watt.com » (6-3) : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : captain-watt.com Activités qui servent de base à l’opposition : utilisation du même nom de domaine (seule l’extension ayant été utilisée pour pouvoir créer un site internet) Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : Opposition_Captain’Watt_Ndd.pdf – Existence du nom de domaine A l’appui de son opposition, notamment fondée sur ces noms de domaine, l’opposante transmet les pièces suivantes :

- deux

documents

intitulés

« Opposition_Captain’Watt_Ndd.pdf »

et « Opposition_Captain’Watt_Ndd.fr.pdf » qui consistent en des extraits whois des noms de domaine « captain-watt.fr » et « captain-watt.com » visant à prouver la réservation de ces noms de domaine.

- Un document intitulé « Opposition_20200917-Captain’Watt_courrier.pdf», qui consiste en l’exposé des moyens relatif à la comparaison des signes et à la comparaison d’une partie des services en cause. Toutefois, la société opposante n’a fourni aucun autre document relatif à ces droits antérieurs. El e n’a notamment pas fourni de document propre à établir la portée et l’exploitation des noms de domaine dans la vie des affaires au regard de l’ensemble des services invoqués, ni le fait que leur portée n’est pas seulement locale. Dès lors, les conditions de l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, qui précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition» ne sont pas remplies. El e ne peut donc faire valoir les droits précités à l’appui de son opposition. B. Sur le fondement de la marque verbale française n°19 4 592 190 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Organisation d’excursions en mer. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films

ci nématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Location d’articles de loisirs et de sports nautiques ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques; Préparation de repas en mer ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Distribution d’électricité ; Organisation, conduite de col oques ou de conférence ; organisation et conduite de congrès ; éducation ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « distribution d’électricité ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Organisation d’excursions en mer ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Location d’articles de loisirs et de sports nautiques ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour

p ersonnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques; Préparation de repas en mer » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques à certains des services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la marque verbale CAPTAIN’WATT, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale CAPTAIN WATT, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, les signes ont en commun les termes CAPTAIN WATT, l’ajout d’une apostrophe au sein de la demande contestée constitue une différence insignifiante pouvant passer inaperçue pour le consommateur. La demande contestée CAPTAIN’WATT est donc identique à la marque antérieure CAPTAIN WATT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. CONCLUSION En raison de l’identité d’une partie des produits et services en présence et de l’identité des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

E n conséquence, la marque verbale contestée CAPTAIN’WATT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française CAPTAIN WATT. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « distribution d’électricité ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation de concours (éducation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.