OP20-3555 05/03/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PHOENIX & FINANCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 26 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 4660949 portant sur le signe verbal PHOENIX ASSURANCES.

Le 17 septembre 2020, la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque verbale internationale désignant l’Union européenne PHOENIX CONTACT déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 1125907, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque complexe de l’Union européenne déposée le 28 avril 2011 et enregistrée sous le n° 9928094, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 1125907

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour programmer, planifier, paramétrer, configurer et visualiser des composants, sections d’équipements et données d’équipements; mémoires pour équipements de traitement de données; imprimantes d’ordinateurs, en particulier imprimantes d’étiquettes ; Produits de l’imprimerie pour la publicité et la présentation; enveloppes et matériel d’emballage imprimés, notamment papier cartonné et carton (compris dans cette classe); matériel à imprimer, notamment matériel à marquer, y compris étiquettes imprimables (non en matières textiles); crayons d’étiquetage (papeterie) pour l’étiquetage manuel; encres; machines à écrire; rubans de couleur et à encre ; Fourniture d’accès à des informations disponibles dans un réseau informatique, sous forme notamment d’assistance de recherche en ligne, fourniture d’accès à des bases de données ; Planification de projets techniques et services de conseillers y relatifs, notamment en matière de conception, programmation, paramétrage et mise en exploitation d’usines; installation, maintenance et réparation de logiciels, notamment dans le domaine des systèmes d’automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; conception et réalisation de programmes de traitement de données, notamment pour dispositifs d’automatisation programmables; conception et développement de matériel informatique et logiciels, services de recherche, notamment dans le domaine de l’ingénierie, du génie des communications, de l’ingénierie de commande et de l’ingénierie des logiciels; analyse technique d’équipements à utiliser dans les techniques de sécurité et/ou l’ingénierie des procédés ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services de « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Enveloppes et matériel d’emballage imprimés, notamment papier cartonné et carton (compris dans cette classe) ; matériel à imprimer, notamment matériel à marquer, y compris étiquettes imprimables (non en matières textiles) ; crayons d’étiquetage (papeterie) pour l’étiquetage manuel ; encres ; machines à écrire ; rubans de couleur et à encre » de la marque antérieure.

En effet, les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire au service de « Fourniture d’accès à des informations disponibles dans un réseau informatique, sous forme notamment d’assistance de recherche en ligne, fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure.

En effet, les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.

Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « numérisation de documents ; audits en matière d’énergie ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour programmer, planifier, paramétrer, configurer et visualiser des composants, sections d’équipements et données d’équipements » de la marque antérieure.

En effet, les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.

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4 Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOENIX ASSURANCES.

La marque antérieure porte sur le signe verbal PHOENIX CONTACT.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.

Les signes en cause ont en commun le terme identique PHOENIX, présenté en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Si ces signes diffèrent par la présence du terme ASSURANCES au sein du signe contesté et du terme CONTACT dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.

En effet, au sein du signe contesté, le terme PHOENIX, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que le terme ASSURANCES qui le suit, qui désigne des contrats par lesquels l’assureur s’engage à indemniser l’assuré, moyennant une prime ou une cotisation, de certains risques ou sinistres éventuels, est faiblement distinctif au regard des services en cause, se rapportant au domaine des affaires.

Au sein de la marque antérieure, le terme PHOENIX, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dès lors que le terme CONTACT présente un caractère faiblement distinctif au regard de certains des produits et services en cause en ce qu’il est évocateur de leur objet ou de leur mode de prestation.

Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté PHOENIX ASSURANCES est donc similaire à la marque verbale antérieure PHOENIX CONTACT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

B. Sur le fondement de la marque n° 9928094

Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », seuls ces services n’ayant pas précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison par la société opposante.

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail et en gros de produits électriques et électroniques ». Les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de vente au détail et en gros de produits électriques et électroniques » de la marque antérieure.

En effet, les premiers désignent respectivement des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de conseils en matières d’affaires, de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, de conseils en matière de publicité, des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l’achat d’un objet spécifique, ainsi que des conseils y relatifs, et des contrôles et évaluations d’entreprises, alors que les seconds désignent une activité de commerce visant à proposer à la clientèle des produits électriques et électroniques.

Le simple fait que ces services aient un « caractère commercial », ainsi que le soulève la société opposante est un critère trop large pour les reconnaitre similaires alors qu’ils présentent des caractéristiques différentes.

En outre, les premiers n’ont pas nécessairement « pour but in fine la vente de biens ou de services », cette dernière pouvant se réaliser sans avoir recours aux premiers.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOENIX ASSURANCES.

La marque antérieure porte sur le signe complexe PHOENIX CONTACT, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la substitution du terme ASSURANCES au terme CONTACT, ces termes étant faiblement distinctifs comme précédemment démontré.

En outre, la présence des termes anglais SALES PARTNER OF dans la marque antérieure, traduits par le public français par les mots « partenaire commercial de », mettent en exergue le terme PHOENIX, de même que l’élément figuratif représentant la lettre P de manière stylisée, venant juste rappeler le terme PHOENIX dont elle constitue l’initiale.

Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant tant des ressemblances d’ensemble entre les deux marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté PHOENIX ASSURANCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS

DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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