OPP 20-3563 12/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M, agissant pour le compte d’EVON-X (société en cours de formation) a déposé le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 659 914 portant sur le signe verbal EVON-X. Le 17 septembre 2020, la société EVONIK INDUSTRIES AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque complexe de l’Union européenne EVONIK POWER TO CREATE déposée le 7 novembre 2018, enregistrée sous le n° 17982656, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne EVONIK déposée le 30 septembre 2009, enregistrée sous le n° 8583312 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne EVONIK POWER TO CREATE n° 17982656 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e. Commandes pour consoles de jeu ; robots en tant que jouets. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques numériques polyvalents et autres supports d’enregistrement numériques, matériel informatique, ordinateurs, logiciels, pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Services informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e. Commandes pour consoles de jeu ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la déposante. En revanche les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique dans un but ludique n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels » de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière; Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire de dire qu’ « ils ont tous pour destination le secteur de l’informatique » pour considérer les produits en cause similaires. En effet retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tout produit ou service ayant recours même accessoirement à l’informatique, ce qui, compte tenu du développement de l’informatique à tous les secteurs d’activités, reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité.

3

Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont que des moyens techniques utilisés à des fins multiples et ne sont pas exclusivement dédiés à la prestation des premiers ; Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de jeu proposés en ligne à partir de réseau informatique » de la demande d’enregistrement tels que définis précédemment n’ont pas les mêmes nature, fonction, destination que les « services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de conseil et d’assistance en informatique, de travaux et d’activités intel ectuel es rendus dans les domaines technologiques en matière d’ordinateurs et de prestations concernant les réseaux informatiques. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire de dire qu’ « ils ont tous pour destination le secteur de l’informatique » pour considérer les services en cause similaires. En effet retenir ce critère reviendrait à considérer comme similaires tout produit ou service ayant recours même accessoirement à l’informatique, ce qui reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité. En outre ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas nécessairement destinés exclusivement aux premiers et pouvant concerner de multiples autres domaines que celui du divertissement ; Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de jeu proposés en ligne à partir de réseau informatique » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matériel informatique, ordinateurs, pièces et accessoires tous les produits précités, compris dans cette classe » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet les premiers, lesquels sont utilisés à des fins multiples et ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers : Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de jeu proposés en ligne à partir de réseau informatique » de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés aux « services informatiques » de la marque antérieure, dès lors que ce le libel é regroupe une catégorie extrêmement vaste de prestations de natures et objets différents et est ainsi trop vague et imprécis pour être défini et servir de base à une comparaison. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVON-X. La marque antérieure porte sur le signe complexe EVONIK POWER TO CREATE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux et un élément figuratif. Visuel ement, les signes sont composés des termes EVON-X pour le signe contesté et EVONIK pour la marque antérieure, lesquels ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue même séquence d’attaque EVON- et une lettre finale visuel ement proche (X pour le signe contesté et K pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes EVON-X et EVONIK se prononcent pareil ement en trois temps et ont en commun leurs sonorités d’attaque et intermédiaire [e-von] et des sonorités finales proches [iks] pour le signe contesté et [ik] pour la marque antérieure qui restent dominées par l’association de la voyel e I au son [k], la sonorité [ss] du signe contesté étant faiblement audible, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces termes se distinguent par la présence d’un tiret au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche entre ces dénominations, dès lors qu’el e n’a aucun impact phonétique et est visuel ement peu perceptible. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et surtout phonétiques entre les signes. Les signes en cause diffèrent par la présence dans la marque antérieure de l’ensemble verbal POWER TO CREATE et d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination EVONIK de la marque antérieure apparait distinctive au regard des produits et services en cause.

5

Au sein de la marque antérieure, la dénomination EVONIK a en outre une position dominante en raison de sa présentation centrale en caractères de grande tail e, l’ensemble verbal POWER TO CREATE apparaissant comme secondaire en ce qu’il est présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure décalée sur la droite, de sorte qu’il est moins perceptible que l’élément verbal EVONIK. Enfin l’élément figuratif sera perçu comme évoquant la lettre E, initiale du terme EVONIK et laisse celui-ci immédiatement lisible. Ainsi les différences tenant à l’élément figuratif et l’ensemble verbal POWER TO CREATE ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à la dénomination EVONIK son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal EVON-X est donc similaire à la marque complexe antérieure EVONIK POWER TO CREATE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. B) Sur le fondement de la marque verbale n° 8583312 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e. Commandes pour consoles de jeu ; robots en tant que jouets. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels ».

6

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. A cet égard, les « Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement ne sont pas similaires ni complémentaires aux « logiciels » de la marque antérieure comme cela a été démontré précédemment. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVON-X. La marque antérieure porte sur le signe verbal EVONIK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux et un élément figuratif. Visuel ement, les signes sont composés des termes EVON-X pour le signe contesté et EVONIK pour la marque antérieure, lesquels ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue même séquence d’attaque EVON- et une lettre finale visuel ement proche (X pour le signe contesté et K pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes EVON-X et EVONIK se prononcent pareil ement en trois temps et on en commun leurs sonorités d’attaque et intermédiaire [e-von] et des sonorités finales proches [iks] pour le signe contesté et [ik] pour la marque antérieure qui restent dominées par l’association de la voyel e I au son [k], la sonorité [ss] du signe contesté étant faiblement audible, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces termes se distinguent par la présence d’un tiret au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche entre ces dénominations, dès lors qu’el e n’a aucun impact phonétique et est visuel ement peu perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal EVON-X est donc similaire à la marque complexe antérieure EVONIK POWER TO CREATE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

7

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité avec ceux de la marque antérieure n’a été retenue et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe EVON-X ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e. Commandes pour consoles de jeu ; robots en tant que jouets » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.