OPP 20-3587 Le 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T C a déposé le 9 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4664996 portant sur le signe verbal ACSE INGENIERIE. Le 21 septembre 2020, la société ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne ACS GROUP déposée le 11 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017680935, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne GRUPO ACS déposée le 20 juin 2005, enregistrée sous le n° 004452629 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

2

— la marque complexe de l’Union européenne déposée le 5 avril 2004, enregistrée sous le n° 003747573 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 004452629 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « informations en matière de construction ; conseils en construction ; fourniture d’accès à des bases de données ; organisation et conduite de col oques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; Service d’étude de projets techniques; Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « services de conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industriel es; conseils professionnels pour entreprises, Services d’entreprises spécialisées dans la construction; démolition de constructions; d’isolation; maçonnerie; de supervision (direction) de travaux de construction; d’asphaltage et de ponçage; services d’ instal ation; montage d’échafaudages; réalisation de revêtements routiers; services de direction et de contrôle de travaux industriels et civils, maritimes, agricoles et forestiers; Construction, réparation; services d’instal ation, de réparation et d’entretien compris dans la classe 37. Services de télécommunications et de communications, y compris communications par terminaux informatiques, par le biais de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations. Services d’ingénierie; services fournis par des ingénieurs concernant les estimations, évaluations, recherches et expertises dans les domaines scientifique et technologique; étude de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; et services fournis en général par des professionnels dotés d’une qualification élevée et d’une formation universitaire, tels que physiciens, ingénieurs ou informaticiens; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industriel es, de conception et de développement d’ordinateurs et de programmes d’ordinateurs (logiciels) ».

3

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « informations en matière de construction ; conseils en construction ; fourniture d’accès à des bases de données ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; Service d’étude de projets techniques » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le service d’ « organisation et conduite de col oques » de la demande d’enregistrement contestée ne présente à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industriel es; conseils professionnels pour entreprises » de la marque antérieure. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que la réalisation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours au premier, contrairement à ce que soutient la société opposante, le premier ne portant en outre pas nécessairement sur les seconds ; Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre le service d’ « Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment  » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques (logiciels); conseil et assistance juridique; services d’ingénierie; services fournis par des ingénieurs concernant les estimations, évaluations, recherches et expertises dans les domaines scientifique et technologique; étude de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; et services fournis en général par des professionnels dotés d’une qualification élevée et d’une formation universitaire, tels que physiciens, ingénieurs ou informaticiens » de la marque antérieure invoquée n°004452629, dès lors que ces derniers ne figurent pas dans le libel é de cette marque mais dans celui de la marque antérieure n°003747573. Ainsi, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité, entre le service d’ «Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée et les services figurant dans la marque antérieure invoquée n°004452629, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 004452629. Sur la comparaison des signes Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

4

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ACSE INGENIERIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GRUPO ACS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les sigles ACSE du signe contesté et ACS de la marque antérieure, ont en commun les trois lettres d’attaque ACS placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. Les sigles diffèrent par la présence de la lettre finale E au sein du signe contesté ; toutefois, cette différence n’apparaît pas pour autant déterminante en ce qu’el e porte sur une seule lettre sur quatre placée en final, et que les deux sigles en présence restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités en attaque ACS. Ainsi, cette différence ne fait pas disparaître l’impression d’ensemble très proche entre les sigles. Si les signes diffèrent par la présence du terme INGENIERIE au sein du signe contesté et par cel e du terme GRUPO dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les sigles ACSE et ACS apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, ils présentent un caractère dominant dans chacun des signes. En effet, au sein du signe contesté, le sigle ACSE apparaît dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme INGENIERIE qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne la nature ou l’objet des services en cause, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en est de même au sein de la marque antérieure pour le sigle ACS, dès lors que le terme GRUPO (signifiant « groupe » en espagnol) qui le précède, constitue un terme usuel dans la vie des affaires, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’attribuer aux signes en cause la même origine économique. Le signe verbal contesté ACSE INGENIERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure GRUPO ACS.

5

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 017680935 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer sont les suivants : « organisation et conduite de col oques. Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment ». La marque antérieure n° 017680935 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Constructions civiles; Construction de maisons; Construction en matière d’équipement public; Construction, instal ation et réparation sous-marines; Construction de travaux publics; Services d’ingénierie; Études de projets techniques; Ingénierie technique; Génie mécanique; Génie civil (travaux d’ingénieurs); Services de conseil en ingénierie; Conception et conseils en ingénierie; Préparation de rapports d’ingénierie; Recherches techniques; Développement de projets de construction; Estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs; Estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; Services d’expertises techniques [travaux d’ingénieurs]; Préparation de rapports en matière de technologie ». Le service d’ « Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée, qui consiste à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, ne présente à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’ingénierie; Études de projets techniques; Ingénierie technique; Génie mécanique; Génie civil (travaux d’ingénieurs); Services de conseil en ingénierie; Conception et conseils en ingénierie; Préparation de rapports d’ingénierie; Recherches techniques; Développement de projets de construction; Estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs; Estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; Services d’expertises techniques [travaux d’ingénieurs]; Préparation de rapports en matière de technologie » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien entre le service d’ « organisation et conduite de col oques » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure n° 017680935, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison. En conséquence, les services précités ne sont donc pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 017680935.

6

Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ACS GROUP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les sigles ASCE et ASC, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, le terme GROUP constituant un terme usuel dans la vie des affaires, à l’instar du terme GRUPO de la marque antérieure n° 4452629, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Le signe verbal contesté ACSE INGENIERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure ACS GROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les services précités, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des signes en cause, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. C. Sur le fondement de la marque n° 003747573 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer sont les suivants : « organisation et conduite de col oques. Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « Construction, réparation; services d’instal ation et d’entretien compris dans la classe 37. Services de télécommunications ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques (logiciels); conseil et assistance juridique; services d’ingénierie; services fournis par des ingénieurs concernant les estimations, évaluations, recherches et expertises dans les domaines scientifique et technologique; étude de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; et services fournis en général par des professionnels dotés d’une qualification élevée et d’une formation universitaire, tels que physiciens, ingénieurs ou informaticiens ». Le service d’ « Hébergement de serveurs pour des services destinés au monde du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée tel que précédemment défini ne présente à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques (logiciels); conseil et assistance juridique; services d’ingénierie; services fournis par des ingénieurs concernant les estimations, évaluations, recherches et expertises dans les domaines scientifique et technologique; étude de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; et services fournis en général par des professionnels dotés d’une qualification élevée et d’une formation universitaire, tels

7

que physiciens, ingénieurs ou informaticiens » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien entre le service d’ « organisation et conduite de col oques » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure n° 003747573, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison. En conséquence, les services précités ne sont donc pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 003747573. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe suivant : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les sigles ASCE et ASC, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, notamment en raison de la présentation en gras, en caractères de grande tail e sur une ligne supérieure du sigle ACS de la marque antérieure, ni la présence des termes ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, écrits en tout petit et dont ils constituent le développé, ni cel e d’un élément figuratif et de couleurs ne sont de nature à lui faire perdre son caractère dominant et immédiatement perceptible. Le signe verbal contesté ACSE INGENIERIE est donc similaire à la marque complexe antérieure ACS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les services précités, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des signes en cause, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ACSE INGENIERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

8

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « informations en matière de construction ; conseils en construction ; fourniture d’accès à des bases de données ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; Service d’étude de projets techniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.