OP 20-3785 Le 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 8 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 664 680 portant sur le signe verbal ESPRIT SHONEN . Le 30 septembre 2020, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ESPRIT déposée le 22 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 11507027, sur le fondement du risque de confusion.

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ; bonneterie ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie ; bonneterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Vêtements ; bonneterie ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT SHONEN. La marque antérieure porte sur la dénomination ESPRIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à el e est constitué d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme ESPRIT, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. S’ils diffèrent par la présence du terme SHONEN au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ESPRIT, parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’élément verbal SHONEN, ainsi que le démontre l’opposante, est « communément utilisé pour désigner une catégorie de mangas qui vise les garcons et adolescents ». Ce terme, susceptible d’être connu d’une partie du public des produits en cause, présente donc un caractère accessoire en ce qu’il peut évoquer une caractéristique des produits en cause à savoir leur destination (garçons et adolescents), comme l’indique la société opposante et ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, il résulte ainsi tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre ces deux signes. Le signe verbal ESPRIT SHONEN est donc similaire à la marque verbale antérieure ESPRIT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure ESPRIT « dans le domaine de l’habil ement pour hommes, femmes et enfants » et fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la grande connaissance de la marque antérieure pour les produits en cause.

4 A insi, la connaissance de la marque antérieure sur le marché, conjuguée à l’identité des produits en cause accentue encore le risque de confusion entre les marque en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPRIT SHONEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur ESPRIT de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.