OPP 20-4075 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D M N, agissant pour le compte de MARC AURELE – FORCE & HONNEUR (société en cours de formation), a déposé le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 658 517 portant sur le signe complexe MARC AURELE FORCE & HONNEUR. Le 27 octobre 2020, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque figurative de l’Union européenne déposée le 5 avril 2013 et enregistrée sous le n° 11716751, sur le risque de confusion ;

- La marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe FRED PERRY, déposé le 30 mai 2019 et enregistrée sous le n° 1498172, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 11716751 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Habits; Chaussures; Chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARC AURELE FORCE & HONNEUR, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :

3

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un élément figuratif. Si les signes ont en commun la représentation d’une couronne de lauriers, comme le souligne la société opposante, ils présentent par ail eurs d’importantes différences suscitant une impression d’ensemble différente. Visuel ement, les deux couronnes de lauriers présentent dans le signe contesté et la marque antérieure se distinguent par leur représentation particulière. En effet, ces éléments figuratifs diffèrent par leur représentation (une couronne de lauriers avec les deux branches séparées, s’élargissant à la base pour le signe contesté dont les feuil es sont difficilement individualisables / une couronne de lauriers avec les deux branches inférieures entrecroisées à leur base, de largeur uniforme pour la marque antérieure, chaque feuil e se détachant nettement), leur style graphique (deux formes simples pour le signe contesté / une couronne avec le détail de toutes les feuil es rendant un aspect plus précis et « réaliste ») et leur couleur (jaune pour le signe contesté / noir pour la marque antérieure). Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des deux éléments figuratifs est bien différente. En outre, le signe contesté comporte les termes MARC AURELE ainsi que les termes FORCE & HONNEUR, parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté les termes MARC AURELE apparaissent immédiatement perceptibles par leur présentation en caractères de grande tail e et le signe contesté sera naturel ement désigné par ces éléments verbaux, alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal. Ainsi, si les deux signes comportent une couronne de lauriers comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion, au vu de l’impression visuel e, phonétique et intel ectuel e très éloignée entre ces deux signes. A cet égard, intel ectuel ement, la société opposante souligne que les deux signes évoquent de par la couronne de lauriers « l’impérialité, le triomphe et la gloire ». Toutefois, le signe contesté, de par la présence des termes MARC AURELE fait spécifiquement référence à l’empereur romain du même nom, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes, il n’existe pas de

4

risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. La société opposante souligne le fait que les éléments verbaux MARC AURELE FORCE & HONNEUR constituent la dénomination sociale du déposant et invoque l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE ; Toutefois, cet arrêt visant le cas d’un signe contesté composé de la « dénomination de l’entreprise » déposante et d’une « marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté « une position distinctive autonome » ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, la marque antérieure n’étant pas reprise dans le signe contesté, la représentation des éléments figuratifs étant très différente, comme précédemment établi. Enfin, sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents. Le signe complexe contesté MARC AURELE FORCE & HONNEUR n’est donc pas similaire à la marque figurative de l’Union européenne n° 11716751. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition des documents démontrant une grande connaissance de la marque figurative antérieure pour des vêtements : article de GQ du 7 juil et 2011 intitulé « Fred Perry, une marque couronnée de lauriers » (annexe 1 p. 1) ; page de Fred Perry sur Vide dressing : « La couronne de laurier, symbole des vainqueurs, semble alors être le logo adapté pour symboliser le succès » (annexe 2 p.5) ; article du site www.commeuncamion.com du 16 juil et 2012 et mis à jour le 26 août 2020 montrant une photo légendée « la couronne de laurier, logo emblématique » (annexe 2 p. 14) ; article de Fashion United du 6 mars 2019 « Fred Perry est une marque anglaise fondée il y a plus d’un demi-siècle connue pour son logo qui prend la forme d’une couronne de lauriers apposé sur la poitrine » (annexe 2 p.19). Toutefois, si la notoriété de la marque antérieure peut constituer une circonstance aggravante du risque de confusion, el e ne peut pal ier l’existence d’un tel risque comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence et ce malgré l’identité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. B) Sur le fondement de la marque complexe de la marque internationale désignant l’Union européenne 1498172 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

5

L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; articles de chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARC AURELE FORCE & HONNEUR, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe FRED PERRY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément figuratif représentant une couronne de lauriers entourée par des noms dans la même position sur la droite et sur la gauche. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur présentation (deux termes en caractères stylisés MARC AURELE placés de chaque côté de la couronne de laurier et deux termes séparés d’une esperluette sur une ligne inférieure pour le signe contesté / deux termes FRED PERRY

6

placés de chaque côté de la couronne de laurier), leur longueur (quatre termes pour le signe contesté / deux termes pour la marque antérieure) et la représentation de l’élément figuratif (une couronne de lauriers avec les deux branches séparées, s’élargissant à la base pour le signe contesté dont les feuil es sont difficilement individualisables / une couronne de lauriers avec les deux branches inférieures entrecroisées à leur base, de largeur uniforme pour la marque antérieure, chaque feuil e se détachant nettement), leur style graphique (deux formes simples pour le signe contesté / une couronne avec le détail de toutes les feuil es rendant un aspect plus précis et « réaliste ») et leur couleur (jaune pour le signe contesté / noir pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se différencient totalement par leur rythme et leurs sonorités, les termes MARC AURELE et FRED PERRY n’ayant aucune ressemblance phonétique. Intel ectuel ement, si les deux signes ont en commun la présence d’une couronne de laurier qui symbolise comme l’invoque la société opposante « l’impérialité, le triomphe et la gloire », cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, compte tenu des éléments verbaux par lesquels les signes seront désignés, le signe contesté fait spécifiquement référence à l’empereur romain Marc Aurèle alors que la marque antérieure fait référence à un joueur de tennis, P, un triple vainqueur de Wimbledon, en sorte que ces deux signes présentent des évocations très éloignées. A cet égard, si les deux signes sont pareil ement composés de deux termes séparés par une couronne de lauriers, comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion au vu de l’impression d’ensemble très différente précédemment relevée. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, compte tenu de la présence des éléments verbaux MARC AURELE par lesquels le signe contesté sera désigné et parfaitement distinctifs au regard des produits en cause, l’élément figuratif représentant un couronne n’apparaît pas dominant au sein de ce signe, comme précédemment démontré. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Ainsi compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. La société opposante souligne le fait que les éléments verbaux MARC AURELE FORCE & HONNEUR constituent la dénomination sociale du déposant et invoque l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE ; Toutefois, cet arrêt visant le cas d’un signe contesté composé de la « dénomination de l’entreprise » déposante et d’une « marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté « une position distinctive autonome » ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, la marque antérieure complexe FRED PERRY n’étant pas reprise dans le signe contesté. Enfin, sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents. Le signe complexe contesté MARC AURELE FORCE & HONNEUR n’est donc pas similaire à la marque complexe internationale désignant l’Union européenne n° 1498172. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

7

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition des documents démontrant une grande connaissance de la marque figurative antérieure pour des vêtements : article de GQ du 7 juil et 2011 intitulé « Fred Perry, une marque couronnée de lauriers » (annexe 1 p. 1) ; page de Fred Perry sur Vide dressing : « La couronne de laurier, symbole des vainqueurs, semble alors être le logo adapté pour symboliser le succès » (annexe 2 p.5) ; article du site www.commeuncamion.com du 16 juil et 2012 et mis à jour le 26 août 2020 montrant une photo légendée « la couronne de laurier, logo emblématique » (annexe 2 p. 14) ; article de Fashion United du 6 mars 2019 « Fred Perry est une marque anglaise fondée il y a plus d’un demi-siècle connue pour son logo qui prend la forme d’une couronne de lauriers apposé sur la poitrine » (annexe 2 p.19). Toutefois, si la notoriété de la marque antérieure peut constituer une circonstance aggravante du risque de confusion, el e ne peut pal ier l’existence d’un tel risque comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence et ce malgré l’identité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MARC AURELE FORCE & HONNEUR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.