OPP 20-4435 17/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PARTIKULS (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 685 784 portant sur la dénomination TERPEN. Le 30 novembre 2020, la société ACTION PIN (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur le signe complexe TERPENUP, déposée le 7 août 2000 et renouvelée par dernière déclaration en date du 2 juil et 2020 sous le n° 3 045 495, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur la dénomination HELIOTERPEN, déposée le 4 août 2006 et renouvelée par déclaration en date du 27 juin 2016 sous le n° 3 444 922, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur la dénomination SANITERPEN, déposée le 6 novembre 1982, renouvelée par dernière déclaration en date du 24 septembre 2012 sous le n° 1 219 330 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. Le 4 janvier 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1 219 330 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « herbicides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Désinfectants et insecticides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TERPEN, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SANITERPEN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence TERPEN. La présence de la séquence SANI en position d’attaque au sein de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter la perception globale très proche entre les deux signes dès lors que la séquence SANI, évocatrice du terme « sanitaire », est susceptible d’être perçue comme évoquant la fonction ou la destination des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée TERPEN est donc similaire à la marque verbale antérieure SANITERPEN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 3 045 495 Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « herbicides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, dégraisser, tous ces produits contenant des terpènes. désinfectants, tous ces produits contenant des terpènes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Contrairement aux arguments de la société opposante, les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 physiques ou chimiques les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, distribuées dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernant une clientèle d’agriculteurs et de jardiniers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, dégraisser, tous ces produits contenant des terpènes » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l’utilisation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, et réciproquement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TERPEN, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe TERPENUP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination avec une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TERPEN et TERPENUP des signes en présence (longueur proche, six lettres identiques sur huit placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même longue séquence d’attaque TERPEN- ; sonorités d’attaque et centrale identiques) dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination TERPENUP par laquel e la marque sera lue et prononcée. La dénomination contestée TERPEN est donc similaire à la marque complexe antérieure TERPENUP, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C. Sur le fondement de la marque n° 3 444 922 Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « herbicides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TERPEN, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination HELIOTERPEN, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence TERPEN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté, onze lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de la séquence d’attaque HELIO au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, contre quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la séquence commune TERPEN ne revêt pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu’el e y est précédée de la séquence HELIO, qui est parfaitement distinctive au regard des produits et apparaît au moins autant perceptible que la séquence TERPEN en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère non dominant de leur séquence commune TERPEN au sein de la marque antérieure, la dénomination contestée TERPEN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HELIOTERPEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré la similarité des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée TERPEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement de la marque n° 1 219 330. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « herbicides» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI