OP21-2308 19/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y T a déposé le 2 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 738 814 portant sur le signe complexe ZEBU 66. Le 25 mai 2021, la société DOMAINES VINSMOSELLE (société coopérative) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne portant sur le signe numérique 66 déposée le 3 octobre 2008, enregistrée sous le n° 007289234 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. 1

Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne 007289234 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit 2

reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins blancs, rouges ou rosés; vins mousseux. Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; agences d’import-export; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; services de vente au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux; location de distributeurs automatiques; gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 2 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n° 007289234 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :

- Annexe 1 : Statistiques des ventes et chiffre d’affaires o Annexe 1.1 Déclaration sur l’honneur o Annexe 1.2 Chiffre d’affaire (2018-2020) o Annexe 1.3 Ventes par client o Annexe 1.4 Statistiques des ventes
- Annexe 2 : Factures pour la vente des produits 66
- Annexe 3 : Publicité de la marque 66 o Annexe 3.1 Cactus News o Annexe 3.2 Catalogue MATCH o Annexe 3.3 Campagne BINSFELD
- Annexe 4 : Rétrospective WAYBACK MACHINE
- Annexe 5 : Avis du public sur le site VIVINO Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. 3

En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne n° 007289234, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, la déclaration sur l’honneur (annexe 1) atteste des chiffres d’affaires en Euro HT générés sur les trois dernières années par les ventes du vin 66 en Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, […], République tchèque et la marque 66 a fait l’objet de publicités au Luxembourg (annexe 3). Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature 4

de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures par leur titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés En ce qui concerne les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits et services suivants : « boissons alcooliques contenant des fruits; vins mousseux. Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; agences d’import- export; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; services de vente au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux; location de distributeurs automatiques; gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces produits et services qui s’entendent respectivement comme suit :

- Les « boissons alcooliques contenant des fruits » : boissons alcoolisées contenant des fruits
- Les « vins mousseux » : vins obtenus par des méthodes de fermentation particulières qui favorisent la formation des bulles
- Les services de « Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons » : toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées.

- Les services de « gestion des affaires commerciales » : services de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.

- Les services d’ « administration commerciale » : mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial - Les services de « travaux de bureau » : ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers
- Les services d’ « aide à la direction des affaires » : mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ; rendu par des entreprises d’audit et de conseils
- Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » : prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise 5

- Les services de « consultation pour la direction des affaires » : consultation en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ; rendu par des entreprises d’audit et de conseils

— Les services d’ « agences d’import-export » : organismes dont l’activité principale est l’importation et l’exportation de biens et services entre différents pays
- Les « services de vente au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux » : activité de commerce visant à proposer à la clientèle des boissons sur divers lieux de vente
- Les services de « location de distributeurs automatiques » : prestation visant à mettre à la disposition des tiers pour un temps déterminé des distributeurs automatiques
- Les services de « gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons » : gestion d’un établissement de consommation d’alcool A cet égard, la société opposante indique qu’elle « vend directement ses produits par le biais de son site internet www.vinsmoselle.lu.en effet, en accédant sur le site, on trouve sur le haut, à droite le magasin en ligne de l’opposant, sous l’appellation « shop ». Il s’agit donc d’un lien qui amène directement vers la boutique en ligne de l’opposante, magasin dans lequel des produits portant la marque 66 sont repris aux fins de leur commercialisation » et que ses produits sont également vendus par des tiers. Toutefois en ce qui concerne les services de « ventes au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux », il convient de remarquer qu’aucun élément n’indique un usage de la marque antérieure invoquée pour ces services. En l’espèce, la marque antérieure figure directement au regard des photographies de boissons dans les captures d’écran et les catalogues ainsi que dans la description des produits dans les factures. C’est le nom de la société opposante qui figure sur le site internet et les en-têtes des factures et les noms de tiers sur les couvertures des catalogues. A cet égard, la société opposante indique « …l’Opposant vend ses produits sur son site internet » et qu’ « … Ainsi, aux fins de démontrer l’usage réel et sérieux de la Marque Antérieure et notamment de la vente directe des produits, l’Opposant renvoie à l’Annexe 4. En effet, le site internet «Wayback Machine» … permet de faire une rétrospective du site internet de l’Opposant de 2016 à 2020. Cet historique du site Internet de l’Opposant démontre que les produits «66» ont été commercialisés sans interruption sur la totalité de la période, au travers du dit site ». Toutefois, aucun usage pour les services précités n’est démontré lorsque le fabricant vent et met à disposition ses propres produits à partir de son magasin ou de son site internet.

En effet, la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant mais une activité couverte par l’enregistrement de la marchandise. En outre, concernant la vente des produits par les tiers, démontrée par les catalogues, ces services ne sont pas rendus sous la marque antérieure invoquée. La société opposante n’a ainsi pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « ventes au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux ». En ce qui concerne les services « Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à 6

jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons » , qui relèvent des services de publicité, la société opposante indique que « la Marque Antérieure avait fait l’objet d’un usage réel et sérieux concernant les services de promotion et de communication puisque:

-L’Opposant a eu recours à une agence de communication pour promouvoir sa marque et ses produits (Annexe 3.3);

-L’Opposant promeut sa marque sur son site internet (Annexe 4);-L’Opposant se prévaut de dépliants publicitaires dans lesquels les produits sous la Marque Antérieure apparaissent (Annexe 3.1 et 3.2). Dès lors, il apparait clairement que tous ces éléments démontrent que l’Opposant déploie les moyens nécessaires pour promouvoir ses produits ». La société opposante indique également qu’elle « fait de la publicité aux consommateurs par le biais de dépliants publicitaires » et « se prévaut de dépliants publicitaires émis par la société Cactus S.A basée au Luxembourg ». Toutefois, les services ayant trait à la publicité s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées. Ainsi, la publicité de ses propres produits par la société opposante ne s’aurait s’analyser comme justifiant de l’usage de la marque antérieure pour des services de publicité. Ainsi, le fait d’avoir fait appel à une agence de communication ou de promouvoir ses produits par le biais de son site internet ne constitue pas l’exploitation de la marque pour des services de publicité. En l’espèce, les documents fournis par la société opposante démontrent que de tels services ont été fournis par des tiers et non par la société opposante pour des tiers. Ainsi, ces documents ne permettent pas de démontrer l’usage de la marque pour les services précités qui seraient rendus par le titulaire de la marque contestée et à destination de tiers. La société opposante n’a ainsi pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services ayant trait à la publicité. Enfin, il ne ressort pas des documents fournis que la marque antérieure est exploitée pour des services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; agences d’import-export; location de distributeurs automatiques; gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons », aucun document ne permettant de reconnaître l’usage pour les services précités. Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits et services de « boissons alcooliques contenant des fruits; vins mousseux. Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; agences d’import-export; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; services de vente au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux; location de distributeurs automatiques; gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons ». 7

En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés ». Sur l’usage sous une forme modifiée En l’espèce, la marque antérieure telle qu’enregistrée est constituée du signe numérique 66. Le déposant soutient dans ses observations en réponse que la société opposante exploite un signe qui n’est pas celui sur lequel est fondé l’opposition. Il soutient que « l’opposante a présenté des preuves d’usage de la marque antérieure. Il suffit de noter que, dans toutes les images des produits, étiquettes et emballages présentés par l’opposante, la marque « 66 » est constamment et systématiquement utilisée en association avec le terme anglais « SIXTY SIX » l’usage de l’opposante est manifestement sous une forme modifiée qui altère le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été déposée. L’opposante exploite toujours sa marque en conjonction avec le terme anglais « SIXTY SIX », formant ainsi le signe « SIXTY SIX 66 » ou « 6 SIXTY SIX 6 ». L’addition du terme distinctif « SIXTY SIX » modifie substantiellement le caractère distinctif de la marque antérieure qui est uniquement constituée d’un nombre. En présence de l’association systématique « SIXTY SIX » et « 66 », il est clair que l’attention du public sera attirée par l’élément verbal distinctif « SIXTY SIX » du signe, placé à gauche et lu en premier ou au centre à la verticale. L’élément numérique « 66 », étant présenté comme l’élément visuel complémentaire dans la signalétique du produit, n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe utilisé ». A cet égard, la société opposante indique que « le Déposant ne conteste pas l’usage sérieux de la marque 66 mais la manière dont cet usage est réalisé. en reconnaissant l’usage de la marque 66 bien qu’en combinaison avec les termes « SIXTY SIX », le Déposant admet incontestablement que la Marque Antérieure a bien été utilisée durant la période du 02 mars 2016 au 1er mars 2021 dans l’Union européenne et est bel et bien utilisée pour les produits et services protégés par les classes 33 et 35. L’Opposant réfute fermement cet argument infondé car, d’une part, ce dernier a notamment déposé la marque SIXTY SIX en tant que marque verbale, distincte de la Marque Antérieure « 66 », et d’autre part, il a été admis que l’usage d’une marque en combinaison avec d’autres éléments était valable. Dans pareille situation, le Déposant semble omettre qu’il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome. Dans ce cas, la Marque Antérieure n’est pas utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée mais les deux marques, 66 et SIXTY SIX, sont utilisées simultanément sans altérer le caractère distinctif de la Marque Antérieure ». En l’espèce, les documents fournis font apparaitre la marque antérieure 66 présenté à l’horizontale sur les bouteilles de vin, clairement séparée de l’élément verbal SIXTY SIX , lequel se trouve représenté en caractères de plus petite taille et dans certains documents à la verticale. En outre, le nombre 66 se trouve également présenté dans une couleur différente, en caractères gras, se détachant nettement de l’élément verbal. Ainsi, dans la mesure où elle figure en caractères de tailles plus importante que l’élément verbal SIXTY SIX, et dans la mesure où cet élément verbal ne constitue que la traduction en anglais, présentée en lettres du nombre 66, il convient de constater que la marque antérieure 66 identifie bien les produits précités et que l’utilisation conjointe de l’élément verbal SIXTY SIX, ne porte pas atteinte à cette fonction d’identification. 8

En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Ainsi, un usage sérieux de la marque antérieure invoquée a été suffisamment démontré pour les produits de « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins; vins blancs, rouges ou rosés » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°007289234 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation acceptée par le déposant, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée, cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux. Services de vente au détail, en gros par tous moyens, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de produits alimentaires solides et 9

liquides ; services de présentation à des fins commerciales de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de produits alimentaires solides et liquides sur tous supports de communication pour la vente au détail ou en gros de ces produits ; services de caviste à savoir vente au détail de boissons alcoolisées et conseils s’y rapportant. Services de bars, de restaurants ; mise à disposition de boissons dans des restaurants et bars; mise à disposition d’informations relatives à des services de bars; mise à disposition d’informations oenologiques et gastronomiques; service de boissons alcoolisées; services de traiteurs ». Tel que précédemment développé au point II. A. la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée, cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; services de caviste à savoir vente au détail de boissons alcoolisées et conseils s’y rapportant. Services de bars, de restaurants ; mise à disposition de boissons dans des restaurants et bars; mise à disposition d’informations relatives à des services de bars; mise à disposition d’informations oenologiques et gastronomiques; service de boissons alcoolisées; services de traiteurs » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, pour lesquels un usage sérieux a été prouvé. En revanche, les « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons non alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins blancs, rouges ou rosés » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons alcoolisées. Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds ; ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, fabricants de boissons alcoolisées pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante portant sur les « Services de vente au détail, en gros par tous moyens, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de produits alimentaires solides et liquides ; services de présentation à des fins commerciales de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de produits alimentaires solides et liquides sur tous supports de communication pour la vente au détail ou en gros de ces produits » de la demande d’enregistrement contestée. En effet ces services ont été comparés aux services suivants de la marque antérieure : « Publicité; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à jour de documentation publicitaire; 10

organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; agences d’import-export; promotion des ventes [pour des tiers]; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; services de vente au détail et service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de boissons, boissons alcoolisées ou non- alcoolisées, de vins et de spiritueux; location de distributeurs automatiques; gérance administrative de débits de boissons, bars et établissements commercialisant des boissons » dont l’usage n’a pas été démontré. Ainsi, les services précités de la marque antérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. En outre, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé, tel que précédemment établi, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à la société opposante et de mettre ces services et produits en relation les uns avec les autres, aucune argumentation n’ayant été présentée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins blancs, rouges ou rosés » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ZEBU 66, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe numérique 66. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 11

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un nombre et d’éléments figuratifs et la marque antérieure est composée d’un nombre. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le nombre 66. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, les signes en cause diffèrent par leur élément d’attaque (l’élément verbal ZEBU pour le signe contesté / le nombre 66 pour la marque antérieure), par leur longueur (quatre lettres et un nombre de deux chiffres pour le signe contesté / un nombre de deux chiffres pour la marque antérieure) ainsi que par leur présentation (un élément verbal avec la dernière lettre stylisée et un élément numérique insérés dans un cartouche / un élément numérique pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leur sonorité d’attaque en raison de la présence du terme ZEBU en attaque du signe contesté. Intellectuellement, si les deux signes en cause ont en commun le nombre 66, ils diffèrent intellectuellement quant au terme d’attaque du signe contesté ZEBU renvoyant au bovidé domestique. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. L’élément 66 commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause. Toutefois, l’élément 66 n’apparait pas dominant dans le signe contesté dès lors que le terme ZEBU qui le précède est placé en attaque et est inscrit en caractères de même taille et de même calligraphie et est tout aussi distinctif au regard des produits en cause. Il en résulte que le terme ZEBU apparait tout aussi essentiel que l’élément 66 de sorte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble sans isoler l’élément 66 placé en position finale. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe complexe contesté ZEBU 66 ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure 66. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 12

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ZEBU 66 peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure 66. PAR CES MOTIFS DECIDE 13

Article unique : L’opposition est rejetée. 14