OP21-2629 05/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L T Agissant pour le compte de « KAIZEN AVOCAT », Société en cours de formation, a déposé le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 744 618, portant sur le signe verbal KAIZEN AVOCAT. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

2

Le 9 juin 2021, la société KAIZEN INSTITUTE LTD (société organisée selon les lois de la Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal KAIZEN, déposé le 2 juillet 1985, enregistrée sous le n° 1 314 731 et renouvelée par dernière déclaration en date du 23 juin 2015, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audit comptable et financier ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en ressources humaines ; consultation pour la direction des affaires ; conseil fiscal [comptabilité] ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs ou entreprises ou organisations non lucratives à

3

la recherche de financements ; compilation mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; recherche de parraineurs ; services de représentation auprès des syndicats, fédérations patronales, autorités administratives (relations publiques) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires en matière juridique ; services de formation par le biais de simulateurs en matière juridique ; mise à disposition de formations en ligne; publication de matériel d’éducation et d’enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation en matière juridique ; services d’éducation et de formation liés à la conservation de l’environnement et au changement climatique ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires à savoir articles de doctrine, synthèses de jurisprudence, manuels d’éducation ; méthodologie juridique, programmes de formation ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques dans les domaines juridique et environnemental ; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans les domaines juridique et environnemental ; édition de lettres d’information dans les domaines juridique et environnemental ; mentorat d’entreprises ; tutorat ; les services précités pouvant être destiné aux personnes physiques ou morales portant ou soutenant des projets relevant du champ de l’économie sociale et solidaire ou cherchant à produire un impact positif sur la société humaine et l’environnement, ainsi que des sociétés à mission telles que définies par la loi pacte ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publicité ; affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d’affaires et services de conseils pour la direction des affaires ; éducation et divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audit comptable et financier ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en ressources humaines ; consultation pour la direction des affaires ; conseil fiscal [comptabilité] ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs ou entreprises ou organisations non lucratives à la recherche de financements ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; recherche de parraineurs ; services de représentation auprès des syndicats, fédérations patronales, autorités administratives (relations publiques) ; organisation et conduite de colloques,

4

conférences, congrès, séminaires en matière juridique ; services de formation par le biais de simulateurs en matière juridique ; mise à disposition de formations en ligne; publication de matériel d’éducation et d’enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation en matière juridique ; services d’éducation et de formation liés à la conservation de l’environnement et au changement climatique ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires à savoir articles de doctrine, synthèses de jurisprudence, manuels d’éducation ; méthodologie juridique, programmes de formation ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques dans les domaines juridique et environnemental ; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans les domaines juridique et environnemental ; édition de lettres d’information dans les domaines juridique et environnemental ; mentorat d’entreprises ; tutorat ; les services précités pouvant être destiné aux personnes physiques ou morales portant ou soutenant des projets relevant du champ de l’économie sociale et solidaire ou cherchant à produire un impact positif sur la société humaine et l’environnement, ainsi que des sociétés à mission telles que définies par la loi pacte » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants : « compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d’affaires et services de conseils pour la direction des affaires » de la marque antérieure, lesquels désignent la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, rendu par des cabinets d’audit et de conseils en affaires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KAIZEN AVOCAT, reproduit ci- dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal KAIZEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

5

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination KAIZEN, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque de la demande contestée, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. Les signes en cause diffèrent par la présence, du terme final AVOCAT, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. D’une part, la dénomination KAIZEN, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination KAIZEN présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est suivie du terme AVOCAT, qui n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il désigne une caractéristique des services en cause, à savoir d’être rendus par ou avec l’assistance d’un avocat. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté KAIZEN AVOCAT est donc similaire à la marque verbale antérieure KAIZEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance

6

administrative pour répondre à des appels d’offres ; audit comptable et financier ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en ressources humaines ; consultation pour la direction des affaires ; conseil fiscal [comptabilité] ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs ou entreprises ou organisations non lucratives à la recherche de financements ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; recherche de parraineurs ; services de représentation auprès des syndicats, fédérations patronales, autorités administratives (relations publiques) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires en matière juridique ; services de formation par le biais de simulateurs en matière juridique ; mise à disposition de formations en ligne; publication de matériel d’éducation et d’enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation en matière juridique ; services d’éducation et de formation liés à la conservation de l’environnement et au changement climatique ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires à savoir articles de doctrine, synthèses de jurisprudence, manuels d’éducation ; méthodologie juridique, programmes de formation ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques dans les domaines juridique et environnemental ; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans les domaines juridique et environnemental ; édition de lettres d’information dans les domaines juridique et environnemental ; mentorat d’entreprises ; tutorat ; les services précités pouvant être destiné aux personnes physiques ou morales portant ou soutenant des projets relevant du champ de l’économie sociale et solidaire ou cherchant à produire un impact positif sur la société humaine et l’environnement, ainsi que des sociétés à mission telles que définies par la loi pacte » de la demande contestée avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement, à savoir les services de « compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques », reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce, malgré la similitude des signes. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION

7

En conséquence, le signe verbal contesté KAIZEN AVOCAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audit comptable et financier ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en ressources humaines ; consultation pour la direction des affaires ; conseil fiscal [comptabilité] ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs ou entreprises ou organisations non lucratives à la recherche de financements ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; recherche de parraineurs ; services de représentation auprès des syndicats, fédérations patronales, autorités administratives (relations publiques) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires en matière juridique ; services de formation par le biais de simulateurs en matière juridique ; mise à disposition de formations en ligne; publication de matériel d’éducation et d’enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation en matière juridique ; services d’éducation et de formation liés à la conservation de l’environnement et au changement climatique ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires à savoir articles de doctrine, synthèses de jurisprudence, manuels d’éducation ; méthodologie juridique, programmes de formation ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques dans les domaines juridique et environnemental ; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans les domaines juridique et environnemental ; édition de lettres d’information dans les domaines juridique et environnemental ; mentorat d’entreprises ; tutorat ; les services précités pouvant être destiné aux personnes physiques ou morales portant ou soutenant des projets relevant du champ de l’économie sociale et solidaire ou cherchant à produire un impact positif sur la société humaine et l’environnement, ainsi que des sociétés à mission telles que définies par la loi pacte ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

8