OP21-2996 27/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G L a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 752 839 portant sur le signe verbal AU BUT. Le 5 juillet 2021, la société LA BOULE OBUT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque française portant sur le signe verbal OBUT, déposée le 15 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 4 314 615, sur le fondement d’un risque de confusion ; 1

- La marque française portant sur le signe verbal OBUTCAFE, déposée le 30 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3 770 540, sur le fondement d’un risque de confusion. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée par le déposant à produire des preuves d’usage des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. L’Institut a informé la société opposante de cette requête en l’invitant à produire des preuves d’usage au regard des marques antérieures OBUTCAFE n° 3 770 540 et OBUT n° 4 314 615. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque française OBUT n° 4 314 615 Sur la preuve de l’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 3

1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure OBUT n° 4 314 615 invoquée à l’appui de l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater que la marque antérieure OBUT n° 4 314 615 a été enregistrée le 10 mars 2017 (BOPI 2017-10), soit moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le 14 avril 2021. En conséquence, la demande de preuves d’usage du déposant au regard de la marque antérieure OBUT n° 4 314 615 est irrecevable. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans 4

alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services hôteliers ; réservation d’hôtels ; location et réservation de logements temporaires, de salles de réunion, de tentes ; réservation et mise à disposition de terrains de camping ; services de camps de vacances [hébergement] ; location de constructions transportables ; crèches d’enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée », lesquels s’entendent de boissons alcoolisées et non alcoolisées, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) », qui désignent des prestations de restauration s’accompagnant nécessairement de la fourniture de boissons, en ce que les seconds ont notamment pour objet la fourniture des premiers, lesquels sont consommés et proposés dans le cadre de la prestation des seconds. A cet égard, il importe peu que ces produits et services relèvent de classes différentes, que les classes 32 et 33 n’aient pas été revendiquées dans la marque antérieure et que « la classe 43 (classe servant de base à l’opposition) […] ne concerne que des services ». En effet, d’une part, la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique et d’autre part, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, la complémentarité relevée entre ces produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la gamme des produits [que l’opposant] distribue sous la marque OBUT n’est d’ailleurs aucunement destinée à la consommation alimentaire », dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, 5

indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AU BUT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal OBUT, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Visuellement, les éléments verbaux AU BUT pour le signe contesté et OBUT pour la marque antérieure sont d’une longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), dont trois sont identiques et placées dans le même ordre formant la séquence –BUT, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes se prononcent tous deux [obute], ce qui leur confère une identité phonétique. Si ces deux séquences se distinguent par la substitution des lettres AU du signe contesté à la lettre O de la marque antérieure, ainsi que par la suppression d’un espace entre les éléments verbaux AU et BUT au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’elle demeure neutre phonétiquement et laisse subsister les mêmes séquences AU/O-BUT dont il résulte une physionomie proche et des sonorités identiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AU BUT est donc similaire à la marque verbale antérieure OBUT. 6

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque française OBUTCAFE n° 3 770 540 Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure OBUTCAFE, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure, en ce que ces signes ont contiennent les termes très proches AU BUT et OBUT comme démontré précédemment, le terme CAFE de la marque antérieure apparaissant faiblement distinctif au regard des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, en raison du risque de confusion notamment avec la marque verbale antérieure OBUT n° 4 314 615, le signe verbal AU BUT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7