OP22-1340 18/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E D a déposé le 6 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 831 486 portant sur la dénomination verbale NOSTEA. Le 28 mars 2022, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :

- La marque figurative de l’Union européenne NESTEA, déposée le 2 janvier 2002, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°002521854 (A) ;

- La dénomination verbale de l’Union européenne NESTEA, déposée le 5 septembre 2003, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°003338704 (B). 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Suite à cette invitation, notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 29 avril 2022, les parties ont présenté conjointement, le 22 juin 2022, une demande de suspension de la phase d’instruction, pour une période de quatre mois, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 24 octobre 2022, au stade où elle se trouvait le 22 juin 2022, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque figurative antérieure NESTEA n°002521854 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « thé ; confiserie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « thé, préparations à base de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que le « thé » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. En revanche, les produits de « confiserie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des friandises à base de sucre cuit aromatisé, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « thé » de la marque antérieure, qui désigne des feuilles de thé cueillies jeunes et séchées ou la boisson préparée avec des feuilles de thé infusées. La société opposante souligne dans son exposé des moyens que « le thé peut être l’ingrédient principal de bonbons au thé » et produits plusieurs copies d’écran démontrant qu’il existe des bonbons au thé. Toutefois, cet argument ne saurait suffire à démontrer la similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire, les bonbons pouvant avoir des arômes les plus divers, et le thé ne servant pas nécessairement à la composition des bonbons. Ainsi, il n’y a pas de lien étroit et obligatoire entre ces produits dans la mesure où les confiseries ne sont pas nécessairement à base de thé, et que le thé peut se consommer seul, sans nécessairement entrer dans la réalisation des confiseries. 3

Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En outre, est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes (le libellé de la marque antérieure visant également d’autres produits que ceux visés par le présent dossier), ne saurait être transposée à la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale NOSTEA, reproduite ci- dessous : NOSTEA La marque antérieure porte sur la marque figurative NESTEA, reproduite ci-dessous : Cette marque est enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement, les dénominations NOSTEA et NESTEA sont de longueur identique, ont cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre et, selon le même rang, et formant la séquence N- STEA, ce qui leur confère une physionomie très proche. 4

Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique en deux temps, ainsi que des sonorités d’attaque très proches ([noss] pour le signe contesté, [ness] pour la marque antérieure), et finale [ti] identique, ce qui leur confère des prononciations très proches. Ces dénominations diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la voyelle O à la voyelle E de la marque antérieure Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter toute similarité entre ces signes, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence phonétique, qu’elle ne porte que sur une seule lettre au sein des signes en présence, qui restent structurés autour des mêmes lettres N-STEA et des sonorités qui en résultent. En outre, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément NESTEA. Dès lors, l’attention du consommateur portera sur la dénomination NESTEA au sein de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement consistant à établir une différence entre les signes en estimant que « la marque antérieure sera mémorisée par le consommateur comme un ensemble présenté dans des couleurs bleu, verte et grise orné de feuilles de thé », dès lors que ces éléments laissent l’élément NESTEA immédiatement lisible, celui-ci étant le seul élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque. En outre, ne sauraient davantage être retenus les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement consistant à invoquer une différence intellectuelle entre les signes, considérant que « le signe contesté fait référence à l’adjectif possessif « nos » – qui est à nous qui nous appartient, évocation totalement absente de la marque antérieure ». En effet, rien ne permet d’affirmer que cette évocation soit nécessairement perçue par le consommateur des produits en cause, dès lors que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, qui sera perçu comme un terme fantaisiste. En tout état de cause, si le signe contesté comporte la séquence de lettres NOS-, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français l’isolera au sein du signe contesté. En effet, ce dernier sera perçu par le consommateur comme un ensemble, NOSTEA, au sein duquel la séquence NOS ne peut être détachée du terme TEA que par une opération purement artificielle. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination verbale contestée NOSTEA est donc similaire à la marque figurative antérieure NESTEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité d’une partie des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité du produit suivant : « thé » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de « confiserie » de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. Par ailleurs, ne saurait être transposée à la présente espèce la décision d’opposition citée par la société opposante, rendue dans une espèce différente. B. S ur le fondement de la dénomination verbale antérieure NESTEA n°003338704 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « thé ; confiserie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé ». Sur la base de ce fondement, les produits restant à comparer sont les suivants : « confiserie ». La société opposante ayant fourni un argumentaire commun aux deux marques antérieures, il convient de se référer à la précédente comparaison des produits. Ainsi, comme précédemment démontré, les produits de « confiserie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni complémentaires, ni similaires au « thé » invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale NOSTEA, reproduite ci- dessous : NOSTEA La marque antérieure porte sur la dénomination verbale NESTEA, reproduite ci-dessous : 6

NESTEA Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée, celle-ci ne différant de la première marque antérieure invoquée que par la suppression de l’élément figuratif, des couleurs et de la calligraphie particulière. CONCLUSION En conséquence, la dénomination verbale NOSTEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur le produit suivant : « thé ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour le produit précité. 7